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Los contratos de transferencia internacional de tecnología

 | 
Manuel Guerrero Gaitán

Capítulo III. La búsqueda del equilibrio contractual a través de las normas imperativas en los países de América Latina

Texte intégral

I. PLANTEAMIENTO: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES RECEPTORES DE TECNOLOGÍA

1201. En este capítulo corresponde analizar la manera en que los ordenamientos de los países de América Latina regulan actualmente los contratos internacionales de transferencia de tecnología, con el fin de identificar las diferencias existentes con los ordenamientos estudiados en el capítulo anterior y, de esta manera, establecer los elementos que permitan formular una propuesta para mejorar la protección que las legislaciones de los países latinoamericanos dispensan a este tipo de contratos. Para lograr este objetivo el presente capítulo se divide en dos partes.

2En la primera se analizan las disposiciones aplicables en caso de que la controversia se adelante frente a los tribunales de estos países. Teniendo en cuenta la naturaleza internacional de los contratos objeto de estudio, se inicia el capítulo con el análisis de la aceptación de las cláusulas de elección de foro, usualmente presentes en este tipo de contratos, y el Derecho aplicable a los mismos (II). Posteriormente, son objeto de estudio las normas sustanciales de los mismos sectores analizados en el capítulo anterior (III), el Derecho de la competencia, las normas que regulan la forma y el registro de los contratos, y la inversión extranjera. Estos sectores del ordenamiento serán examinados desde el punto de vista de las normas supranacionales de los sistemas de integración de la can y el Mercosur; en caso de que estos sistemas no contengan normas subregionales uniformes en los sectores mencionados se acudirá a las legislaciones nacionales de los países miembros, en función del tamaño de su economía.

3En la segunda parte se analiza el escenario en el cual, en virtud de una cláusula de elección de foro de un contrato de transferencia de tecnología, se ha dictado una sentencia o laudo arbitral en un país extranjero y se pretende obtener su reconocimiento en un país de América Latina (iv). En este análisis se prestará especial atención a las herramientas que contienen los ordenamientos jurídicos del Estado de acogida, con el fin de verificar si la decisión a reconocer ha respetado el orden público, y se establecerá el alcance de este concepto en relación con los contratos de transferencia de tecnología. Posteriormente, teniendo en cuenta la influencia que China está tendiendo, no solo en el ámbito internacional sino particularmente en los países de América Latina analizados, es pertinente estudiar el marco regulatorio de los contratos internacionales de transferencia de tecnología en este país (v). La pertinencia de este estudio radica en las condiciones análogas que este país comparte con América Latina respecto de su condición de receptor de tecnología y destino creciente de interés de los inversionistas extranjeros. Estos elementos comunes conducen a que sea de suma importancia analizar los rasgos característicos de la regulación china, con el objeto de establecer la posibilidad de extrapolar las soluciones aportadas por la legislación de ese país a la falta de equilibrio en los contratos de transferencia de tecnología.

4Finalmente, una vez analizadas las disposiciones que regulan los contratos de transferencia de tecnología de los países de América Latina, se formula una propuesta de un marco normativo imperativo para estos países, dirigido a buscar un equilibrio entre las partes contratantes de un contrato internacional de transferencia de tecnología que evite posibles abusos de la parte fuerte de la relación y permita una correcta transferencia tecnológica (vi).

II. ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA EFICACIA DE LAS CLÁUSULAS DE ELECCIÓN DE FORO Y ARBITRAJE, Y DE DERECHO APLICABLES A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

A. ACEPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

5202. En el presente epígrafe se estudiará la aceptación que tienen las cláusulas de elección de foro y aquellas que eligen la ley aplicable a un contrato de transferencia de tecnología en los países de América Latina. Con este propósito, se debe empezar por presentar un panorama actual del estado de desarrollo del Derecho internacional privado en los países de América Latina (1), para posteriormente estudiar la aceptación de las cláusulas atributiva de competencia judicial internacional en el régimen convencional (2), en los sistemas de integración subregional can y Mercosur (3). Finalmente, se estudia la aceptación de las cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional (4).

1. INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN ACTUAL DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

  • 1 Algunos aseguran que la mayor importancia de las codificaciones regionales como las Convenciones I (...)
  • 2 Aunque no en todos los países se encuentran en vigor, es posible citar, como textos convencionales (...)
  • 3 D. P. Fernández Arroyo. “Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Convención Interamerica (...)

6203. La creciente internacionalización del comercio en América Latina no ha estado acompañada de la actualización normativa necesaria para copar las necesidades impuestas por las nuevas realidades negociales, ni ha tenido la sistematización necesaria para crear una reglamentación adecuada del Derecho internacional privado. Esta situación se hace evidente de manera notable en la falta de voluntad política para la ratificación de instrumentos internacionales en la materia1, en la escasa regulación de los ordenamientos jurídicos internos sobre la competencia judicial internacional que se limita a unas pocas normas contenidas en códigos decimonónicos pensadas para supuestos muy diferentes a los planteados con el proceso de globalización e internacionalización de las economías de los países, en algunos casos en la superproducción de normas y convenios reguladores de la misma materia2, e incluso, en algunos países, en la inexistencia de una norma que tan siquiera establezca la posibilidad de ejercer la autonomía de la voluntad conflictual eligiendo un juez extranjero para el conocimiento de un contrato internacional. En efecto, las normas contenidas en las legislaciones internas de los países latinoamericanos se caracterizan por su dispersión, tanto física, cuanto metodológica, lo cual supone una barrera difícil de superar para llevar a cabo una interpretación sistemática del Derecho internacional privado3.

7Como se ha tenido oportunidad de destacar, en la gran mayoría de los contratos analizados para la elaboración de este trabajo se encontró una cláusula de elección de foro a favor, bien de los tribunales ordinarios o, en su caso, arbitrales de los países de origen de los titulares de los conocimientos tecnológicos objeto del contrato. En este sentido, resulta importante analizar la aceptación de este tipo de cláusulas por parte de los tribunales de los países de América Latina.

2. LA ACEPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE ELECCIÓN DE FORO EN EL RÉGIMEN CONVENCIONAL

  • 4 Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional del 12 de febrero de 1889, disponible en [htt (...)
  • 5 En cuanto a infracción de derechos de autor y marcas, el sistema de Montevideo establece como únic (...)

8204. En América Latina se han suscrito diferentes tratados y convenciones relativos a la aplicación de normas de Derecho internacional privado. Entre los más importantes se deben destacar los Tratados de Montevideo de 18894, que fueron los primeros textos resultantes de la codificación internacional del Derecho Internacional Privado que entraron en vigor en el mundo, y que en el artículo 56 establecen como foros generales el domicilio del demandado y aquel derivado de la ley aplicable o foro causae. La única referencia que realiza el sistema de Montevideo a la disciplina de la propiedad industrial hace mención a las patentes de invención y se encuentra contenida en el artículo 6.º, en donde se determina que las responsabilidades civiles y criminales en que incurran los que dañen el derecho del inventor se perseguirán ante los jueces del lugar en que se ocasione el perjuicio5.

  • 6 Convención sobre Derecho internacional privado, adoptado en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1 (...)

9205. Con el propósito de revisar y modernizar estos tratados, entre los años 1939 y 1940, se reunió en Montevideo el Congreso Sudamericano en el cual se aprobaron los Tratados de 1940 y su Protocolo Adicional que confirmaron la fuerte tendencia territorialista que se plasmaba ya en los tratados de 1889, y delimitaron el perfil que caracterizaría la codificación internacional del Derecho internacional privado latinoamericano hasta la década de los setenta: la existencia de dos bloques; por una parte, los países partidarios del sistema de Montevideo, y por otra, los partidarios del Código de Derecho internacional privado conocido como Código Bustamante6, en honor a su creador A. Sánchez de Bustamante y Sirvén.

  • 7 En materia de propiedad industrial e intelectual, en el artículo 12, al foro establecido en los tr (...)

10En la reunión del Consejo Sudamericano no se introdujeron demasiadas reformas a los Tratados de Montevideo de 18897, sin embargo, es de destacar la inclusión del artículo 5.º del Protocolo Adicional a los Tratados de 1940, en donde quedó consignada la prohibición de ejercer, tanto la autonomía conflictual, cuanto la elección de la jurisdicción competente para conocer las controversias derivadas de un contrato internacional, salvo en los casos en que estuviera autorizada por la ley aplicable a la relación contractual. La razón de esta restricción residía en la concepción publicista de los inspiradores de la reforma de 1940, dentro de los que se destacaba el jurista uruguayo A. Vargas Guillemette quien sostenía que

… las partes no pueden fijar a su arbitrio las reglas de competencia legislativa y judicial, ya que para determinarlas, se ha tenido fundamentalmente en cuenta el interés de afectación del Estado a cuyo orden social o económico se vincula por su naturaleza la relación jurídica de que se trata.

  • 8 En este sentido, D. P. Fernández Arroyo. “Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Conven (...)

11Un sector de la doctrina considera que la restricción a la elección de foro y legislación aplicable al contrato fue una clara reacción a la permisibilidad en este campo, establecida en el Código Bustamante8, que a continuación estudiaremos.

  • 9 J. L. Siqueiros. “La Conferencia de La Haya y la perspectiva latinoamericana”, Boletín de la Facul (...)

12206. El Código Bustamante fue aprobado en el seno de la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana y suscrito por veinte Estados de América Latina. Consta de 437 artículos que contienen disposiciones relativas al Derecho civil internacional, al Derecho mercantil internacional y al Derecho penal Internacional (excluyendo la extradición). Aunque este Código significaba un enorme esfuerzo debido a su carácter continental, solo fue ratificado por quince Estados latinoamericanos y con algunas significativas reservas a su aplicación sobre todo en los temas de la nacionalidad y domicilio9. Actualmente este Código se encuentra vigente sin reservas en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú; con reservas, en cuanto al reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras, en Brasil, Haití, República Dominicana y Venezuela, y con reservas generales en Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador y El Salvador.

13Para la materia objeto de estudio de este trabajo uno de los puntos más importantes del Código Bustamante radica en la clara facultad que se otorga a los contratantes para elegir, de forma expresa o tácita, el juez competente para conocer de las controversias derivadas del contrato. Así, el artículo 318 dispone que:

14Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que den origen las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente.

  • 10 En lo relacionado con las acciones reales sobre inmuebles, no se descarta la competencia judicial (...)

15Ahora bien, la facultad otorgada por este artículo exige que al menos una de las partes tenga nacionalidad o domicilio en el Estado del juez elegido10.

3. LA ACEPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE ELECCIÓN DE FORO EN LA CAN Y EL MERCOSUR

  • 11 M. A. Ciuro Caldani. “Consideraciones sobre las Fuentes Reales Internacionales del Derecho Interna (...)

16207. A lo largo de este trabajo se han analizado los ordenamientos jurídicos de los sistemas de integración suramericanos más importantes, can y Mercosur. En este apartado, una vez estudiado el régimen convencional, se iniciará el estudio del ordenamiento jurídico del Mercosur, puesto que, a diferencia de la can, en este sistema de integración se han dictado normas comunes dirigidas específicamente al sector de la competencia judicial internacional en materia de contratos internacionales11.

  • 12 Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual del 5 de agosto (...)

17Dentro del ordenamiento jurídico del Mercosur se encuentra un instrumento jurídico especializado en la competencia judicial internacional denominado Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual (en adelante Protocolo de Buenos Aires)12. Este instrumento se aplica a la jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos internacionales de naturaleza civil o comercial celebrados entre particulares que, o bien estén domiciliados en diferentes Estados miembros, o que por lo menos una de las partes del contrato tenga su domicilio en un Estado miembro, se haya hecho un acuerdo de elección de foro a favor de un juez de este Estado y exista una conexión razonable entre el juez y la situación jurídica.

  • 13 D. P. Fernández Arroyo (coord.). Derecho Internacional Privado en los Estados del Mercosur, cit., (...)

18208. Para determinar el ámbito de aplicación del Protocolo será entonces necesario establecer qué se entiende por domicilio. El artículo 9.º, a pesar de hacer referencia exclusiva al artículo 7.º (domicilio del demandado), establece que se entenderá que las personas jurídicas se encuentran domiciliadas en un Estado miembro, no solo cuando tengan su sede social en alguno de los países del Mercosur, sino también cuando se encuentren sucursales, establecimientos, agencias u otro tipo de representaciones en alguno de los Estados miembros, en tanto la contratación haya sido celebrada a través de ellos13.

  • 14 El artículo 1.º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que la prórroga podrá e (...)
  • 15 A. Menicocci. “Jurisdicción Internacional Directa Argentina en Materia de Contratos”, Revista de l (...)
  • 16 Para una comparación entre el Tratado de Montevideo de 1940 y el Protocolo de Buenos Aires sobre J (...)

19El artículo 4.º del Protocolo de Buenos Aires establece la libertad de las partes para elegir el tribunal14, incluyendo un tribunal arbitral que conocerá de las disputas surgidas de la relación contractual, pero impone dos requisitos consistentes: en primer lugar, la obligación de que el acuerdo de elección de foro sea por escrito, y en segundo lugar, que esta elección no haya sido obtenida de una forma abusiva. Este último requisito ha sido criticado por diferentes sectores de la doctrina, ya que no se indica la ley del Estado que deberá establecer si ha existido un abuso en la elección de foro15. Posteriormente, en el siguiente artículo se dispone que la elección puede realizarse en el momento de la celebración del contrato, durante la vigencia del mismo o una vez surgido el litigio y, finalmente, se establece que en ausencia de acuerdo tendrá jurisdicción a elección del actor: a. Los jueces del lugar del cumplimiento del contrato; b. Los jueces del domicilio del demandado, y c. Los jueces de su domicilio o sede social cuando demuestre que cumplió con su prestación16.

20209. De lo hasta ahora expuesto es posible concluir que los Estados miembros de Mercosur que forman parte de los Convenios de Montevideo, en los cuales se restringe la posibilidad de los contratantes para elegir el tribunal que dirimirá las posibles controversias derivadas de su relación contractual, después de la ratificación del Protocolo de Buenos Aires podrán ejercer libremente su autonomía conflictual eligiendo el tribunal que consideren conveniente; no obstante, ya que el Protocolo nada menciona respecto a los foros exclusivos, será necesario consultar la legislación interna de los países miembros con el fin de determinar si existe alguna limitación en cuanto a la elección realizada.

21210. En cuanto a la can, no existe un cuerpo normativo en el sistema comunitario andino que se ocupe de la competencia judicial internacional, de suerte que será necesario acudir a la legislación interna de los países miembros. De acuerdo con la metodología propuesta en el acápite introductorio, el país analizado dentro de los miembros de la can será Colombia.

  • 17 A. Zapata de Arbeláez. “Validez de las cláusulas atributivas de jurisdicción en la contratación in (...)

22211. En Colombia no existe una norma expresa que autorice a los contratantes la estipulación de una cláusula que establezca que en caso de presentarse una controversia, resultado de la relación contractual, la misma se pondrá en conocimiento de jueces foráneos; sin embargo, es mayoritariamente aceptada la aplicación analógica de la Ley 1563 de 2012 de arbitraje internacional que faculta a las partes a elegir un tribunal arbitral extranjero. Esta posición está fundamentada sobre la base de que nada justifica que la legislación acepte como válidas las cláusulas compromisorias, pero que no lo sean las cláusulas que atribuyen competencia a un juez extranjero17.

  • 18 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Decisión Civil. Auto del 27 de marzo de (...)

23Ahora bien, recientemente, en un auto del Tribunal superior de Bogotá sobre un contrato de agencia mercantil entre una empresa de los Estados Unidos y una colombiana que contenía una cláusula de selección exclusiva de foro ante los tribunales norteamericanos, el Tribunal dispuso18:

Y en los fundamentos de hecho de la demanda se incluye la afirmación de que el contrato de agencia comercial o de intermediación, habría tenido desarrollo en nuestro país (fs. 125 y 126), lo cual significa que, con independencia del debate que en torno a ello deba surtirse a lo largo del proceso, este litigio debe ser resuelto ante la jurisdicción ordinaria de Colombia, conforme a la cual, lex fori, para fines judiciales está vedada la fijación de un domicilio contractual.

  • 19 A. Zuleta Londoño. “Las cláusulas de selección de foro y selección de ley en la contratación inter (...)
  • 20 Una muestra de esta especial protección se puede encontrar en el Código del Comercio, que en su ar (...)

24212. Este pronunciamiento ha supuesto la base para que un sector de la doctrina interprete que una cláusula que le atribuya a un juez extranjero jurisdicción exclusiva para conocer de un asunto para el que también tiene jurisdicción un juez colombiano, será inoperante, pues el juez colombiano, si se somete a su consideración la controversia, asumirá competencia en los términos en que la ley colombiana se la otorgue19. Sin embargo, es necesario aclarar que en este caso se estaba en presencia de un contrato de agencia mercantil, que tradicionalmente ha gozado de una especial protección por el ordenamiento colombiano20.

25Lo cierto es que actualmente, al no existir una disposición expresa que autorice a los contratantes en el campo de la contratación internacional a elegir el tribunal que conozca de las controversias relacionadas con su relación contractual, se presenta una situación de inseguridad jurídica que conduce a las partes a optar, en la gran mayoría de los casos, por una cláusula de sumisión al arbitraje comercial internacional que sí cuenta con una regulación que proporciona la seguridad y previsibilidad jurídica necesarias en el comercio internacional.

4. ACEPTACIÓN DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

  • 21 La doctrina Calvo, de amplia utilización en el siglo pasado en América Latina en el ámbito de la c (...)
  • 22 En la cláusula compromisoria las partes convenían en someter cualquier disputa que surgiera con oc (...)

26213. Como ya se mencionó, en el campo de los contratos de transferencia de tecnología es muy usual encontrar cláusulas de sumisión al arbitraje comercial internacional. Tradicionalmente los países de América Latina habían sido reticentes hacia la justicia arbitral internacional aplicando la denominada “doctrina Calvo”, que consistía en que la parte extranjera acordaba someterse a la ley nacional y a los tribunales del país en el que intentarían llevar a cabo las acciones por cualquier daño sufrido21. Adicionalmente, el convenio arbitral era uno de los aspectos más problemáticos de la práctica arbitral, bien porque su redacción no llenaba los requisitos exigidos por la norma, o bien porque el contrato en el que se hallaba era declarado nulo, conduciendo así a la nulidad del convenio. Otro de los aspectos problemáticos del arbitraje estaba en la diferenciación que las legislaciones hacían en cuanto a cláusula compromisoria y al compromiso arbitral22, ya que una de las partes podía denunciar la cláusula compromisoria como nula, o simplemente demandar ante un tribunal ordinario, el cual podía desconocer la cláusula y declararse competente.

  • 23 En Colombia se adoptó la Ley de arbitraje en 1998, en Brasil en 1996, en Ecuador 1997, y merece es (...)
  • 24 G. Palao Moreno. “El lugar de arbitraje y la deslocalización del arbitraje comercial internacional (...)
  • 25 Para un análisis exhaustivo de la influencia de la Ley modelo sobre las legislaciones internas de (...)
  • 26 Ídem.

27Actualmente la situación descrita en el párrafo anterior ha dado un viraje radical, puesto que en años recientes un gran número de países de América Latina ha desarrollado leyes de arbitraje23 motivados por las iniciativas convencionales continentales e internacionales y por la creciente competencia entre los Estados para convertirse en sede de arbitrajes comerciales internacionales24. En este sentido es posible afirmar que la mayoría de estas leyes de arbitraje han sido inspiradas en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante uncitral)25. Al seguir esta Ley modelo, las modernas legislaciones latinoamericanas han dado solución a los problemas mencionados anteriormente, simplificando los requisitos del convenio arbitral, reconociendo la independencia de la cláusula arbitral del contrato que la contiene, eliminando la distinción entre cláusula compromisoria y compromiso, y estableciendo la obligación para los tribunales ordinarios de iniciar el proceso arbitral, a pesar de que alguna de las partes alegue la nulidad o inexistencia de cláusula de sumisión al tribunal arbitral26.

a. EL ARBITRAJE EN EL MERCOSUR

  • 27 Acuerdo Mercosur sobre Arbitraje Comercial Internacional/cmc/dec, n.º 3/98, aprobado en Argentina (...)

28214. En el ámbito del Mercosur se adoptó en 1998 el Acuerdo Mercosur sobre Arbitraje Comercial Internacional27. Este acuerdo, al igual que otras legislaciones latinoamericanas de arbitraje, sigue los lineamientos de la Ley modelo de la uncitral. Es preciso destacar de este Acuerdo tres de los aspectos más relevantes: su ámbito de aplicación, los requisitos exigidos para otorgar validez a la cláusula atributiva de competencia y la independencia de este tipo de cláusulas del contrato que las contiene.

29En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo 3.º del Acuerdo dispone que será aplicable en los siguientes casos:

[…] a) Cuando la convención arbitral fuere celebrada entre personas físicas o jurídicas que en el momento de su celebración, tengan ya sea su residencia habitual, el centro principal de sus negocios, la sede, sucursales, establecimientos o agencias, en más de un Estado Parte del Mercosur. b) Cuando el contrato base tuviere algún contacto objetivo – jurídico o económico – con más de un Estado Parte del Mercosur. c) Cuando las partes no expresaren su voluntad en contrario y el contrato base tuviere algún contacto objetivo – jurídico o económico – con un Estado Parte, siempre que el tribunal tenga su sede en uno de los Estados Partes del Mercosur. d) Cuando el contrato base tuviere algún contacto objetivo – jurídico o económico – con un Estado Parte y el tribunal arbitral no tuviere su sede en ningún Estado Parte del Mercosur, siempre que las partes declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo. e) En los casos en que el contrato base no tuviere ningún contacto objetivo – jurídico o económico – con un Estado Parte y las partes hayan elegido un tribunal arbitral con sede en un Estado Parte del Mercosur, siempre que las partes declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo.

  • 28 En este sentido, R. Santos Belandro. Seis lecciones sobre arbitraje privado (interno e internacion (...)
  • 29 S. Díaz, j. Rothschild y M. Ruanova. “El acuerdo de arbitraje internacional del Mercosur”, Revista (...)

30Algunos autores consideran que este artículo abre la posibilidad para que las partes internacionalicen una situación interna al designar la aplicación de una ley extranjera, ya que de esta manera se presentaría un vínculo jurídico con un Estado miembro28; no obstante, la doctrina mayoritaria considera lejana esta posibilidad, debido a la claridad de la norma en cuanto a la existencia de vínculos objetivos29.

  • 30 A. Dreyzin de Klor. “El acuerdo sobre arbitraje comercial internacional. Nuevo instrumento jurídic (...)

31En cuanto a los requisitos necesarios para otorgar validez a una cláusula atributiva de competencia a un tribunal arbitral, en el artículo 4.º se hace énfasis en que la cláusula debe estar en un lugar visible del contrato y ser “legible”. Estos requisitos están dirigidos a preservar el carácter voluntario del arbitraje y evitar disfrazar una cláusula de esta naturaleza dentro del texto del contrato30.

32Finalmente, el artículo 2.º se pronuncia respecto de la independencia de la cláusula atributiva de competencia al tribunal arbitral, considerándola como un contrato contenido en uno más amplio, de suerte que al no otorgársele el carácter de accesorio, la nulidad del contrato principal no afectará la cláusula de sumisión al arbitraje.

b. EL ARBITRAJE EN LA CAN

  • 31 La legislación sobre arbitraje actualmente en vigor en Colombia se recoge en el Decreto 1818 del 7 (...)
  • 32 R. J. Caivano. La cláusula arbitral, evolución histórica y comparada, Bogotá, Universidad del Rosa (...)

33215. En los países de la can no existe una Decisión Andina que se ocupe del arbitraje internacional, por tanto, se estudiará la ley colombiana sobre arbitraje y arbitraje internacional31. En Colombia la legislación de arbitraje, en cuanto a los requisitos exigidos para reconocer la validez de la cláusula que otorga competencia a tribunales arbitrales, ha ido más allá de los postulados contenidos en la Ley modelo de la uncitral, puesto que no solamente dispensa el requisito de la firma y la forma escrita, sino que, al utilizar la expresión “documento”, autoriza incluso a la prueba de la voluntad de las partes a través de grabaciones32.

  • 33 E. Rengifo García. “El arbitraje y la propiedad intelectual”, Revista Jurídica de Propiedad Intele (...)

34216. La mayoría de las legislaciones coinciden en afirmar que para someter un asunto a un procedimiento de arbitraje, se considera necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a. Que se trate de un conflicto determinado o determinable; b. Que se trate de una cuestión litigiosa; c. Que la cuestión sea susceptible de transacción, y d. Que la cuestión litigiosa tenga un contenido patrimonial33.

  • 34 En Colombia la competencia exclusiva para tratar estos asuntos está asignada al Consejo de Estado (...)
  • 35 E. Rengifo García. “El arbitraje y la propiedad intelectual”, cit., p. 64

35De acuerdo con lo sostenido anteriormente, al hacer referencia a los derechos de propiedad industrial protectores de los conocimientos tecnológicos, tales como patentes, diseños industriales, derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales y otros, sería posible someter a arbitraje los aspectos susceptibles de transacción; en otras palabras, los relacionados con la titularidad, el alcance, violación y, en general, todo lo concerniente a los aspectos contractuales de estos derechos. Por el contrario, no habría competencia de la justicia arbitral sobre la validez y existencia de estos derechos, debido a que son temas gobernados por normas de orden público34. Sin embargo, en el caso del know how, teniendo en cuenta que no es un derecho exclusivo otorgado por el Estado, sino un monopolio de hecho, la existencia del mismo podrá estar sujeta a la justicia arbitral35.

36217. En Colombia la arbitrabilidad de los derechos de propiedad industrial ha sido debatida en el área de los signos distintivos, concretamente, un nombre comercial, y aunque la investigación llevada a cabo en este trabajo no reveló ningún procedimiento relacionado con know how, patentes, u otro derecho de propiedad industrial referente a conocimientos tecnológicos, es relevante exponer el caso de dicho nombre comercial, puesto que en él el tribunal realiza algunos razonamientos que pueden ser aplicables a otras categorías de derechos de propiedad industrial e intelectual. Véase el siguiente caso práctico:

37Antecedente jurisprudencial

La empresa Humana S.A. Compañía de Medicina Prepagada interpuso una demanda solicitando la protección de nombre comercial ante la jurisdicción ordinaria contra Humana Vivir S.A. eps. En la contestación de la demanda, la demandada interpuso la excepción previa de falta de jurisdicción debido a la existencia de una cláusula compromisoria suscrita entre las partes del conflicto, por lo que, a su juicio, la justicia ordinaria había sido desplazada por la justicia arbitral. En respuesta a este argumento, la demandante sostuvo que la justicia ordinaria debía tener competencia por cuanto, en una controversia de esta naturaleza, los intereses de los consumidores se verían afectados por la similitud de los dos signos y, por tanto, al involucrarse intereses difusos, como los de los consumidores, las partes no podían disponer de ellos, pues estos no son susceptibles de transacción. El Tribunal Superior de Bogotá resolvió esta disputa sosteniendo que

  • 36 Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil. Auto del 8 de septiembre de 1999, disponible en [http://w (...)

… en materia de signos distintivos se manifiestan, entonces, dos relaciones: una de carácter eminentemente privatista y otra de interés social. Al titular de un nombre comercial le protege una relación de carácter privado, de donde resulta evidente que este litigio versa sobre relaciones susceptibles de transacción, por lo cual se abre paso la posibilidad de ser resuelto mediante tribunal de arbitramento, dando aplicación a la cláusula compromisoria36.

38Los razonamientos expuestos en este caso pueden extrapolarse a los contratos de licencia de tecnología en los que se involucren derechos de propiedad industrial y en los que exista una cláusula compromisoria, ya que, aunque la importancia de la tecnología en una sociedad pueda considerarse como un interés colectivo o difuso, será imposible constituir a la sociedad como parte en un proceso en el que se presente un abuso del titular de los derechos protectores de los conocimientos tecnológicos.

  • 37 E. Rengifo García. Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante en el mercado, Bogotá, (...)

39218. De acuerdo con todo lo analizado hasta ahora, pueden ser objeto de arbitraje las controversias relacionadas con los aspectos contractuales de los derechos de propiedad industrial e intelectual, debido a que estos son derechos personales susceptibles de transacción. Ahora bien, cabe entonces preguntarse si, tal como se estudió en el capítulo anterior, la represión contra las cláusulas abusivas en los contratos de licencia de tecnología establecida por el Derecho de la competencia económica será también susceptible de someterse a la justicia arbitral. Así, la doctrina mantiene que en los casos en que el Derecho de la competencia entre a regular un abuso de un derecho de propiedad industrial o intelectual suscitado con ocasión de un contrato, tal controversia podrá ser conocida por un tribunal arbitral, toda vez que se cumplirían los requisitos mencionados anteriormente en cuanto la cuestión tenga naturaleza litigiosa, sea transigible y de carácter patrimonial37.

40Analizada la competencia judicial internacional, y la posibilidad de elección del tribunal competente y del sometimiento a arbitraje en el ámbito latinoamericano, se ha llegado a la conclusión de que en los países de América Latina se aceptan las cláusulas de elección de foro y de sumisión a arbitraje comercial internacional. En los países miembros del Mercosur la aceptación de este tipo de cláusulas se realiza en virtud del Protocolo de Buenos Aires y en los Estados miembros de la can, al no existir un ordenamiento supranacional de Derecho internacional privado, es necesario acudir a las legislaciones internas de los países miembros. A pesar de que en algunos países como Colombia no existe una norma que faculte a las partes para designar un tribunal ordinario extranjero, la influencia de las leyes de arbitraje, en donde sí se acepta tal elección de la sede arbitral, ha conducido a que la jurisprudencia aplique analógicamente estas normas a la sumisión a tribunales extranjeros ordinarios.

41Siguiendo el iter lógico de este trabajo de investigación, una vez analizado el sector de la competencia judicial internacional y el sometimiento a arbitraje comercial internacional, corresponde ahora estudiar la aceptación de la elección de la ley aplicable y la determinación de la misma en defecto de elección en los países de América Latina.

B. LA ELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. ARGENTINA, BRASIL Y COLOMBIA

42219. En el presente epígrafe se abordará el estudio del sector de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en América Latina, con el fin de identificar los aciertos y carencias que se encuentran en las legislaciones de estos países. Para tal fin, se iniciará el estudio con una introducción al estado actual de la regulación de la ley aplicable a los contratos en América Latina (1), para posteriormente realizar un análisis dirigido específicamente a los contratos de transferencia de tecnología (2).

1. INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGULACIÓN SOBRE LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS EN AMÉRICA LATINA

43220. Para contestar la pregunta de si los tribunales latinoamericanos aceptan las cláusulas que designan el Derecho aplicable en un contrato de licencia de tecnología, en este epígrafe se empezará por una descripción de la evolución del tratamiento de la ley aplicable a los contratos en América Latina, para posteriormente analizar a través de casos prácticos la manera en que diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos abordan la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales de licencia de tecnología.

  • 38 M. M. Albornoz. “El derecho aplicable a los contratos internacionales en el sistema interamericano (...)

44221. Los Tratados de Montevideo, estudiados en el epígrafe anterior, establecen que, en lo que concierne a los contratos internacionales, el lugar donde estos deban cumplirse determinará el ordenamiento aplicable a los mismos en cuanto a su existencia, validez, consecuencias y, en general, todos los aspectos relacionados con el estatuto contractual. En cuanto a la forma, será esta misma ley la que establezca las formalidades que se deben cumplir para que el contrato sea válido. De igual manera, con referencia a la contratación entre ausentes, el Tratado dispone que la ley aplicable sea aquella del lugar desde donde partió la oferta38.

  • 39 Entre ellas, aunque ajeno al objeto de esta investigación, la Convención Interamericana sobre Tráf (...)
  • 40 Para una descripción de la evolución de las cidip, cfr. L. Klein Vieira. “La vii conferencia espec (...)

45En la ix Conferencia en Bogotá (1948) se consolidó la creación de la Organización de Estados Americanos (en adelante oea) como una entidad autónoma, constituida por una estructura permanente de órganos. Años más tarde esta institución acogió en su seno las Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Privado (en adelante cidip), iniciadas en 1975 y que han sido el hilo conductor en el proceso de codificación progresiva en el continente americano. Fruto de estas reuniones han surgido numerosas convenciones y protocolos39, entre otras, la Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. Ante las críticas a los Tratados de Montevideo, en la v reunión del cidip se aprobó la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, aprobada en México en 199440. Debido a la importancia teórica que representa para el continente americano la Convención Interamericana, es importante señalar los aspectos sobresalientes que inciden sobre el objeto de estudio de este trabajo.

a. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

  • 41 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.
  • 42 El Comité de Expertos de la oea se reunió en Tucson, Arizona, en noviembre de 1993.
  • 43 J. L. Siqueiros. “Los Principios de unidroit y la Convención Interamericana sobre el Derecho aplic (...)

46222. El jurista mexicano J. L. Siqueiros fue el encargado de realizar el anteproyecto de la Convención Interamericana, cuyo texto final presentó una marcada influencia del CR. La Convención Interamericana, al igual que el CR y que el actual rri41, reconoce en el artículo 7.º la facultad de las partes contratantes para elegir el ordenamiento aplicable a la totalidad o parte del contrato. Ahora bien, en caso de que las partes no hubieran hecho uso de esta facultad, el artículo 8.º del anteproyecto, revisado por el Comité de expertos42 establecía, siguiendo al CR, que en caso que las partes no hubieren elegido la ley aplicable al contrato, éste se regiría por la ley del Estado de la parte que realizara la prestación característica43.

47La Conferencia Especializada de la oea decidió apartarse de la fórmula utilizada en el CR por considerar que no era la más apropiada para el continente americano. Las distintas delegaciones participantes en la Conferencia aceptaron eliminar la expresión “suministro de la prestación más característica” y redactar un nuevo texto que posteriormente se convertiría en el artículo 9.º, el cual dispone:

Si las partes no hubieran elegido el Derecho aplicable o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el Derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos.

El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el Derecho del Estado con el cual tiene los vínculos más estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del Derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales.
No obstante, si una de las partes del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del contrato.

48Cabe aclarar que dentro de los aspectos objetivos a que se refiere el artículo arriba citado están los lugares de celebración y ejecución del contrato, el domicilio y la nacionalidad de las partes, mientras que, dentro de los subjetivos están: el equilibrio de intereses, la relación más significativa, los vínculos más estrechos, e incluso la prestación más característica.

  • 44 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cit., supra.

49223. Otro de los aspectos en los cuales la Convención Interamericana44 presenta una notable diferencia con el CR y con el rri es el especial énfasis que se otorga a la lex mercatoria. El artículo 10.º dispone que, además de lo previsto en los preceptos anteriores,

… se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y equidad en la solución del caso concreto.

  • 45 J. L. Siqueiros. “Los Principios de unidroit y la Convención Interamericana sobre el Derecho aplic (...)

50Este artículo ha sido criticado por su amplitud y falta de precisión derivada de la expresión “cuando corresponda”, puesto que no se establecen los parámetros para determinar los casos en que debe ser aplicada la lex mercatoria, entendida esta como las normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial internacional; en todo caso, cabe destacar el papel de asistencia que esta desempeña en la Convención para la determinación de la ley aplicable al contrato45.

  • 46 Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, cit., supra.

51A continuación se plantea un caso hipotético con el cual es posible demostrar la forma en que la Convención Interamericana46 aborda la ley aplicable cuando se ha elegido por las partes la lex mercatoria como Derecho aplicable al contrato. Así mismo, se utilizará el contrato de franquicia con el fin ilustrar la posibilidad de aplicar lo predicado sobre la licencia a otras formas contractuales complejas.

52Supuesto fáctico

  • 47 La importancia de la franquicia en el comercio internacional ha conducido al establecimiento de di (...)

La sociedad noruega Eurocell Power Ltd., dedicada a la fabricación y venta de sistemas de producción de energías alternativas a través de paneles solares, celebró en la ciudad de Oslo un contrato de franquicia con la empresa mexicana Renueva S.A. mediante el cual, a cambio de una suma de entrada, más un 10% de las utilidades netas anuales de la sociedad, Eurocell Power se obligaba a otorgar la autorización de uso de la marca Bright energy, registrada en el Instituto de Propiedad Industrial de México, así como la autorización de uso de la patente n.º 189043, registrada ante la misma entidad, y además, a comunicar y autorizar el uso de un know how relacionado con el proceso de instalación de los paneles solares y, finalmente, a proporcionar asistencia técnica y comercial durante los dos primeros años de vigencia de la relación. En el contrato se estipuló que el franquiciado no podría ser propietario de cualquier otro establecimiento comercial dedicado a actividades que pudieran generar competencia a lo que constituía el objeto del contrato. Dentro del texto del contrato se estipuló, así mismo, que el Código Deontológico europeo de la franquicia47 sería el encargado de regir la relación contractual.

Después de tres años de celebrado el contrato, la sociedad Eurocell Power Ltd. logró establecer que una de las empresas competidoras en territorio mexicano había sido adquirida por una sociedad controlada por Renueva S.A., razón por la cual decidió acudir ante los tribunales mexicanos solicitando la terminación del contrato y el pago de la cláusula penal establecida en el mismo por la violación del pacto de no competencia.

53De acuerdo con el caso planteado, las partes eligieron el Código Deontológico Europeo de la franquicia como cuerpo normativo que regiría la relación contractual. Esta elección se presenta con frecuencia en algunos contratos de transferencia de tecnología, como el contrato de ingeniería, en donde usualmente se acude a las normas de la fidic. Es necesario entonces establecer la validez de dicha elección en concordancia con el ordenamiento jurídico del foro, anotando al respecto que México, junto con Venezuela, han sido los únicos países que han ratificado la Convención Interamericana, de suerte que el presente caso se resolverá a la luz de dicha Convención.

  • 48 El artículo 7.º de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacio (...)

54224. En el artículo 7.º de la Convención Interamericana se consagra la libertad que tienen las partes para elegir la ley aplicable a su relación contractual48, de suerte que, en principio, la elección realizada por los contratantes sería válida. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que dicha elección no está dirigida a un ordenamiento jurídico de un país determinado, sino a un cuerpo normativo procedente de la Federación Europea de la Franquicia. En este sentido, tal como se anotó en líneas anteriores, el artículo 10.º permite la aplicación de la lex mercatoria; además, puesto que en su texto se establece que se admitirán “los usos y prácticas comerciales de general aceptación”, la elección cumple los requisitos de la convención y, por tanto, será válida la resolución del caso de acuerdo con el Código Deontológico. Es de destacar que en este punto se encuentra una notable diferencia con el ámbito europeo en donde, tal como se estudiará en el siguiente epígrafe, la elección de las partes debe estar dirigida a un ordenamiento estatal, quedando limitada la posibilidad de elegir la lex mercatoria como marco regulatorio del contrato, a no ser que el Derecho estatal lo permita.

55225. Paralelamente a las discusiones sobre la Convención Interamericana, en la quinta reunión de la cidip la Comisión primera fue encargada de ocuparse de los temas de la contratación internacional y de los contratos de transferencia de tecnología. Esta comisión solamente llegó a adoptar una Resolución, en la que se pone de manifiesto que en cuanto a los contratos de transferencia de tecnología

  • 49 Resolución n.º 1 adoptada el 18 de marzo de 1994. cidip-v/Res, 1 (94), disponible en [http://www.o (...)

… esta materia ha sido examinada en otros foros internacionales con distintas orientaciones y que actualmente la misma ha adquirido un nuevo enfoque que amerita la realización de estudios que faciliten un mejor entendimiento de la misma, todo ello con el fin de que se pueda establecer, en su caso, la conveniencia de continuar el estudio de esta cuestión dentro del proceso de codificación del Derecho internacional privado en el continente49.

  • 50 La agenda temática de cada una de las conferencias se puede encontrar en la página web de la secre (...)

56Paradójicamente, a pesar de constituir un tema de vital importancia para todas las economías de los países participantes, la discusión sobre la regulación de los contratos internacionales de transferencia de tecnología no ha sido incluida hasta la fecha en las reuniones posteriores del cidip50

57226. Se debe resaltar que la Convención Interamericana ha sido uno de los más importantes logros de los últimos años en cuanto a la codificación del Derecho internacional privado en el área de la contratación en el continente americano pero, paradójicamente, su aplicación práctica es restringida, toda vez que al igual que lo sucedido con los tratados de Montevideo de 1940 o con el mismo Código Bustamante, la falta de voluntad política de los países ha llevado a que solo México y Venezuela hayan ratificado este instrumento, de suerte que a pesar de los esfuerzos señalados, en materia de contratación internacional y sobre todo en el área de los contratos de transferencia de tecnología será necesario acudir a los ordenamientos jurídicos internos.

b. LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LAS LEGISLACIONES ESTATALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

  • 51 F. K. Juenger. “Contract Choice of Law in the Americas”, American Journal of Comparative Law, n.º (...)

58227. Lo primero que se debe señalar al iniciar el estudio del Derecho aplicable a las obligaciones contractuales en las legislaciones estatales de los países de América Latina es, por una parte, la ausencia de una posición uniforme en cuanto a la determinación de la ley aplicable en el sector de la contratación internacional y, por otra, la preponderancia que hasta hace algún tiempo tenía la aplicación de la lex fori, debido al limitado éxito que habían tenido las naciones latinoamericanas en el establecimiento de un libre comercio entre ellas hasta hace una década51.

  • 52 Cfr. Organización de los Estados Americanos –oea–. Consejo Permanente en materia de Contratación I (...)

59Con ocasión de la celebración de la quinta reunión de la cidip, en 1991 fue distribuido un cuestionario, relativo al contrato internacional, a los países miembros de la institución, que reúne a todas las naciones del continente americano52. De acuerdo con las respuestas es posible identificar cuatro grupos de países.

60El primero es el grupo de países en los que se establece la autonomía conflictual de las partes: México (art. 13, fracción v del Código Civil Federal) y Venezuela (art. 116 del Código del Comercio), en los cuales, aun antes de formar parte de la Convención Interamericana, se consagraba la libertad de las partes para elegir el ordenamiento regulatorio de su relación contractual; o Perú que, aunque no contestó al cuestionario, consagra en su Código Civil (art. 2095) que “las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento”.

  • 53 Los ordenamientos en los que se contempla la autonomía de la voluntad conflictual son: en Colombia (...)

61El segundo grupo de países, integrado por Colombia, Costa Rica y Honduras, a pesar de no contemplar de forma expresa en su legislación civil o comercial la admisión de la autonomía conflictual de los contratantes, contienen en sus respectivas leyes de arbitraje o de resolución alternativa de conflictos disposiciones que reconocen la libertad de las partes para elegir el ordenamiento jurídico que regirá su relación contractual. La presencia de estas disposiciones ha conducido a que jurisprudencialmente y con base en interpretaciones analógicas se reconozca esta facultad aun en casos que se encuentren en el conocimiento de la justicia ordinaria53.

62El tercer grupo está compuesto por aquellos países en los cuales existe una autonomía conflictual limitada, o condicionada a que la elección de las partes esté dirigida a la legislación de un país que guarde algún tipo de nexo con la relación contractual. En este grupo se sitúan Argentina y Chile.

  • 54 Artículo 9.º de la Ley de Introducción al Código Civil, cit., supra.

63Finalmente, en el último grupo se encuentra la posición de no admitir la autonomía conflictual cuyo único exponente es Brasil, en donde, tal como se estudiará posteriormente, los contratantes no cuentan con la facultad de elegir la ley que regulará el contrato, sino que esta se determina en función del lugar donde se haya celebrado el contrato54.

2. LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

64228. Corresponde ahora el estudio de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en los países de América Latina. Debido a la falta de jurisprudencia en los países latinoamericanos sobre contratos de transferencia de tecnología, y a que en la tarea de la determinación de la ley aplicable, existen diferencias entre las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la transferencia tecnológica; así, en este apartado se usarán casos hipotéticos de las diversas figuras contractuales estudiadas en el Capítulo i.

65Para el examen de los casos propuestos será necesario determinar, en primer lugar, la clase de controversia que se plantea, esto es, establecer si se está en presencia de un conflicto de naturaleza contractual o, por el contrario, uno en que se afectan los elementos intrínsecos del derecho de propiedad industrial. Este primer paso es de vital importancia, toda vez que la frontera que divide estos dos aspectos no siempre es clara y puede prestarse a confusiones, con serias repercusiones para las partes intervinientes en un contrato de transferencia de tecnología.

66Como resultado de la calificación mencionada en el párrafo anterior, es posible enfrentarse a dos escenarios: estar en presencia de una controversia que involucre aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual, o en una controversia en la cual estén involucrados aspectos netamente contractuales. La importancia de esta clasificación radica en el poder de disposición de las partes en cada una de estas situaciones, ya que mientras en el primer escenario las partes no podrán ejercer su autonomía de la voluntad conflictual, en el segundo escenario la controversia se resolverá de acuerdo con la ley elegida por las partes.

67En el desarrollo de este trabajo de investigación se han analizado los bloques de integración suramericanos can y Mercosur. No obstante, debido a que no existe un cuerpo normativo supranacional que se ocupe de la determinación de la ley aplicable, ya que ni en la Decisión 486, ni en la 351 de la can se encuentra ninguna disposición relativa a la determinación del Derecho aplicable a los derechos de propiedad industrial o intelectual, se iniciará el estudio con el ordenamiento colombiano.

a. LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA

  • 55 Las normas de conflicto relevantes para el tema de la contratación internacional son los artículos (...)

68229. Tal como se ha señalado anteriormente, al no existir en la reglamentación de propiedad industrial e intelectual vigente en Colombia una disposición especial en cuanto a la legislación aplicable a los contratos de licencia de tecnología, se debe acudir a las normas de conflicto establecidas por el sistema de Derecho internacional privado de producción interna. Es preciso aclarar que el Derecho internacional privado en Colombia no se encuentra recogido en un único instrumento jurídico, sino que por el contrario está diseminado en diferentes textos, tales como la Constitución Nacional, el Código Civil y el Código de Comercio55.

69230. Para situar la investigación en su contexto es pertinente poner de relieve algunos aspectos relacionados con el sistema de Derecho internacional privado colombiano. Antes del año 1991, debido a las medidas proteccionistas del comercio nacional, Colombia se hallaba en una especie de aislamiento en donde la contratación se llevaba a cabo casi exclusivamente entre nacionales, y en las contadas excepciones en las que tomaba parte un contratante extranjero se aplicaba la denominada “doctrina Calvo” que, como se ha indicado, obligaba a aplicar la ley colombiana a los casos planteados ante los tribunales nacionales.

  • 56 Ley 315 de 1996 de Arbitraje, cit., supra. La ley vigente que regula el arbitraje internacional en (...)

70Con el proceso de apertura económica iniciado en 1991 Colombia vio aumentar exponencialmente los intercambios comerciales llevados a cabo a través de contratos internacionales, de suerte que el sistema jurídico de Derecho internacional privado, rezagado por tanto tiempo, debió enfrentarse al reto de regular unas circunstancias inexistentes en el momento de su creación. Aunque en el ordenamiento colombiano no existe una disposición expresa que establezca los casos en los que se está en presencia de un contrato internacional, la doctrina mayoritaria sostiene que es posible la aplicación por analogía de la Ley 315 de 1996, que regulaba el arbitraje internacional56, reemplazada por la Ley 1563 de 2012, la cual reza, en su artículo 62, que habrá arbitraje internacional cuando las partes lo hayan pactado expresamente y, adicionalmente, que el arbitraje es internacional cuando:

[…] a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; o

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o

c) La controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional.

Para los efectos de este artículo:

1. Si alguna de las partes tiene más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje.

2. Si una parte no tiene ningún domicilio, se tomará en cuenta su residencia habitual.

Ningún Estado, ni empresa propiedad de un Estado, ni organización controlada por un Estado, que sea parte de un acuerdo de arbitraje, podrá invocar su propio derecho para impugnar su capacidad para ser parte en un arbitraje o la arbitrabilidad de una controversia comprendida en un acuerdo de arbitraje.

  • 57 A. Aljure Salame. “La regla de conflicto en el contrato internacional”, Revista de Derecho Privado(...)

71231. La doctrina colombiana afirma que no existe motivo alguno para que en presencia de una cláusula de sumisión a un arbitraje comercial haya total libertad para pactar cualquier ley sustancial aplicable, pero que en ausencia de esta cláusula, y existiendo una cláusula atributiva de competencia judicial internacional, no se permita a las partes ejercer su autonomía de la voluntad conflictual. Eso lleva a que los elementos internacionales contenidos en el artículo 63 de la Ley 1563 servirán como referencia para determinar la internacionalidad de todo tipo de contratos, así estos no contengan un pacto arbitral57.

  • 58 La Corte Constitucional colombiana se pronunció acerca del alcance del principio de territorialida (...)
  • 59 C. Espluges Mota et al. Derecho de los Contratos Internacionales en América Latina, Portugal y Esp (...)

72Ahora bien, en cuanto a la validez del pacto de elección de la ley aplicable a las relaciones contractuales, en Colombia se sostuvo durante muchos años que una cláusula de este tipo era contraria a los artículos 19 y 20 del Código Civil, toda vez que, se argumentaba, vulneraría el principio de territorialidad establecido en estas disposiciones58. No obstante, en los últimos años la jurisprudencia colombiana ha experimentado un cambio respecto a su antigua posición en la materia, mostrándose favorable a la elección de los contratantes del ordenamiento rector de su relación en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad59.

  • 60 Corte Constitucional colombiana. Sentencia C-347 del 23 de julio de 1997: “… admitir el desplazami (...)
  • 61 Ley 315 de 1996 sobre arbitraje internacional, cit., supra.
  • 62 L. Espinosa Quintero. “Principio de autonomía de la voluntad e instrumentos de carácter internacio (...)
  • 63 Aunque la jurisprudencia colombiana en este tema es escasa, merece la pena resaltar la sentencia d (...)

73232. Uno de los pronunciamientos más importantes en que se refleja el cambio de posición frente a la posibilidad de las partes de elegir la ley aplicable al contrato se presentó en desarrollo de una demanda de inconstitucionalidad60 de la Ley 315 de 199661 (antigua ley de arbitraje), en la cual la Corte Constitucional defendió la autonomía de la voluntad como elemento fundamental de los contratos transfronterizos y puso de relieve la importancia de la libertad de las partes en la elección, no solo de los tribunales, sino también de la ley rectora del contrato, la cual podrá ser diferente al ordenamiento colombiano siempre y cuando se contemple en la relación un elemento extranjero, aunque sea únicamente la nacionalidad de una de las partes62. En conclusión, es posible afirmar que actualmente en Colombia es aceptado el pacto de elección de ley aplicable en todos los contratos que presenten uno de los elementos de internacionalidad contenidos en la Ley 1563 de 201263.

74233. Tal como se ha realizado anteriormente, para obtener una visión práctica de la forma en que el ordenamiento colombiano abordaría una controversia derivada de un contrato de licencia de tecnología, se planteará a continuación un caso hipotético.

75Supuesto fáctico

La sociedad española Tresteve S.A. es titular de una patente sobre un medicamento para el tratamiento de afecciones respiratorias concedida tanto en España, cuanto en diferentes países suramericanos, entre ellos Colombia. Después de haber sostenido negociaciones en la ciudad de Madrid con la empresa Farmacéuticos Andinos Ltda. con domicilio en la ciudad de Bogotá, Colombia, se celebra en territorio español un contrato de licencia de patente en virtud del cual se concede la autorización de uso de la patente señalada por un término de diez años contados desde el momento de la firma del contrato para todo el territorio colombiano. Como contraprestación a la autorización otorgada, la compañía colombiana se compromete al pago de un 20% de las utilidades netas obtenidas por la venta del producto. El contrato carece de cualquier disposición que indique la elección de las partes de la ley aplicable al contrato.

En el sexto año de la vigencia del contrato, la sociedad Farmacéuticos Andinos Ltda. incumple con su obligación de pagar los royalties estipulados en el contrato, razón por la cual la sociedad Tresteve S.A. decide acudir ante los tribunales colombianos para obtener una declaratoria de incumplimiento del contrato y la respectiva indemnización económica.

76Aplicando el método propuesto anteriormente, el primer paso para la resolución de este caso es establecer la naturaleza de la controversia. En este sentido será necesario tener en cuenta el origen de la misma y las pretensiones de la parte accionante. En el caso planteado es claro que no están en juego aspectos intrínsecos de la patente objeto del contrato, puesto que la sociedad española persigue una indemnización económica derivada del incumplimiento de la licenciataria, razón por la cual se estaría en presencia de uno de los aspectos regulados por la lex contractus.

77En consecuencia, se debe aplicar el siguiente paso mediante el cual se establecerá si las partes han ejercido su autonomía conflictual. De acuerdo con el planteamiento, al no encontrarse dentro del clausulado del contrato la elección de la ley que lo gobierne, será necesario aplicar las normas de conflicto del ordenamiento del foro, esto es, el ordenamiento colombiano, para determinar la ley aplicable al caso en cuestión.

78234. La ley colombiana regula la determinación del Derecho aplicable para los contratos celebrados en el extranjero en el artículo 20 del Código Civil que dispone:

Los bienes situados en los territorios y, aquéllos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño. Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la Unión.

  • 64 M. G. Monroy Cabra. Tratado de Derecho Internacional Privado, cit., p. 301.

79Tal como se puede observar, esta norma presenta el inconveniente de acumular en una sola disposición tres principios distintos: en el primer apartado se consagra el estatuto real, posteriormente se establece la efectividad extraterritorial de los contratos y, por último, la ejecución de los contratos en territorio colombiano64.

  • 65 L. Mojica Gómez. Manual práctico. Derecho internacional privado, Bogotá, Universidad del Rosario, (...)

80En el apartado segundo de esta norma es posible observar cómo el ordenamiento colombiano acepta la validez de los contratos celebrados en el exterior; sin embargo, los efectos de estas relaciones contractuales, esto es, las obligaciones que surjan de ellas, se regirán por la ley del lugar en que se ejecuten (lex loci exequtionis). Esta postura está en concordancia con el artículo 869 del Código de Comercio que establece que la ejecución de los contratos celebrados en el exterior, que deban cumplirse en el país, se regirá por la Ley colombiana65.

81La redacción del artículo 20 del Código civil resulta un tanto confusa, puesto que, aunque de acuerdo con el apartado segundo de este artículo los contratos celebrados válidamente en un país extranjero son válidos en Colombia, la norma no señala cual será la ley aplicable a los mismos.

82235. En consecuencia, la interpretación correcta de este artículo consiste en que, en lo concerniente a los contratos celebrados en el extranjero, si estos versan sobre bienes situados en Colombia, se aplicarán las leyes colombianas, de lo contrario es posible la sujeción a normas extranjeras. No obstante lo anterior, en todo caso, cuando los efectos del contrato se desplieguen en el país, esto es, cuando la ejecución de las obligaciones que se desprenden del contrato se deba llevar a cabo en Colombia, estas se regirán por la ley colombiana.

83Teniendo presente esta interpretación, en el caso de estudio se está frente a una controversia de tipo contractual que tiene lugar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de una de las partes; adicionalmente, el desarrollo del contrato que enmarca estas obligaciones tiene lugar en territorio colombiano, razón por la cual, a falta de una cláusula de elección de ley aplicable, será el ordenamiento colombiano el que regirá la relación contractual en virtud del apartado 2.º del artículo 20 del Código Civil.

84236. Ahora bien, después de analizar la forma en que se establece la ley aplicable a un caso en el que se involucren aspectos contractuales de la controversia planteada en un contrato de licencia, es pertinente estudiar la manera en que se resolvería un caso en el que la controversia tenga como origen aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual involucrados en el contrato. A continuación se planteará un caso que permitirá introducir nuevos elementos a los ejemplos hasta el momento planteados. En primer lugar, se utilizará el marco de un contrato de ingeniería con el propósito de confirmar lo sostenido en cuanto la posibilidad de aplicar lo predicado sobre el contrato de licencia a las formas contractuales complejas; en segundo lugar se utilizará un bien inmaterial protegido por el Derecho de autor y, finalmente, se tendrá en cuenta la diferencia en la protección otorgada por diferentes sistemas jurídicos al mismo bien intangible.

85Para empezar, es preciso señalar que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, de donde proviene uno de los flujos tecnológicos de mayor importancia para Suramérica, los programas de ordenador pueden ser protegidos mediante el sistema de la patente de invención; sin embargo, en la mayoría de las legislaciones de los países suramericanos, receptores de tecnología esta posibilidad se encuentra expresamente proscrita en las leyes de patentes, y la protección de este tipo de intangibles es otorgada por la categoría del derecho de autor. A continuación se presenta un caso práctico que permitirá ilustrar lo aquí sostenido:

86Supuesto fáctico

La sociedad norteamericana Best Energy Group, constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, celebró un contrato de engineering llave en mano (turnkey contract) con la empresa Carbón de Colombia S.A., que se regirá por las normas del Estado de California, en virtud del cual se construirán unas instalaciones de procesamiento de carbón en la región de la Guajira colombiana.

Dentro de las obligaciones de este contrato se establece que la sociedad norteamericana otorgará una autorización de uso por diez años para dos patentes: la primera, dirigida a proteger un sistema de bandas transportadoras de minerales, y la segunda, consistente en un procedimiento para la obtención de carbón tratado. De igual manera, la empresa Best Energy Group se comprometió a comunicar y autorizar por el mismo periodo de tiempo el uso de un know how relacionado con la extracción del mineral.

Uno de los puntos conflictivos del contrato es la patente registrada ante la uspto a nombre de Best Energy Group que protege un programa de ordenador encargado de controlar la velocidad y sentido de las bandas transportadoras. Toda vez que en Colombia no se admite la protección de programas de ordenador a través del sistema de patentes de invención, se llegó a un acuerdo entre las partes según el cual dicho programa sería protegido en Colombia por medio del sistema del Derecho de autor.

Tiempo después de la finalización de la construcción de las instalaciones objeto del contrato, la empresa norteamericana se percató de que en el mercado había aparecido un programa de ordenador para controlar bandas transportadoras en instalaciones mineras con unas características muy similares al licenciado a la empresa Carbón de Colombia y que dicho programa implicaría la puesta en funcionamiento de un sistema de bandas similar al protegido por la patente de su propiedad, de suerte que decidió acudir ante los tribunales colombianos con el fin de lograr una declaración de infracción y el pago de la cláusula penal estipulada en el contrato.

87237. Al igual que con los casos estudiados anteriormente, el primer paso para establecer la ley aplicable a la situación planteada es determinar la naturaleza de la controversia. En el caso objeto de estudio, el origen de la disputa está en la presunta violación de un derecho exclusivo sobre un programa de ordenador y una patente de invención. Las pretensiones del demandante, por su parte, están dirigidas al resarcimiento económico derivado de dicha infracción. Así las cosas, se está frente a una controversia que afecta a uno de los aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual, ya que se está discutiendo la existencia de una infracción a unos bienes intangibles protegidos por el derecho de autor y por una patente de invención.

88Una vez establecida la naturaleza de la controversia se debe identificar la ley que, según las normas de conflicto del foro, debe ser aplicada a los derechos de propiedad industrial e intelectual. En este punto es preciso tener en cuenta que el objeto de la controversia, el sistema de bandas y el programa de ordenador, están protegidos por dos diferentes sistemas normativos: por una parte, por la legislación del derecho de autor, y por otra, por la disciplina de la propiedad industrial.

  • 66 Decisión Andina 351 de 1991, cit., supra.
  • 67 Ley 23 del 28 de enero de 1982 sobre Derecho de autor, Diario Oficial n.º 35.949 del 19 de febrero (...)
  • 68 Ley 44 de 1993, Diario Oficial n.º 40.740, del 5 de febrero de 1993. Por la cual se modifica y adi (...)

89En primer lugar se analizará lo atinente a la protección otorgada por la disciplina de derechos de autor cuya normatividad de mayor relevancia aplicable en Colombia está inserta en la Decisión Andina 351/9366, que hace parte del bloque normativo de la can, y en las leyes 23 de 1982 sobre Derecho de autor67 y 44 de 199368; sin embargo, ninguno de estos cuerpos normativos contiene una norma de conflicto que permita establecer la ley aplicable a este tipo de derechos.

  • 69 Convenio de Berna de la ompi para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cit., supra.

90238. Al no disponer de una norma de conflicto que establezca la ley aplicable en los ordenamientos comunitarios e internos, es necesario acudir a las normas del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas69, del cual Colombia forma parte.

91En el artículo 5.2 del Convenio de Berna se establece:

La extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en el que se reclama la protección.

  • 70 A favor es posible mencionar la Sentencia de la Corte de Casación francesa del 30 enero de 2007, n (...)

92Esta disposición ha sido interpretada por la doctrina de diferentes maneras: algunos autores sostienen que este precepto es una norma general, mientras otros consideran que se trata de una norma de conflicto aplicable a determinados supuestos internacionales. En nuestra opinión, la disposición anteriormente transcrita puede ser considerada una norma de conflicto que establece el criterio de la lex loci protectionis para las obras protegidas por el Derecho de autor, aunque en realidad este es un asunto polémico en el cual existen argumentos a favor y en contra, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia70.

93Así las cosas, acatando el artículo 5.2 del Convenio de Berna, la ley aplicable al derecho vulnerado será aquella del país en el cual se reclama la protección, por tanto, la ley colombiana.

  • 71 Decisión Andina 486 de 2000, cit., supra.

94Ahora bien, en cuanto a la ley aplicable a la patente de invención, tal como se indicó, la Decisión Andina 48671 no contiene una norma de conflicto en la cual se establezca la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial, razón por la cual será necesario acudir al Derecho internacional privado de producción interna.

95Tal como se mencionó, en Colombia no existe una norma de conflicto que haga expresa referencia a los derechos de propiedad industrial e intelectual, motivo por el cual se debe acudir a la normatividad civil relacionada con la ley aplicable a los bienes materiales. A este respecto, el artículo 20 del Código Civil colombiano dispone:

Los bienes situados en los territorios y aquéllos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia.

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño.

Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la Unión.

96239. Como se desprende de la lectura de esta disposición, en el primer apartado no se hace una clara diferenciación entre bienes muebles e inmuebles pero, para nuestra materia de estudio, en caso de estar en presencia de un contrato de transferencia de tecnología que incluya un bien protegido por un derecho de propiedad industrial, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el principio de territorialidad que gobierna estos derechos, la explotación exclusiva de los conocimientos protegidos por la patente de invención estará circunscrita a la competencia territorial del órgano encargado de su concesión. De esta manera, es posible afirmar que al estar sometido al requisito del registro, la ubicación del derecho estará determinada por el lugar donde tenga asiento el órgano registrador, y al ser una ficción jurídica creada por el Estado, los bienes de propiedad industrial representan, en palabras del Código Civil, una propiedad en la cual la nación tiene un “interés o derecho”, lo cual conduce a la conclusión de que en el caso materia de estudio la patente estará sometida a las normas del ordenamiento colombiano.

97Esta interpretación del criterio de la lex rei sitae coincidiría en principio con el de la lex loci protectionis, puesto que el territorio para el que se solicitaría la protección en caso de una infracción sería el mismo en el cual se encuentra registrado el derecho: el territorio colombiano.

b. LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN BRASIL

98240. En cuanto a los países miembros del Mercosur, es necesario destacar la legislación de Brasil, no solo por el hecho de ser la primera economía suramericana, sino por las peculiaridades que presenta su ordenamiento jurídico, el cual se analizará a la luz de la resolución del siguiente caso hipotético.

99Supuesto fáctico

  • 72 Este ejemplo está inspirado en un caso real donde el objeto de la controversia giraba en torno a l (...)

La sociedad norteamericana Rivendell Forest Products Corp., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, celebró en la ciudad de Rio de Janeiro un contrato de licencia de know how con la empresa brasileña Madeiras Tropicales S.A., en virtud del cual la empresa norteamericana otorgó la autorización de uso de una aplicación informática protegida como know how, dedicada a la administración de cotizaciones del precio mundial de madera en función de los niveles de producción de los principales proveedores del sector en el mundo72. Como contraprestación a la autorización otorgada, la sociedad Madeiras Tropicales S.A. se comprometió a pagar un precio anual equivalente al 5% del valor del incremento en las ventas con respecto al balance del año inmediatamente anterior a la firma del contrato. Dentro del texto del acuerdo se estipuló que para cualquier diferencia que se suscitara en desarrollo del mismo sería aplicable la legislación del Estado de Nueva York.

Transcurridos seis meses desde la celebración del contrato, la empresa brasileña dejó de pagar los royalties acordados alegando fallas en el funcionamiento del sistema, razón por la cual la sociedad Rivendell Forest Products Corp. decidió acudir ante los tribunales brasileños con el fin de lograr una declaración de incumplimiento contractual y la correspondiente indemnización económica.

100Tal como se ha venido realizando hasta el momento, el primer paso en el análisis será establecer la naturaleza de la controversia estudiada, que en este caso es claramente de carácter contractual, debido a que, tanto el origen de la misma cuanto las pretensiones del accionante están encaminadas al cumplimiento de una de las obligaciones del acuerdo, en este caso el pago, y no involucra la existencia del know how.

101El siguiente paso será analizar la existencia de una cláusula que indique la ley aplicable al contrato, y es precisamente en este punto donde se debe aclarar que en Brasil la libertad de los contratantes para elegir la ley que gobierne su relación no está del todo clara, ya que existen ciertos límites impuestos por el ordenamiento jurídico brasileño que deben analizarse cuidadosamente.

  • 73 El artículo 9.º del Decreto-Ley n.º 4.657, del 4 de septiembre de 1942, cit., supra, establece lit (...)

102241. De acuerdo con el artículo 9.º de la Ley de introducción del Código Civil de Brasil73: “para establecer el régimen de las obligaciones deberá aplicarse la ley del país en que se constituyeron”. En otras palabras, los contratos se regirán por la ley del lugar de su celebración o de donde haya partido la oferta. Paso seguido, en el apartado 2.º, se dispone que “la obligación resultante de un contrato se reputa constituida en el lugar de residencia del proponente”.

  • 74 A. Wold. “Validez de los convenios sobre fuero del contrato y aplicación de la ley extranjera a lo (...)

103Según un sector de la doctrina brasileña74 la libertad de contratación se ve expresada en la posibilidad que tienen los contratantes de elegir el lugar en el cual se celebrará el contrato, aunque el efecto real de esta disposición consiste en que una situación fáctica, como el lugar de celebración del acuerdo, primaría sobre una cláusula de elección de ley aplicable, que en realidad constituiría la expresión de la voluntad de las partes.

  • 75 Artículo 2.º de la Ley de Arbitraje: “A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critéri (...)

104242. Ahora bien, en materia de arbitraje la situación se encuentra en un extremo diametralmente opuesto a la Ley de introducción del Código Civil, toda vez que la Ley de Arbitraje 9307/9675 confiere amplias facultades a las partes en cuanto a la elección de la ley aplicable, otorgando la posibilidad de escoger libremente las reglas aplicables a su relación, incluyendo la lex mercatoria, siempre y cuando no vayan en contravía de las buenas costumbres y el orden público

  • 76 D. Zaitz. Direito & know-how: uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais (...)

105En este orden de ideas, en concordancia con el artículo 9.º de la Ley de introducción del Código Civil brasileño, las partes deben ser muy cuidadosas al momento de celebrar un contrato, puesto que el lugar en que se realice será el que determine la ley aplicable al mismo. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta que, al someterse a la jurisdicción brasilera, una cláusula de elección de ley aplicable que esté en contradicción con lo dispuesto en el artículo 9.º puede ser impugnada y posteriormente declarada inválida76. Esta situación podría presentarse en el caso materia de estudio, puesto que, aunque la voluntad de las partes se encuentra expresada claramente en el sentido de aplicar las leyes del Estado de Nueva York, de acuerdo con el artículo 9.º de la Ley de introducción del Código Civil la ley aplicable será la de Brasil, por ser este el país en donde se llevó a cabo la celebración del contrato.

  • 77 L. Pimentel. “Regime juridico geral dos contratos internacionais”, en C. Espluges Mota. Derecho de (...)

106243. En conclusión, el sistema brasileño de Derecho internacional privado presenta la peculiaridad de restringir la libertad de elección de la ley aplicable al contrato, a menos que exista una cláusula compromisoria que obligue a los contratantes a acudir al arbitraje, caso en el cual sería admisible una disposición en la que los contratantes realicen la elección de la ley que gobernará su relación contractual, siempre y cuando esta no vulnere el orden público y las buenas costumbres77.

  • 78 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cit., supra.

107La existencia del modelo rígido de asignación de la ley aplicable a los contratos contenido en la Ley de introducción del Código Civil Brasileño ha sido uno de los motivos por los cuales Brasil no ha ratificado la Convención Interamericana78 que, tal como se estudió, reconoce el derecho de los contratantes a ejercer su autonomía conflictual y, en su defecto, se decanta por el criterio de los vínculos más estrechos para establecer el ordenamiento aplicable al contrato. En este sentido, no han sido pocos los intentos de modificar la mencionada ley. Hasta el momento se han presentado numerosos proyectos, ninguno exitoso, con el fin de poner al día una legislación que data de finales de la década de los cincuenta y que se encuentra actualmente en vigor.

  • 79 G. Pederneiras Jaeger. Lei aplicável aos contratos internacionais: o Regime Jurídico brasileiro e (...)

108Entre los mencionados intentos de modificación se debe destacar el Proyecto de ley n.º 4.905 de 1995 que modificaba los dos grandes rezagos de la legislación brasileña: la libertad de elección y el criterio de los vínculos más estrechos, armonizándolos con la Convención Interamericana. Sin embargo, a pesar de su excelente acogida en los círculos académicos, el proyecto fue retirado por el ejecutivo el 7 de febrero de 199679.

  • 80 D. Stringer. “Choice of law of forum in Brazilian international commercial contracts: party autono (...)

109244. A pesar de las dificultades que representa para las partes el hecho de que el ordenamiento brasileño no reconozca la autonomía de la voluntad conflictual de los contratantes, en años recientes ha venido tomando fuerza una vía alternativa según la cual, ya que el ordenamiento jurídico, contrario a lo que acontece con las cláusulas de ley aplicable, acepta la elección de un tribunal ordinario para conocer las potenciales controversias, las partes guardan silencio en cuanto al ordenamiento que regirá su relación y simultáneamente pactan la jurisdicción de un tribunal extranjero cuyo Derecho internacional privado acepte la autonomía conflictual80.

  • 81 L. Pimentel. “Regime juridico geral dos contratos internacionais”, cit., p. 159: “Sendo os dreitos (...)

110Por último, es conveniente destacar que si se está frente a un caso en el cual se involucran aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial o intelectual, la doctrina ha sostenido que será de aplicación la Ley 9279 de 1996 regulatoria de los derechos de propiedad industrial e intelectual, toda vez que, en su artículo 3.º, se establece el principio del trato nacional y por tratarse de derechos de alcance territorial será la ley brasileña la aplicable a los mismos81.

c. LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ARGENTINA

111245. El otro país que forma parte del Mercosur y que, debido al tamaño de su economía, ha sido seleccionado para su estudio es Argentina. Antes de abordar el análisis de un caso práctico que ayudará a ilustrar el tema de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología, es importante empezar por examinar las normas protectoras de los derechos de propiedad industrial en este país.

  • 82 Ley 24.481 de Patentes de invención y modelos de utilidad modificada por la Ley 24.572 de 1996, B. (...)
  • 83 Ley 22.426 de transferencia de tecnología B.O. Del 23 de marzo de 1981, disponible [http://www.inp (...)

112En la República Argentina la normatividad vigente en materia de patentes y modelos de utilidad es la Ley 24.48182 y, a su vez, la Ley 22.426 se ocupa de la transferencia de tecnología83, en particular, de los trámites de registro de los contratos que involucran una transferencia tecnológica.

  • 84 Reglamento de los artículos de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad, n.º 24.481, (...)

113246. En el artículo 1.º de la Ley de patentes se establece que las invenciones conferirán a sus autores los derechos que se especifiquen en la ley y, en concordancia con esta disposición, el Reglamento de ejecución de la misma84 realiza una equiparación entre nacionales y extranjeros en cuanto a la posibilidad de proteger sus creaciones por vía de la patente o el modelo de utilidad (principio del trato nacional). Por su parte, el artículo 2.º del Reglamento de ejecución dispone que “el otorgamiento de patentes de invención y certificados de modelos de utilidad se realizará conforme a los recaudos y procedimientos establecidos en la presente reglamentación”.

114Salvo los artículos citados anteriormente, no existe en la Ley de patentes ni en la de transferencia de tecnología disposición alguna en cuanto a la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial, razón por la cual es necesario acudir al Código Civil para establecer el tratamiento que el ordenamiento argentino otorga a este tema.

115Con el fin de determinar, en primer lugar, la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial será necesario acudir al régimen general del Derecho de bienes materiales. El legislador argentino ha creado dos categorías distintas de bienes muebles: aquellos que presentan una situación permanente y los que, bien por su naturaleza o por voluntad de su propietario, son habitualmente transportables. El artículo 11 del Código Civil argentino dispone que “los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin ser transportados son regidos por las leyes del lugar en que están situados”.

116De acuerdo con esta disposición, la doctrina argentina ha considerado que los derechos susceptibles de registro, dentro de los que se encuentran los derechos de propiedad industrial, tienen el carácter de permanencia al que hace referencia la ley y, por lo tanto, estarán sujetos a la ley del lugar donde tenga asiento el registro.

117Esta es una expresión del criterio de la lex rei sitae utilizado internacionalmente para resolver las cuestiones de Derecho aplicable en materia de bienes inmuebles, pero que en algunos países, especialmente en los sudamericanos, en donde no se encuentra en el sistema de Derecho internacional privado una norma expresa en cuanto a la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial, es utilizado para solucionar casos que involucran controversias derivadas de este tipo de derechos.

  • 85 F. K. Beier. “Conflict of law Problems of trademark license agreements”, International Review of I (...)
  • 86 H. Batiffol. Les conflits de lois en matière de contrats, Paris, Sirey, 1938.
  • 87 A. Dicey. Dicey’s Conflict of Laws, 7.ª ed., Londres, Sweet & Maxwell, 1958, p. 239.

118247. Pues bien, al ser los derechos de propiedad industrial e intelectual una forma de propiedad, a pesar de no tener la calidad de bienes inmuebles, debido a su carácter principalmente registral, son susceptibles de ser equiparados a aquellos, por lo tanto, la ley aplicable sería la del lugar en que se encuentre el órgano encargado del registro. Esta tesis, defendida principalmente por F. Bier85, H. Batiffol86 y A. Dicey87, aunque de gran utilidad para los derechos sometidos a registro, no sería adecuada para la asignación de la ley aplicable a derechos inmateriales como el know how o derechos de autor sobre programas de ordenador, en donde, al no existir el requisito de registro, se hace difícil establecer su ubicación en un lugar determinado.

119A continuación se planteará un caso hipotético con el cual se podrá observar la forma en que el ordenamiento argentino establecería la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial en una controversia derivada de un contrato de joint venture.

120Supuesto fáctico

Las sociedades argentinas Provicarnes S.A. y Tucarn Ltda., como parte de su estrategia comercial para modernizar sus plantas de producción, decidieron celebrar un contrato de joint venture con la empresa Westfleisch GmbH con domicilio en la ciudad alemana de Frankfurt. Como resultado de este acuerdo se creó la empresa Southern food Company con domicilio en la ciudad de Córdoba, Argentina, con el objetivo de procesar y comercializar carnes argentinas con denominación de origen en los mercados argentino y europeo.

En el texto del acuerdo base se estipuló que las sociedades argentinas debían otorgar una autorización de uso de su marca protegida a la sociedad Southern food Company, además del deber de proveer los productos cárnicos que se necesitaran para cumplir el objeto contractual. Por su parte, la sociedad Westfleisch GmbH se obligó a autorizar el uso de un know how consistente en los conocimientos comerciales dirigidos a la comercialización en el mercado europeo, a proporcionar una lista de clientes y, además, a otorgar la licencia de patente sobre un procedimiento de empacado al vacío de productos comestibles registrado, entre otras, ante la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina y ante la epo. Las partes no hacieron ninguna mención en cuanto a la legislación que regiría el contrato.

Después de algunos meses, desde la entrada en vigor del contrato, tras constatar la poca utilidad del procedimiento protegido por la patente, las sociedades Provicarnes S.A. y Tucarn Ltda. decidieron presentar ante los tribunales argentinos una demanda solicitando la nulidad de la patente, argumentando la falta de actividad inventiva, con el fin de interponer posteriormente una demanda por incumplimiento contractual de la sociedad Westfleisch GmbH, al incumplir su obligación de licenciar la patente objeto del procedimiento de nulidad.

121El primer paso es, como se ha hecho en casos anteriores, analizar la naturaleza de la controversia planteada, para lo cual se tomará como base el origen de la misma y las pretensiones del demandante. El origen de la disputa radica en la falta de calidad de la patente de procedimiento que constituía uno de los factores más relevantes para celebrar el contrato. Consecuentemente, las pretensiones de los demandantes están dirigidas a la declaración de nulidad del derecho exclusivo propiedad de la empresa alemana. Así las cosas, es evidente que se está frente a aspectos intrínsecos del derecho de propiedad industrial, en este caso su existencia.

122Una vez determinada la naturaleza de la controversia, es necesario ocuparse de establecer la ley aplicable al caso planteado. Tal como se mencionó anteriormente, en la Ley de patentes argentina no se encuentra una disposición específica que indique cual será la ley a aplicar en un caso que involucre elementos intrínsecos de un derecho de propiedad industrial, razón por la cual será necesario acudir a las normas del Código Civil. Conviene recordar que la doctrina argentina ha equiparado los bienes sujetos a registro con los bienes muebles que tienen situación permanente, de suerte que, aplicando el artículo 11, los litigios relacionados con los derechos de propiedad industrial estarán sujetos a la ley del lugar donde tenga asiento el registro, en este caso Argentina.

123248. En lo que respecta a la pretensión del incumplimiento del deber de otorgar la autorización de uso sobre la patente, será necesario acudir a las normas que gobiernan el acuerdo base de la operación de joint venture. De acuerdo con el enunciado del caso, las partes no hacen referencia a la ley que regirá el contrato, por consiguiente, será necesario determinar la ley aplicable a esta controversia en defecto de la elección realizada por los contratantes.

  • 88 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, Granada, Co (...)
  • 89 Ídem.

124Los contratos de joint venture celebrados entre países receptores de tecnología con países productores, que han sido analizados para realizar este trabajo, muestran cómo las partes procedentes de estos últimos países son las que proporcionan las prestaciones no dinerarias, tales como capacitación de personal o concesión de licencias, razón por la cual se considera que son estos los que realizan la prestación característica que servirá como criterio para identificar la ley aplicable al contrato88. Pero en el caso planteado todas las partes intervinientes se comprometían a realizar conductas con igual entidad o importancia para el correcto desarrollo del objeto del contrato. Por ello, el medio más adecuado para la resolución de este caso sería la aplicación del criterio según el cual será aplicable la ley del lugar en el cual tenga su sede la empresa de nueva creación. Este criterio, siguiendo a A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa, trae consigo las ventajas de permitir la aplicación de una ley previsible para las partes y, adicionalmente, responde al criterio de la inmersión de una sociedad en un mercado extranjero o stream of commerce doctrine89.

125En conclusión, debido a la condición de contrato complejo, el joint venture, más que otras figuras contractuales, demanda una especial atención al aspecto conflictual, debido al ingrediente societario que este tipo de contratos supone. En efecto, en casos como el planteado en este epígrafe es posible la existencia de tres ordenamientos distintos, por una parte, el resultante de la aplicación del criterio de la lex rei sitae (de acuerdo con la legislación argentina) a los bienes inmateriales sujetos a registro; por otra parte, la lex contractus que gobierne el acuerdo base y, finalmente, las normas dedicadas a la regulación de los aspectos societarios de la sociedad de nueva creación.

126249. De todo lo anterior se desprende que los tribunales latinoamericanos aceptan las cláusulas de ley aplicable, con la importante excepción del ordenamiento brasileño que, tal como se estudió, no acepta este tipo de cláusulas, a menos que se esté ante un proceso de conocimiento de la justicia arbitral.

III. NORMAS SUSTANCIALES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

127250. Habiendo estudiado la aceptación de las cláusulas de elección de tribunales ordinarios competentes, las cláusulas de sumisión a arbitraje internacional, y de elección y determinación de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en América Latina, corresponde ahora estudiar las normas sustanciales que regulan este tipo de contratos. Se empezará por el Derecho de la competencia (A), continuado con las normas que regulan la forma y registro de los contratos (B) y se finalizará con las normas que regulan la inversión extranjera (C).

A. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

  • 90 F. M. Abbott. “Patent licensing, competition law and the draft substantive patent law treaty”, en (...)

128251. Los países receptores de tecnología estudiados (Argentina, Brasil y Colombia), a diferencia de los países industrializados analizados anteriormente, no contemplan en sus legislaciones protectoras del Derecho de la libre competencia las conductas que pueden constituir abusos en los contratos de transferencia de tecnología90. Tal como se estudiará con posterioridad, en algunos países estas conductas están reguladas dentro de normas destinadas a la inversión extranjera, de tal manera que los precedentes jurisprudenciales están en su mayoría dirigidos a temas de deducciones fiscales y pago de royalties.

1. REGULACIÓN EN LA CAN SOBRE LAS CONDUCTAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

129252. Para ilustrar el tratamiento que los países receptores de tecnología otorgan a la relación entre el Derecho de la competencia y los contratos que involucran una transferencia tecnológica se estudiará, en primer lugar, la regulación existente en la can.

  • 91 Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, instrumento de ratificación por Colombia mediante la (...)

130La can contempló desde sus inicios, como un medio esencial para alcanzar la armonización de políticas de los países miembros, “lograr un mejor aprovechamiento de los progresos científicos y tecnológicos y fomentar la investigación en estos campos”, así se consagró en el artículo 25, apartado f, del Acuerdo de Cartagena que dio vida a este bloque de integración subregional91. Un año después de la creación de la can, se aprobó la Decisión 24 que estableció una serie de obligaciones de autorización y registro para la inversión extranjera pero, adicionalmente, la obligatoriedad de la autorización, el registro y el control de los contratos de transferencia de tecnología importada, a través de la evaluación de la tecnología transferida a por medio de licencias de uso de marcas y patentes extranjeras, que condujeran al pago de royalties.

131Hasta la fecha los países miembros de la can han reprimido las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología dentro de las Decisiones Andinas que regulan la inversión extranjera; no obstante, se analizan estas conductas en este apartado con el fin de apreciar con claridad las semejanzas y diferencias entre las conductas contempladas en la can con las previstas por los países productores de tecnología en sus ordenamientos sobre el Derecho de la competencia.

  • 92 Decisión Andina 291 del 21 de marzo de 1991. Régimen común de tratamiento a los capitales extranje (...)
  • 93 Decisión Andina 486 de 2000, cit., supra. título xvi, artículos 258 y 259.

132253. Actualmente en la can la Decisión Andina 291 de 199192 es la encargada, entre otros temas, de regular estas conductas, y la Decisión Andina 486 de 2000 la encargada de establecer el régimen común para el tratamiento de los derechos de propiedad industrial. Aunque fue aprobada posteriormente, no reemplaza ni modifica las conductas que se consideran que atentan contra el Derecho de la competencia, a pesar de que regula ciertos aspectos de la competencia desleal vinculada con derechos de propiedad industrial93.

  • 94 Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia del 11 de octubre de 1990, Asunto 2-IP- (...)

133El tratamiento conjunto que la can establece para los contratos de transferencia de tecnología y la inversión extranjera está justificado en la parte considerativa de la interpretación prejudicial 2-IP-9094 al sostener:

La transferencia o “importación” de tecnología extranjera, genéricamente considerada, es asunto que presenta modalidades muy diversas, conexas entre sí en cuanto a sus objetivos y efectos. Puede presentarse en forma directa, por medio de contratos para importar tecnología y, también a través de “marcas, patentes, licencias y royalties”, según la enumeración simplemente indicativa del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Su regulación resulta además inseparable del tratamiento que se da a las inversiones extranjeras y, es también, en cierta forma “importación de capitales”, entendida ésta en sentido lato o general.

La licencia implica un mecanismo contractual, aplicable por igual a patentes y marcas, que suele beneficiar principalmente al titular de la patente o marca, o sea al licenciante, ya que le permite incrementar su producción de bienes o servicios y ampliar su distribución a nuevos mercados a los que de otro modo no tendría acceso. El contrato de licencia supone el pago por parte del licenciatario de un canon, regalía o royalty y en él suelen pactarse, en beneficio del titular, cláusulas restrictivas que con frecuencia vienen a afectar la libre competencia tutelada por el Derecho del Mercado.

134254. A continuación se expondrá el catálogo de conductas que la Decisión Andina 291 considera como abusivas o lesivas en un contrato de transferencia de tecnología.

135La primera clase de cláusulas objeto de reproche en el artículo 14 de la Decisión 291 es la de licencias atadas o tying. El apartado a) del artículo 14 prohíbe las cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología lleva consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología.

136El segundo tipo de cláusulas prohibido por la Decisión es aquel según el cual la empresa vendedora de tecnología se reserva el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva.

137Los apartados c) y d) prohíben la utilización de cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen, estructura de la producción y el uso de tecnologías competidoras, respectivamente.

138Posteriormente en el apartado e) se prohíben las cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología, y en el f) las cláusulas que tengan como fin obligar al comprador de tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; estas son conocidas como grant back clauses o cláusulas de retrocesión.

139Finalmente, la letra g) prohíbe aquellas cláusulas que amplifiquen los derechos de propiedad industrial e intelectual obligando a pagar royalties a los titulares de estos derechos después del vencimiento de los mismos.

  • 95 Decreto 259 del 12 de febrero de 1992, por el cual se reglamenta la Decisión 291 de la Comisión de (...)

140255. Ahora bien, aunque la Decisión 291 goza del atributo de aplicación directa estudiado anteriormente, la misma ha sido objeto de reglamentación mediante decretos internos por los países miembros de la can. En Colombia el Decreto 259 de 1992 se encarga de reglamentar la Decisión Andina 29195, para lo cual, en su artículo 2.1 establece que la autoridad competente no registrará los contratos que contengan: 1. Cláusulas de fijación de precios, y 2. Las llamadas cláusulas de retrocesión o grant back. Posteriormente, en el apartado 2, se dispone que la autoridad competente no registrará los contratos que contengan cláusulas que

… prohíban o limiten de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base en la tecnología respectiva o que prohíban o limiten el intercambio subregional o la exportación de productos similares a terceros países.

  • 96 Interpretación prejudicial. Asunto 2-IP-90, cit., supra.

141256. Como se puede apreciar, no existe concordancia entre las conductas establecidas por la Decisión Andina 291 y las contenidas en el Decreto 259 de 1992 que la reglamenta. Esta situación de aparente divergencia entre una Decisión Andina y una ley interna de un país miembro fue objeto de estudio por el Tribunal Andino de Justicia en un caso en el que se planteó la inconstitucionalidad de la ley que reglamentaba la predecesora de la actual Decisión Andina 291, la Decisión Andina 220 de 198796, como se examina a continuación.

142Antecedente jurisprudencial

En una demanda en la que se solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 81 de 1989, la Corte Suprema de Colombia remitió el asunto al Tribunal Andino con el fin de obtener una interpretación prejudicial del caso en cuestión. El actor sostenía que la legislación colombiana no podía establecer requisitos para el registro de un contrato de transferencia de tecnología más allá de lo establecido en las normas andinas. El Tribunal Andino sostuvo en su interpretación que los contratos en los que se involucraba una licencia de derechos de propiedad industrial, estaban parcialmente regulados por el Derecho comunitario de una manera básicamente indicativa, motivo por el cual

… los países miembros, conservan su competencia para legislar en esta materia, sobre aspectos no regulados por el Derecho de la integración y, que la legislación de los países del Acuerdo sobre este tipo de contratos, debe seguir en todo caso las pautas establecidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la importación de tecnología, en general y teniendo en cuenta las normas comunitarias específicas que regulan la materia.

  • 97 Decreto Ejecutivo 1525 de 1998, Registro Oficial 346 del 24 de junio de 1998.

143En Ecuador la situación es diferente al caso colombiano, puesto que el Decreto Ejecutivo n.º 1525 de 199897, que reglamenta la Decisión 291, contempla exactamente las mismas conductas contenidas en la Decisión; sin embargo, en el artículo 32 del mencionado Decreto de Ecuador, al igual que en la legislación colombiana, se establece que la autoridad competente no registrará los contratos que contengan este tipo de cláusulas, pero se guarda silencio acerca de la validez de los mismos.

144257. Aunque la Decisión 291 se encarga de regular las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología, la Decisión 486 de 2000, a diferencia de su antecesora la Decisión 344, introduce en su artículo 58 la relación entre estas prácticas y el Derecho a la libre competencia al establecer:

La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

145Esta disposición no solamente pareciese colocar a las autoridades de competencia de los países miembros en la obligación de revisar dichos contratos antes de su registro, lo que no ha sucedido hasta la fecha, sino que genera dudas en cuanto al momento en que la autoridad debe examinar el contrato.

146El control que ofrece el Derecho de la competencia económica, tal como se tuvo ocasión de mencionar, es posterior a la celebración del contrato, toda vez que será necesario tomar en consideración las circunstancias económicas cambiantes bajo las cuales se verifica la conducta contractual. De acuerdo con la norma andina, no queda claro si el control que hace la autoridad encargada de proteger el Derecho de la competencia es un control formal anterior al registro del contrato o si, por el contrario, será un control posterior a la celebración del mismo en el que se verifiquen los efectos del mismo sobre el mercado. En todo caso, lo cierto es que actualmente las autoridades de competencia de los países miembros no se encargan de una verificación previa de los contratos de transferencia de tecnología pues el registro de dichos contratos está establecido con propósitos muy diferentes al de la represión de las prácticas abusivas, tal como se estudiará más adelante.

147258. Ni en el texto de la Decisión Andina 291, ni en las normas que la reglamentan, se establece una sanción para los contratos de transferencia de tecnología que contengan las cláusulas del artículo 13 de esta Decisión, de suerte que será necesario acudir a las normas generales de defensa de la competencia para atacar la validez de esta clase de conductas. En este orden de ideas, a continuación se estudiará el régimen general de competencia de Colombia como país seleccionado para el estudio, dentro de los países miembros de la can.

2. RÉGIMEN GENERAL DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA

  • 98 Decreto 2153 del 30 de diciembre de 1992 sobre prácticas comerciales restrictivas, Diario Oficial (...)

148259. El régimen general del Derecho de competencia económica es regulado en Colombia por el artículo 47 del Decreto 2153 de 199298, el cual contempla las conductas objeto de reproche por la autoridad competente, que para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. El mencionado artículo dispone:

Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:

  1. la fijación directa o indirecta de precios;
  2. determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros;
  3. la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores;
  4. la asignación de cuotas de producción o de suministro;
  5. la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos;
  6. la limitación a los desarrollos técnicos;
  7. el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones;
  8. abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de producción;
  9. la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas.
  • 99 Decreto 2153 de 1992 sobre prácticas comerciales restrictivas, cit., supra, artículo 46: “En los t (...)
  • 100 Ídem.

149260. Contrario a lo que sucede con la Decisión 291, en el Decreto 2153 se establece la sanción que se impondrá a un contrato que contenga este tipo de cláusulas. En el artículo 46 se dispone que estas conductas sean consideradas como de objeto ilícito99. Ahora bien, dadas las peculiaridades de los contratos de licencia de tecnología y del ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual que ellos comportan, se dificulta la aplicación literal de las conductas establecidas en el Decreto 2153100. Ante esta situación surge la pregunta de si es posible aplicar por analogía la sanción de la declaración de objeto ilícito a las conductas establecidas en la Decisión 291. En todo caso, frente a la falta de respuesta legal, será labor del operador jurídico llevar a cabo una aplicación sistemática del Derecho de la competencia para llegar a una decisión que proteja los fines propuestos tanto por la disciplina de la competencia económica, cuanto por aquellos fijados por la propiedad industrial e intelectual.

3. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN EL MERCOSUR

  • 101 Decisión n.º 43/10, Acuerdo de Defensa de la Competencia del Mercosur, del 16 de diciembre de 2010
  • 102 La importancia de esta Decisión radica en la creación de un sistema de consultas en las que, cuand (...)

150261. Otro de los más importantes bloques de integración latinoamericana al que se ha hecho referencia es el Mercosur. Como se mencionó, al igual que acontece con la disciplina de la propiedad industrial e intelectual, este sistema de integración no cuenta con un régimen armonizado, no obstante, se están dando los primeros pasos en ese sentido con la recientemente adopción de la Decisión 43 de 2010101 en la cual se establecen algunos parámetros legales que las autoridades de los países miembros deben seguir en la cooperación y defensa del derecho a la libre competencia económica102.

151De acuerdo con lo anterior, al existir solamente unas directrices de actuación, cada Estado miembro del Mercosur cuenta con una regulación interna en materia de protección al derecho a la libre competencia, razón por la que, como se ha anunciado en su momento, se estudiará el Derecho de la competencia y los contratos de tecnología en Argentina.

a. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 103 Ley 22.426 sobre transferencia de tecnología y Decreto reglamentario 580 de 1981, ambos publicados (...)
  • 104 M. Gutiérrez. El debate y el impacto de los derechos de obtentor en los países en desarrollo; el c (...)

152262. Argentina cuenta con la Ley n.º 22.426 de 1981 que es la encargada de regular la transferencia de tecnología103. No obstante, esta ley, y los posteriores decretos que la modifican, no se ocupan de los aspectos del control de las condiciones de contratación de este tipo de acuerdos, sino que, como se verá posteriormente, se encargan de regular los aspectos fiscales y de registro de los mismos104.

  • 105 G. Yoguel, M. Lugones y S. Sztulwark. La política científica y tecnológica argentina en las última (...)
  • 106 D. Chudnovsky y A. López. “Política tecnológica en la Argentina: ¿hay algo más que laissez faire?” (...)
  • 107 Ley de Defensa de la Competencia, n.º 25.256 de 1999, publicada en el Boletín Oficial argentino el (...)

153263. Es oportuno resaltar que con la Ley de transferencia de tecnología argentina se abandonó el esquema existente anteriormente según el cual, dentro de los objetivos estatales se encontraban la realización de tareas de creación y selección de nuevos sectores, y el posicionamiento de los agentes económicos nacionales. Con esta ley se cambia el rumbo trazado de una forma radical bajo el fundamento de que “únicamente los empresarios están capacitados para elegir las tecnologías que se necesitan y que el mercado es el mejor regulador de su precio”105, por esta razón algunos autores sostienen que, en materia de transferencia de tecnología, Argentina ha adoptado la filosofía del laissez faire106. Bajo este panorama, si se quiere establecer la legalidad de una conducta específica al interior de un contrato de transferencia de tecnología será necesario acudir al régimen general de defensa del Derecho de la competencia, que para el caso argentino es la Ley 25.256107.

154264. La ley 25.256 de defensa de la competencia establece en su artículo 2.º las conductas que serán objeto de reproche por la autoridad competente. A continuación se enuncian las conductas más relevantes para nuestra materia objeto de estudio:

[…] a) Fijación de precios;
b) Restricciones a la producción;
c) Reparto de territorios;
e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;
h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o contro
lar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;
i) Cláusulas de amarre (tying);
j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales;
l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
m) Precios predatorios.

155265. En principio, al igual que acontece con los países andinos, será necesario que el juez adapte las normas generales de defensa del Derecho de la competencia para asuntos relacionados con transferencia de tecnología que, tal como se ha visto a lo largo de este trabajo, implican el ejercicio de monopolios legales concedidos por el propio Estado; sin embargo, es necesario analizar una disposición de particular importancia contenida en la Ley de patentes y modelos de Argentina que establece en su artículo 38 las cláusulas prohibidas en un contrato de licencia:

  • 108 Sustituida por la Ley n.º 25.256 de 1999, de defensa del Derecho de la competencia, cit., supra.

Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley n.º 22.262 de transferencia de tecnología108 o la que la modifique o sustituya.

156266. Esta disposición debe ser interpretada con el artículo 44 de la misma ley que dispone la consecuencia jurídica para los casos en los que se presente conductas, en palabras de la ley, “anticompetitivas:

Artículo 44: Será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 42.

A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes:

  1. La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto;
  2. La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables;
  3. El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas;
  4. Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la Ley n.º 22.262 o la que la reemplace o sustituya.

157267. Como se infiere de las normas anteriormente trascritas, el caso argentino es de especial relevancia, toda vez que se contemplan las licencias obligatorias como la sanción jurídica contra un titular de patente que incurre en prácticas restrictivas. No obstante, esta solución no fue adoptada pacíficamente y fue de tal magnitud el impacto por su posible aplicación que se constituyó en objeto de disputa entre Argentina y Estados Unidos ante el Órgano de solución de diferencias de la omc (en adelante osd). Debido a la relevancia que este caso presenta para los objetivos de este trabajo es pertinente realizar un estudio del mismo.

  • 109 El documento de solicitud de consultas está disponible en el sitio web de la omc [http://www.wto.o (...)

158268. Entre los años de 1999 y 2000 los Estados Unidos llamaron a consultas al gobierno de Argentina ante el osd con relación a dos puntos: la protección de los datos de prueba para agroquímicos y la implementación de ciertas medidas en materia de patentes y datos de prueba109. Aunque la cuestión de la aplicación de normas de defensa de la competencia contra prácticas abusivas no se mencionó en la solicitud de consultas, en el documento contentivo de la solución conjunta sí se hizo mención expresa a este tema.

  • 110 Notification of Mutually Agreed Solution According to the Conditions Set Forth in the Agreement. 2 (...)
  • 111 Ídem. Literalmente: “The Governments of the United States and Argentina have analyzed Argentinean (...)

159El asunto llegó a su fin mediante un acuerdo110 alcanzado por los dos países, en el que se reconocía que el hecho de la existencia de una práctica de las mencionadas en el artículo 44 no era suficiente para la concesión de una licencia obligatoria, puesto que tal práctica debía ser analizada en función de los parámetros instituidos en la Ley 25.156 de competencia argentina, la cual establece que debe existir una posición de dominio para que la práctica tenga el carácter de anticompetitiva111.

  • 112 Llama la atención que en este caso no se cumplió con lo establecido en el Entendimiento de solució (...)

160269. El acuerdo alcanzado entre los dos gobiernos tiene un efecto significativo, ya que, aunque en realidad el texto del artículo 44 está en perfecta concordancia con lo establecido en el artículo 31k del Acuerdo adpic y, por tanto, no se viola ninguno de sus preceptos (recuérdese que ni el adpic ni el cup establecen el método para la determinación del carácter anticompetitivo de una conducta), se restringe la libertad del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, inpi) argentino para determinar el carácter abusivo de las prácticas y, aunque el texto legal no lo disponga, será necesario un pronunciamiento de la autoridad competente de defensa a la libre competencia, lo cual supone analizar el mercado relevante y la cuota de mercado de los participantes112.

  • 113 Para un completo análisis de este caso cfr. S. Daya. “Argentina-US Mutually Agreed Solution, Econo (...)

161270. A partir del texto del acuerdo es posible arribar a diferentes conclusiones. La primera es que, a pesar de no incumplir ningún compromiso internacional, Argentina se vio forzada a aceptar una modificación, o dicho de otra manera, una reinterpretación de la norma que establecía un procedimiento rápido y eficaz para corregir una conducta anticompetitiva, hacia un procedimiento que debe ser tramitado ante otra entidad y con unos requisitos más exigentes que los inicialmente pensados, tales como la definición del mercado relevante y la cuota de mercado de los participantes en el acuerdo113.

  • 114 T. Nguyen. Competition law, technology transfer and the trips agreement. Implication for developin (...)
  • 115 Un caso similar al de Argentina, en el que se aprecia la preocupación que surge cuando en un país (...)

162Algunos autores mencionan la crisis financiera que atravesaba Argentina en ese momento como un elemento decisivo en la aceptación de la solución de mutuo acuerdo que puso final a este asunto114, pero lo cierto es que el resultado del proceso muestra cómo este país, al pretender implementar a través de su legislación interna la posibilidad de imponer una licencia obligatoria contra prácticas abusivas establecida en el artículo 31k de adpic, fue sometido a presiones políticas e incluso fue llevado ante organismos multilaterales como la omc115.

b. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN BRASIL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

163271. En Brasil, a diferencia de los países andinos y al igual que Argentina, la institución encargada del registro y defensa de los derechos de propiedad industrial es diferente de la encargada de velar por el cumplimiento del derecho a la libre competencia, de suerte que, como se verá más adelante, aunque el inpi, es el encargado del registro de los contratos de transferencia de tecnología, este órgano no está facultado para rechazar un contrato por la existencia de cláusulas violatorias del derecho a la libre competencia.

  • 116 Ley 5.648, del 11 de diciembre de 1970 que regula el inpi, dou del 15 de diciembre de 1970, dispon (...)
  • 117 Acto normativo n.º 15 de 1975 sobre registro de contratos de transferencia de tecnología, dou del (...)
  • 118 En el mismo sentido, J. Seixas Conselvan y A. Lopes Ferraro. “A intervenção do estado nos contrato (...)
  • 119 Embajada del Brasil en Buenos Aires. “La inversión extranjera en Brasil”, 2004, p. 106.

164Ahora bien, esto no siempre fue así. Según la doctrina, es posible identificar cuatro fases en la evolución de la intervención del Estado brasileño en los contratos de transferencia de tecnología: la primera comprende hasta el año 1958, en la cual hubo una libertad total para los contratantes; durante la segunda, que va desde 1958 hasta 1970, el Estado intervino en el envío de remesas al exterior; en la tercera, desde 1970 hasta 1988, se produjo una fuerte intervención estatal y el gobierno brasileño, mediante la Ley 5.648 creó el inpi y le otorgó los poderes de regulación y vigilancia sobre los contratos de transferencia de tecnología116. Cinco años más tarde, en 1975 se expidió el acto normativo 15/75117 por medio del cual se estableció el catálogo de conductas que se debían considerar prohibidas en los acuerdos que involucraran una transferencia tecnológica. Finalmente, en la última etapa, que empezó con la Constitución Federal de 1988 y la posterior promulgación de las leyes de propiedad intelectual y de defensa de la competencia, se produjo un giro total en el tratamiento de los contratos que envuelven una transferencia tecnológica, pasando de una fuerte intervención a una amplia libertad de los contratantes118, derogando, a través del Acto normativo 120/93, el anterior Acto normativo 15/75, y reconociendo el principio de libertad de las partes para realizar contratos, permitiendo establecer condiciones contractuales sin la injerencia del inpi119.

  • 120 Ley 9.279/96 de propiedad intelectual de Brasil, dou del 15 de mayo de 1996.
  • 121 Embajada del Brasil en Buenos Aires. “La inversión extranjera en Brasil”, 2004, p. 80.

165272. Pues bien, la Ley de propiedad intelectual 9.279/96 de Brasil120, en el Título sexto, que regula los contratos de transferencia de tecnología, solo contiene un artículo, el 211, en el cual se establece el registro de estos contratos para efectos de publicidad ante terceros. Esto indica que, al carecer dicha ley de disposiciones adicionales relacionadas con estos contratos, será necesario acudir a la Ley de competencia para encontrar las normas que regulen la relación de estos contratos con el derecho a la libre competencia; por consiguiente, al estar derogado el Acto Normativo 15/75 que contenía el listado de conductas prohibidas en materia de contratos de transferencia de tecnología, cuando ante el inpi se solicite el registro de un contrato de este tipo que contenga cláusulas que puedan atentar contra la libre competencia, este organismo trasladará el asunto al Consejo Administrativo de Defensa Económica (en adelante cade) para que se pronuncie al respecto121.

  • 122 Ley n.º 8.884 del 11 de junio de 1994, de defensa de la competencia, dou del 17 de junio de 1994.
  • 123 El artículo 21 establece literalmente: “As seguintes condutas, além de outras, na medida em que co (...)

166273. La Ley brasileña 8.884/94, de defensa de la competencia122, facultó al cade como organismo competente para ejercer el control y la defensa de la libre competencia económica. Esta ley consagra en su artículo 21 las conductas consideradas atentatorias contra el derecho de la libre competencia123, pero tal como se desprende el texto de la norma, no existe ninguna disposición específica que haga referencia a los contratos de transferencia de tecnología, lo cual conduce a la misma situación descrita en los otros países estudiados en este epígrafe, es decir, será necesario acudir a las conductas generales establecidas para la defensa del derecho a la libre competencia.

  • 124 En el mismo sentido, J. Seixas Conselvan y A. Lopes Ferraro. “A intervenção do estado nos contrato (...)

167274. No obstante lo anterior, a pesar de no contar con normas específicas que regulen las conductas prohibidas en los contratos de transferencia de tecnología, y a pesar de ser el cade el organismo encargado de la defensa de la competencia, el inpi, con cierta frecuencia, al realizar el registro de los contratos, emite decisiones basadas en reglas no escritas en virtud de las normas derogadas del Acto Normativo 15/75 en las que se rechaza el registro del contrato por considerar que está en contra de la libre competencia económica. Estas decisiones, en palabras de algunos autores, causan gran inseguridad en las partes teniendo en cuenta que dicha institución no está facultada para emitirlas124.

168Habiendo ya estudiado la forma en que los países receptores de tecnología abordan el Derecho de la competencia, y su relación con los procesos de transferencia tecnológica, es posible sacar una conclusión fundamental: la evolución que han tenido las normas reguladoras de los países analizados ha sido homogénea y ha pasado de un fuerte intervencionismo, manifestado en el requisito de aprobación previa de las conductas que podían ser consideradas atentatorias contra el derecho de la libre competencia, a una regulación mucho más permisiva en la que en el caso de algunos países, como Argentina, desaparece totalmente de la reglamentación sobre los contratos de transferencia de tecnología el control sobre estas conductas, de suerte que el único camino posible será la aplicación de las normas generales sobre defensa de la competencia.

169275. Como ya se mencionó, esta situación trae consigo desventajas manifiestas, tales como tener que recurrir a reglas que están diseñadas para supuestos de hecho en los cuales no está presente una restricción al Derecho de competencia otorgada por el Estado, que es lo que en última instancia constituye un derecho de propiedad industrial e intelectual. Ante esta perspectiva, será labor del operador jurídico analizar de acuerdo con cada situación particular si las cláusulas en discusión en realidad presentan un riesgo para la organización del mercado y, adicionalmente, si con ellas se rompe el delicado balance entre dos fines del Estado considerados como esenciales, por una parte el derecho a la libre competencia económica y, por otra, la promoción de la innovación a través del sistema de propiedad industrial e intelectual.

  • 125 Esta misma conclusión es expuesta por G. Cabanellas en un informe de 2008 de la oMpi respecto a la (...)

170En nuestra opinión, el mencionado papel protagónico que el juez adquiere en este escenario se aleja de la tradición de Derecho continental de los países de América Latina y los acerca al sistema de los Estado Unidos, en donde, tal como se estudió en su momento, el ordenamiento positivo establece unos parámetros generales que serán desarrollados e interpretados por los tribunales que conozcan del caso concreto125.

B. FORMALIDADES Y REGISTRO DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

171276. Tras haber estudiado la influencia que ejerce el Derecho de la competencia sobre los contratos de transferencia de tecnología en los países de América Latina, se analizarán ahora las normas que regulan las formalidades y el registro de estos contratos a la luz de los ordenamientos de estos países, con el propósito de establecer si dicha reglamentación cumple la función de otorgar a los contratantes la seguridad jurídica necesaria en el campo de la contratación internacional. Por ello, en este epígrafe se estudiarán las disposiciones correspondientes en la can (1) y en el Mercosur (2).

172Es preciso recordar que, tal como se ha indicado, los países de América Latina optaron en su momento por establecer sistemas de control previo para los contratos de transferencia de tecnología, y uno de los elementos fundamentales de este sistema lo constituía la inscripción del contrato en un registro de la institución encargada de vigilar estos actos. Tal como se estudiará, mientras en algunos países desapareció el requisito de la inscripción, en otros esta, o se transformó en un acto voluntario, o bien desapareció por completo.

1. FORMALIDADES Y REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA CAN

  • 126 Decisión Andina 291 de 1991, cit., supra.
  • 127 El derogado artículo 18 de la Decisión 220 de 1987, cit., supra, establecía: “Los contratos sobre (...)

173277. Como se examinó en apartados anteriores, en la can la Decisión Andina 291 sobre regulación de capitales extranjeros126, que reemplazó a la Decisión 220127, se ocupa de regular diferentes aspectos relacionados con los contratos de transferencia de tecnología, entre ellos, su registro. Así, en el artículo 12 la Decisión establece que:

Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.

  • 128 Esta competencia estaba atribuida anteriormente al Ministerio de Comercio Exterior, Industrializac (...)
  • 129 Inicialmente la competencia de registro estaba en cabeza del Instituto de Comercio Exterior de acu (...)

174Cada país miembro ha designado el órgano estatal competente para llevar a cabo el estudio y registro de este tipo de contratos. En Ecuador la institución encargada de realizar el registro es el Ministerio de Industrias y Productividad128, mientras en Colombia el Decreto 4176 de 2011 le asignó a la dian la función de administrar el registro de contratos de importación de tecnología, el cual anteriormente estaba a cargo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo129; en Bolivia es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual –senapi–, y en Perú es la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras –conite–.

175278. De acuerdo con el texto de la actual Decisión Andina 291, el registro de los acuerdos que involucren una transferencia tecnológica se efectuará a condición de que el contrato contenga, al menos, los siguientes elementos:

[…] a) identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio;

b) identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología
que se importa;
c) valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia
de tecnología;
d) determinación del plazo de vigencia.

  • 130 Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia. Exportación de servicios y contratos de im (...)

176Una vez que la institución competente verifica que el contrato contiene estos elementos procederá a su registro automático sin entrar en valoraciones adicionales, en un plazo establecido por la legislación interna de cada país miembro130. Esta situación supuso un enorme avance respecto a la Decisión 220 que establecía la obligación de solicitar la aprobación o autorización para celebrar contratos de importación de tecnología. En efecto, las razones para este cambio se exponen en la parte considerativa de la Decisión Andina 291 al sostener que “las nuevas políticas de inversión extranjera imperantes en la Subregión hacen indispensable revisar y actualizar las normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las economías andinas”.

177279. La Decisión Andina 291, si bien establece la obligatoriedad del registro, no se pronuncia acerca de las consecuencias de la falta de observación de este requisito. Para la realización de este trabajo se han utilizado todos los medios al alcance para localizar decisiones judiciales en los países miembros en los cuales se trate este tema, sin embargo, tras consultar las bases de datos disponibles y los fondos bibliográficos los únicos resultados obtenidos fueron decisiones que tan solo se centran en los aspectos tributarios y que a continuación se analizan por su especial relevancia.

  • 131 Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia. Oficina de Asuntos Legales Internacionales (...)

178En Colombia, debido a la falta de claridad en cuanto al carácter obligatorio del registro, el propio Ministerio de Comercio Industria y Turismo zanjó esta discusión en un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales (en adelante oali)131, en el cual se sostuvo:

… la parte considerativa de la Decisión Andina 291 señala claramente que la Comisión de la can tuvo como fundamento para la expedición de la misma que las nuevas políticas de inversión extranjera imperantes en la Subregión hacen indispensable revisar y actualizar las normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las economías andinas

Por lo tanto, es claro que la Comisión eliminó la obligación de solicitar aprobación o autorización para celebrar contratos de importación de tecnología, con el fin de estimular y promover el flujo de tecnologías extranjeras hacia los países andinos.

179Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en la Decisión Andina 291 y en los pronunciamientos administrativos consultados, el requisito del registro está dirigido, no a determinar la existencia o validez de los contratos de transferencia de tecnología, ni la protección a la parte receptora de la tecnología objeto del acuerdo, sino a la posibilidad de realizar la deducción de las cargas tributarias impuestas a los royalties establecidos en los mismos, tema que se analizará en el siguiente epígrafe.

180280. La norma comunitaria debería establecer una sanción de mayor severidad, ya que la pérdida de la oportunidad de llevar a cabo una deducción tributaria puede conducir a que la parte fuerte de la relación contractual traslade esa pérdida a la parte receptora con el objeto de no someter su contrato a control alguno por parte de la entidad competente.

181Tras haber analizado el registro establecido como medida de control del contenido de los contratos, es necesario estudiar ahora la inscripción de los contratos de licencia en el registro de derechos de propiedad industrial. En este sentido, la Decisión Andina 486 se pronuncia acerca de la obligatoriedad del registro para ciertos actos relacionados con las patentes de invención. El artículo 56 establece:

Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

182281. En el texto de esta norma se establece con claridad la obligatoriedad del registro de la transmisión o cesión y las consecuencias jurídicas de su falta de observancia, esto es, la inoponibilidad ante terceros. No obstante, aunque en el apartado siguiente se exige la forma escrita, tal requisito, de acuerdo con la norma, es “a efectos del registro”, por lo tanto, para lograr los fines de publicidad que otorga el registro y no para su existencia. Nótese entonces la diferencia entre esta disposición y las normas del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos analizadas con anterioridad, en donde la forma escrita se tenía como un elemento esencial del contrato de cesión o de un acto que implicara la transferencia del derecho de dominio sobre la patente.

183Respecto del contrato de licencia, la Decisión dispone en el artículo 57 que:

El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

184Tal como se desprende de la lectura de estas normas, la Decisión 486 no diferencia si se trata o no de un contrato en el cual se pacta la transferencia de derecho de dominio y, por tanto, establece el mismo tratamiento para los contratos de licencia y cesión.

185282. Para concluir, de lo anterior se puede inferir que, a diferencia del sistema de Estados Unidos, en el sistema de la can la protección otorgada por el registro a las partes participantes en un contrato de licencia está claramente definida. Esta es una herramienta fundamental para la protección de la parte receptora de la tecnología objeto del contrato, puesto que será suficiente observar el deber de diligencia de verificar el estado de la patente en el registro, para saber si existen otros licenciatarios, la condición de exclusividad o no de ellos y, en fin, la titularidad de la patente objeto del contrato.

2. FORMALIDADES Y REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR

186283. Habiendo obtenido una visión general del tratamiento que otorga la can al registro de los contratos de licencia de tecnología, se abordará a continuación su estudio desde la óptica de algunos países integrantes del Mercosur, puesto que no existen normas de carácter supranacional que se ocupen del tema en este sistema de integración.

a. EL REGISTRO DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ARGENTINA

  • 132 Ley 22.426 sobre transferencia de tecnología y Decreto reglamentario 580/1981, ambos publicados en (...)
  • 133 Aunque la norma establece el registro como obligatorio, las interpretaciones posteriores y decisio (...)

187284. En Argentina, al igual que en el sistema de la can, se adoptó en su momento el sistema de control previo de los contratos de transferencia de tecnología, pero es actualmente la Ley 22.426 de 1981 sobre transferencia de tecnología132 la que se encarga de regular diferentes aspectos de este tipo de contratos. En su artículo 3.º la ley establece que los contratos de transferencia de tecnología se registrarán a título informativo. En este punto se encuentra una aparente diferencia con el régimen de los países andinos, puesto que en la Decisión Andina 291 y en las leyes internas de los países miembros que la desarrollan, se consagra la obligación de llevar a cabo el registro de los contratos que envuelvan una transferencia tecnológica133. Sin embargo, esta aparente diferencia se desvanece, toda vez que, posteriormente, en el artículo 9.º se establece la consecuencia de la no observancia del requisito del registro al disponer:

La falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados en el artículo 2.º o la falta de presentación de aquellos contemplados en el artículo 3.º, no afectarán su validez, pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor.

188De acuerdo con la disposición trascrita, la única consecuencia que se presenta al no registrar un contrato de transferencia de tecnología ante la autoridad competente es la imposibilidad de deducir los pagos realizados al titular de los derechos, de las ganancias obtenidas por el receptor de la tecnología objeto del contrato.

189285. Ahora bien, en el artículo 37 de la Ley de patentes y modelos de Argentina se establece que el registro del contrato de cesión tendrá como fin otorgarle oponiblilidad ante terceros, de suerte que se encuentra una coincidencia con los países de la can en cuanto a la importancia que se otorga al registro para fines de publicidad, pero nada se contempla con relación al contrato de licencia u otras formas contractuales.

b. EL REGISTRO DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN BRASIL

  • 134 Ley 9.279/96 de propiedad intelectual de Brasil, cit., supra.
  • 135 El artículo 211 de la Ley de propiedad intelectual de Brasil establece textualmente: “O inpi fará (...)
  • 136 J. Seixas Conselvan y A. Lopes Ferraro. “A intervenção do estado nos contratos de transferência de (...)

190286. En Brasil, como se mencionó en líneas anteriores, la Ley 9.279/96 de propiedad intelectual134 es actualmente la encargada de regular también la propiedad industrial. En el artículo 211 se establece que el inpi será la institución encargada de realizar el registro de los contratos de transferencia de tecnología, sin embargo, deja muy claro que el mencionado registro solamente tendrá efectos en relación a terceros135. En efecto, al igual que en los países andinos y en Argentina, el requisito del registro de los contratos de transferencia de tecnología, lejos de estar establecido como un mecanismo de control, tiene propósitos eminentemente fiscales, por esta razón, algunos autores han considerado que el inpi ha pasado de cumplir un papel de intervención, a ser en la actualidad un órgano simplemente registral136.

  • 137 El artículo 3.º del Acto normativo 135 de 1997, indica literalmente: “Os contratos deverão indicar (...)

191Por su parte, el Acto normativo 135/97 desarrolla lo establecido en el artículo 211 de la ley de propiedad intelectual y es el encargado de regular el registro de los contratos de transferencia de tecnología ante el inpi. En su artículo 3.º, el mencionado Acto normativo enuncia los elementos mínimos que debe observar un contrato de este tipo para acceder al registro: el objeto del contrato, la remuneración pactada, es decir los royalties a pagar, y la vigencia del mismo137.

192El mencionado registro ante el inpi tiene tres propósitos fundamentales:

  1. Otorgar validez ante terceros;
  2. Autorizar la remesa de pagos de los respectivos royalties, y
  3. Permitir las respectivas deducciones del impuesto a las ganancias por beneficiario de la tecnología, como costos operacionales.

193Como se puede observar, la importancia fundamental de este trámite de registro se centra básicamente en el aspecto económico, específicamente en el fiscal, situación que ya se había anotado en los otros países receptores de tecnología examinados.

194287. De lo anteriormente estudiado se puede concluir que el registro que se establece en todos los países receptores de tecnología, lejos de estar diseñado como un mecanismo de defensa y seguridad jurídica para las partes intervinientes, está dirigido a cumplir propósitos meramente fiscales. Esto se desprende de la falta de obligatoriedad del registro y de las consecuencias que se derivan de la ausencia de este trámite.

195En cuanto a la eficacia del registro para oponibilidad de los actos registrados ante terceros, es posible en este punto del trabajo establecer las similitudes y diferencias existentes entre los diferentes tipos de países analizados. En cuanto al contrato de cesión, en los países examinados existe una unidad en cuanto al requisito de la forma escrita y la eficacia del registro para oponibilidad ante terceros. Las diferencias radican, entonces, en el tratamiento que se otorga a los contratos de licencia. Así, en el sistema legal de los Estados Unidos se aprecia un bajo nivel de protección al licenciatario, debido a que, por una parte, no existe el requisito de la forma escrita, lo que dificulta la prueba de la existencia del contrato y, por otra, existe falta de oponibilidad ante terceros del registro de una licencia. Sin embargo, en los países receptores de tecnología la situación es diametralmente diferente: por un lado, la forma escrita está presente en el texto de la Decisión Andina como un requisito para su existencia y, por otro, en cuanto a la oponibilidad de terceros mediante el acto de registro se establece una equiparación entre el contrato de licencia y el de cesión.

196Después de haber analizado la reglamentación de los países de América Latina en relación con el registro y formalidades de los contratos de transferencia de tecnología, a continuación, para seguir el iter lógico de esta investigación, corresponde analizar las normas de inversión extranjera en estos países.

C. LAS NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN AMÉRICA LATINA QUE AFECTAN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 138 C. Correa. “Technology transfer in the wto agreements”, cit., p. 442.
  • 139 Comisión Económica para América Latina y el Caribe –cepal–. “América Latina y el Caribe: corriente (...)

197288. La inversión extranjera ha sido reconocida tradicionalmente como uno de los canales más importantes para llevar a cabo los procesos de transferencia de tecnología hacia países en vías de desarrollo. De acuerdo con un estudio de la unctad, la gran mayoría de las inversiones directas extranjeras en el campo tecnológico se encuentran en pocos países, sobre todo en países de Asia y el Pacífico, como Singapur, Indonesia, Malasia y, por supuesto, China. En el ámbito latinoamericano, durante la década pasada la inversión se concentró en Brasil, Argentina y México, que en conjunto representaron un 62% del total de la inversión extranjera en la región138; sin embargo, en los últimos años (2009-2010) Colombia y Chile superaron a México, que se vio relegado a un quinto lugar139.

  • 140 Comisión Económica para América Latina y el Caribe –cepal–. La inversión extranjera directa en Amé (...)

198Es necesario tener en cuenta que la inversión extranjera no es un fin en sí mismo considerado, sino que supone un medio para, además de obtener un provecho económico, alcanzar el desarrollo, de suerte que los Estados invierten esfuerzos y recursos para crear condiciones que atraigan este tipo de inversión140. A continuación se estudiará la forma en que diferentes países con el carácter de receptores de tecnología han establecido disposiciones encaminadas a regular este tema. Se empezará el estudio con las normas de inversión extranjera de la can (1), haciendo una espacial mención a Colombia (2) y, finalmente, se analizarán las normas del Mercosur (3).

1. LAS NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA SOBRE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA CAN

  • 141 El texto de la Decisión disponía en su artículo 20: “Los Países Miembros no autorizarán la celebra (...)

199289. En la can, desde sus orígenes, se vinculó la represión de las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología con la inversión extranjera. Esta afirmación encuentra su sustento en el hecho de que, tan solo un año después de su creación, la can adoptó la Decisión Andina 24 en la que establecía la evaluación previa de los contratos de licencia y otras formas contractuales que involucraran una transferencia tecnológica y que tenía como propósito fundamental evitar la existencia de cláusulas de amarre (tying), con las que los productores de tecnología pudieran imponer al receptor restricciones en los campos de aplicación, provisiones exclusivas, obligaciones de aceptar tecnologías no útiles o periféricas, además de otros aspectos para racionalizar el pago de royalties y su remisión al país de origen141.

200290. Las normas contenidas en esta Decisión tenían dos fines fundamentales: el primero consistía en restringir las prácticas abusivas que afectaban a los países en desarrollo en el acceso a tecnología a través de contratos que involucraran derechos de propiedad industrial, y el segundo era la creación de las condiciones necesarias para llevar a cabo una mejor asimilación y adaptación de tecnologías con miras a hacerlas compatibles con las necesidades de las realidades económicas y sociales del país receptor. La Decisión 24 fue sustituida por la Decisión 220 de 1987 que, aunque tuvo cambios sustanciales referentes al tratamiento de capitales extranjeros, conservó las mismas conductas prohibidas establecidas por su antecesora.

  • 142 Decisión Andina 291 de 1991, cit., supra.
  • 143 J. M. Rodríguez Devis. La gestión de la tecnología. Elementos fundamentales y transferencia de tec (...)

201291. Actualmente la Decisión Andina 291 de 1991142 es la encargada de regular la inversión extranjera. En su Capítulo iv la Decisión se ocupa de la importación de tecnología, y en el artículo 14 establece un listado de cláusulas que deben ser prohibidas en un contrato de importación de tecnología143. Se puede en este punto observar la diferencia en el tratamiento de la reglamentación sobre los contratos que involucran una transferencia tecnológica entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo que se había anotado anteriormente, en donde, a diferencia de los países andinos, los países desarrollados regulan estos contratos a través de la óptica del Derecho de la competencia económica.

202La Decisión Andina 291 se ocupa, asimismo, de la regulación del tratamiento de diversos temas relacionados con los contratos de transferencia de tecnología en la can.

203Habiendo analizado ya en esta investigación las conductas que pueden afectar el derecho a la libre competencia económica en el marco de estos acuerdos y la obligación del registro de los mismos, corresponde ahora estudiar el tratamiento que se otorga a los aspectos económicos de los contratos que involucran una transferencia tecnológica a través de derechos de propiedad industrial e intelectual.

204292. Es necesario tener en cuenta que el alcance de la integración de los países miembros de la can no cubre los aspectos fiscales y tributarios; en otras palabras, los instrumentos comunitarios están diseñados para fijar parámetros que serán desarrollados por cada una de las legislaciones internas. En cumplimiento de este modelo se encuentra el artículo 15 de la Decisión Andina 291 que establece:

Las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida en que no constituyan aportes de capital, darán derecho al pago de regalías, de conformidad con la legislación de los Países Miembros.

205Conforme a lo anterior, cada país integrante de este bloque de integración ha desarrollado individualmente la forma en que se regulan los aspectos económicos y fiscales de los acuerdos que involucran una transferencia tecnológica.

2. LAS NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA SOBRE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA

  • 144 Comisión Económica para América Latina y el Caribe –cepal–. La inversión extranjera directa en Amé (...)

206293. En Colombia, gracias al reciente descubrimiento de importantes recursos mineros y petrolíferos, la inversión extranjera, y con ella los procesos de transferencia tecnológica, se ha concentrado en su mayoría en el sector de hidrocarburos, pero en similar medida se ha visto crecer la inversión en el sector de la manufactura, en el cual se ha desarrollado de una forma más activa la suscripción de contratos de transferencia de tecnología144.

  • 145 Concepto del la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia –dian– n.º 016676 del 22 d (...)

207Como se mencionó anteriormente, en Colombia la función de registro de los contratos de transferencia de tecnología se encuentra a cargo de la dian, pero su carácter obligatorio fue un asunto controvertido por mucho tiempo. Por ello la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante dian), estableció145:

Mediante la Decisión 291 de la Comunidad Andina, y el Decreto 259 de 1992, se estableció el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, para lo cual se sustituyó la Decisión 220 con el fin de buscar una mayor eficiencia y competitividad de las economías, mediante la liberalización y apertura del comercio, y de la inversión internacional, en la línea de los intereses de nuestros países y, la implantación de una racionalidad económica fundada en la iniciativa privada, en la disciplina fiscal y un Estado redimensionado y eficaz.

Se hace necesaria la inscripción del contrato ante la autoridad competente para efectos de considerar procedente la deducción por importación de tecnología, marcas y patentes aun cuando se haya cambiado la denominación del organismo competente para dar cumplimiento a la obligación.

  • 146 Concepto 016676 del 22 de marzo de 2005 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –dian–. (...)
  • 147 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, 28 de julio de 2011. Ref (...)

208El concepto de la dian146 fue objeto de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado colombiano, órgano encargado de controlar la legalidad de las actuaciones administrativas, que fue resuelta en una reciente sentencia de julio de 2011147. A continuación se exponen los antecedentes de hecho de este caso:

209Antecedente jurisprudencial a analizar:

El demandante plantea que la no observancia del requisito del registro de un contrato de transferencia de tecnología no conlleva la sanción de nulidad del mismo, sino la imposibilidad de llevar a cabo la deducción por concepto de royalties u otros beneficios originados en contratos. El consejo de Estado en este auto no otorgó la suspensión provisional.

210En la sentencia que puso fin a este caso, el Consejo de Estado confirmó el concepto de la dian en el sentido de considerar el registro de los contratos de transferencia de tecnología como un requisito necesario para la obtención de los beneficios fiscales establecidos en la legislación tributaria.

  • 148 El Estatuto Tributario es un compendio de normas que rigen el sistema fiscal en Colombia a través (...)

211294. En Colombia, al igual que en los otros países de la región, los pagos realizados en virtud de un contrato de transferencia de tecnología se encuentran sujetos a cargas impositivas establecidas por la autoridad fiscal. Al respecto el Estatuto Tributario colombiano148 establece en su artículo 408 que:

En los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del “know-how”, prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, la tarifa de retención será del treinta y cinco por ciento (35%) del valor nominal del pago o abono.

  • 149 Sobre el impuesto complementario de remesas, debe tenerse en cuenta que se eliminó a partir del añ (...)

parágrafo. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados como tales por el Gobierno colombiano, se someterán a retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) sin perjuicio de la aplicación de la retención en la fuente por concepto de impuesto de remesas149, a la tarifa del siete por ciento (7%), salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3.º de la presente ley.

212295. En este orden de ideas cabe preguntarse cuáles son los beneficios fiscales referidos en el concepto de la dian mencionado anteriormente. El Estatuto tributario dispone en su artículo 123 que:

  • 150 Ídem.

Si el beneficiario de la renta fuere una persona natural extranjera o una sucesión de extranjeros sin residencia en el país, o una sociedad u otra entidad extranjera sin domicilio en Colombia, la cantidad pagada o abonada en cuenta sólo es deducible si se acredita la consignación del impuesto retenido en la fuente a título de los de renta y remesas150, según el caso y, cumplan las regulaciones previstas en el régimen cambiario vigente en Colombia.

213296. De todo lo examinado anteriormente es posible concluir que al receptor de la tecnología se le concede el beneficio de descontar del monto de sus ganancias los pagos realizados por concepto de royalties. Así las cosas, antes que estar en presencia de un sistema legal encargado de incentivar el acceso a nuevas tecnologías, parecería que en el sistema colombiano se impone un castigo a aquellos que no surtan el trámite del registro, puesto que no podrán demostrar al fisco que se han llevado a cabo pagos al titular de los derechos protectores de la tecnología transferida.

3. LAS NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR

214297. En cuanto al otro bloque de integración suramericano analizado, el Mercosur, es necesario tener en cuenta que no existe una reglamentación común a todos los miembros, por tanto, se deberá acudir a la legislación interna de los países que conforman este bloque con el fin de establecer las normas de inversión extranjera aplicables a los contratos internacionales de licencia y otras figuras contractuales que involucren una transferencia tecnológica. A estos efectos, a continuación se analizarán las normas de inversión extranjera de Argentina (a) y Brasil (b).

a. LAS NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA SOBRE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ARGENTINA

  • 151 Decreto Reglamentario y Ordenatorio 1853/93, B.O. del 30 de marzo de 1981, disponible en [http://w (...)
  • 152 Ley 20628 de 1997 de impuestos a las ganancias, B.O. del 6 de agosto de 1997, disponible en [http: (...)

215298. Como se mencionó en el epígrafe anterior, el Decreto 1853/93 dispone que los contratos de tecnología solamente se registrarán con fines informativos151, ya sea que se realicen entre compañías independientes o entre partes vinculadas; no obstante, este registro constituye un requisito indispensable para la deducción impositiva de los pagos y para la aplicación de los acuerdos para evitar la doble imposición, esto es, el requisito del registro tiene una finalidad eminentemente fiscal. En efecto, en la Ley 20628/97152 se establece que:

Artículo 93. Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuación se indican, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario:

a) Tratándose de contratos que cumplimentan debidamente los requisitos de la Ley de Transferencia de Tecnología al momento de efectuarse los pagos:

  1. El 60% de los importes pagados por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría que no fueran obtenibles en el país a juicio de la autoridad competente en materia de transferencia de tecnología, siempre que estuviesen debidamente registrados y hubieran sido efectivamente prestados.
  2. El 80% de los importes pagados por prestaciones derivadas en cesión de derechos o licencias para la explotación de patentes de invención y demás objetos no contemplados en el punto 1 de este inciso.

En el supuesto de que, en virtud de un mismo contrato se efectúen pagos a los que correspondan distintos porcentajes, de conformidad con los puntos 1 y 2 precedentes, se aplicará el porcentaje que sea mayor.

216299. Para entender el beneficio otorgado por este artículo es necesario remitirse al artículo anterior de la misma ley, en el cual se dispone que para cualquier pago realizado a una persona natural o jurídica domiciliada en el exterior es necesario realizar una retención, que posteriormente será pagada al fisco argentino, equivalente al 35% de la ganancia neta declarada.

217Son claras las ventajas económicas que trae consigo el registro del contrato ante el inpi, ya que, desde el punto de vista del titular de los derechos protectores de la tecnología transferida, disminuirá la base gravable de los royalties a pagar, por ejemplo, hasta el 60% del importe para el caso de contratos que involucren un know how, al que posteriormente se realizará la retención del 35%. De la misma manera, el receptor de la tecnología estará interesado en el registro puesto que podrá beneficiarse de la deducción del pago realizado en relación con sus obligaciones fiscales.

b. LAS NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA SOBRE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN BRASIL

  • 153 Ley n.º 4.506 del 30 de noviembre de 1964 sobre envío de remesas al extranjero, dou del 17 de juli (...)

218300. En Brasil los contratos de transferencia de tecnología deben ser registrados, como ya se estudió, ante el inpi y, posteriormente, ante el Banco Central con el fin de hacer posible el pago de los royalties en virtud de lo establecido en la Ley 4.506 de 1964 sobre el envío de remesas al extranjero153. En esta ley se dispone que el pago de la tecnología que será transferida o que se refiere a contratos de transferencia de tecnología está sujeto a una retención del 15% de impuesto a las ganancias, pero, al igual que en Colombia, con el fin de luchar contra la frecuente práctica de la evasión a través de paraísos fiscales, se establece que en caso de que los pagos sean realizados en favor de personas jurídicas residentes o domiciliadas en estos lugares, la retención de impuesto sobre las ganancias será del 25%.

219Por otra parte, la Ley n.º 10.168/00 impuso a los royalties la obligación de pagar la Contribución por Intervención en el Dominio Económico –cide–, a una tasa equivalente al 10%. Esta contribución fue diseñada con el fin de estimular el desarrollo tecnológico del país y puede ser tomada como un crédito para ser compensada en futuros pagos de la misma contribución, en niveles progresivamente reducidos hasta el año 2013.

  • 154 Cfr. el Decreto 3.000 del 26 de marzo de 1999, dou del 29 de marzo de 1999, que establece textualm (...)
  • 155 Parecer normativo coordenação do sistema de tributação n º 58, de 19 de agosto de 1976, dou del 1. (...)
  • 156 Decreto 3.000/99, cit., supra.

220Una de las diferencias fundamentales de los dos tributos radica en el sujeto al que están dirigidas, puesto que la retención del impuesto a las ganancias de 15%, comentado anteriormente deberá ser sufragado por la parte beneficiada con el pago, a saber, por el titular de los derechos protectores de la tecnología, mientras el 10% pagado a título de cide es una obligación exclusiva de la parte receptora. Ahora bien, en Brasil, al igual que en los otros países de la región, se conceden beneficios tributarios derivados del registro de los contratos de transferencia de tecnología, pero es condición fundamental para ser acreedor de estos beneficios el registro ante el inpi154. En relación con el impuesto a las ganancias, los royalties pagados en virtud del contrato, la legislación tributaria brasileña establece que pueden ser objeto de deducción como gastos operacionales con la expresa condición de que el objeto del contrato sea necesario para desarrollar las actividades de la empresa155. Esta deducción varía entre el 1% para las licencias de marcas y el 5% en el caso de licencia de patentes, de acuerdo con el Decreto 3.000/99156, dependiendo de la importancia que el producto patentado reviste para la economía brasileña.

221301. De acuerdo con lo visto, las normas tributarias y cambiarias son un elemento determinante en la política de innovación de los países receptores de tecnología, puesto que van a determinar la competitividad del país frente a otros en similar posición al establecer condiciones favorables para los inversionistas extranjeros que estén dispuestos a transferir sus conocimientos tecnológicos.

222Los beneficios tributarios están íntimamente ligados con el registro de los contratos de transferencia de tecnología ante las autoridades competentes, puesto que, tal como se estudió en el epígrafe anterior, la concesión de dichos beneficios está supeditada a su registro. Aunque esta fórmula parece ser la más recurrida en la región, sin embargo, el nivel de control ejercido al momento de la realización de este trámite depende en gran medida de las políticas gubernamentales relacionadas con la creación de un clima propicio para la atracción de inversión extranjera.

223Así, por ejemplo, desde el punto de vista tributario y cambiario resultará más atractivo para un inversionista extranjero que esté considerando desarrollar diferentes mercados, y que quiere ser sujeto de los beneficios fiscales otorgados por el Estado, incursionar en el mercado argentino, debido a que los controles al contrato son escasos y los beneficios fiscales altos, contrario a lo que acontece en Colombia en donde las autoridades encargadas del registro realizan un control del contenido del contrato. Este afán por crear las condiciones propicias para los titulares de los derechos que protegen la tecnología ha llevado a que exista cierta competencia entre los países de la región, manifestada en la creación de incentivos tributarios y cambiarios que facilitan los trámites y formalidades a las que deben someterse las partes intervinientes en un contrato de transferencia de tecnología, y al progresivo desmonte de las instancias reguladoras y fiscalizadoras de este tipo de contratos.

224302. La situación arriba mencionada supone un riesgo inherente al desarrollo del libre mercado en el contexto de una economía globalizada, consistente en otorgar una amplia libertad a los contratantes en perjuicio de los intereses de los receptores de tecnología que, tal como se ha visto a lo largo de este trabajo, en la mayoría de los casos constituyen la parte débil de la relación contractual.

225Por otra parte, el sistema de incentivos fiscales o tributarios que se otorgan a los contratos de transferencia de tecnología cumpliría su función de someter el contrato al registro y posible estudio en los casos de transferencia intrafirm, esto es, aquella que se lleva a cabo entre empresas principales y subsidiarias, ya que en este caso será provechoso para el receptor obtener los beneficios tributarios; no obstante, si se está en presencia de una transferencia tecnológica entre empresas o personas que no se encuentren vinculadas, las consecuencias de no registrar el contrato afectan solamente a la parte receptora de la tecnología, ya que es quien directamente sufriría los efectos económicos derivados de la imposibilidad de deducir los costes originados por el pago de royalties y, adicionalmente, se corre el riesgo de generar situaciones de potencial incumplimiento contractual al dificultarse el envío de los pagos debidos al exterior.

IV. EFICACIA DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

226303. Tras haber realizado el análisis de las normas sustanciales que ejercen una directa influencia en los contratos de transferencia de tecnología en América Latina, esta parte de la investigación se centrará en la eficacia de las decisiones dictadas por tribunales ordinarios o arbitrales extranjeros en estos países. Este estudio tiene como fundamento el hecho de que, tal como se mencionó, en la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología analizados se cuenta con cláusulas de elección de foro, de suerte que una gran parte de las decisiones dictadas en casos que involucren estos contratos deberán ser objeto de reconocimiento en los países receptores de tecnología. Por esta razón, no ha sido objeto de estudio en esta investigación el reconocimiento de decisiones judiciales o arbitrales en los países productores de tecnología, ya que, de acuerdo con lo aquí expuesto, las decisiones sobre las controversias serán tomadas en su propio foro.

227Para llevar a cabo este estudio se analizará, en primer lugar, el control de la aplicación de las normas imperativas del Estado donde se pretende obtener el reconocimiento, tanto en sede judicial (A), cuanto arbitral (B).

A. CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPERATIVAS DEL ESTADO DE ACOGIDA: SEDE JURISDICCIONAL

  • 157 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. i, cit., p. 456

228304. Tal como se ha sostenido, este trabajo de investigación ha demostrado que la mayor parte de los contratos de licencia, y otras figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la transferencia de tecnología, poseen cláusulas de elección de foro a favor de los tribunales, sean estos ordinarios o arbitrales, de países productores de tecnología, de suerte que una vez se cuente con una sentencia o un laudo arbitral es necesario en muchos casos acudir a otro Estado para surtir el trámite de reconocimiento y, eventualmente, la ejecución de la sentencia o el laudo. En efecto, a pesar de la creciente importancia de la globalización, es necesario recordar que las decisiones judiciales dictadas por las autoridades de un Estado poseen una eficacia restringida al territorio en el que dicha autoridad goza de potestad jurisdiccional, lo que constituye una de las manifestaciones de la soberanía del Estado. En este sentido, es perfectamente posible que con el mismo contenido fáctico se encuentren sentencias contradictorias, dependiendo del país en que los tribunales han conocido del caso157.

  • 158 Ibíd., p. 459.

229En este apartado se estudiarán tanto la forma como los requisitos exigidos por el Estado de acogida para reconocer una sentencia o laudo arbitral dictado por una autoridad extranjera en relación con los contratos internacionales de transferencia de tecnología. Para ello, es necesario recordar que, desde la perspectiva teórica, existen dos sistemas generales que otorgan validez a las decisiones judiciales emitidas por una autoridad judicial extranjera: el primero es el sistema conflictual de validez extraterritorial de decisiones, y el segundo, el sistema procesal de validez extraterritorial de decisiones; este último se aplica en la mayoría de países, entre ellos los de América Latina158.

  • 159 A. Weiss. Traité théorique et pratique de droit international privé, Paris, L. Larose & Forcel, 18 (...)
  • 160 M. G. Monroy Cabra. Tratado de Derecho Internacional Privado, cit., p. 342.

230305. Con el fin de reconocer las decisiones extranjeras en el país de acogida se ha establecido la figura del exequátur, que hace más de un siglo A. Weiss explicaba como la decisión por la cual la autoridad judicial reviste de la fórmula de ejecutoria a una sentencia extranjera, y presta a dicha sentencia, sobre el territorio del Estado en cuyo nombre administra justicia, el concurso de la ley y el apoyo de las autoridades159. Es de resaltar que la finalidad de esta figura consiste en determinar si una decisión extranjera puede ser considerada como sentencia nacional con efectos de cosa juzgada para, posteriormente, iniciar los trámites de su ejecución; no obstante, tal reconocimiento deberá ser de forma idéntica a como ha sido dictada tal decisión, toda vez que no podrá ser objeto de modificación por las autoridades judiciales del país de acogida160.

a. EL RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS EXTRANJERAS EN COLOMBIA

  • 161 Aunque los artículos del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970, Diario Oficial n.º 3 (...)
  • 162 Cfr. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Exequátur del (...)

231306. Aunque el reconocimiento de sentencias extranjeras en Colombia ha tenido una evolución legislativa que no ha sido paralela a la de los laudos arbitrales, es necesario aclarar que en las últimas décadas, gracias al incremento de los intercambios comerciales internacionales, dicha evolución se ha reflejado en un tratamiento más acorde con los parámetros internacionales. La primera norma que estableció el procedimiento para el reconocimiento fue el Código de Procedimiento Civil161, en cuyo artículo 693 se combinan el factor de la reciprocidad diplomática con el de la legislativa, al disponer que “las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país y, en su defecto, la que allí se reconozca a las dictadas en Colombia”. De esta manera, en primer lugar, se tienen en cuenta las disposiciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de origen de la sentencia que se pretende ejecutar en el país y, en segundo lugar, a falta de Derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las dictadas en Colombia162.

232307. Los requisitos exigidos para el reconocimiento de una decisión arbitral o jurisdiccional extranjera en el territorio colombiano están contenidos en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil que establece:

Para que la sentencia o el laudo extranjero surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos:

  1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió.
  2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento.
  3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada.
  4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos.
  5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto.
  6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria.
  • 163 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de diciembre de 2011, Exp. 110 (...)

233308. Aunque el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera que verse sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual no ha sido tratado por la jurisprudencia colombiana, es importante citar una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia163 en la que, en un procedimiento de reconocimiento de un laudo arbitral extranjero, la parte vencida interpuso la excepción contenida en el apartado 1 del artículo 694 del Código Civil. En esta decisión la Corte dispuso:

[…] (i) Los derechos patrimoniales ordinariamente se distinguen en las categorías de reales y personales; esta clasificación atiende la forma en la que el ser humano aprovecha las cosas de las cuales obtiene utilidad: directamente la una, e indirectamente la otra.

El beneficio de la “cosa” se logra derechamente ejercitando un “derecho real”, que de acuerdo con el artículo 665 del Código Civil, es el “que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona”. Así definido, en el “derecho real” existe una relación directa entre el titular del derecho y la “cosa” en que se ejerce y, por ello, los romanos proclamaban el “ jus in rem”, “derecho en la cosa”.

Cuando para satisfacer las necesidades no se pueden aprovechar las “cosas” de forma inmediata o “directa”, los individuos tienen que recurrir a los “derechos personales” o “de crédito”, que según la definición del texto 666 ibídem, “son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo, o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas”. Dichos “derechos” se caracterizan, entonces, porque en ellos no hay una relación directa entre su titular y el bien, sino un vínculo jurídico de personas: acreedor y deudor; en consecuencia, el titular del crédito detenta una relación indirecta con la “cosa”, cuestión por la que los de la ciudad eterna hablaban de “jure ad rem ”.

(ii) Expuestos los mencionados rasgos, se advierte que la diferencia fundamental entre ellos consiste en que en los de “crédito” hay una relación de personas, en tanto que en los “reales” de sujeto y cosa; estos, además, se presentan en el sistema de númerus clausus, toda vez que como tales únicamente pueden reputarse los que de manera expresa señale la ley: dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca; aquellos, a su turno, no guardan restricción alguna, habida cuenta de que su creación está sometida al principio de la autonomía de la voluntad privada.

Por último, los “reales y personales” dan origen a las acciones de idéntico nombre; las primeras oponibles a todo el mundo y las últimas sólo contra el deudor o contra quien legítimamente lo representa.

234309. Con fundamento en lo establecido por la Corte Suprema es posible afirmar que, al estar en presencia de derechos de propiedad industrial, es necesario determinar la ubicación espacial de los mismos con el propósito de establecer si pueden ser considerados como “bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia fue dictada”. Es necesario referirse una vez más a los aspectos intrínsecos y extrínsecos de estos derechos; por tanto, si la controversia tiene como origen la existencia, validez o alcance de estos derechos se tendrá que admitir que se está hablando de derechos reales, mientras que si la controversia se centra en aspectos extrínsecos, tales como la transmisión o titularidad, se estaría en presencia de derechos personales que como tal pueden ser de conocimiento por una autoridad extranjera y, por lo mismo, objeto de reconocimiento en el país de acogida. De los requisitos indicados presenta una especial relevancia para el desarrollo de este trabajo aquel que establece que la sentencia a ser reconocida no debe contravenir las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público.

  • 164 W. Wengler. “Curso de la Academia Internacional de la Haya”, Recueil des Cours, vol. 104, t. 3, 19 (...)
  • 165 D. P. Fernández Arroyo (coord.). Derecho Internacional Privado en los Estados del Mercosur, cit., (...)
  • 166 Sobre las dos teorías del orden público internacional como conjunto de principios o conjunto de di (...)

235En efecto, el principio del orden público es uno de los más importantes del Derecho internacional privado, puesto que puede impedir la aplicación de las leyes extranjeras y también el reconocimiento de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros164. Este principio actúa en el sector del reconocimiento de las decisiones judiciales como un medio para obstaculizar el despliegue de los efectos jurídicos de una sentencia dictada por un tribunal extranjero que se considere contraria a los principios del Estado requerido; sin embargo, la identificación de tales principios puede ser problemática. El orden público internacional es una noción temporal, relativa y mucho más restringida que la del orden público interno165; se trata de un conjunto de principios166 que, por la importancia que revisten para el Estado de acogida, no pueden ser vulnerados con la aplicación del Derecho extranjero en el cual se fundamenta la decisión que pretende obtener el reconocimiento; por tanto, estos principios estarán sujetos a las condiciones particulares del momento en que se lleve a cabo el trámite del reconocimiento.

  • 167 J. Dolinger. Direito Internacional Privado. Parte general, 7.ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2003, (...)
  • 168 Cfr. supra.

236310. En el momento de llevar a cabo el estudio de la sentencia que pretende ser reconocida en el Estado de acogida es necesario tener en cuenta que el solo hecho de que la misma suponga la inobservancia de una disposición del ordenamiento local no es suficiente para sostener que existe una violación al orden público167. La Corte Suprema de Justicia, en la misma sentencia comentada anteriormente168, respecto de la inobservancia del apartado 1 del artículo 694 del Código de Procedimiento civil dispuso:

En consecuencia, al no incluir la preceptiva internacional (en referencia al Convenio de Nueva York) ese ataque como viable, el mismo está llamado al fracaso; conclusión que se reafirma al repasar el contenido del artículo 2.º de la Ley 315 de 1996, el cual, frente a los arbitrajes internacionales, prioriza la aplicación de los tratados en desmedro de los cánones del procedimiento civil interno: “El arbitraje internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la presente ley, en particular por las disposiciones de los Tratados, Convenciones, Protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil” (resaltado fuera del texto); norma sobre la que la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de señalar: “(…) el laudo que profiera el tribunal internacional debe someterse al procedimiento del exequátur, procedimiento que garantiza el respeto al ordenamiento jurídico nacional. Porque si bien pueden los árbitros aplicar una legislación extranjera, no podrán, como se ha dicho, quebrantar normas de orden público vigentes en Colombia, excepto las de procedimiento”.

  • 169 W. Goldschmidt. Derecho Internacional Privado, cit., p. 372.
  • 170 Ibíd., p. 373.

237De lo anterior se puede concluir que no se debe confundir, entonces, el concepto de orden público interno con el de orden público internacional. En palabras de W. Goldschmidt169, el primero está constituido por las disposiciones que no son derogables por la autonomía de las partes, aunque sí lo son por la aplicación de un Derecho extranjero llevado a cabo en virtud de una norma de conflicto o voluntad de las partes, mientras que el segundo, el orden público internacional, comprende el conjunto de aquellos principios subyacentes a las disposiciones que se estiman inalienables inclusive con miras al Derecho extranjero170.

238311. La investigación llevada a cabo para la realización de este trabajo ha demostrado que hasta la fecha no existen pronunciamientos de las autoridades judiciales en los cuales se haya adelantado proceso alguno de reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras que involucren contratos de transferencia de tecnología; es más, la gran mayoría de los procedimientos de exequátur llevados a cabo por las autoridades judiciales colombianas están dedicados a temas de familia, entre ellos los más comunes, divorcios y adopciones, y solo en una mínima parte aquellos relacionados con asuntos contractuales. Esta situación se explica por la falta de una norma expresa que autorice a los contratantes a estipular una cláusula atributiva de competencia judicial internacional, y su consecuente falta de seguridad jurídica comentada, que conduce a que, en la mayoría de los casos, las partes se inclinen por cláusulas de sometimiento al arbitraje comercial internacional.

b. EL RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS EXTRANJERAS EN EL MERCOSUR

  • 171 Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Admini (...)

239312. En el Mercosur el instrumento jurídico más importante en cuanto al reconocimiento de decisiones extranjeras es el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa de 1992171, que en su Capítulo v se ocupa del reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. El ámbito de aplicación material de este instrumento lo constituyen las sentencias y laudos arbitrales pronunciados en las jurisdicciones de los Estados partes de este sistema de integración, comprendiendo las áreas civil, comercial, laboral, administrativa, y las sentencias en materia de reparación de daños y restitución de bienes pronunciadas en jurisdicción penal.

  • 172 Los requisitos formales son: en primer lugar, que vengan revestidas de las formalidades externas n (...)

240En el artículo 20 del Protocolo, después de enumerar los requisitos formales necesarios para que se pueda llevar a cabo el reconocimiento de la sentencia o el laudo172, se establece como condición para efectuar dicho reconocimiento que no se contraríen manifiestamente los principios de orden público del Estado requerido. Este requisito merece una atención especial, ya que, adicionalmente a lo ya comentado acerca de este tema en el epígrafe anterior, en el ámbito del Mercosur se ha hablado de la existencia del orden público regional.

  • 173 Opinión Consultiva n.º 1/2007. Asunto Norte S.A. Imp. Exp. c/Laboratorios Northia Sociedad Anónima (...)

241En la opinión consultiva del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (en adelante tpr), en el caso Norte S.A. Imp. Exp. contra Laboratorios Northia S.A.173, se sostuvo:

Pueden distinguirse dos modalidades de orden público: i) el orden público nacional y ii) el orden público internacional. En un sistema de integración, en realidad lo que existe es un orden público regional que precisamente hace imperiosa la prevalencia de la norma de un derecho de integración por sobre cualquier otra ley nacional en sentido lato, que pudiere ser correctamente tipificada como de orden público en cualquiera de sus dos modalidades. Es precisamente ese orden público regional, el custodio y la garantía de la imperatividad de cualquier norma del Derecho de Integración y, en consecuencia este concepto de orden público regional debe prevalecer como regla general por sobre cualquier otro concepto de orden público, dentro del espacio de integración en cuestión. Además, en el marco de un proceso de integración el orden público nacional deberá ser interpretado teniendo en cuenta el orden público regional que cabe a este tpr interpretar, de esta manera el orden público nacional resulta enriquecido por el orden público regional, consecuencia de la participación del estado en una comunidad de derecho de orden regional.

  • 174 R. Nascimento Reis. “Orden público del Mercosur: un introito”, Prismas: Dir, Pol. Publ. e Mundial. (...)
  • 175 R. Viñas Farré. “El reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras en América Latina”, en (...)

242313. Este concepto de orden público ha sido debatido por la doctrina174, debido a que el Mercosur no posee un ordenamiento jurídico supranacional como el que posee en algunas materias la can y, por tanto, en ausencia de una delegación de competencia legislativa, la naturaleza intergubernamental de este bloque de integración necesita la firma y ratificación por los Estados miembro. En otras palabras, las normas creadas en el seno del Mercosur no tienen aplicación directa ni efectos directos, puesto que sus normas deben incorporarse a los ordenamientos jurídicos internos a través de los procedimientos previstos por cada legislación175. De lo anterior se desprende que la cláusula de reserva es autónoma de cada país, de suerte que el orden público es valorado según los principios propios de cada legislación, situación que dificulta en gran medida la interpretación sistemática de las normas y hace necesario, entonces, tener en cuenta las diferencias existentes en el ordenamiento de cada país miembro.

243A pesar de las dificultades señaladas, se pueden observar avances significativos en esta materia. Un ejemplo se encuentra en el estudio llevado a cabo sobre la conveniencia de efectuar un examen previo a la ofensa al orden público y a la soberanía para conceder el exequátur; y otro, en el hecho de homologar la sentencia extranjera de manera difusa, pudiendo atribuir a cualquier juez nacional dicha facultad, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde tal competencia es asignada por la Constitución Federal al Superior Tribunal de Justicia176.

  • 177 Dentro de las fuentes utilizadas para localizar los antecedentes jursiprudenciales de los países l (...)

244314. Es posible observar que en las legislaciones de los países de América Latina existe una cierta uniformidad en cuanto a los requisitos para lograr el reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal extranjero; no obstante, en la investigación realizada para este trabajo no se logró ubicar ningún trámite de exequátur de una sentencia dictada por un tribunal ordinario relacionada con contratos de transferencia de tecnología, lo cual puede ser un indicador del uso mayoritario del arbitraje en las controversias relacionadas con este tipo de contratos177.

B. SEDE ARBITRAL Y VULNERACIÓN DE LAS NORMAS IMPERATIVAS

245315. Habiendo estudiado el reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras en los países de América Latina, en este epígrafe se analizará la eficacia de los laudos arbitrales dictados por tribunales arbitrales extranjeros que pretendan ser reconocidos en los países receptores de tecnología. Con este propósito se examinará, en primer lugar, la aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 (1) y, posteriormente, se realizará una especial mención a casos prácticos extrapolables a los contratos de transferencia de tecnología sometidos al procedimiento de reconocimiento ante la jurisdicción colombiana (2).

  • 178 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

246316. Como ya se mencionó, en los contratos de licencia de tecnología y, en general, en todo tipo de figuras contractuales en que se involucre una transferencia tecnológica es muy frecuente la presencia de un pacto arbitral en el que los contratantes se someten a un proceso de arbitraje internacional. En la práctica negocial internacional existe una cierta reticencia de las partes a someter las disputas surgidas de su relación contractual a la justicia ordinaria, entre otras razones, por la eventual ausencia de transparencia en la jurisdicción, por la incapacidad de determinar a priori los costes del procedimiento y la duración del mismo y, sobre todo, por la incertidumbre acerca de la persona que será designada como juez del caso y sus cualidades profesionales para dirimir la controversia178. Esta última circunstancia es de especial relevancia en los contratos cuyo objeto recae en conocimientos tecnológicos, ya que será especialmente significativo contar con una persona con conocimientos específicos de los que, en muchos casos, un juez ordinario carece.

247Ahora bien, a pesar de las ventajas señaladas del procedimiento llevado a cabo ante un tribunal de arbitraje internacional, al igual que ocurre con una sentencia dictada por un tribunal extranjero, una vez se emita el laudo que pone fin a la controversia será necesario acudir al país de la parte vencida para que lo reconozca y, si es el caso, se ejecute. El reconocimiento de los laudos arbitrales internacionales ha sido un tema que en los últimos años ha tenido una evolución dispar en las diferentes economías latinoamericanas. Prueba de ello es el hecho de que, casi simultáneamente, mientras Colombia estudiaba el proyecto de ley de arbitraje interno e internacional que buscaba modernizar el sistema del arbitraje en el país y ponerlo a tono con el desarrollo de las relaciones económicas actuales179, Venezuela planteaba retirarse del órgano de arbitraje del Banco Mundial180.

1. LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE 1958 SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS

  • 181 Convención, aprobada en Colombia por la Ley 39 del 20 de noviembre de 1990, Diario Oficial n.º 39. (...)
  • 182 A la fecha hay 22 países latinoamericanos adheridos al Convenio. Para la lista completa de los paí (...)

248317. La Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, suscrita el 10 de junio de 1958181, es un referente imprescindible en cuanto al arbitraje internacional y el reconocimiento de laudos arbitrales, puesto que establece la estructura legal del arbitraje comercial internacional y aporta las herramientas para la efectiva circulación internacional de los laudos arbitrales. Este instrumento ha sido adoptado por numerosos países de América Latina182.

249318. Es preciso recordar que el Estado de acogida puede, en virtud del Convenio de Nueva York, reconocer o rechazar el Laudo arbitral, pero será imposible llevar a cabo una anulación del mismo, ya que esta deberá llevarse a cabo en la sede del arbitraje, esto es en el país de origen de la decisión arbitral. El siguiente antecedente jurisprudencial permitirá ilustrar esta situación:

250Antecedente jurisprudencial:

  • 183 Consejo de Estado colombiano. Decisiones del 23 de octubre de 2003 y 24 de abril de 2004, disponib (...)

La empresa colombiana Ferrovías celebró un contrato con la sociedad Drummond Ltd. de Estados Unidos. Dentro del contenido del contrato se estipuló una cláusula en la que se establecía que si la ley colombiana permitía el arbitraje internacional, las partes someterían su controversia a un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio y París sería la sede del arbitraje. Al momento de surgir una disputa se constituyó el tribunal arbitral en París, y este dictó un laudo parcial declarándose competente, ante lo cual la empresa colombiana interpuso una demanda ante el Consejo de Estado colombiano solicitando la anulación del laudo. El Consejo de Estado rechazó la demanda de anulación señalando que Colombia no tenía competencia para ello, toda vez que la sede del arbitraje estaba en París183.

251A partir de lo anterior se puede afirmar que la anulación del laudo solo se podrá adelantar por la jurisdicción del país de la sede arbitral, mientras en el país de acogida la autoridad judicial solo podrá pronunciarse en el sentido de reconocer o no la decisión tomada por el tribunal arbitral extranjero, es decir, la decisión de reconocer o rechazar el reconocimiento del laudo arbitral extranjero es de los tribunales nacionales. En este sentido, el texto de la Convención dispone en su artículo 3.º:

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.

  • 184 El artículo 5.º establece: “1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la senten (...)
  • 185 En el desarrollo de este trabajo se ha investigado la jurisprudencia colombiana de los últimos año (...)

252De la redacción del artículo transcrito se desprende que serán de aplicación las normas de procedimiento del país de acogida de la decisión arbitral, que para el caso colombiano, tal como se señaló en el epígrafe anterior, es el artículo 695 del Código de procedimiento civil. El texto del artículo es claro en el sentido de remitir únicamente a las normas de procedimiento toda vez que, en cuanto a normas sustanciales, en el artículo 5.º del Convenio se establecen las causas para no reconocer un laudo dictado por un tribunal arbitral extranjero184. Teniendo en cuenta el objetivo perseguido con este trabajo de investigación, de las causales para no otorgar el reconocimiento a un laudo arbitral la que debe centrar nuestra atención es la contenida en el apartado 2. b que establece como causa de rechazo del laudo arbitral que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al orden público del país de acogida185.

  • 186 M. G. Monroy Cabra. Tratado de Derecho Internacional Privado, cit., p. 284.
  • 187 G. Quiroga. Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional, cit., (...)

253319. Usualmente se hace la distinción entre orden público interno y orden público internacional; no obstante, la doctrina proyectada a las disposiciones internas no ha sido ajena a la materia y se ha matriculado en la tendencia de ver el “orden público” en un sentido restrictivo, esto es, limitado a los fundamentos básicos sobre los que se sienta el ordenamiento jurídico186, de tal manera que se considera que existe una regla general de interpretación según la cual los motivos de rechazo al reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales internacionales, contenidos en el artículo 5.º del Convenio de Nueva York, deben ser interpretados de forma estricta, de suerte que la aplicación de esta regla explica que en la práctica muy pocas sentencias arbitrales hayan sido rechazadas por causa de su inarbitrabilidad y, por tanto, casi todas han sido reconocidas. No cabe duda de que en la actualidad el orden público que debe tener en cuenta el juez estatal cuando se enfrenta al reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral internacional debe ser un orden público internacional187”.

2. ESPECIAL REFERENCIA AL RECONOCIMIENTO DE LAUDOS ARBITRALES EN COLOMBIA

  • 188 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional del 30 de enero de 1975, disponi (...)

254320. Como ya se ha tenido ocasión de adelantar, Colombia forma parte de la Convención Interamericana de Panamá de 1975, sobre arbitraje Comercial Internacional188. No es relevante analizar en profundidad esta Convención, puesto que se limita a asimilar los laudos arbitrales a las sentencias judiciales, y a establecer que las normas que deben regir el reconocimiento y la ejecución de dichos laudos son las del país donde se van a ejecutar, y al momento de establecer las causales para negar el reconocimiento de un laudo extranjero, reproduce en realidad aquellas del artículo 5.º de la Convención de Nueva York.

  • 189 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Exp. 6130 del 5 de noviembre de 1996, disponible en [http:/ (...)

255321. La Corte Suprema de Justicia colombiana no ha sentado hasta la fecha su criterio respecto al no reconocimiento de una decisión extranjera fundamentada en la vulneración del “orden público”; sin embargo, un punto de partida importante se dio en el fallo del 5 de noviembre de 1996189, en donde consideró que tal concepto debía ser limitado a sus justas proporciones con el propósito de no desterrar, con criterios generalizadores y absolutos, la aplicación de sentencias extranjeras en el territorio nacional; ese ámbito de razonabilidad, según la Sala, debe estar en los principios fundamentales en los que se inspira la normatividad nacional. En el texto de la sentencia la Corte sostuvo:

  • 190 En esta sentencia la Corte Suprema se aparta de interpretaciones anteriores y sostiene que “… el j (...)

[…] de entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura de reducir la noción de “orden público” a límites razonables y evitar que su empleo pueda llevar al sistemático destierro del derecho extranjero aun ocasionándole inútil agravio a los propios nacionales inmersos también en la sociedad universal, la que hoy en día predomina al menos en el entorno continental americano, según lo evidencian conferencias especializadas promovidas por la oea y que datan de 1975 (Panamá) y 1979 (Montevideo), es aquella que entiende y define al “orden público” como una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante, que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional. Pero no debe olvidarse que por encima de fáciles generalizaciones abstractas que constituyen no pocas veces cómodo recurso de los tribunales para omitir el estudio a fondo de las reglas propias de derecho internacional privado, lo que en este plano le concierne al “orden público” es, en último análisis, un problema de justicia que obliga a advertir la evolución de ese concepto en el espacio y en el tiempo, examen que, por lo tanto, ha de adecuarse siempre a criterios jurídicos actualmente en vigor y no a la consulta literal de disposiciones que cual ocurre por ejemplo con los Arts. 19 y 20 del C. Civil colombiano, hacen prevalecer un “orden público” defensivo y destructivo, no así el “orden público” dinámico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contemporáneo190.

256322. En la misma línea jurisprudencial y, pronunciándose acerca de la admisibilidad de aplicar una ley extranjera, la corte Suprema confirmó el alcance que se debe otorgar al orden público, como parámetro para establecer la posibilidad de reconocer una decisión extranjera, al sostener que:

… la noción de orden público, por lo tanto, sólo debe usarse para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice principios fundamentales. Por esto la doctrina ha enseñado que no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios.

[…]

Lo contrario implicaría aceptar la excepción de orden público como “un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos” que conducirían al “absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país”.

257323. A pesar de que, como se indicó con anterioridad, no existen antecedentes jurisprudenciales en los cuales los tribunales colombianos estudien un asunto de reconocimiento de un laudo arbitral extranjero que verse sobre un contrato de licencia de tecnología, a continuación se expondrá un caso, cuyas conclusiones podrían extrapolarse a un contrato que implique una transferencia tecnológica.

258Antecedente jurisprudencial

La sociedad Petrotesting Colombia S.A. y la empresa Southeast Investment Corporation, firmaron un acuerdo mediante el cual se regulaban las obligaciones de cada una con respecto a un contrato firmado entre un consorcio compuesto por dichas sociedades con la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol denominado “Contrato de producción incremental”. El contrato que regulaba las relaciones entre las dos compañías contenía una cláusula arbitral según la cual las diferencias de él surgidas se resolverían mediante un tribunal arbitral con sede en la ciudad de Nueva York, el cual falló a favor de la empresa Southeast Investment Corporation. Al momento de realizar el trámite del exequátur, la empresa colombiana, dentro de los argumentos de defensa, sostuvo que el laudo cuya homologación se pretendía recaía sobre derechos reales ubicados en territorio colombiano, que en este caso, según la parte demandada consistían en hidrocarburos, regulados por normas imperativas colombianas. La Corte señaló que la causal invocada se encuentra en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, mas no en la Convención y, aunque así fuese, el fallo arbitral no se pronunció sobre hidrocarburos, sino sobre las obligaciones contractuales relacionadas con dichos hidrocarburos y, por tanto, concedió el reconocimiento del laudo.

259324. El caso aquí expuesto es relevante para el objeto de estudio, toda vez que trata dos puntos que pueden encontrarse en los contratos de licencia de tecnología. El primero consiste en la diferenciación entre las obligaciones contractuales y aquellas que tienen que ver directamente con los bienes regulados por normas imperativas, en este caso, hidrocarburos. Los razonamientos realizados en este caso pueden ser aplicados analógicamente a un contrato de transferencia de tecnología que involucre derechos de propiedad industrial, ya que en ellos se encontrarán las características de convivencia de derechos reales sobre el conjunto de conocimientos tecnológicos y derechos personales surgidos como consecuencia de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. El segundo punto es el de la posible vulneración del orden público, debido a la especial relevancia que los hidrocarburos representan para el Estado representado en la sujeción de los mismos a normas imperativas, situación que puede ser asimilable a la importancia y al régimen que se aplica a los derechos de propiedad industrial e intelectual.

260325. En cuanto al primer punto, referente al hecho de que el Código de Procedimiento Civil contenga, como causal para rechazar el otorgamiento del exequátur, los bienes localizados en el territorio colombiano, la Corte afirma que, debido a que no se establece esta causal en el artículo 5.º del Convenio de Nueva York, se entenderá que la misma no será aplicable a los laudos arbitrales. Por lo tanto, si se aplica este razonamiento a laudos que afectan los derechos de propiedad industrial e intelectual presentes en un contrato de licencia de tecnología, no será suficiente con alegar que su condición registral ubica tales derechos en territorio colombiano y que, por estar regidos por normas de obligatorio cumplimiento, los fallos sobre las relaciones constituidas con ocasión de ellos no podrán ser reconocidos mediante el trámite del exequátur debido a que esta causal no está recogida en el artículo 5.º del Convenio de Nueva York.

261326. En cuanto al segundo punto, la Corte señala que la noción de orden público en el Derecho internacional privado es diferente a la concebida en áreas como el “Constitucional” y el “Privado Interno”, concluyendo que la causal consagrada en el artículo 5.º del Convenio se limita a los principios básicos o fundamentales de las instituciones y, apoyándose en decisiones jurisprudenciales extranjeras y en la doctrina internacional, aporta algunos ejemplos de casos en los que se puede transgredir dicho principio conduciendo así a la negación del reconocimiento de un laudo arbitral extranjero, tales como la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso.

  • 191 C. Holguín Holguín. “La noción de orden público en el Derecho internacional Privado”, en El Derech (...)

262De lo analizado anteriormente es posible concluir que, en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del “foro” del juez del exequátur no implica una vulneración del orden público internacional; solo se presentará dicha vulneración si el reconocimiento que se haga de la decisión extranjera trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de rango superior, como las antes enunciadas191.

V. RECAPITULACIÓN Y OPCIONES A SEGUIR POR LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

263327. Llegados a este punto es importante detenerse un momento para recordar el camino hasta ahora recorrido: en el Capítulo i se estudiaron las conductas que constituían un riesgo para lograr una correcta transferencia de tecnología en un contrato de licencia celebrado entre partes provenientes de países con diferente grado de desarrollo; en el Capítulo ii se estableció una propuesta de normas imperativas que tendrían la función de ejercer el papel de límite a la autonomía de la voluntad a ser implementadas en los países de América Latina con carácter de receptores de tecnología; finalmente, en este Capítulo iii se analiza la manera en que los tribunales de un país receptor de tecnología podrían reconocer un fallo de un tribunal extranjero sobre un contrato de licencia sobre conocimientos tecnológicos.

264Pues bien, como se mencionó oportunamente, es muy habitual que en este tipo de contratos se encuentren cláusulas de ley aplicable y jurisdicción competente que derogarían en principio la competencia del juez del foro de un país receptor a favor de tribunales, usualmente arbitrales, ubicados en países productores de tecnología. En este sentido, no sería efectivo realizar un esfuerzo dirigido a la adopción coordinada de un marco normativo como el propuesto, si en virtud de la autonomía conflictual de las partes, estas pueden eludir la aplicación de estas normas. Quedarían entonces dos caminos a seguir: la eliminación de la autonomía conflictual de estos contratos o la adopción de las normas propuestas de forma tal que puedan ser consideradas como de orden público internacional.

265328. En cuanto al primer camino, la única forma de coartar la autonomía privada conflictual sería obligando a las partes a que, en caso de que surja una controversia provocada por el desarrollo del contrato, se tenga que acudir a un tribunal local con la aplicación de las normas del país receptor de tecnología. Este camino conduciría irremediablemente a la pérdida de competitividad del país o de la región que adopte, desterrando la inversión extranjera y, por tanto, se crearía un efecto boomerang, toda vez que la misma norma encargada de proteger a los receptores de tecnología, acabaría condenándoles, puesto que los titulares de conocimientos tecnológicos preferirán buscar lugares en los que existan condiciones más beneficiosas para sus inversiones.

266329. En cuanto al segundo camino planteado, recurrir al orden público internacional como medio para impedir que por vía de aplicación de una ley extranjera ante un tribunal, bien sea ordinario o arbitral, se vulneren los derechos de los receptores de tecnología y, por tanto, se impida una correcta transferencia tecnológica, es necesario acudir a los pronunciamientos realizados por la jurisprudencia que, si bien no abordan este tema de forma directa, sí fijan ciertos parámetros que pueden ser utilizados en nuestra materia objeto de estudio. Concretamente, parece procedente hacer referencia al ejercicio abusivo de los derechos puesto como ejemplo por la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, previamente analizada.

267330. En opinión del autor, un titular de derechos de propiedad industrial e intelectual, que protejan una tecnología objeto de un contrato de licencia, puede estar incurriendo en un abuso de su derecho a través de las conductas analizadas en el Capítulo i de este trabajo. Si este planteamiento es aceptado, una sentencia judicial, o un laudo arbitral extranjero, que pretenda ser reconocido en un país receptor de tecnología amparando conductas que, mediante imposiciones contractuales, amplíen el alcance del derecho concedido, puede ser considerado como contrario al orden público internacional y, por tanto, acudir bien sea a las casuales respectivas para el rechazo del reconocimiento de sentencias extranjeras o al artículo 5.º del Convenio de Nueva York, con el fin de evitar que tal pronunciamiento se haga efectivo en el país de acogida.

268La anterior afirmación se apoya en la existencia del artículo 31k del Acuerdo adpic que faculta a los Estados miembros de la omc a imponer una licencia obligatoria a aquellos titulares de derechos de propiedad industrial que ejercen conductas abusivas. Tal como se estableció en la propuesta de normas a adoptar en el Capítulo ii, las disposiciones destinadas a reprimir las conductas abusivas de una de las partes en un contrato de transferencia de tecnología estarían incorporadas dentro del Derecho a la libre competencia económica, de suerte que, al consistir en el desarrollo directo de la disposición de un tratado internacional cuyos efectos se proyectarían en el mercado del país receptor, es posible afirmar que se trata de disposiciones materiales imperativas que, por tanto, no pueden ser contravenidas por la decisión de una autoridad extranjera, sea arbitral u ordinaria.

269La utilización de las normas materiales imperativas en el Derecho de la competencia obedece al lugar en el que se produzcan los efectos anticompetitivos. Si la controversia que conoce el tribunal ordinario o arbitral elegido por las partes despliega sus efectos en el territorio del país receptor de la tecnología en donde se pretende reconocer o ejecutar la decisión extranjera, el juez de control tendrá el deber de comprobar si se han aplicado las normas materiales imperativas relativas a una determinada materia, en este caso las del Derecho de la libre competencia, y que tal decisión no afecte negativamente los bienes jurídicos protegidos por estas normas.

VI. PARALELISMO ENTRE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA Y OTROS PAÍSES RECEPTORES. CHINA

A. PLANTEAMIENTO: EL SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN CHINA

  • 192 Para la elaboración de este epígrafe se ha contado con la colaboración de los despachos ccpit de B (...)
  • 193 En el año 2011 China se consolidó como el primer socio comercial de Argentina, Brasil, Chile y Per (...)
  • 194 T. Pattloch. “Technology transfer in China”, en A. López-Tarruella (coord.). El comercio con China (...)

270331. Aunque el objeto del presente trabajo de investigación está dirigido a los países de América Latina, es de especial relevancia hacer referencia a las modalidades de protección de los procesos de transferencia tecnologica en China192, debido a dos factores fundamentales: en primer lugar, el hecho de que en los últimos años, tal como lo confirman numerosas publicaciones internacionales y organismos oficiales, este país ha desplazado, tanto a la Unión Europea cuanto a Estados Unidos de la posición de primer socio comercial de las economías más grandes de Suramérica193; y en segundo lugar, el carácter de receptor de tecnología que presenta China que, a pesar de su vertiginoso desarrollo económico, depende todavía de la tecnología foránea para llevar a cabo su proceso de industrialización194.

271Si bien no es comparable el mercado chino con el de los países de América Latina considerados individualmente, teniendo en cuenta las iniciativas de integración de la región es posible afirmar la existencia de ciertos paralelismos, sobre todo en la dependencia de tecnología foránea y en el atractivo que, tanto China cuanto América Latina presentan en la actualidad para los inversores extranjeros. Por este motivo, se analizará brevemente el sistema de protección que China ha implementado para controlar los procesos de transferencia de tecnología. Para la consecución de este fin, se expone en primer lugar la importancia que en la actualidad revisten los procesos de transferencia de tecnología en China (B); posteriormente se analiza el sistema que utiliza este país para controlar las operaciones comerciales que implican una transferencia tecnológica (C) y, finalmente, se establece la viabilidad de implementar el sistema chino a los países de América Latina (D).

B. IMPORTANCIA ACTUAL DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN CHINA

  • 195 Ídem.

272332. Desde la entrada de China a la omc, el flujo de comercio desde y hacia este país se ha incrementado exponencialmente año a año. Actualmente la UE es la primera proveedora de tecnología hacia este país asiático, pero en sectores específicos; mientras las empresas europeas esperan entrar o permanecer en el mercado exportando maquinaria, hardware o programas de ordenador empaquetados, el gobierno y la industria china ejercen una fuerte presión para obtener la información y los conocimientos necesarios para producir esta tecnología con el objeto de evitar la permanente dependencia de tecnología foránea y, de esta manera, alcanzar el nivel de innovación necesario para iniciar una verdadera producción tecnológica propia195.

  • 196 “Medium to Long Term Plan for the Development of Science and Technology”, disponible en [http://ww (...)
  • 197 K. Linton. China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Framewor (...)

273Frecuentemente China es vista en el ámbito internacional como “la fábrica del mundo”, en donde se lleva a cabo el proceso de manufactura pero donde el proceso de creación nunca se desarrolla, ya que los centros de innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías se hallan situados en los países de los titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen los conocimientos tecnológicos. Por este motivo, el gobierno chino ha emprendido un ambicioso proyecto196 en el que se implementan numerosas medidas para mitigar la situación señalada y lograr con ello que para el año 2020 la importación de tecnología extranjera hacia China se reduzca a un 30%197. En este plan se pone de relieve la enorme importancia que poseen los derechos de propiedad industrial e intelectual, y el efecto adverso del hecho de que la mayoría de los derechos que protegen la tecnología estén en manos de titulares extranjeros.

274Con el propósito de aminorar el impacto de las tecnologías protegidas por derechos de propiedad industrial e intelectual, de propiedad de titulares extranjeros, sobre el mercado y los procesos de innovación chinos, en 2008 se definió una “Estrategia nacional sobre propiedad intelectual” por medio de la cual se alienta a las empresa chinas a solicitar tantas patentes como sea posible y presionar para integrar las mismas en estándares nacionales e internacionales.

275333. En conclusión, las políticas implementadas por China tienen como principal objetivo maximizar la transferencia de know how y lograr la titularidad de las empresas chinas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, evitando de esta manera la perpetuación de su carácter de receptoras de tecnología o de meras industrias manufactureras.

C. MARCO JURÍDICO DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN CHINA

  • 198 Esta facultad se encuentra contenida en los artículos 145 de los principios generales del Derecho (...)
  • 199 Decreto n.º 3 de 2009 del Ministerio de Comercio de la República Popular China relativo a las medi (...)

276334. Aunque la legislación china permite la elección de la ley aplicable a las relaciones contractuales internacionales198, el contrato deviene inválido si en él se incluyen ciertas prácticas prohibidas por las leyes y las disposiciones administrativas chinas, especialmente el Decreto n.º 3 de 2009 relativo a las medidas de administración del Registro de Contratos de Importación y Exportación de Tecnología (en adelante tier)199.

  • 200 El artículo 2.º del tier establece: “Technology import and export contracts include the contracts (...)

277El tier establece en su artículo 2.º una amplia definición de lo que debe ser considerado como transferencia de tecnología, en donde se incluyen los contratos de cesión de patente y de solicitud de patente, las licencias de patente, la autorización sobre secretos industriales, los servicios técnicos, y otros contratos que contengan importación y exportación de tecnología200. Tal como se puede observar, esta última expresión abre la posibilidad para que cualquier transacción relacionada con conocimientos tecnológicos y su incorporación en bienes físicos pueda ser susceptible de control por el gobierno chino.

  • 201 Artículo 21: “Where a technology import contract licensed or registered according to the provision (...)

278335. La tecnología en sí está clasificado por el tier en tres categorías que son periódicamente actualizadas: la primera es la tecnología prohibida, para la que no existe libertad de exportación ni de importación; la segunda es la tecnología restringida, que implica que los contratos cuyo objeto recae sobre este tipo de tecnología solamente serán válidos una vez hayan sido expresamente aprobados por la autoridad competente, y la tercera es la tecnología permitida que, aunque no necesita la aprobación previa, debe ser registrada en un sitio web del gobierno chino, y cualquier cambio comunicado a la autoridad competente201.

279Lo anterior revela el grado de intervención que el gobierno chino ejerce sobre los contratos de transferencia de tecnología; sin embargo, el tier no es el único texto normativo que se ocupa de la regulación de este tipo de contratos, puesto que existe un complicado entramado de disposiciones de índole tributaria y administrativa que deben ser observados por las partes contratantes.

  • 202 Artículo 329: “A technology contract which monopolizes the technology or impedes the technological (...)
  • 203 Interpretación judicial de la Corte Suprema de la República Popular China de litigios relacionados (...)

280Dentro del marco regulatorio anteriormente comentado, es necesario mencionar por su importancia para el objeto de estudio de este trabajo, en primer lugar, el artículo 329202 de la Ley de contratos de China y, en segundo lugar, el artículo 10.º de la interpretación judicial de la Corte Suprema de la República Popular China de litigios relacionados con disputas sobre contratos de tecnología (en adelante interpretación judicial)203.

  • 204 Artículo 329. “(1) Restricting one party from making new research and development on the basis of (...)

281336. El artículo 329 de la Ley de contratos china establece la nulidad de un contrato que monopolice o impida el progreso tecnológico o que infrinja los logros tecnológicos de terceros. La innegable amplitud y severidad de esta norma ha hecho necesaria su posterior interpretación por parte de la Corte Suprema de Justicia de China a través de la denominada interpretación judicial. En el artículo 10.º de la interpretación judicial se establecen las conductas que, de acuerdo con el artículo 329, monopolizan o impiden el progreso tecnológico. Estas conductas son204:

  1. La restricción a una de las partes de realizar actividades de investigación y desarrollo sobre la base de la tecnología objeto del contrato, o la restricción del uso de las mejoras de la tecnología, o de las obligaciones de intercambiar las mejoras de la tecnología sin que esta obligación sea recíproca, incluyendo circunstancias tales como el intercambio, por las dos partes, de mejores tecnologías con los demás, no siendo recíproco, o incluyendo circunstancias como la imposición de la transferencia gratuita, total o parcial, de las mejoras sin que medie reciprocidad alguna.
  2. Restringir a una de las partes en la obtención de tecnologías de una fuente distinta o que compita con la de la parte proveedora.
  3. Impedir a una de las partes la total explotación de la tecnología objeto del contrato, de una manera razonable de conformidad con las exigencias del mercado, incluyendo la restricción injustificada de la cantidad, tipo, precio, canal de ventas o mercado de exportación de la tecnología.
  4. Exigir al receptor de la tecnología la aceptación de condiciones adjuntas que no sean necesarias para la explotación de la tecnología, incluyendo la compra de tecnologías prescindibles, materias primas, productos, equipos, servicios o aceptación de las personas prescindibles, etc.
  5. Restringir injustificadamente las canales o las fuentes del receptor de la tecnología para la compra de materias primas, partes y componentes, productos o equipos, etc.
  6. Prohibir al receptor de la tecnología interponer acciones de nulidad contra los derechos de propiedad industrial e intelectual de la tecnología objeto contractual, o imponer condiciones para llevar a cabo estas acciones.

282337. Las conductas antes mencionadas coinciden con aquellas estudiadas en el Capítulo i de este trabajo, las cuales serán objeto de control por las autoridades competentes encargadas de llevar a cabo el sistema de autorización previa exigido en las normas comentadas anteriormente. Como se puede apreciar, este sistema de control previo, y la mayoría de las conductas prohibidas, se corresponden con el sistema utilizado en los países de América Latina en la década de los setenta que fue derogado en pro de incentivar la inversión extranjera.

D. CONCLUSIÓN: IMPOSIBILIDAD DE EXTRAPOLAR EL SISTEMA CHINO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A AMÉRICA LATINA

283338. El sistema de control que el gobierno chino ejerce sobre los procesos de transferencia de tecnología presenta, como pilar fundamental, el requisito de la autorización previa para las tecnologías consideradas como sensitivas para el desarrollo de su economía. Este sistema comparte grandes semejanzas con el sistema de control previo adoptado por los países de América Latina hasta la década de los setenta y abandonado en procura de la obtención de un incremento en los flujos de inversión extranjera.

284Aunque el rígido sistema de control adoptado por China es sostenible gracias a su innegable poder económico y al enorme interés que su mercado representa para las empresas extranjeras, se debe tener en cuenta que, si bien el sistema de registro previo que existía en la mayoría de los países de América Latina sería inviable en la actualidad, debido entre otros factores a los compromisos comerciales adoptados a través de tratados de libre comercio por algunos países, es necesario aprender de la experiencia china en cuanto al establecimiento de los planes dirigidos a potenciar la capacidad de innovación local a través de un control equitativo de los procesos de transferencia de tecnología, representado en un equilibrio entre el establecimiento de condiciones propicias para la inversión extranjera y el deber del Estado de proteger a la parte débil de la relación contractual, más aún en un tema tan sensible como la adquisición de nuevas tecnologías y desarrollos en el campo de la técnica.

VII. PROPUESTA DE UN MARCO NORMATIVO DIRIGIDO A ESTABLECER EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN UN CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

A. PLANTEAMIENTO: HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

285339. En el desarrollo de este trabajo se ha puesto de relieve la importancia que para el tema objeto de estudio constituyó el intento de crear el Código de Conducta sobre transferencia internacional de Tecnología impulsado por la unctad. A pesar de que las negociaciones de este código se llevaron a cabo hace más de cincuenta años, y que han sido muchos los factores que desde entonces han cambiado, es evidente la necesidad de regular la transferencia internacional de tecnología de forma que una correcta transferencia conduzca a la creación de procesos de innovación en los países menos desarrollados. Por ello, conscientes de las dificultades que implica la adopción de normas relacionadas con la transferencia de conocimientos tecnológicos, en este apartado se formulará una propuesta para regular las situaciones de abuso que se pueden presentar con ocasión de la celebración de un contrato de licencia internacional de tecnología, aprovechando experiencias anteriores como las del Código de Conducta sobre transferencia internacional de tecnología, pero también, teniendo en cuenta la nueva dinámica empresarial y de negocios en una sociedad globalizada en donde la inversión extranjera, y la presencia de las empresas transnacionales, determina cada día más el equilibrio en el poder de negociación, tanto en la esfera pública, cuanto privada. De esta manera, a continuación se presentarán las medidas que deberían ser adoptadas para evitar las cláusulas abusivas en los contratos internacionales de licencia, de acuerdo con los sectores normativos analizados en este capítulo. Con este fin, en primer lugar, se expondrá la justificación para la creación de un marco normativo que regule los procesos de transferencia de tecnología (B), posteriormente, se formularán las normas de Derecho de competencia necesarias para restringir las conductas abusivas en este tipo de contratos (C), seguidas de las normas para regular las formalidades y registro de los contratos de transferencia de tecnología (D), y se finalizará con las normas de inversión extranjera (E).

B. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CREACIÓN DE UN MARCO REGULATORIO PARA LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

286340. El fracaso de las negociaciones sobre este Código, después de casi veinte años de esfuerzos continuados, ilustra la dificultad del tema de la transferencia internacional de tecnología, sobre todo por la renuencia de los países productores de conocimiento tecnológicos, en donde se encuentran localizados la mayor parte de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen los conocimientos tecnológicos, a comprometerse con un instrumento vinculante que reprima aquellas prácticas que estén en contra de una transferencia de tecnología justa.

  • 205 Secretaría de la unctad. “Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el ca (...)

287La opción de crear una regulación específica para el contrato de licencia de tecnología, y otras figuras contractuales que involucraran una transferencia tecnológica, ya había sido explorada por los países de América Latina. Tal como se sostenía en el Informe de la Secretaría de la unctad205 en los primeros años de discusiones acerca del Código de Conducta sobre transferencia internacional de tecnología, la forma más adecuada para lograr una adecuada reglamentación en el tema era adoptar normas específicas dedicadas a la regulación de procesos de transferencia de tecnología; por tanto, numerosos países latinoamericanos como Chile, Venezuela, Colombia o Ecuador decidieron acoger legislaciones específicas. No obstante, este tipo de reglamentaciones, a pesar de su apogeo en la década de los setenta, se fue desmontando paulatinamente hasta el momento actual, en el que existe un sistema de normas dispersas en diferentes sectores normativos, dentro de los cuales presentan especial relevancia las normas de protección a la libre competencia, las normas de inversión extranjera y algunas disposiciones en las leyes de propiedad industrial e intelectual.

  • 206 B. Hoekman, k. E. Maskus y K. Saggi. “Transfer of technology to developing countries: unilateral a (...)

288341. La tendencia generalizada en América Latina hacia la flexibilización de las normas existentes en materia de transferencia de tecnología fue un reflejo de la desregulación impulsada por la tesis según la cual el “Estado es el problema y el mercado la solución”, pero los resultados de la desregulación y la total libertad del mercado han probado hoy más que nunca que el Estado debe tener un grado de intervención proporcional a la importancia de la materia que se pretende regular. En los contratos de licencia de tecnología, y en general en todas las modalidades contractuales que implican una transferencia tecnológica, existe la posibilidad de que, debido al desequilibrio en el poder de negociación de las partes contratantes, se generen situaciones de abuso, tales como las analizadas en el Capítulo i de este trabajo de investigación que, de presentarse, afectan no solamente a la parte débil de la relación contractual, sino al conjunto de la economía nacional al impedir la creación de una tecnología propia o la adaptación de la ya existente a las especiales necesidades del país receptor206.

289De lo anteriormente sostenido se desprende la necesidad de crear un marco normativo que sirva como límite a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes en un contrato de licencia de tecnología para evitar abusos de la parte fuerte de la relación y procurar una correcta transferencia tecnológica. Tal como se ha observado a lo largo de este capítulo, el control de estos abusos es muy común en los países productores de tecnología, pero en el ámbito latinoamericano, en muchos aspectos se carece de medidas legislativas coordinadas y adecuadas al respecto.

290Es necesario recordar que el acuerdo adpic dispone expresamente en su artículo 8.º que

… podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

  • 207 Junta de Comercio y Desarrollo de la unctad. “Acuerdos Internacionales para la Transferencia de Te (...)

291342. En concordancia con las disposiciones antes trascritas, es posible observar que es perfectamente viable la adopción de normas dirigidas al restablecimiento del equilibrio contractual, por tanto, en este trabajo se formula una propuesta en cuanto a las normas que deben existir en los diferentes sectores normativos analizados tendientes a establecer el equilibrio contractual en los contratos de licencia de tecnología. Desde este momento se debe advertir que, siguiendo las recomendaciones de la unctad207, estas normas serán mucho más efectivas si se implementan a nivel regional con el propósito de evitar una disminución en los niveles de competitividad y atractivo para los inversionistas extranjeros en los países que potencialmente adopten las medidas formuladas.

C. NORMAS PROTECTORAS DEL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA

292343. En epígrafes pasados se ha establecido la diferencia entre los países industrializados y los países en desarrollo en cuanto al tratamiento que recibe el reproche de las cláusulas consideradas como susceptibles de producir un abuso por el titular de los derechos de propiedad industrial en los contratos de licencia de tecnología. De acuerdo con lo sostenido, los Estados Unidos y la Unión Europea contienen las disposiciones regulatorias de este tema en las reglamentaciones protectoras del Derecho de la competencia, mientras los países de América Latina decidieron, o bien crear legislaciones específicas al respecto, o tratarlos dentro de otros sectores normativos como el de la inversión extranjera en el caso de la can.

293Desde este punto de vista, la ventaja más significativa que posee la implementación de las normas que gobiernan las prácticas abusivas en los contratos de licencia de tecnología en el sector normativo del Derecho de la competencia económica es el control posterior que se realiza al contrato. En contraposición, un control anterior a la firma o registro del contrato, como se realizaba en los países de América Latina, implica someter a los contratantes a trámites ante la administración pública con los costes de tiempo y dinero que estos conllevan, que a la postre redundan en una desventaja para el país receptor, ya que el inversionista, titular de los derechos, preferirá acudir a otro país en el que se presenten menos dificultades al momento de empezar una relación contractual de carácter tecnológico.

294344. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que aunque se incorporen normas que impidan el ejercicio abusivo de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual en el Derecho de la competencia, esto no quiere decir que serán aplicables todos los principios que gobiernan este sector del ordenamiento jurídico. En efecto, una de las desventajas que se ha apreciado al analizar las normas de los países industrializados es la diferencia del bien jurídico protegido por el Derecho de la competencia y las normas que impiden el abuso contra la parte receptora de la tecnología objeto del contrato. Aunque es innegable que los dos bienes protegidos están íntimamente ligados, es necesario aclarar que mientras en el régimen general de la competencia se protege un derecho colectivo materializado en el libre acceso al mercado y se busca evitar la existencia de prácticas monopolísticas que afecten el normal funcionamiento del mercado, con las normas propuestas se pretende proteger los intereses de uno de los contratantes que, se presume, tiene el carácter de parte débil de la relación contractual.

295La diferencia entre los bienes jurídicos protegidos, lejos de estar en un campo netamente teórico, tiene implicaciones prácticas directas, como la aplicación de los conceptos de cuota de mercado y mercado relevante, de tanta importancia en las legislaciones del Derecho de la competencia. Pues bien, es necesario tener en cuenta que una conducta como las descritas en el Capítulo i no necesita que sea ejercida por un contratante que tenga una cuota de mercado alta para ser objeto de reproche. En otras palabras, a pesar de incorporar estas normas dentro de las legislaciones protectoras del Derecho de la competencia, debe tenerse claro que, aunque los participantes en el contrato no representen una cuota del mercado suficiente para afectar el correcto funcionamiento del mismo, no tendrán el derecho de imponer cláusulas que impidan la correcta transferencia tecnológica al receptor de la tecnología objeto del contrato.

296Pues bien, después de haber analizado las ventajas y desventajas que presenta la incorporación de la represión o reglamentación de estas conductas en las normas del Derecho de la competencia, se puede concluir que este sector normativo es el idóneo, mas no el único, para establecer las normas específicas dedicadas a evitar abusos que impidan una correcta transferencia tecnológica. Ahora bien, los ordenamientos jurídicos tomados como referencia presentan problemas que deben ser sorteados si se quiere contar con un marco normativo efectivo y que cumpla cabalmente su propósito. El recatt es una reglamentación con un alto grado de complejidad que presenta dificultades para las personas que quieren hacer uso de sus normas al momento de demostrar la cuota de mercado y el mercado relevante. Por su parte el ordenamiento de competencia de Estados Unidos, fiel al sistema del common law, contiene disposiciones demasiado amplias que serán objeto de interpretación por el juez. El propósito fundamental en este trabajo ha sido llegar a un punto intermedio en el que se extracte lo mejor de cada sistema y se eviten las dificultades que cada uno presenta para América Latina.

297345. En consecuencia, es conveniente realizar un listado de conductas similares a las contenidas en el recatt, la cual deberá contar con excepciones en caso de que dichas conductas presenten fines pro-competitivos. No obstante, teniendo en cuenta las especiales características de los países de América Latina, deberá desaparecer la distinción entre competidores y no competidores contenida en el ordenamiento europeo, toda vez que ni se estará protegiendo el mercado, ni se estarán tratando de evitar las prácticas monopolísticas.

298346. Por otra parte, en el ordenamiento jurídico de Estado Unidos, antes que acudir al Derecho antitrust propiamente dicho, o a las IP Antitrust Guidelines, el elemento más importante a extrapolar en nuestra propuesta será la doctrina del patent misuse. Es de recordar que, de acuerdo con esta doctrina, se busca determinar si el titular de los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto del contrato ha logrado, a través de las cláusulas impuestas en el contrato, una amplificación injustificada de su derecho exclusivo concedido o reconocido por el Estado.

299Teniendo en cuenta los elementos extractados de los ordenamientos antes mencionados es preciso agregar que, en el ámbito latinoamericano, especialmente en la can, aunque la Decisión Andina 291 contiene las conductas más importantes en la práctica negocial, la prohibición total de estas deberá matizarse, debido a que algunas pueden tener, según las circunstancias efectos procompetitivos.

  • 208 Decreto 2153 de 2002 sobre prácticas comerciales restrictivas, cit., supra.

300347. Se debe empezar, entonces, por establecer las conductas que serán objeto de reproche y, una vez concretado este listado, es necesario fijar la consecuencia jurídica sobre los contratos que contengan este tipo de conductas. Actualmente, en algunos países de América Latina, el régimen general de competencia dispone que cuando en un contrato se presentan conductas contrarias a la libre competencia la sanción será la declaración del objeto ilícito208; no obstante, esta sanción es excesivamente drástica para el contrato y puede crear un efecto boomerang en el sentido de afectar al propio licenciatario.

301En efecto, es necesario tener en cuenta que, aunque se ha decidido que el control de las conductas que pueden representar un abuso por parte del titular de los derechos en un contrato de licencia se llevaría a cabo en el campo del Derecho de la competencia, este tema está íntimamente ligado con la inversión extranjera, toda vez que, como ya se estudió, se entiende que el aporte de conocimientos tecnológicos puede ser considerado como una inversión. Si se imponen sanciones tan severas como la declaración del objeto ilícito para los contratos que contengan estas cláusulas, es posible que se ocurra una disminución en el flujo de inversión extranjera, representada en conocimientos tecnológicos, debido a que los inversionistas considerarán esta norma como peligrosa para sus inversiones, con el consiguiente desestímulo para realizar la operación de transferencia de tecnología.

302Será, entonces, necesario encontrar un balance en la sanción impuesta a los contratos que contengan este tipo de cláusulas, incluso con una más severa que la que se aplica actualmente en algunos países suramericanos en los que, como se anotó oportunamente, la sanción consiste en impedir la anotación en el registro, con lo cual, el único efecto será la pérdida de los beneficios fiscales establecidos.

303348. La sanción más adecuada, siguiendo el ejemplo de las cláusulas excluidas del recatt, será la de la nulidad parcial del contrato, esto es, se reputará nula la cláusula abusiva, pero las restantes estipulaciones del contrato seguirán vigentes. Con esta medida se continúa la relación contractual y no se ve interrumpido por completo el flujo de conocimientos.

  • 209 Artículo 31k: “Los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apa (...)
  • 210 C. M. Correa. “La propiedad intelectual en tiempos de crisis”, Ciencia Hoy, vol. 16, n.º 93, 2006, (...)
  • 211 En el mismo sentido C. Otero García-Castrillón. El comercio internacional de medicamentos, Madrid, (...)

304Ahora bien, en los casos en que el licenciante supedite el otorgamiento de una licencia a condiciones tales como la adquisición de licencias sobre otros derechos (tying), o se niegue a otorgar una licencia si no se aceptan cláusulas como las expuestas anteriormente, es relevante recordar que el artículo 31k del Acuerdo adpic autoriza el control al ejercicio abusivo de una patente por su titular209. En estos casos se podría implementar el sistema de las licencias obligatorias como sanción contra el licenciante que impone cláusulas abusivas a su contraparte contratante210. No obstante, al momento de la implementación de una consecuencia jurídica como la declaración de una licencia obligatoria, será imperativo tener en cuenta, a la hora de redactar la norma, que el bien jurídicamente protegido no es el Derecho de la competencia, de suerte que no será necesaria la existencia de una posición de dominio para la declaración de la licencia, evitando así un episodio como el de la disputa entre Argentina y Estados Unidos comentado previamente211.

305349. Con fundamento en lo sostenido, a continuación se presenta la propuesta normativa producto de este trabajo de investigación:

Artículo 1. Se considerarán como no escritas las siguientes conductas contenidas en un contrato de licencia de tecnología.

1. Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías provenientes de una fuente diferente a la del licenciante;
2. Cláusulas que obliguen al licenciatario a transferir de forma exclusiva al licenciante las invenciones o mejoras que se desarrollen en virtud del uso de la tecnología objeto del contrato;
3. Cláusulas que obliguen al pago por parte del licenciatario de royalties después de la expiración de la vigencia del derecho de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato.
Esta prohibición no se aplicará cuando la contraprestación por el uso de la tecnología haya sido pactada en una suma única pagada por instalamentos.
4. Cláusulas que prohíban o restrinjan la exportación de productos producidos con la tecnología objeto del contrato a terceros países en los cuales el licenciante no sea titular de derechos exclusivos sobre dicha tecnología.
5. Cláusulas que prohíban o limiten la posibilidad de entablar acciones en contra de la validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato.
6. Cláusulas que prohíban o limiten la investigación por parte del licenciatario de la tecnología objeto del contrato.
Esta prohibición no se aplicará cuando la cláusula sea necesaria para la protección de secretos empresariales

Artículo 2. Se reputarán nulas las siguientes cláusulas si se comprueba que con ellas el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual está ampliando el alcance de dichos derechos:

1. Cláusulas en virtud de las cuales el licenciante establezca la obligación para el licenciatario de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías; quedarán exceptuadas de esta prohibición las cláusulas de este tipo que se demuestre que tienen como propósito salvaguardar la calidad del producto final.
2. Cláusulas conforme a las cuales el titular de los derechos en un contrato de licencia se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología objeto del contrato;
3. Cláusulas que impongan al licenciatario exclusivo restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

Artículo 3. En los casos en que se condicione el otorgamiento de la licencia a la aceptación de las cláusulas contenidas en el artículo 1.º, la autoridad encargada de la defensa del Derecho de la competencia otorgará el derecho de explotación sobre el derecho de propiedad industrial e intelectual, sin autorización de su titular, estableciendo una retribución acorde al valor del mercado.

D. NORMAS DIRIGIDAS A LA PUBLICIDAD DEL CONTRATO

306350. Tal como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, el registro de los contratos de licencia de tecnología puede suponer una herramienta para evitar que dentro del contenido de estos se encuentren cláusulas que puedan representar un abuso para la parte receptora. No obstante, en algunos países existe un registro específicamente destinado a los contratos de transferencia de tecnología diferente al registro de la entidad encargada de otorgar los derechos de propiedad industrial e intelectual. Este registro, aunque en un principio fue concebido como una herramienta de control contra prácticas abusivas, actualmente opera como requisito para la obtención de beneficios fiscales. En este apartado se hace referencia al registro que administran las oficinas de propiedad industrial e intelectual y en el epígrafe siguiente se estudiará el registro de transferencia de tecnología.

307La función más importante que puede desempeñar el registro de un contrato de licencia de tecnología es la de otorgarle publicidad como medio para lograr la oponibilidad ante terceros. En este sentido, debería mantenerse el sistema aplicado en los países andinos y el planteado en la antigua propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria, a diferencia del modelo del Reglamento de la patente unitaria, el Estados Unidos y del cpe, en donde no existe un efecto claro de publicidad absoluta frente a terceros.

308351. Ahora bien, tal como se estableció en este capítulo, en el desarrollo de la práctica negocial ha cobrado gran importancia la utilización de los derechos de propiedad industrial e intelectual como garantía, debido a su alto valor económico. Desde este punto de vista es imprescindible que el Estado proporcione una herramienta para que los contratantes tengan una información fiable sobre las cargas que presenta el derecho de propiedad industrial con el que se pretende realizar una operación económica. En este sentido, una carga puede ser un contrato de licencia exclusiva, de manera que el sistema de registro debe reflejar la mayor cantidad de información relevante en relación con el derecho.

309Con el fin antes mencionado, es importante establecer la obligatoriedad del registro del contrato de licencia, no solo en cuanto a efectos frente a terceros, sino como un requisito de existencia, de suerte que de forma implícita se estará estableciendo el requisito de la forma escrita. A continuación se expone la norma propuesta con el fin de establecer la obligatoriedad del registro del contrato de licencia, la cual deberá incluirse en las respectivas leyes de patentes y de otros derechos de propiedad industrial e intelectual:

Los actos que impliquen una autorización de explotación del derecho a un tercero y las garantías constituidas sobre el mismo, deberán constar por escrito y ser objeto de registro para que sean válidos.

E. NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA

310352. Aunque, como se señaló, la mayor parte de la regulación sobre las prácticas abusivas en los contratos de licencia de tecnología se debe situar en el Derecho de la competencia debido a la estrecha relación que se presenta entre los contratos de licencia de tecnología y la inversión extranjera, es pertinente hacer algunos comentarios acerca de su reglamentación que podrían coadyuvar en la realización de una correcta transferencia tecnológica.

311Como se estudió previamente, no obstante contar con un cuerpo normativo en el seno de la omc, el denominado Acuerdo trim, los acuerdos bilaterales tienen una enorme importancia para la inversión extranjera. En el epígrafe dedicado a dicha inversión se examinó el caso de Indonesia, en el cual, con fundamento en un acuerdo de inversión extranjera, se impidió la aplicación de mecanismos destinados al incremento de la transferencia de tecnología en un sector específico, en este caso el sector automotriz. Este peligro latente se ve aumentado en los tratados bilaterales de inversión extranjera o libre comercio, en donde es más probable que el país más fuerte imponga a su contraparte medidas que imposibiliten la aplicación de los mecanismos necesarios para corregir situaciones como la de las conductas abusivas en un contrato de licencia de tecnología. Piénsese, por ejemplo, en la autorización contenida en el artículo 31k de adpic que contempla la imposición de licencias obligatorias para remediar prácticas anticompetitivas: una norma contenida en un acuerdo de libre comercio podría establecer requisitos que conduzcan a su falta de aplicación en la práctica negocial.

  • 212 La excepción la constituyen los derechos sobre trazados de circuitos integrados ya que este tema n (...)
  • 213 De acuerdo con la unctad, más del 50% de los acuerdos bilaterales de libre comercio contienen norm (...)
  • 214 P. Roffe y M. Santa Cruz. Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio (...)

312En efecto, en los acuerdos comerciales celebrados en los últimos años entre Estados Unidos y diferentes países de América Latina se han introducido normas sobre casi todos los derechos de propiedad industrial e intelectual212 contenidos en adpic que incrementan los niveles de protección establecidos por dicho Acuerdo (adpic Plus)213. Dentro de estas normas ha sido particularmente polémico el tema de los productos farmacéuticos, en los cuales se establece la obligación de obtener el consentimiento del titular de la patente para obtener los datos de prueba que conduzcan a la aprobación de una autorización de comercialización (linkage). Por vía de esta figura, el mecanismo de las licencias obligatorias quedaría supeditado al consentimiento del titular para la utilización de los datos de prueba necesarios para obtener la autorización de comercializar el producto, de suerte que aunque se haya declarado la existencia de una licencia de carácter obligatorio, será imposible comercializar el producto por ella protegido214.

  • 215 efta y Chile iniciaron las negociaciones a fines de 2000 y se firmó el Acuerdo el 26 de junio de 2 (...)
  • 216 Los textos de los Tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos están disponibles en [htt (...)

313Para evitar este tipo de situaciones, en los acuerdos de libre comercio debería existir una cláusula en la que se asegurara el respeto a los mecanismos establecidos en el Acuerdo adpic, tal como se introdujo en el Acuerdo de libre comercio entre Chile y efta215, o para el caso específico de las licencias obligatorias en el campo de los productos farmacéuticos, una artículo como el contenido en el Acuerdo de libre comercio entre cafta-Estados Unidos y República Dominicana en el que se prevé que ninguna de las disposiciones del tratado impedirá tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública216.

  • 217 El texto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia se encuentra disponible en (...)

314353. Ahora bien, teniendo en cuenta que para el objeto de este estudio las licencias obligatorias se impondrían como una sanción a una práctica abusiva dentro de un contrato de licencia de tecnología, es de resaltar la disposición contenida en el Tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos217 en el que se dispone:

Nada en este Capítulo será interpretado como que impide a una Parte adoptar medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que puedan resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual estipuladas en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean compatibles con este Capítulo.

  • 218 Artículo 7.8k del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Vietnam el 13 de julio (...)

315Aunque se puede pensar que esta norma está en concordancia con lo aquí sostenido referente a las licencias obligatorias como sanción a las prácticas abusivas, hubiese sido preferible buscar una redacción como la de los tratados de libre comercio firmados con Vietnam, Singapur o Jordania antes de 2003, en los que se contenían disposiciones similares a las del artículo 31k del Acuerdo adpic, que permitían imponer licencias obligatorias para las prácticas anticompetitivas relacionadas con el ejercicio de derechos de propiedad industrial. No obstante, este tipo de cláusulas han desaparecido de los acuerdos firmados después de la segunda mitad del año 2003218.

316354. Otra opción hubiera sido buscar una redacción más amplia en la que quedaran incorporados, tanto el tema de las licencias obligatorias, cuanto el del acceso a los medicamentos y la salud pública. En este sentido, se podría contemplar una norma como la contenida en el Acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos denominada “de no derogación” en la que se señala que nada en el capítulo estará en contravía de los derechos establecidos en el adpic:

Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del Acuerdo sobre los adpic o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi).

317Con una norma de estas características se lograría el doble propósito de alcanzar una protección adecuada en cuanto al acceso a los medicamentos sin el aludido problema del linkage y, además, contar con una herramienta efectiva y disuasoria contra las prácticas abusivas en un contrato de licencia de tecnología.

318355. Por otra parte, es necesario pronunciarse sobre los beneficios fiscales consagrados en algunas legislaciones de los países de América Latina. Cabe recordar que estos beneficios están condicionados al registro de los contratos en un organismo paralelo a la entidad encargada de la concesión de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Pues bien, los beneficios fiscales que en este momento se establecen para la parte que debe realizar el pago por concepto de royalties, deberían ser otorgados al titular de los derechos protectores de la tecnología a cambio del registro voluntario ante el organismo que a tal fin designe cada país. De esta manera se crearán condiciones favorables y atractivas para el inversionista extranjero y, al mismo tiempo, en caso de encontrarse irregularidades, este organismo podrá poner en conocimiento del asunto a la entidad que se ocupe de la defensa del Derecho a la competencia, pudiendo de esta forma, en caso de ser necesario, iniciar investigaciones de oficio.

F. DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

319356. Teniendo en cuenta que los procesos de transferencia de tecnología son, en su gran mayoría, implementados a través de contratos internacionales en los cuales usualmente se incorporan cláusulas de elección de foro y de Derecho aplicable, la reglamentación interna propuesta en los epígrafes anteriores debe actuar en concordancia con una regulación respecto a la competencia judicial internacional, la ley aplicable y el reconocimiento de decisiones judiciales o arbitrales extranjeras. Esta regulación debe imprimir condiciones de certeza y seguridad jurídica que permitan a América Latina consolidarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, en donde, al mismo tiempo, se protejan adecuadamente los intereses de la parte receptora de tecnología.

320357. En cuanto a la competencia judicial internacional, si bien en los países en que las legislaciones estatales no contemplan expresamente la aceptación de las cláusulas atributivas de competencia se realiza una aplicación analógica de las leyes de arbitraje, es conveniente adoptar una norma en la que se establezca esta posibilidad con el propósito de evitar la dependencia de aplicaciones analógicas que menoscaben la seguridad jurídica de los contratantes. Por otra parte, en los contratos de transferencia de tecnología que involucren derechos de propiedad industrial e intelectual será necesario establecer una limitación a esta posibilidad en los casos en que el objeto de la controversia consista en la validez o actos relacionados con el registro de este tipo de derechos, tal como se contempla en el artículo 22.4 del rbi.

Artículo 1. Las partes intervinientes en un contrato internacional podrán elegir los tribunales competentes para conocer de cualquier controversia que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión del desarrollo de su relación contractual. El tribunal elegido tendrá competencia exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes.

Artículo 2. En materia de inscripciones o validez de las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, marcas, diseños o dibujos industriales y otros derechos de propiedad industrial e intelectual sometidos al requisito del registro o depósito serán exclusivamente competentes, sin consideración a otros factores de conexión, los tribunales del lugar en que se hubiere solicitado el depósito o registro.

321358. En relación con la determinación de la ley aplicable a las relaciones contractuales, al igual que con la competencia judicial internacional, es necesario adoptar una norma expresa que evite la aplicación analógica de las leyes de arbitraje, estableciendo la libertad de las partes para elegir el Derecho aplicable a la relación contractual y, en relación con los contratos de transferencia de tecnología, en defecto de la elección de los contratantes, se aplicará la ley del lugar en el que se realice la explotación del derecho de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato. Así mismo, se debe establecer que cuando la controversia esté dirigida a la existencia y a actos de registro del derecho de propiedad industrial e intelectual se aplicará la ley del lugar para el que se solicite la protección.

Artículo 1. Las partes intervinientes en un contrato internacional tendrán la facultad de elegir la ley aplicable a su relación contractual.

Artículo 2. La ley aplicable a la existencia, validez y alcance de los derechos de propiedad industrial e intelectual será la del lugar para el cual se solicita la protección.

322359. Finalmente, en cuanto al reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales, las normas existentes, tanto en las legislaciones estatales, cuanto en el Convenio de Nueva York, al contemplar la causal de orden público, establecen la herramienta adecuada para impedir el reconocimiento de una decisión extranjera que contravenga las normas propuestas en el Capítulo ii. Es de recordar que dicha propuesta consistía en adoptar las normas dirigidas a evitar los abusos del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual dentro del Derecho de la competencia. Pues bien, al tratarse de normas que están dirigidas a regular los efectos que las conductas desplieguen en el mercado local, estas tendrán el carácter de normas materiales imperativas y, por tanto, si no han sido tomadas en consideración en la decisión que se pretende reconocer será posible negar dicho reconocimiento en virtud de la causal de orden público.

323Teniendo en cuenta que el concepto del orden público está sujeto a condiciones espaciales y temporales determinadas, puesto que la situación económica y de condiciones del mercado han cambiado en la mayoría de los países de América Latina convirtiéndolos en un interesante destino para la inversión extranjera, es el momento adecuado para plantear una nueva situación en la que, dejando atrás el afán desregulatorio que buscaba atraer dicha inversión, se pase a una aplicación más estricta del orden público internacional en la que, sin olvidar el mantenimiento de condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros, se considere el equilibrio en los contratos de transferencia de tecnología como uno de los principios fundamentales para el Estado y, por lo tanto, imposible de ignorar, bien sea mediante la aplicación de leyes extranjeras o por el reconocimiento de decisiones judiciales o arbitrales foráneas.

Notes

1 Algunos aseguran que la mayor importancia de las codificaciones regionales como las Convenciones Interamericanas no radican en la ratificación de los Estados, sino en la influencia indirecta que estas ejercen para la modificación o adopción de nuevas reglamentaciones en materia de Derecho Internacional Privado. Al respecto cfr. N. González Martín. “Derecho Internacional Privado en América Latina, del hard al soft law”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, n.º 9, 2011, p. 397.

2 Aunque no en todos los países se encuentran en vigor, es posible citar, como textos convencionales reguladores de situaciones privadas internacionales, los Tratados de Montevideo de 1889-1940, el Código Bustamante, las Convenciones Interamericanas y los Convenios internacionales, tales como el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de Nueva York de 1958, cit., supra. Esta gran cantidad de instrumentos internacionales se incrementa en el sistema de integración del Mercosur, haciendo la tarea de determinación de la normativa de Derecho Internacional Privado aplicable, extremadamente difícil. En este sentido cfr. D. P. Fernández Arroyo (coord.). Derecho Internacional Privado en los Estados del Mercosur, Buenos Aires, Zavalia, 2003, p. 115.

3 D. P. Fernández Arroyo. “Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Convención Interamericana sobre competencia judicial internacional”, en Litigio Judicial Internacional, cit., p. 92.

4 Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional del 12 de febrero de 1889, disponible en [http://www.oas.org], consultada el 5 de mayo de 2012

5 En cuanto a infracción de derechos de autor y marcas, el sistema de Montevideo establece como único criterio atributivo de jurisdicción, el del lugar de comisión del hecho: artículos 11 y 4 respectivamente.

6 Convención sobre Derecho internacional privado, adoptado en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1928, disponible en [http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-31.html], consultada el 19 de mayo de 2012.

7 En materia de propiedad industrial e intelectual, en el artículo 12, al foro establecido en los tratados de 1889, se adiciona como foro alternativo el del tribunal del lugar donde se produjeren los efectos, en caso de que dicho acto se hubiese producido en un Estado no adherido.

8 En este sentido, D. P. Fernández Arroyo. “Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Convención Interamericana sobre competencia judicial internacional”, cit., p. 92.

9 J. L. Siqueiros. “La Conferencia de La Haya y la perspectiva latinoamericana”, Boletín de la Facultad de Derecho de la uned, n.º 16, Madrid, 2000, p. 205.

10 En lo relacionado con las acciones reales sobre inmuebles, no se descarta la competencia judicial internacional, pero se impone la limitación según la cual el país en el que se sitúa el bien no la prohíba.

11 M. A. Ciuro Caldani. “Consideraciones sobre las Fuentes Reales Internacionales del Derecho Internacional Privado argentino”, Investigación y Docencia, n.º 41, 2008, p. 43.

12 Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual del 5 de agosto de 1994, ratificado por Argentina a través de la Ley 24.669 de 1994, B.O. 2 de agosto de 1996.

13 D. P. Fernández Arroyo (coord.). Derecho Internacional Privado en los Estados del Mercosur, cit., p. 188.

14 El artículo 1.º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que la prórroga podrá ejercerse a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República. En el mismo sentido, el proyecto de código de Derecho Internacional privado de Argentina disponía en su artículo 24 como norma general de foro aquel elegido por las partes. El proyecto fue presentado ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el 14 de mayo de 2003 e ingresó a la Cámara de Diputados en el mes de abril de 2004 con el número 2016-D-04.

15 A. Menicocci. “Jurisdicción Internacional Directa Argentina en Materia de Contratos”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, 2007, p. 15.

16 Para una comparación entre el Tratado de Montevideo de 1940 y el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, cfr. J. P. Quaranta Costerg. “Jurisdicción internacional en materia contractual: de los Tratados de Montevideo al Protocolo de Buenos Aires”, El Derecho, 22 de enero de 2008, pp. 170 a 191.

17 A. Zapata de Arbeláez. “Validez de las cláusulas atributivas de jurisdicción en la contratación internacional colombiana”, en A. Zapata de Arbeláez, J. M. Álvarez Zárate et al. Derecho internacional de los negocios: alcances, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 223 (en referencia a la aplicación analógica de la antigua Ley de arbitraje 315 de 1996).

18 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Decisión Civil. Auto del 27 de marzo de 2009. Radicado 1101310301120070015701, disponible en [http://www.ramajudicial.gov.co], consultada el 5 de mayo de 2012.

19 A. Zuleta Londoño. “Las cláusulas de selección de foro y selección de ley en la contratación internacional: una visión desde el derecho internacional privado colombiano”, Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, n.º 44, 2010, p. 24.

20 Una muestra de esta especial protección se puede encontrar en el Código del Comercio, que en su artículo 1328 dispone: “… para todos los efectos los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.

21 La doctrina Calvo, de amplia utilización en el siglo pasado en América Latina en el ámbito de la contratación estatal, llamada así en honor a su creador el jurista argentino Carlos Calvo, sostenía que las controversias que se suscitaran con ciudadanos extranjeros se debían necesariamente solucionar por los tribunales locales evitando la intervención diplomática del país de pertenencia. Para una amplia explicación del desarrollo de esta doctrina cfr. F. Tamburini. “Historia y destino de la ‘ doctrina Calvo’: ¿actualidad u obsolescencia del pensamiento de Carlos Calvo?”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección Historia del Derecho Internacional, n.º 24, 2002, p. 4.

22 En la cláusula compromisoria las partes convenían en someter cualquier disputa que surgiera con ocasión del contrato al arbitraje, pero se requería de un acuerdo posterior una vez originada la controversia. El compromiso, por su parte, hacía referencia al pacto de sumisión a la justicia arbitral con posterioridad al surgimiento de la disputa; cfr. J. C. Fernández Rosas. Tratado de arbitraje comercial en América Latina, Madrid, Iustel, 2008, p. 150.

23 En Colombia se adoptó la Ley de arbitraje en 1998, en Brasil en 1996, en Ecuador 1997, y merece especial mención el caso chileno que adoptó una ley especializada en arbitraje internacional en 2004.

24 G. Palao Moreno. “El lugar de arbitraje y la deslocalización del arbitraje comercial internacional”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.º 130, 2011, p. 173.

25 Para un análisis exhaustivo de la influencia de la Ley modelo sobre las legislaciones internas de los países latinoamericanos, cfr. C. Conejeros Roos. “La influencia de la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional en América Latina: un análisis comparativo”, Revista Chilena de Derecho, vol. 32, n.º 1, 2005, pp. 89 a 138.

26 Ídem.

27 Acuerdo Mercosur sobre Arbitraje Comercial Internacional/cmc/dec, n.º 3/98, aprobado en Argentina a través de la Ley 25.223 de 1998.

28 En este sentido, R. Santos Belandro. Seis lecciones sobre arbitraje privado (interno e internacional), Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 259.

29 S. Díaz, j. Rothschild y M. Ruanova. “El acuerdo de arbitraje internacional del Mercosur”, Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, n.º 11, 2007, p. 20.

30 A. Dreyzin de Klor. “El acuerdo sobre arbitraje comercial internacional. Nuevo instrumento jurídico del Mercosur”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, n.º 18, 1999, p. 469.

31 La legislación sobre arbitraje actualmente en vigor en Colombia se recoge en el Decreto 1818 del 7 de septiembre de 1998, Diario Oficial n.º 43.380 del 7 de septiembre de 1998 que compila todas las disposiciones relativas a arbitraje.

32 R. J. Caivano. La cláusula arbitral, evolución histórica y comparada, Bogotá, Universidad del Rosario, 2008, p. 334; F. Mantilla Serrano. “Colombia”, en International Arbitration in Latin America, Nueva York, Oceana Publications, 2005, p. 130.

33 E. Rengifo García. “El arbitraje y la propiedad intelectual”, Revista Jurídica de Propiedad Intelectual, t. 2, 2009, p. 63.

34 En Colombia la competencia exclusiva para tratar estos asuntos está asignada al Consejo de Estado en virtud del artículo 75 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 567 y 580 del Código de Comercio colombiano (Decreto 410 de 1971), Diario Oficial n.º 33.339 de 16 de junio de 1971.

35 E. Rengifo García. “El arbitraje y la propiedad intelectual”, cit., p. 64

36 Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil. Auto del 8 de septiembre de 1999, disponible en [http://www.ramajudicial.gov.co], consultada el 19 de mayo de 2012.

37 E. Rengifo García. Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante en el mercado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2.ª ed., 2004, pp. 401 y ss.; L. A. Barragán Arango e I. Rivera Ramírez. “Arbitraje comercial internacional en Colombia: Marco legal y jurisprudencial”, en El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica. Marco legal y jurisprudencial, Madrid, La Ley, 2009, p. 206.

38 M. M. Albornoz. “El derecho aplicable a los contratos internacionales en el sistema interamericano”, Revista Iustitia, n.º 16, Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey, 2007, p. 89.

39 Entre ellas, aunque ajeno al objeto de esta investigación, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Para acceder a los textos de las Convenciones aprobadas por la Conferencia y los trabajos preparatorios ver la página web de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos –oea–, disponible en [http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

40 Para una descripción de la evolución de las cidip, cfr. L. Klein Vieira. “La vii conferencia especializada Interamericana de derecho internacional privado – cidip vii ”, Centro Argentino de Estudios Internacionales, n.º 54, 2008, pp. 3 a 8. En cuanto al desarrollo de la quinta reunión, cfr. P. Miralles Sangro. “La cidip. -v (México, 1994): una nueva contribución al derecho internacional privado”, Boletín de la Facultad de Derecho de la uned, n.º 5, 1994, pp. 101 a 144.

41 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

42 El Comité de Expertos de la oea se reunió en Tucson, Arizona, en noviembre de 1993.

43 J. L. Siqueiros. “Los Principios de unidroit y la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos”, en Contratación internacional. Comentarios a los principios sobre los contratos comerciales internacionales del Unidroit, México, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Panamericana, 1998, p. 226.

44 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cit., supra.

45 J. L. Siqueiros. “Los Principios de unidroit y la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos”, cit., p. 226.

46 Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, cit., supra.

47 La importancia de la franquicia en el comercio internacional ha conducido al establecimiento de diferentes asociaciones que han consolidado la importancia de esta figura contractual. Todas estas asociaciones han colaborado en la configuración de este tipo de contratos a través de la creación de códigos de comportamiento. E. Gallego Sánchez. La franquicia, Madrid, Trivium, 1991, p. 59 y 60. El Código Deontológico Europeo de la Franquicia fue creado el 22 de septiembre de 1972, fecha en la que se constituyó en Francia la “Federación Europea de la Franquicia”, concebida como una organización integrada por distintas federaciones y asociaciones nacionales europeas que declara como fines el estudio objetivo y científico de la franquicia en todos sus aspectos. Aunque no tiene fuerza vinculante, el tjue reconoció el valor y utilidad del Código Deontológico por haber establecido una definición de la franquicia y un sistema responsable de buenas prácticas en el ejercicio de esta modalidad contractual. El Código Deontológico está disponible en [http://www.eff-franchise.com/iMg/article_pdF/article_13.pdf], consultada el 19 de mayo de 2012.

48 El artículo 7.º de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cit., supra, establece que “El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo.
La selección de un determinado foro por las partes no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable”.

49 Resolución n.º 1 adoptada el 18 de marzo de 1994. cidip-v/Res, 1 (94), disponible en [http://www.oas.org], consultada el 2 de mayo de 2012.

50 La agenda temática de cada una de las conferencias se puede encontrar en la página web de la secretaría de asuntos jurídicos de la Organización de los Estados Americanos –oea– [http://www.oas.org/dil/esp/cidipI_home.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

51 F. K. Juenger. “Contract Choice of Law in the Americas”, American Journal of Comparative Law, n.º 45, 1997, pp. 196 y 197.

52 Cfr. Organización de los Estados Americanos –oea–. Consejo Permanente en materia de Contratación Internacional. Respuestas de los gobiernos de los Estados miembros al cuestionario sobre contratación internacional (CP/ cajp-822/91 - addenda 1 al 10).

53 Los ordenamientos en los que se contempla la autonomía de la voluntad conflictual son: en Colombia, el artículo 2.º de la Ley 315 de arbitraje internacional de 1996; en Costa Rica, el artículo 22 de la Ley n.º 7727 sobre Resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, del 9 de diciembre de 1997, Gaceta del 14 de enero de 1998; en Honduras, el artículo 88 de la Ley de conciliación y arbitraje, Decreto 161 de 2000, Gaceta n.º 29,404 del 14 de febrero del 2001.

54 Artículo 9.º de la Ley de Introducción al Código Civil, cit., supra.

55 Las normas de conflicto relevantes para el tema de la contratación internacional son los artículos 19 y 20 del Código Civil colombiano, modificado por la Ley 820 de 2003, Diario Oficial n.º 45.244 del 10 de julio de 2003; el artículo 869 del Código de Comercio colombiano, cit., supra, y el artículo 1.º de la Ley 315 del 12 de septiembre 1996 por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial n.º 42.878 del 16 de septiembre de 1996.

56 Ley 315 de 1996 de Arbitraje, cit., supra. La ley vigente que regula el arbitraje internacional en Colombia es la 1563 de 2012, cit., supra.

57 A. Aljure Salame. “La regla de conflicto en el contrato internacional”, Revista de Derecho Privado, n.º 25, 2000, p. 50.

58 La Corte Constitucional colombiana se pronunció acerca del alcance del principio de territorialidad de la ley y sus excepciones en la Sentencia T-1157 de 2000, de la siguiente forma: “El principio de la territorialidad de la ley es co-sustancial con la soberanía que ejercen los Estados dentro de su territorio; de este modo cada Estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines de su territorio. El mencionado principio se encuentra morigerado con las siguientes excepciones: i) los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero permanecerán sujetos a la ley colombiana, en lo relativo al estado civil, a su capacidad, a la determinación de derechos y obligaciones de familias, en la medida que se trate de ejecutar actos que deban tener efectos en Colombia; ii) todo lo concerniente a los bienes, en razón de que hacen parte del territorio nacional y se vinculan con los derechos de soberanía, se rigen por la ley colombiana, a partir de la norma contenida en el artículo 20 del Código Civil, que aun cuando referida a los bienes en cuya propiedad tiene interés o derecho la Nación es aplicable, en general, a toda relación jurídica referida a los bienes ubicados dentro del territorio nacional; iii) la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados”: disponible en [http://www.ramajudicial.gov.co], consultada el 5 de mayo de 2012.

59 C. Espluges Mota et al. Derecho de los Contratos Internacionales en América Latina, Portugal y España, Madrid, Edisofer, 2008, pp. 219 a 221.

60 Corte Constitucional colombiana. Sentencia C-347 del 23 de julio de 1997: “… admitir el desplazamiento de las leyes nacionales no entraña renuncia a la soberanía. Simplemente se acepta que […] las partes definan, en uso de su autonomía pero dentro de un marco predeterminado por el derecho interno e internacional, las reglas que habrán de aplicarse para solucionar tales controversias [y que] frente a la existencia de ordenamientos jurídicos heterogéneos, que contienen reglas disímiles e incluso contradictorias, el derecho interno de los Estados interesados en fomentar las relaciones internacionales, debe ofrecer a las personas involucradas en negocios internacionales, una regla que les permita saber con exactitud cuáles son las normas que se les han de aplicar, a fin de que puedan adaptar a ellas su comportamiento y estimar sus expectativas”.

61 Ley 315 de 1996 sobre arbitraje internacional, cit., supra.

62 L. Espinosa Quintero. “Principio de autonomía de la voluntad e instrumentos de carácter internacional en el sistema jurídico colombiano”, Revista Civilizar, vol. 9, n.º 16, 2009, p. 37.

63 Aunque la jurisprudencia colombiana en este tema es escasa, merece la pena resaltar la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que en el desarrollo de un caso de un contrato que contenía una cláusula en la que se disponía que la ley aplicable sería la del Estado de Alabama, Estados Unidos, estableció que dicha elección, que reputó como válida, no sería obstáculo para el conocimiento de la controversia por los tribunales colombianos: Sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, n.º 242001429 01 del 30, de abril de 2002, disponible en [http://www.ramajudicial.gov.co], consultada el 5 de mayo de 2012. En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia C-276 del 15 de abril de 2006 en la que se examinó la constitucionalidad de la Ley 967 de 2005, por medio de la cual se aprobó el Convenio relativo a las garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico. En esa sentencia la corte reconoció la autonomía de la voluntad como elemento esencial de los negocios internacionales, siempre y cuando dicha autonomía, no contravenga situaciones de orden público, para el caso particular, derechos fundamentales de terceros (debido proceso, acceso a la justicia, etc.), o los intereses prioritarios de la sociedad (protección al trabajador y los bienes de la Nación, disponible en [http://www.ramajudicial.gov.co]. En contra de esta posición cfr. A. Zuleta Londoño. “Las cláusulas de selección de foro y selección de ley en la contratación internacional: una visión desde el Derecho internacional privado colombiano”, cit., p. 33.

64 M. G. Monroy Cabra. Tratado de Derecho Internacional Privado, cit., p. 301.

65 L. Mojica Gómez. Manual práctico. Derecho internacional privado, Bogotá, Universidad del Rosario, 2003, p. 75.

66 Decisión Andina 351 de 1991, cit., supra.

67 Ley 23 del 28 de enero de 1982 sobre Derecho de autor, Diario Oficial n.º 35.949 del 19 de febrero de 1982, disponible en [http://www.uaipit.com] (sección de legislación

68 Ley 44 de 1993, Diario Oficial n.º 40.740, del 5 de febrero de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982, cit., supra, disponible en [http://www.uaipit.com] (sección de legislación).

69 Convenio de Berna de la ompi para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cit., supra.

70 A favor es posible mencionar la Sentencia de la Corte de Casación francesa del 30 enero de 2007, n.º 03-12354, “Lamore” al sostener: “… la protection due à tout auteur d’un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, ce qui désignerait celle de l’Etat sur le territoire duquel se produisent les agissements délictueux à propos desquels l’auteur revendique la protection de son œuvre…”. En sentido contrario se pronunció el tjue en la Sentencia del 30 de junio de 2005, asunto C-28/04 Tod’s v. Heyraud, disponible en [http://www.curia.europa.eu/], consultada el 5 de mayo de 2012. Entre los autores que sostienen que el artículo 5.2 delvenio de Berna tiene un carácter general están J. D. González Campos y M. Guzmán Zapater. “Comentarios a los artículos 145-148”, en R. Bercovitz (dir.). Comentarios a la ley española de propiedad intelectual, Madrid, Tecnos, 1988 p. 1862; M. Virgós Soriano. “Artículo 10 apartado 4”, en M. Albaladejo y S. Díaz Alabart (dirs.). Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., pp. 910 a 912. De acuerdo con J. Carrascosa González, se está en presencia de una norma de carácter particular: cfr. J. Carrascosa González. La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español, Granada, Comares, 1994, p. 64.

71 Decisión Andina 486 de 2000, cit., supra.

72 Este ejemplo está inspirado en un caso real donde el objeto de la controversia giraba en torno a la infracción de un know how consistente en una aplicación informática y la posibilidad de proteger este tipo de intangibles por medio de esta figura a pesar de que sus componentes se encontraran en el dominio público; cfr. Rivendell Forest Prods. v. Georgia-Pacific Corp. 28 F. 3d 1042 (10th Cir. 1994).

73 El artículo 9.º del Decreto-Ley n.º 4.657, del 4 de septiembre de 1942, cit., supra, establece literalmente: “Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituirem. 1. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. 2. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em que residir o proponente”, disponible en [http://www.uaipit.com] (sección de legislación).

74 A. Wold. “Validez de los convenios sobre fuero del contrato y aplicación de la ley extranjera a los convenios celebrados en el Brasil”, Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas Unam, México, 1983, p. 560, disponible en [http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/48/art/art2.pdf], consultada el 19 de mayo de 2012

75 Artículo 2.º de la Ley de Arbitraje: “A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes:
1. Poderão as partes escolher livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.
2. Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comercio”. Cfr. Ley Ordinaria n.º 9.307, del 23 de septiembre de 1996 sobre arbitraje, Diario Oficial n.º 9307 del 24 de septiembre de 1996, disponible en [http://br.vlex.com/vid/lei-ordinaria-setembro-arbitragem-34315683%23ixzz0m96fE2K], consultada el 5 de mayo de 2012

76 D. Zaitz. Direito & know-how: uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais de valor económico, Curitiba, Jurua Editora, 2006, p. 229.

77 L. Pimentel. “Regime juridico geral dos contratos internacionais”, en C. Espluges Mota. Derecho de los contratos internacionales en América Latina, Portugal y España, Madrid, Edisofer, 2008, p. 159.

78 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cit., supra.

79 G. Pederneiras Jaeger. Lei aplicável aos contratos internacionais: o Regime Jurídico brasileiro e a Convenção do México, Curitiba, Jurua Editora, 2006, pp. 182 a 184.

80 D. Stringer. “Choice of law of forum in Brazilian international commercial contracts: party autonomy, international jurisdiction and emerging third way”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, 2006, p. 6.

81 L. Pimentel. “Regime juridico geral dos contratos internacionais”, cit., p. 159: “Sendo os dreitos de propiedade industrial territoriais serao observadas as regras aplicaveis determinadas pela normativa nacional”.

82 Ley 24.481 de Patentes de invención y modelos de utilidad modificada por la Ley 24.572 de 1996, B.O. del 22 de marzo de 1996, disponible en: [http://www.inpi.gov.ar/pdf/LeyPatentesyModelos.pdf], consultada el 19 de mayo de 2012.

83 Ley 22.426 de transferencia de tecnología B.O. Del 23 de marzo de 1981, disponible [http://www.inpi.gov.ar/templates/transftec_ley.asp], consultada el 18 de mayo de 2012.

84 Reglamento de los artículos de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad, n.º 24.481, con las correcciones introducidas por la Ley n.º 24.572, B.O. del 22 de marzo de 1996.

85 F. K. Beier. “Conflict of law Problems of trademark license agreements”, International Review of Industrial Property (iiC), p. 176.

86 H. Batiffol. Les conflits de lois en matière de contrats, Paris, Sirey, 1938.

87 A. Dicey. Dicey’s Conflict of Laws, 7.ª ed., Londres, Sweet & Maxwell, 1958, p. 239.

88 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, Granada, Comares, 2011-2012, p. 558.

89 Ídem.

90 F. M. Abbott. “Patent licensing, competition law and the draft substantive patent law treaty”, en Open Forum on the Draft Substantive Patent Law Treaty, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006, p. 4.

91 Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, instrumento de ratificación por Colombia mediante la Ley 8.ª de 1973, publicada en el Diario Oficial n.º 33.853 de 1973.

92 Decisión Andina 291 del 21 de marzo de 1991. Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y royalties, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n.º 80 del 4 de abril de 1991.

93 Decisión Andina 486 de 2000, cit., supra. título xvi, artículos 258 y 259.

94 Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia del 11 de octubre de 1990, Asunto 2-IP-90, disponible en [http://www.tribunalandino.org.ec], consultada el 19 de mayo de 2012

95 Decreto 259 del 12 de febrero de 1992, por el cual se reglamenta la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Diario Oficial n.º 40.334 del 12 de febrero de 1992.

96 Interpretación prejudicial. Asunto 2-IP-90, cit., supra.

97 Decreto Ejecutivo 1525 de 1998, Registro Oficial 346 del 24 de junio de 1998.

98 Decreto 2153 del 30 de diciembre de 1992 sobre prácticas comerciales restrictivas, Diario Oficial n.º 40.704 del 31 de diciembre de 1992, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de legislación.

99 Decreto 2153 de 1992 sobre prácticas comerciales restrictivas, cit., supra, artículo 46: “En los términos de la Ley 155 de 1959 y del presente Decreto están prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito”.

100 Ídem.

101 Decisión n.º 43/10, Acuerdo de Defensa de la Competencia del Mercosur, del 16 de diciembre de 2010.

102 La importancia de esta Decisión radica en la creación de un sistema de consultas en las que, cuando se lleve a cabo un conducta en un país miembro que pueda afectar la competencia en otro, o cuando se lleve a cabo una investigación en este campo por un Estado que pueda afectar la competencia en otro Estado miembro, será posible solicitar toda la información necesaria a la autoridad competente del país respectivo. Cfr. Capítulo iii artículo 6-13.

103 Ley 22.426 sobre transferencia de tecnología y Decreto reglamentario 580 de 1981, ambos publicados en el Boletín Oficial n.º 24.633 del 23 de marzo de 1981.

104 M. Gutiérrez. El debate y el impacto de los derechos de obtentor en los países en desarrollo; el caso argentino, Buenos Aires, iica, 1994, p. 86.

105 G. Yoguel, M. Lugones y S. Sztulwark. La política científica y tecnológica argentina en las últimas décadas: algunas consideraciones desde la perspectiva del desarrollo de procesos de aprendizaje, Santiago de Chile, cepal, 2007, p. 17.

106 D. Chudnovsky y A. López. “Política tecnológica en la Argentina: ¿hay algo más que laissez faire?”, Revista Redes, vol. 3, n.º 6, 1996, p. 18.

107 Ley de Defensa de la Competencia, n.º 25.256 de 1999, publicada en el Boletín Oficial argentino el 20 de septiembre de 1999.

108 Sustituida por la Ley n.º 25.256 de 1999, de defensa del Derecho de la competencia, cit., supra.

109 El documento de solicitud de consultas está disponible en el sitio web de la omc [http://www.wto.org], bajo la referencia WT/DS/171/1, del 10 de mayo de 1999.

110 Notification of Mutually Agreed Solution According to the Conditions Set Forth in the Agreement. 20 de junio de 2002, Documentos n.os WT/DS171/3 y WT/DS196/4.

111 Ídem. Literalmente: “The Governments of the United States and Argentina have analyzed Argentinean law and regulations, i. e. article 44 of the Law on Patents and Utility Models n.º 24.481, as amended by Law n.º 24.572 (Law n.º 24.481) and article 44 of the Regulatory Decree of such law, Annex ii, 20/03/96, n.º 260 (Decree 260/96), under the provisions of Article 31 (k) of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (trips Agreement). Pursuant to this analysis, Argentina has confirmed that if any of the situations defining anti competitive practices in article 44 of Law n.º 24.481 were found to exist, such a finding will not in and of itself warrant an automatic determination that a patent owner is engaging in an anti competitive practice. Pursuant to article 44 of Decree 260/96, in order to justify the granting of a compulsory license by inpi under this authority where one of these defined situations is established, a prior decision must have been handed down by the National Commission on the Defense of Competition (or the body that might substitute it in the future) analyzing the practice in question based on Law n.º 25.156 (Law of Defense of Competition). According to this law, the existence of an abuse of a dominant position in the market must be established in order for a practice to be considered anti competitive”.

112 Llama la atención que en este caso no se cumplió con lo establecido en el Entendimiento de solución de diferencias de la omc, ya que en sus artículos 3.6 y 3.4 se estableció que todos los asuntos contemplados en la solución de mutuo acuerdo debían haber sido planteados en la solicitud de consulta. No obstante, como se mencionó con anterioridad, la aplicación del artículo 44 de la Ley de patentes y modelos argentina no se contempló en la solicitud de consulta,: documento WT/DS/171/1 de solicitud de consultas, cit., supra.

113 Para un completo análisis de este caso cfr. S. Daya. “Argentina-US Mutually Agreed Solution, Economic Crisis in Argentina and Failure of the wto Dispute Settlement System”, en idea: The Journal of Law and Technology, n.º 44, 2004, pp. 565 a 516.

114 T. Nguyen. Competition law, technology transfer and the trips agreement. Implication for developing countries, cit., p. 248; S. Daya. “Competition Policy and Abuses in the trips Agreement”, disponible en [http://ssrn.com/abstract=519962], consultada el 19 de mayo de 2012.

115 Un caso similar al de Argentina, en el que se aprecia la preocupación que surge cuando en un país en vías de desarrollo se somete el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual al Derecho de la competencia, es el del artículo 55 de la Ley antimonopolio de China de octubre de 2007 que fue objeto de cuestionamientos ante la oMc por la Unión Europea. Cfr. wto. Transitional Review Mechanism of China, Communication from the EC, IP/CW521.

116 Ley 5.648, del 11 de diciembre de 1970 que regula el inpi, dou del 15 de diciembre de 1970, disponible en [http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8269], consultada el 19 de mayo de 2012.

117 Acto normativo n.º 15 de 1975 sobre registro de contratos de transferencia de tecnología, dou del 21 de diciembre de 1975, derogado por el Acto normativo 135 de 1997 sobre registro de contratos de transferencia de tecnología y franquicia, dou del 17de mayo de 1997.

118 En el mismo sentido, J. Seixas Conselvan y A. Lopes Ferraro. “A intervenção do estado nos contratos de transferência de tecnología”, Scientia Iuris, n.º 13, 2009, p. 79.

119 Embajada del Brasil en Buenos Aires. “La inversión extranjera en Brasil”, 2004, p. 106.

120 Ley 9.279/96 de propiedad intelectual de Brasil, dou del 15 de mayo de 1996.

121 Embajada del Brasil en Buenos Aires. “La inversión extranjera en Brasil”, 2004, p. 80.

122 Ley n.º 8.884 del 11 de junio de 1994, de defensa de la competencia, dou del 17 de junio de 1994.

123 El artículo 21 establece literalmente: “As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica; 1) fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços; 2) obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; 3) dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários; 4) limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 5) criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; 6) impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; 7) exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa; 8) combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa; 9) utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; 10) regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; 11) impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; 12) discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; 13) recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; 14) dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; 15) destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; 16) açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; 17) abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada; 18) vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; 19) importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos Antidumping e de subsídios do Gatt; 20) interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa comprovada; 21) cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; 22) reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; 23) subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; 24) impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço”.

124 En el mismo sentido, J. Seixas Conselvan y A. Lopes Ferraro. “A intervenção do estado nos contratos de transferência de tecnología”, cit., p. 82. “Cabe repetir que pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia do inpi sobre direito antitruste e do consumidor causam insegurança nas partes, tendo em vista o entendimento de que não tem legitimidade para isso”.

125 Esta misma conclusión es expuesta por G. Cabanellas en un informe de 2008 de la oMpi respecto a la legislación argentina de transferencia de tecnología. Cfr. G. Cabanellas. “Propiedad intelectual y libre competencia”, en Reunión regional de directores de oficinas de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina, ompi/jpi/bue/06/8, 2006, p. 3.

126 Decisión Andina 291 de 1991, cit., supra.

127 El derogado artículo 18 de la Decisión 220 de 1987, cit., supra, establecía: “Los contratos sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas deberán ser examinados y sometidos a aprobación y registro cuando fuere el caso de organismo nacional competente del respectivo país miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorpore en tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada”.

128 Esta competencia estaba atribuida anteriormente al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca en virtud del Decreto Ejecutivo n.º 1525, Registro Oficial 346 del 24 de junio de 1998.

129 Inicialmente la competencia de registro estaba en cabeza del Instituto de Comercio Exterior de acuerdo con el Decreto 259 de 1992.

130 Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia. Exportación de servicios y contratos de importación de tecnología, Bogotá, 2007, p. 12.

131 Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia. Oficina de Asuntos Legales Internacionales, oali-Oficio 263, del 11 de diciembre de 2008.

132 Ley 22.426 sobre transferencia de tecnología y Decreto reglamentario 580/1981, ambos publicados en el Boletín Oficial n.º 24.633 del 23 de marzo de 1981.

133 Aunque la norma establece el registro como obligatorio, las interpretaciones posteriores y decisiones administrativas han indicado que la ausencia del requisito del registro solo traerá como consecuencia la pérdida de beneficios fiscales.

134 Ley 9.279/96 de propiedad intelectual de Brasil, cit., supra.

135 El artículo 211 de la Ley de propiedad intelectual de Brasil establece textualmente: “O inpi fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”.

136 J. Seixas Conselvan y A. Lopes Ferraro. “A intervenção do estado nos contratos de transferência de tecnología”, cit., p. 80.

137 El artículo 3.º del Acto normativo 135 de 1997, indica literalmente: “Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os ‘ royalties’, os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação”.

138 C. Correa. “Technology transfer in the wto agreements”, cit., p. 442.

139 Comisión Económica para América Latina y el Caribe –cepal–. “América Latina y el Caribe: corrientes de inversión directa en el exterior, 2009 y 2010”, en Comunicado de prensa, Unidad de información pública e internet, 2011, disponible en [http://www.cepal.org], consultada 19 de mayo de 2012.

140 Comisión Económica para América Latina y el Caribe –cepal–. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009, Santiago de Chile, United Nations Publications, 2010, p. 49.

141 El texto de la Decisión disponía en su artículo 20: “Los Países Miembros no autorizarán la celebración de contratos sobre transferencia de tecnología externa o sobre patentes que contengan: 1. Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar, permanentemente, personal señalado por la empresa proveedora de tecnología […] En casos excepcionales, el país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capital, productos intermedios o materias primas, siempre que su precio corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional; 2. Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva; 3. Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción; 4. Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras; 5. Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, a favor del proveedor de la tecnología; 6. Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; 7. Cláusulas que obliguen a pagar royalties a los titulares de las patentes por patentes no utilizadas; y 8. Otras cláusulas de efecto equivalente”.

142 Decisión Andina 291 de 1991, cit., supra.

143 J. M. Rodríguez Devis. La gestión de la tecnología. Elementos fundamentales y transferencia de tecnología entre la universidad y la empresa, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002, p. 324.

144 Comisión Económica para América Latina y el Caribe –cepal–. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009, cit., p. 34.

145 Concepto del la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia –dian– n.º 016676 del 22 de marzo de 2005.

146 Concepto 016676 del 22 de marzo de 2005 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –dian–. El apartado objeto de la demanda comentada es el siguiente: “Así las cosas, la deducción por concepto de royalties u otros beneficios originados en contratos sobre importación al país de tecnología y sobre patentes y marcas, de que trata el artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, respecto a la forma de demostrar, entre otros aspectos, la existencia del contrato y su autorización por parte del organismo oficial competente, debe entenderse que se suple por el registro ante la entidad correspondiente de conformidad a la Decisión 291 de la can y el artículo 1.º del Decreto 259 de 1992, sin perjuicio de presentar la autorización cuando así lo haya determinado el Consejo Superior de Comercio Exterior”.

147 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, 28 de julio de 2011. Referencia n.º 11001-03-27-000-2009-00040-00-17864, disponible en [http://www.ramajudicial.gov.co], consultada el 5 de mayo de 2012.

148 El Estatuto Tributario es un compendio de normas que rigen el sistema fiscal en Colombia a través del Decreto 624 de 1989, que coMpiló las disposiciones tributarias nacionales vigentes con categoría de ley o que, dada su trascendencia, fueron incluidas en dicho ordenamiento.

149 Sobre el impuesto complementario de remesas, debe tenerse en cuenta que se eliminó a partir del año 2007 mediante el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, publicada en el Diario Oficial n.º 46.494 del 27 de diciembre de 2006.

150 Ídem.

151 Decreto Reglamentario y Ordenatorio 1853/93, B.O. del 30 de marzo de 1981, disponible en [http://www.inpi.gov.ar/templates/transftec_instructivol.asp], consultada el 19 de mayo de 2012.

152 Ley 20628 de 1997 de impuestos a las ganancias, B.O. del 6 de agosto de 1997, disponible en [http://biblioteca.afip.gov.ar], consultada el 18 de mayo de 2012

153 Ley n.º 4.506 del 30 de noviembre de 1964 sobre envío de remesas al extranjero, dou del 17 de julio de1964.

154 Cfr. el Decreto 3.000 del 26 de marzo de 1999, dou del 29 de marzo de 1999, que establece textualmente en su artículo 355: “A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial –inpi–, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”.

155 Parecer normativo coordenação do sistema de tributação n º 58, de 19 de agosto de 1976, dou del 1.º de octubre de 1976: “Não serão dedutíveis, assim, os royalties devidos por direitos inúteis ao exercício da empresa, como, por exemplo, por patentes cujo conteúdo seja tecnologia diversa da que a indústria em causa necessite; não serão dedutíveis, também, os pagamentos por direitos inexistentes, já extintos ou ainda não concedidos”.

156 Decreto 3.000/99, cit., supra.

157 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. i, cit., p. 456.

158 Ibíd., p. 459.

159 A. Weiss. Traité théorique et pratique de droit international privé, Paris, L. Larose & Forcel, 1892, p. 18.

160 M. G. Monroy Cabra. Tratado de Derecho Internacional Privado, cit., p. 342.

161 Aunque los artículos del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970, Diario Oficial n.º 33.150 del 21 de septiembre de 1970) son las normas más usadas en cuanto al reconocimiento de decisiones extranjeras, Colombia ha ratificado la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales de Montevideo y la Convención Interamericana de Panamá de 1975, sobre arbitraje Comercial Internacional, ambas disponibles en [http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-41.html], consultada el 5 de mayo de 2012.

162 Cfr. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Exequátur del 24 de febrero de 2011, expediente 2008-00595-00, disponible en [http://www.ramajudicial.gov.co], consultada el 5 de mayo de 2012.

163 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de diciembre de 2011, Exp. 1100102030002008-01760-00. Aunque en este asunto se trataba del reconocimiento de un laudo arbitral, la accionada interpuso la excepción de la existencia de derechos reales a pesar de no estar contemplada en el Convenio de Nueva York sobre reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, por tanto, dicha excepción fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

164 W. Wengler. “Curso de la Academia Internacional de la Haya”, Recueil des Cours, vol. 104, t. 3, 1961: “Obviously, the order public clause may itself be in conflict with the principle of international uniformity of decisions, but it is an essential feature of the clause that it is stronger than any other general principle of private international law”.

165 D. P. Fernández Arroyo (coord.). Derecho Internacional Privado en los Estados del Mercosur, cit., p. 423.

166 Sobre las dos teorías del orden público internacional como conjunto de principios o conjunto de disposiciones, cfr. W. Goldschmidt. Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, De Palma, 1990, p. 151.

167 J. Dolinger. Direito Internacional Privado. Parte general, 7.ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 401. “… las leyes no son de orden público, esto es, el orden público no es un factor inmanente a la norma jurídica. Esta puede ser imperativa, prohibitiva, tener carácter obligatorio, jus cogens, pero la característica del orden público es exógena”.

168 Cfr. supra.

169 W. Goldschmidt. Derecho Internacional Privado, cit., p. 372.

170 Ibíd., p. 373.

171 Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, firmado en Las Leñas el 27 de junio de 1992, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de legislación, consultada el 5 de mayo de 2012.

172 Los requisitos formales son: en primer lugar, que vengan revestidas de las formalidades externas necesarias para que sean consideradas auténticas en el Estado de donde procedan; en segundo lugar, que estén traducidas al idioma oficial del Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución, y en tercer lugar, que cuenten con la debida legalización, apostilla o formalidad análoga, cuando la parte interesada solicite directamente el reconocimiento y ejecución.

173 Opinión Consultiva n.º 1/2007. Asunto Norte S.A. Imp. Exp. c/Laboratorios Northia Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria, disponible en [http://www.grupodeintegracion.com.ar/2010/11/tpr-opinion-consultiva-12007_10.html], consultada el 19 de mayo de 2012.

174 R. Nascimento Reis. “Orden público del Mercosur: un introito”, Prismas: Dir, Pol. Publ. e Mundial. vol. 4, n.º 2, p. 126.

175 R. Viñas Farré. “El reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras en América Latina”, en Y. Gamarra chopo. La idea de América en el pensamiento ius internacionalista del siglo xx, Zaragoza, ifc, 2010, p. 173.

176 Enmienda Constitucional n.º 42/04, del 8 de diciembre de 2004, disponible en [http://legis.senado.gov.br/matepdf/3534.pdf], consultada el 19 de mayo de 2012.

177 Dentro de las fuentes utilizadas para localizar los antecedentes jursiprudenciales de los países latinoamericanos están las bases de datos oficiales de los países analizados: en Argentina la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación [http://www.csjn.gov.ar/], en Brasil Jusbrasil [http://www.jusbrasil.com.br/] y en Colombia la de la Rama judicial [http://www.ramajudicial.gov.co], consultada el 19 de mayo de 2012.

178 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 627.

179 Colombia no tenía una ley arbitral que se puediese catalogar como moderna o de avanzada. Se trataba de una ley de corte local en la que no se podía afirmar que estuviese en concordancia con las necesidades del comercio internacional, debido, entre otras razones, a que su estructura procesal era bastante rígida y hacía que el ordenamiento arbitral, más que centrarse en el respeto de ciertos principios fundamentales como el debido proceso o el derecho a ser escuchado, se hallara condicionado por formalismos que hacían del arbitraje lo más parecido en su forma y funcionamiento a un proceso judicial. Consciente de esta situación se conformó en el año 2010 una nueva Comisión de Expertos con el fin de redactar un Proyecto de Ley sobre Arbitraje Nacional e Internacional, Decreto 4146 de 2010. Fruto del trabajo de esta Comisión se redactó un anteproyecto que finalmente se convirtió en la Ley 1563 del 12 de julio de 2012 llamada Ley Hinestrosa en honor al eminente jurista quien fue uno de sus redactores.

180 Diario El Mundo, 9 de enero de 2012, disponible en [http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/arbitraje_internacional_colombia_si_venezuela_no.php], consultada el 19 de mayo de 2012.

181 Convención, aprobada en Colombia por la Ley 39 del 20 de noviembre de 1990, Diario Oficial n.º 39.587, del 23 de noviembre de 1990.

182 A la fecha hay 22 países latinoamericanos adheridos al Convenio. Para la lista completa de los países que forman parte de este convenio cfr. [http://www.cnudci.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html], consultada el 19 de mayo de 2012

183 Consejo de Estado colombiano. Decisiones del 23 de octubre de 2003 y 24 de abril de 2004, disponibles en [http://www.ramajudicial.gov.co], consultada el 5 de mayo de 2012.

184 El artículo 5.º establece: “1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:
a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el Artículo ii estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la Ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la sentencia; o
b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o
c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisaria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o
d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o
e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.
2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:
a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o
b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país”.

185 En el desarrollo de este trabajo se ha investigado la jurisprudencia colombiana de los últimos años (2001-2012) en busca de precedentes en los que se haya dictado un reconocimiento sobre un laudo arbitral relacionado con contratos de licencia de tecnología o de cualquier figura contractual que involucre una transferencia tecnológica; no obstante, no se ha detectado ningún caso perteneciente a esta materia, de suerte que se expondrán casos que presentan elementos que podrían extrapolarse a un contrato de licencia de tecnología.

186 M. G. Monroy Cabra. Tratado de Derecho Internacional Privado, cit., p. 284.

187 G. Quiroga. Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional, cit., p. 75.

188 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional del 30 de enero de 1975, disponible en [http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-35.html], consultada el 5 mayo de 2012.

189 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Exp. 6130 del 5 de noviembre de 1996, disponible en [http://www.ramajudicial.gov.co].

190 En esta sentencia la Corte Suprema se aparta de interpretaciones anteriores y sostiene que “… el juez local no puede evaluar una sentencia extranjera teniendo en cuenta tan sólo disposiciones generales de la estirpe de las consagradas por los Arts. 19 y 20 del Código Civil, como si ellas constituyeran una pauta dogmática de ineludible observancia, para decretar automáticamente la evicción de dicho pronunciamiento jurisdiccional extranjero bajo el argumento abstracto de que todo cuanto atañe al estado civil de las personas y el régimen de la propiedad está regulada en Colombia por derecho imperativo que […] incide a la vez en normas de la jurisdicción nacional colombiana…”.

191 C. Holguín Holguín. “La noción de orden público en el Derecho internacional Privado”, en El Derecho de los Negocios Internacionales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1991, p. 414.

192 Para la elaboración de este epígrafe se ha contado con la colaboración de los despachos ccpit de Beijin, disponibles en [http://www.cpit-patent.com.cn] y Linda Liu & Partners de Beijin, disponible en [http://www.lindaliugroup.com], consultadas el 19 de mayo de 2012.

193 En el año 2011 China se consolidó como el primer socio comercial de Argentina, Brasil, Chile y Perú, y alcanzó el segundo lugar en Colombia, México y Uruguay.

194 T. Pattloch. “Technology transfer in China”, en A. López-Tarruella (coord.). El comercio con China. Oportunidades empresariales, incertidumbres jurídicas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 339. Las empresas chinas dependen todavía en gran medida de la tecnología extranjera, y a menudo están dedicadas al proceso de manufactura y no de producción tecnológica.

195 Ídem.

196 “Medium to Long Term Plan for the Development of Science and Technology”, disponible en [http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787_2.htm], consultada el 19 de mayo 2012.

197 K. Linton. China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy, Washington, Diane Publishing, 2010, p. 5-2.

198 Esta facultad se encuentra contenida en los artículos 145 de los principios generales del Derecho civil y 126 de la Ley de contratos. La ley de contratos está disponible en inglés en [http://www.chinaiprlaw.com/english/laws/laws2-18.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

199 Decreto n.º 3 de 2009 del Ministerio de Comercio de la República Popular China relativo a las medidas de administración del registro de contratos de importación y exportación de tecnología, disponible en [http://www.ccpit-patent.com.cn/references/Regulations_Technology_Import_Export_Administration_China.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

200 El artículo 2.º del tier establece: “Technology import and export contracts include the contracts on assignment of patent, assignment of patent application right, patent licensing, technical secret permission, technical service and other contracts with the content of technology import and export”.

201 Artículo 21: “Where a technology import contract licensed or registered according to the provisions of these Regulations is changed in terms of the main contents thereof, the formalities shall be gone through once again for the license or registration thereof”.

202 Artículo 329: “A technology contract which monopolizes the technology or impedes the technological progress, or which infringes upon the technological achievement of others shall be null and void, disponible en [http://www.chinaiprlaw.com/english/laws/laws2-18.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

203 Interpretación judicial de la Corte Suprema de la República Popular China de litigios relacionados con disputas sobre contratos de tecnología, disponible en [http://www.grandall-law.com/china-laws-regulations/laws-regulations-contract/interpretation-of-supreme-peoples-court-on--application-of-law-disputes-over-technology-contracts.html], consultada el 19 de mayo de 2012.

204 Artículo 329. “(1) Restricting one party from making new research and development on the basis of the contractual subject technology, or restricting this party from using the improved technology, or the conditions for both parties to exchange the improved technologies with each other being not reciprocal, including such circumstances as requiring one party to gratuitously provide the other party with the improved technology, to transfer the improved technology to the other party non-reciprocally, to gratuitously and solely occupy, or jointly own the intellectual property of the improved technology;
(2) Restricting one party from obtaining, from other origins, the technology similar to or competitive against that of the technology provider;
(3) Impeding one party’s sufficient exploitation of the contractual subject technology in a reasonable way pursuant to the market demands, including unreasonably restricting the quantity, varieties, price, sales channel or export market of the contractual subject technology exploited by technology accepter in an obvious way to produce products or to provide services;
(4) Requiring the technology accepter to accept attached conditions dispensable for exploiting the technology, including purchasing dispensable technologies, raw materials, products, equipment, services or accepting dispensable persons, etc.;
(5) Unreasonably restricting the channels or origins for the technology accepter to purchase raw materials, parts and components, products or equipment, etc.; and
(6) Prohibiting the technology accepter from making objections to the effectiveness of the intellectual property of the contractual subject technology, or attaching conditions to the objections made”.

205 Secretaría de la unctad. “Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el campo de la Transmisión de Tecnología”, cit., p. 12.

206 B. Hoekman, k. E. Maskus y K. Saggi. “Transfer of technology to developing countries: unilateral and multilateral policy options”, en World Bank Policy Research Working Paper, n.º 3332, 2004; M. de María y Campos. Transferencia de tecnología, dependencia del exterior y desarrollo económico, Tesis doctoral, Escuela de Economía, unam, México, 1978.

207 Junta de Comercio y Desarrollo de la unctad. “Acuerdos Internacionales para la Transferencia de Tecnología”, Documento TD/B/com. 2/EM. 9/L. 1 del 4 de julio de 2001, disponible en [http://www.unctad.org], consultada el 19 de mayo de 2012.

208 Decreto 2153 de 2002 sobre prácticas comerciales restrictivas, cit., supra.

209 Artículo 31k: “Los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan”.

210 C. M. Correa. “La propiedad intelectual en tiempos de crisis”, Ciencia Hoy, vol. 16, n.º 93, 2006, p. 17; I. de León. “¿Puede la política de competencia moderar los efectos de la propiedad intelectual?”, cit., p. 13. En este supuesto, la patente es tratada como un caso semejante al de una empresa que detenta una posición dominante en el mercado, sólo que resultante, en este caso, de un título de exclusividad conferido por el Estado a una creación intelectual. Bajo esta hipótesis, la autoridad de competencia pudiera declarar el abuso de tal posición dominante, con lo cual el Estado miembro pudiera limitar el ejercicio mismo de la patente, absteniéndose de solicitar el consentimiento del titular para conceder licencias obligatorias a terceros para la utilización de la patente.

211 En el mismo sentido C. Otero García-Castrillón. El comercio internacional de medicamentos, Madrid, Dikynson, 2006, p. 92.

212 La excepción la constituyen los derechos sobre trazados de circuitos integrados ya que este tema no se menciona en ninguno de los Acuerdos de libre comercio hasta ahora firmados.

213 De acuerdo con la unctad, más del 50% de los acuerdos bilaterales de libre comercio contienen normas que consagran una protección que va más allá de los parámetros establecidos en el Acuerdo adpic. Cfr. unctad/web/ite/ iiA/2007/1 p. 5.

214 P. Roffe y M. Santa Cruz. Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados, Santiago de Chile, cepal, 2006, p. 50.

215 efta y Chile iniciaron las negociaciones a fines de 2000 y se firmó el Acuerdo el 26 de junio de 2003 en Kristiansand, Noruega. Este entró en vigor el 1.º de diciembre de 2004: “Quizás uno de los aspectos que despierta mayor controversia, críticas y rechazo de estos acuerdos es la protección a los productos químico-agrícolas y farmacéuticos y a la información no divulgada relacionada con los datos de pruebas. Los alc incluyen disposiciones muy estrictas relativas a los permisos sanitarios y de comercialización de estos productos; establecen el ajuste de los períodos de protección de una patente como resultado de demoras en la concesión de la misma o en el proceso de aprobación de comercialización; exigen el uso exclusivo por un mínimo de cinco y diez años de la información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, respectivamente y, la aprobación de comercialización de productos a terceras personas durante esos periodos queda condicionada a la autorización del titular”.

216 Los textos de los Tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos están disponibles en [http://www.ustr.gov/], consultada el 19 de mayo de 2012.

217 El texto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia se encuentra disponible en [http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028], consultada el 19 de mayo de 2012.

218 Artículo 7.8k del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Vietnam el 13 de julio de 2000, artículo 4.20ª del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Jordania, y artículo 16.7.6ª del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Singapur. T. Nguyen. Competition law, technology transfer and the trips agreement. Implication for developing countries, cit., p. 252.

© Universidad externado de Colombia, 2014

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