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Los contratos de transferencia internacional de tecnología

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Manuel Guerrero Gaitán

Capítulo II. Marco regulatorio de los contratos internacionales de transferencia de tecnología en los países productores de tecnología

Texte intégral

I. PLANTEAMIENTO

11. Un vez analizada en el capítulo anterior la problemática que genera el desequilibrio existente en los contratos internacionales de transferencia de tecnología, manifestada principalmente en el uso de cláusulas que pueden impedir una correcta transferencia tecnológica hacia la parte receptora, de acuerdo con el iter lógico planteado en este trabajo de investigación, corresponde en este capítulo analizar la manera en que los países productores de tecnología regulan a través de normas imperativas y dispositivas los procesos de transferencia de tecnología.

22. El objetivo de este capítulo es identificar las diferentes formas en que los países productores de tecnología, especialmente, Estados Unidos y la Unión Europea han solucionado los problemas relacionados con el uso de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología, para con esta base, posteriormente, en el Capítulo iii, realizar una comparación con la forma en que situaciones análogas son reguladas en los países de América Latina. Esta comparación permitirá determinar la posibilidad de extrapolar las soluciones dadas por países con mayor grado de desarrollo tecnológico a países receptores de tecnología, matizadas de acuerdo con sus especiales circunstancias y necesidades.

33. Con el propósito de cumplir el objetivo propuesto, el desarrollo de este capítulo se divide en dos partes. En la primera, habida cuenta de la presencia de las cláusulas de elección de foro que atribuyen competencia a los tribunales ubicados en países productores de tecnología, se estudian las normas dispositivas que afectan a los contratos de transferencia de tecnología (ii). En primer lugar, se examina la aceptación de este tipo de cláusulas en los tribunales de Estados Unidos y la Unión Europea (A), y, posteriormente, partiendo del supuesto de que se acepta la competencia del tribunal elegido, se estudia la ley aplicable a las controversias surgidas en desarrollo este tipo de contratos (B). En este capítulo no se estudia el sector del reconocimiento habida cuenta de que, para el propósito de la presente investigación, es en los países de América Latina donde se hace necesario el estudio de este sector; en consecuencia, el reconocimiento de las decisiones dictadas por estos tribunales en los países de América Latina será objeto de estudio en el Capítulo iii. El fin que se persigue con este análisis está dirigido a identificar la manera en que los ordenamientos de los países productores de tecnología han establecido normas que permitan lograr un equilibrio entre el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes y, al mismo tiempo, la imposición de límites que impidan que el ejercicio de esta autonomía se convierta en una manera de evitar las normas de un país específico.

4Así, una vez establecido el tribunal competente y la ley aplicable al caso en estudio, será necesario analizar las normas imperativas (iii) que se aplican a los contratos de transferencia de tecnología que sirven como límite al ejercicio del principio de autonomía de la voluntad de los contratantes en los Estados Unidos y la Unión Europea. Los sectores del ordenamiento elegidos para este análisis son: el Derecho de la libre competencia (iv), las normas que regulan la forma y registro de los contratos (v) y las normas de inversión extranjera (vi). Aunque es innegable la existencia de otros sectores del ordenamiento jurídico en los que se presentan normas que pueden tener cierta incidencia en un contrato de licencia, tales como normas medioambientales, o disposiciones reguladas con la explotación de reservas mineras o de hidrocarburos, tales normas están dirigidas a un sector tecnológico en particular, por esta razón se ha decidido estudiar las normas que afectan a los contratos de licencia sin importar el sector tecnológico particular al que se refiera el contrato.

54. El fin propuesto con este análisis es identificar las ventajas y desventajas que supone la regulación de los contratos de transferencia de tecnología a través de los sectores mencionados, para después, en el Capítulo iii, contrastar esta información con el estado actual de la regulación en los países de América Latina y sentar de este modo las bases para formular una propuesta normativa dirigida al establecimiento de un equilibrio contractual en los procesos internacionales de transferencia de tecnología.

II. ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA EFICACIA DE LAS CLÁUSULAS DE ELECCIÓN DE FORO Y ARBITRAJE Y DE DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

A. ACEPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 1 Al realizar el estudio de los contratos internacionales de transferencia de tecnología a los que s (...)

65. Fruto de la investigación realizada para este trabajo se pudo constatar que en la gran mayoría de los contratos internacionales analizados se evidencia la existencia de cláusulas de elección de foro que asignan la competencia a tribunales ordinarios o, en su caso, de cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional, ambas designando como sede para la resolución de la controversia a aquella en la que tiene su domicilio el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual involucrados en el contrato. Esta situación se explica por la gran importancia económica que revisten este tipo de contratos, la cual conduce a que la redacción de los mismos sea efectuada con un gran nivel de detalle, y en la que un punto fundamental lo constituye la elección del foro competente más acorde con las necesidades de los contratantes. Esta es, junto con las conductas estudiadas en el capítulo anterior, una clara manifestación del desequilibrio en el poder de negociación de las partes en este tipo de negocios jurídicos1.

76. A continuación se presenta uno de los modelos de cláusulas atributivas de competencia judicial internacional y de cláusula de sumisión a arbitraje internacional más frecuentes en la práctica negocial.

8Cláusulas de elección de jurisdicción.

Any dispute arising under or in connection with the agreement or related to any matter which is the subject of the agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the state and/or federal courts located in New York, NY.

9Cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional.

Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitration administered by the American Arbitration Association in accordance with its Commercial Arbitration, and judgment on the award rendered by the arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof.

10Corresponde analizar a continuación la aceptación de las cláusulas de competencia judicial internacional y de las cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional en los países productores de tecnología, teniendo presente que la mayoría de los contratos estudiados presentan cláusulas que designan como sede el lugar en el que tiene su domicilio el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato.

1. LOS ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO EN LOS ESTADOS UNIDOS

  • 2 Para una descripción de la evolución de la competencia judicial internacional en Estados Unidos cf (...)

117. En los Estados Unidos la facultad para establecer normas relativas a la competencia judicial internacional y a la determinación del Derecho aplicable está atribuida a cada uno de los Estados, de suerte que en la actualidad existe un variedad de legislaciones estatales que presentan diferencias entre sí, pero que al momento de ser aplicadas a casos prácticos deben estar sujetas a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual ha sido calificada por F. K. Juenger como “vacilante y confusa”2.

  • 3 The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S. 1, (1972).
  • 4 T. Stark. Negotiating and drafting contract boilerplate, Nueva York, alm Publishing, 2003, p. 129. (...)
  • 5 G. Born. International civil litigation in United States courts: commentary & materials, Londres, (...)

128. Históricamente las cláusulas atributivas de competencia se consideraban por el ordenamiento de Estados Unidos como contrarias al orden público, debido a que su objetivo consistía en excluir la posibilidad de iniciar una acción ante los tribunales del foro. No fue sino hasta el 12 de junio de 1972, con la sentencia The Bremen and AL. v. Zapata Off-Shore Oil Co.3, cuando la Corte Suprema estableció una presunción de validez y ejecutabilidad de los acuerdos de elección de foro al derivar la competencia de un asunto a la Corte de Justicia de Londres sobre un litigio que carecía de cualquier conexión con Inglaterra4. Este asunto consistía en un contrato internacional entre una compañía naviera alemana y una empresa de Estados Unidos dedicada a la producción de petróleo, en el cual existía una cláusula atributiva de competencia a la High Court de Londres. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos reconoció la validez de la cláusula argumentando que las transacciones internacionales suelen ser cuidadosamente negociadas por contratantes con un alto nivel de sofisticación y, por tanto, debería reconocerse la voluntad de las partes con el fin de preservar la estabilidad de los contratos internacionales. Ahora bien, la Corte Suprema dispuso también que la elección de las partes sobre el foro al que acudirían para resolver cualquier controversia derivada del contrato debía ser libre y no podía ser desleal, injusta o irrazonable. En el caso examinado, la Corte consideró que al tratarse de un contrato celebrado entre contratantes de diferentes países, en el que la prestación fundamental consistía en transportar una carga de petróleo desde el Golfo de México hasta el Mar Adriático, la elección de Londres como foro constituía un esfuerzo razonable para otorgar una seguridad jurídica a la transacción eligiendo un lugar neutral para resolver una eventual disputa5.

  • 6 El Instituto Americano de Derecho –ali– es el encargado de la creación de los “Restatements of the (...)

139. No obstante, la Corte Suprema estableció en esta sentencia seis situaciones excepcionales en las que era posible negar la validez de una cláusula de elección de foro. Estas excepciones han sido seguidas por la jurisprudencia posterior a este caso y, adicionalmente, han sido recogidas en el Second Restatemen of Law of Conflict of laws6 (adelante Second Restatement). Seis son las excepciones que se plantearon en la sentencia Bremen: 1. Fraude; 2. La naturaleza de la relación entre los contratantes; 3. La naturaleza del foro elegido; 4. La inconveniencia del foro elegido; 5. Las limitaciones legales del foro elegido, y 6. El orden público del foro excluido.

  • 7 Scherk v. Alberto-Culver Co. 417 U.S. 506 (1974). “This qualification does not mean that any time (...)

1410. En cuanto al fraude, la Corte estableció que cualquier cláusula de elección de foro contenida en el contrato que estuviese afectada por fraude sería inválida. No obstante, posteriormente en el caso Scherk v. Alberto-Culver Co. la Corte clarificó los alcances de esta excepción al disponer que no siempre que en una disputa se alegue que existió fraude automáticamente se reputará como inválida la cláusula de elección de foro. La invalidez de esta cláusula estará condicionada a si la inclusión de la misma en el contrato se llevó a cabo como producto de un fraude o una coerción7.

  • 8 Cuando se dice que un contrato o cláusula es “unconscionable”, se hace referencia a un contrato o (...)
  • 9 The Second Restatement contemplates non-enforcement where a provision is the result of “overreachi (...)

1511. Respecto de la segunda excepción, la naturaleza de la relación entre las partes, la Corte Suprema sostuvo que una cláusula que ha sido libremente acordada por las partes es válida a menos que se trate de un contrato de adhesión. A esta excepción se ha incorporado el concepto de unconscionability8: la sección 80 del Second Restatement dispone que no es válida una cláusula de elección de foro cuando esta sea el resultado del uso desleal de un inequitativo poder de negociación de una de las partes9.

  • 10 Carnival Cruise Lines v. Shute, 499 U.S. 585 (1991).
  • 11 G. Born. International civil litigation in United States courts: commentary & materials, cit., p. (...)

1612. De lo anterior se puede inferir que, teniendo en cuenta que en los contratos internacionales de transferencia de tecnología existe un desequilibrio entre las partes, el concepto de unconscionability podría, en principio, ser usado como fundamento para alegar la invalidez de la cláusula de elección de foro; no obstante, la jurisprudencia ha sido muy cautelosa al interpretar este concepto. En 1991 la decisión Carnival Cruise Lines v. Shute10 abordó las excepciones a la presunción de validez de una cláusula de elección de foro en un contrato en el que se presentaba una manifiesta falta de equilibrio en el poder de negociación de los contratantes, ya que, aunque se trataba de un contrato de transporte, en el caso estudiado la cláusula de elección de foro no había sido negociada puesto que estaba dentro del contenido de los términos y condiciones de la compra de un tiquete en un crucero. Aunque en principio la Corte de Apelaciones sostuvo que la cláusula era inválida porque los pasajeros afectados, domiciliados en Washington, no tenían los medios físicos para asumir un litigio en el Estado de Florida, en donde según la cláusula se debía dirimir el conflicto, y, en consecuencia, se les privaría del derecho al acceso a la justicia, la Corte Suprema revocó esta decisión y dio como válida la cláusula, puesto que esta no fue concebida como una forma de engaño o fraude a la otra parte, sino como una manera de otorgar previsibilidad jurídica a la relación contractual, puesto que la sede principal de la compañía naviera era Florida y de allí partían la mayoría de sus cruceros11.

  • 12 M. Gruson. “Forum Selection Clauses in International and Interstate Commercial Agreements”, U. Ill (...)

1713. La tercera excepción a la presunción de validez de la cláusula de elección de foro consistente en la naturaleza del foro elegido se refiere al carácter independiente y neutral que debe tener el tribunal designado por las partes, en el que no debe existir un prejuicio en contra de la parte extranjera12.

  • 13 C. A. Cunningham. “Enforceability of Forum Selection Clauses: Missouri Finally Joins the Majority” (...)

1814. Respecto de la cuarta excepción, la Corte Suprema sostuvo que una cláusula de elección de foro acordada válidamente podía ser inválida si el foro elegido constituía un serio inconveniente para el desarrollo del proceso. Asumiendo que las partes negociaron libremente la cláusula y que estuvieron al tanto de los posibles inconvenientes de la elección del foro, la parte que alegaba esta excepción tenía el deber de probar que, a pesar las posibles dificultades que se presentaran con la elección del foro, el hecho de adelantar el proceso ante el tribunal elegido le causaría una gran dificultad. En caso de que no se lograra establecer plenamente esta situación la cláusula sería válida y, por tanto, el proceso se debería plantear ante el tribunal elegido13.

  • 14 High Life Sales Co. v. Brown-Forman Corp. 823 S. W. 2d 493, 498 (Mo. banc 1992).

1915. Finalmente, la quinta y la sexta excepciones son tratadas de manera conjunta bajo el concepto de orden público (public policy). La Corte estableció que la cláusula de elección de foro es inválida cuando contraviene una disposición de orden público, ya sea que esté contenida en una ley estatal o en un precedente jurisprudencial. Precisamente esta causal es la que más complicaciones generaba, ya que no existía una posición común en los diferentes Estados en cuanto a lo que debía considerarse como una violación al orden público. En el caso High Life Sales Co. v. Brown Forman Corp.14, High Life Sales, una empresa domiciliada en Missouri, celebró un contrato de distribución de licores con una empresa de California en el que se contenía una cláusula de elección de foro designando a los tribunales del lugar en el que el demandado tuviese su sede principal de negocios. Transcurridos dos años desde la celebración del contrato, la empresa de California realizó una cesión del contrato, con la aceptación de su contraparte, a la sociedad Brown Forman Corp., domiciliada en Kentucky, la cual finalmente decidió terminar el contrato unilateralmente. High Life demandó ante los tribunales de Missouri solicitando la declaración de incumplimiento del contrato, y los respectivos daños y perjuicios, a lo cual Brown interpuso la excepción de falta de jurisdicción en virtud de la cláusula de elección de foro. El fallo en primera instancia otorgó la razón a High life, decisión que fue confirmada en sede de apelación al sostener que no sería razonable plantear el proceso ante los tribunales de Kentucky, ya que se estaría violando el orden público. Es importante exponer los argumentos de la Corte para rechazar la validez de esta cláusula por las implicaciones que esta interpretación tiene para el objeto de la presente investigación.

2016. La jurisprudencia estatal que precedía a este caso establecía que las cláusulas que atribuían competencia a tribunales fuera del Estado de Missouri eran de por sí inválidas, debido a que estaban en contra de una disposición de orden público del Estado según la cual los ciudadanos del Estado tenían el derecho de acudir ante los tribunales de este Estado. En primer lugar, la Corte de apelaciones, realizando una ponderación entre este derecho y aquel que permite a los particulares ejercer su autonomía contractual, decidió que no podía considerarse per se inválida una cláusula atributiva de competencia a tribunales diferentes a los de Missouri, en cumplimiento de los razonamientos expuestos por la Corte Suprema en el caso Bremen.

2117. Posteriormente, la Corte analizó la justicia y razonabilidad (fairness and reasonability) de la cláusula de elección de foro realizada por los contratantes. Ya que la elección se había realizado de forma abstracta, es decir, se iniciaría la acción en el domicilio del demandado, se consideró que la cláusula era justa y neutral. Finalmente, en cuanto a la razonabilidad de la cláusula, la Corte indicó que era necesario, en el caso estudiado, tener en cuenta que el contrato estaba relacionado con la distribución del licor, la cual es objeto de regulación por los Estados de forma específica en función de los intereses de cada uno de ellos. Para el caso en particular existían disposiciones dirigidas a proteger a los distribuidores de este Estado de la terminación unilateral del contrato, de suerte que este “paternalismo” constituía la prueba de la existencia de una norma de orden público que no podía ser evitada por los contratantes a través de una cláusula de elección de foro. La Corte señaló que de adelantarse el proceso en Kentucky, los tribunales de este Estado no tendrían la experiencia ni los precedentes jurisprudenciales apropiados para aplicar la ley de Missouri, debido a que en Kentucky no existe una norma de protección al distribuidor de licor, lo cual indicaba que el orden público de este Estado era diferente al de Missouri.

2218. De lo anterior se puede concluir que en Estados Unidos, al encontrarnos frente a una cláusula atributiva de competencia en un contrato internacional de transferencia de tecnología entre contratantes de países con diferente grado de desarrollo tecnológico, sería posible para un demandado extranjero, si es que en su país de origen existen normas protectoras de su condición de receptor, argumentar la falta de validez de esta cláusula por motivos de razonabilidad. De esta manera, si el objeto de la disputa planteada ante los tribunales de Estados Unidos se deriva del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de una conducta considerada abusiva, se estaría en presencia de una materia regulada en el país de origen, es decir el país receptor de tecnología, de acuerdo con los fines específicos de este Estado. En conclusión, el Tribunal estadounidense deberá aplicar esta excepción y, en consecuencia, declarar que la cláusula atributiva de competencia es inválida.

2. LOS ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO EN EL REGLAMENTO DE BRUSELAS 44/2001

  • 15 Reglamento del Consejo (CE) n.º 44/2001, del 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia ju (...)
  • 16 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas Garcia y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

2319. En el ámbito europeo, con independencia de los fueros exclusivos en los cuales las partes no podrán excluir la competencia del juez asignado y que operan como límites a la autonomía de la voluntad de las partes, el Reglamento de Bruselas 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante rbi)15, en su artículo 23 contempla expresamente y regula las condiciones de aplicación y requisitos de validez de las cláusulas de elección de foro. En este artículo el rbi permite distinguir tres escenarios en los que se atribuye competencia a los tribunales de un Estado miembro de la UE. El primero es aquel en que al menos una de las partes, demandante o demandado, tiene su domicilio en un Estado miembro y que se haya elegido como competente un tribunal perteneciente a un país de la UE. Así, un pacto de elección de foro que reúna los requisitos previstos en el artículo 23 tendrá un doble efecto, por una parte atributivo de competencia, y por otra, una eficacia derogatoria, puesto que el tribunal elegido tendrá competencia única, salvo pacto en contrario de las partes, de suerte que los contratantes serán los únicos que podrán modificar tal elección, por ejemplo, por sumisión tácita contemplada en el artículo 24 o por un acuerdo posterior16.

  • 17 Ídem.

2420. El segundo escenario, contemplado por el artículo 23 en su apartado 3, consiste en las situaciones en que se designa como tribunal competente el perteneciente a algún país de la UE, pero ninguno de los contratantes pertenece a un país miembro. A este respecto, el rbi dota a estos pactos de una eficacia derogatoria respecto de los tribunales de otro Estado miembro, que solo podrían conocer del caso en el supuesto en que el tribunal elegido haya declinado su competencia17.

  • 18 Reglamento (CE) n.º 44/2011, cit., supra.
  • 19 Sentencia del tjue del 9 de noviembre de 2000, asunto C-387/98, Coreck Maritime GmbH v. Handelsvee (...)

2521. El tercer escenario que puede presentarse en un contrato internacional es aquel en el que se designa un tribunal de un Estado que no sea miembro de la UE. Este supuesto no está previsto en el rbi18, de suerte que la eficacia de la cláusula dependerá de la aplicación de las leyes internas del país sede del tribunal designado. Ahora bien, si a pesar de la existencia de una cláusula que designe un tercer Estado el litigio se interpone ante los tribunales de un Estado miembro, el tjue ha sostenido que la validez de la cláusula de sumisión deberá ser determinada de acuerdo con la ley aplicable19.

2622. El rbi dispone en su artículo 23, con especial atención, los requisitos formales necesarios para que las cláusulas de elección de foro tengan validez, con el fin de que detenten un carácter explícito y de esta forma se garantice que los contratantes las han estipulado de forma consciente. Se establecen entonces tres requisitos para otorgar validez a una cláusula de elección de foro. El primero es que dichas cláusulas estén celebradas por escrito o verbalmente con confirmación escrita; en este sentido el rbi confirma, en su apartado segundo, que “se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo”, como una muestra de sintonía con los avances tecnológicos, particularmente con la contratación electrónica, ya que la única exigencia radica en que exista un registro duradero, es decir, que sea posible su almacenaje y posterior consulta.

27El requisito alternativo dispuesto por el rbi para admitir un pacto atributivo de competencia es que este se celebre “en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas”. En este punto es importante exponer un ejemplo práctico para ilustrar esta situación.

28Supuesto fáctico

La empresa colombiana Inversiones Agrarias S.A. ha celebrado un contrato de joint venture con la sociedad Holandesa Jaricot & Cia. Ltda. con el fin de crear una nueva persona jurídica encargada de participar en licitaciones con el gobierno colombiano, relacionadas con proyectos de producción de tecnologías agrícolas. En el contrato marco se establece una cláusula de sumisión a los tribunales holandeses; sin embargo, dentro de los numerosos contratos satélites, entre ellos las licencias a la sociedad de nueva creación sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, se guarda silencio en relación con los tribunales competentes.

29En este caso la cláusula estipulada para el contrato marco es tomada como un elemento que hace que la designación de los tribunales holandeses se considere como habitual entre las partes y, por tanto, de acuerdo con el artículo 23 1) b) del rbi, estos se consideran como el tribunal elegido por las partes para las controversias que surjan de los contratos satélite a pesar de no existir una cláusula de sumisión en los contratos “satélite”.

  • 20 Reglamento (CE) n.º 44/2011, cit., supra.

3023. La tercera opción que establece el artículo 23 del rbi20 para otorgar validez a un acuerdo atributivo de competencia es que este se celebre conforme a los usos que las partes conocen o deben conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.

31Ahora bien, al hablar de contratos internacionales de transferencia de tecnología en los que, como se ha visto, en la gran mayoría de los casos se presentan derechos de propiedad industrial e intelectual será preciso identificar dos supuestos.

  • 21 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 9 (...)

32El primero de ellos tiene que ver con los aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial, es decir, los relacionados con su validez. Es de destacar que los derechos de propiedad industrial, a diferencia de los derechos de autor, nacen por un acto de concesión otorgado por el Estado y consignado en un registro público. En este sentido, el artículo 22.4 del rbi establece la “competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro”. De igual manera, cualquier asunto relacionado con la inscripción de estos derechos en el registro será competencia exclusiva de los mismos tribunales en virtud del artículo 22.4 del rbi21.

33El segundo supuesto consiste en los casos en que la controversia versa sobre la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial e intelectual, caso en el cual serán competentes los tribunales designados por las partes, bien tácitamente por el artículo 24 o bien expresamente en virtud del artículo 23, o en su defecto, de acuerdo con el artículo 5.1 del rbi, el tribunal del lugar en el que haya sido o deba ser cumplida la obligación que sirve de base a la demanda, o alternativamente, el tribunal del domicilio del demandado (art. 2.º), siempre que no se presente el supuesto del artículo 24 del rbi.

3424. En conclusión, al enfrentarse al análisis de una cláusula atributiva de competencia en un contrato de transferencia de tecnología es necesario, antes que nada, identificar si la controversia planteada está directamente relacionada con la validez o registro de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato, caso en el cual es de aplicación el artículo 22.4 del rbi, o por el contrario, si la controversia se deriva de la explotación de los derechos, en donde se aplicarán los artículos 23 o, en su caso, 24 del rbi si se trata de la elección tácita.

3. LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO

  • 22 Convenio del 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, disponible en [http://ww.hcch (...)

3525. En el ámbito internacional, a pesar de la importancia y de la necesidad de regular la elección de foro, no fue sino hasta 1992 cuando empezó a perfilarse la creación de un convenio universal en materia de competencia judicial a partir de una propuesta realizada por los Estados Unidos; desde ese momento se iniciaron los trabajos para la elaboración de un instrumento jurídico internacional que regulara el reconocimiento y ejecución de las sentencias judiciales dictadas en el extranjero. El producto de estos trabajos fue la Convención sobre Acuerdos de Elección de Foro en 2005, en el marco de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado22.

  • 23 N. González Martín, A. Leónvargas y M. Cuevas Tavera. “México y la Convención de la Haya de 30 de (...)

36Esta Convención regula la competencia judicial, y el reconocimiento y ejecución de las sentencias judiciales extranjeras con dos propósitos fundamentales: en primer lugar, reafirmar la seguridad jurídica en la determinación del tribunal internacional competente y, por tanto, en la elección del tribunal que las partes estimen conveniente, garantizando la abstención de los tribunales de los demás Estados contratantes de entrar a conocer de la controversia y, en segundo lugar, facilitar el reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas en los Estados partes23.

37La Convención, en su artículo 2.º apartado 2, establece entre las excepciones a su ámbito de aplicación:

[…] n) La validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos.
o) La infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos, con excepción de los litigios iniciados por la violación de un contrato existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse iniciado por la infracción de dicho contrato.
p) La validez de las inscripciones en los registros públicos.

  • 24 M. Salvadori. “El Convenio sobre acuerdos de elección de foro y el Reglamento Bruselas 1: autonomí (...)
  • 25 En el último proyecto del convenio se contemplaba la suspensión del procedimiento en el tribunal d (...)

38De la norma trascrita se desprende la posibilidad de aplicación del Convenio a las cuestiones contractuales relacionadas con derechos de propiedad industrial e intelectual24, puesto que se excluyen los aspectos intrínsecos de estos derechos, de suerte que, de acuerdo con el Convenio, serían aceptables las cláusulas atributivas de competencia en un contrato de transferencia de tecnología siempre y cuando se esté frente a una controversia originada en aspectos netamente contractuales25.

  • 26 Decisión del Consejo del 26 de febrero de 2009 relativa a la firma en nombre de la Unión Europea d (...)

39A pesar de la importancia de este Convenio, hasta la fecha solamente México lo ha ratificado; no obstante, es de destacar que Estados Unidos firmó el Convenio el 19 de enero de 2009 y actualmente se encuentra estudiando la redacción de una propuesta para uniformar las leyes de su país en la materia y de esta manera lograr una implementación del mismo. Por su parte, la Unión Europea firmó el Convenio el 1.º de abril de 2009 y se encuentra en un proceso de consulta a los Estados miembros para establecer la conveniencia de su ratificación y posterior implementación26.

4. CONVENIO EUROPEO SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

4026. Habiendo estudiado la admisibilidad de las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional en las legislaciones de Estados Unidos, la Unión Europea y en el ámbito convencional, es necesario analizar la efectividad de las cláusulas de sometimiento al arbitraje comercial internacional.

  • 27 El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en Ginebra el 21 de abril de 1 (...)
  • 28 Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva Yor (...)

41En Europa existen dos instrumentos internacionales encargados de regular el arbitraje internacional: por una parte, el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmado en Ginebra el 21 de abril de 1961 (en adelante Convenio de Ginebra)27 y, por otra, el Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (en adelante Convenio de Nueva York)28, que será objeto de estudio posteriormente cuando se analice el reconocimiento de los laudos arbitrales.

  • 29 J. F. Poudret y S. Besson. Comparative Law of International Arbitration, Londres, Sweet & Maxwell, (...)

42El Convenio de Ginebra fue el resultado de los esfuerzos de la Comisión Económica de la onu para Europa y originalmente fue concebido como el instrumento para favorecer el arbitraje entre los Estados del este y el oeste del continente. El Convenio de Ginebra no se limita a la eficacia de los laudos emitidos por un tribunal arbitral, ya que se ocupa de cuestiones más amplias que no se encontraban reguladas con claridad en el momento de su adopción29.

43En el artículo 1.º el Convenio de Ginebra determina su ámbito de aplicación a las controversias que se refieran a personas físicas o jurídicas que, en el momento del acuerdo o sumisión al arbitraje, tengan su domicilio, residencia o sede social en Estados contratantes diferentes. Así mismo, se incluyen dentro de su ámbito de aplicación las personas morales de derecho público. En el mismo artículo se dispone que el acuerdo o cláusula compromisoria se lleve a cabo, bien mediante su incorporación en el texto del contrato, o mediante un contrato o compromiso independiente o separado.

44Debido a que el estudio detallado de este Convenio escapa al objeto del presente trabajo, no se realizará un análisis exhaustivo del mismo; sin embargo, es necesario mencionar que en caso de que la elección del tribunal arbitral realizada por las partes conduzca a una situación de indefensión de una de las partes es posible recurrir a las causales de anulación de los laudos arbitrales establecidos en las legislaciones internas de los países, o bien acudir a aquellas establecidas en el artículo 5.º del Convenio de Nueva York de 1958.

4527. No obstante, se debe señalar que en el artículo 4.º el Convenio establece que las partes contratantes tendrán la opción de elegir entre el arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc. En cuanto al arbitraje internacional, las partes deberán someterse al procedimiento establecido por la institución elegida, pero respecto del arbitraje ad hoc, el Convenio desarrolla una reglamentación más detallada al disponer que las partes estarán facultadas para:

  1. Nombrar los árbitros o establecer los modos o fórmulas conforme a los cuales se designarán los árbitros en caso de controversia;
  2. Determinar el lugar de la sede o emplazamiento del Tribunal arbitral, y
  3. Fijar las normas de procedimiento que deben seguir los árbitros.
  • 30 Arreglo relativo a la aplicación de la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional, (...)

46Posteriormente, el artículo 4.º establece las soluciones para los eventos en que no exista nombramiento de un árbitro por una de las partes, cuando no se estipulen en la cláusula compromisoria o compromiso los datos necesarios para la realización del procedimiento arbitral y otras vicisitudes, tales como la falta de indicación de la institución arbitral encargada de adelantar el procedimiento en un arbitraje institucional. Sin embargo, debido a las dificultades en la aplicación de las soluciones planteadas por el Convenio, se acordó, mediante el Arreglo Relativo a la Aplicación de la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional30 que los párrafos 2 a 7 del artículo iv fueran remplazados por un nuevo texto según el cual “las dificultades que se presenten en cuanto a la constitución o al funcionamiento de la jurisdicción arbitral serán regidas por la autoridad judicial competente a requerimiento de la parte más diligente”.

47Estudiada la reglamentación en los países productores de tecnología, es posible concluir que en Estados Unidos las aplicaciones divergentes de la jurisprudencia de los Estados hacen que exista una gran dificultad para plantear una excepción por falta de validez de una cláusula atributiva de competencia judicial internacional. Esta situación conduce a que sea más aconsejable para la parte receptora de tecnología, en función del caso específico, esperar a enfrentarse a la controversia en sede de reconocimiento de la sentencia dictada por el juez de los Estados Unidos, si es que se ha producido una conducta abusiva que pueda ser considerada como violatoria del orden público internacional en el país de acogida de la decisión. En cuanto a la Unión Europea, las normas analizadas permiten establecer un alto grado de seguridad jurídica en el que las partes contratantes tendrán un nivel de previsibilidad tal que les permita impugnar la validez de una cláusula de elección de foro.

B. ELECCIÓN DE LA LEY APLICABLE AL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN PAÍSES PRODUCTORES Y LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCIÓN

  • 31 Este criterio es expuesto por autores como M. Wolff. Private International Law, Oxford, Oxford Uni (...)

4828. Habiendo analizado la aceptación y requisitos de validez de las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional, y las cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional en los países productores de tecnología, corresponde ahora analizar la determinación de la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual, la cual ha sido objeto de debate, debido a la contraposición entre el principio de territorialidad que los gobierna y su carácter inmaterial que hace posible su explotación simultánea en diferentes lugares. Uno de los criterios que se ha propuesto para la determinación del ordenamiento que regule este tipo de derechos es el de la lex rei sitae, realizando una analogía con el derecho de propiedad sobre bienes corporales. Ahora bien, la aplicación de este criterio demanda la determinación del lugar en el cual se encuentra situado el intangible objeto del contrato31.

  • 32 A. Dicey. Dicey & Morris on the conflict of laws, Londres, Sweet and Maxwell, 1993, p. 915.
  • 33 J. Fawcett y P. Torremans. Intellectual Property and Private International Law, Oxford, Oxford Uni (...)

49De acuerdo con A. Dicey32 los derechos generalmente se encuentran situados en el país donde pueden hacerse cumplir coercitivamente. En este sentido, es posible realizar el siguiente racionamiento: al ser los derechos de propiedad industrial e intelectual unos monopolios otorgados por el Estado a los particulares para la explotación en el lugar de su competencia, estos deberían localizarse en el lugar en el cual se encuentra el órgano estatal que los concede, toda vez que solo en este territorio gozan de protección. Al respecto sostienen J. Fawcett y P. Torremans33:

Una patente o una marca deben situarse en el país donde la solicitud fue presentada y por ende donde la oficina de patentes, después del proceso de examinación, decidió que se llenaban todos los requisitos y sobre esta base permitió una restricción a la competencia otorgando un derecho exclusivo. El registro es el hecho que une el intangible con un lugar determinado.

50De acuerdo con lo anterior, la ubicación espacial del derecho de propiedad industrial sujeto al requisito del registro es aquella en la cual se haya concedido y, por lo tanto, donde pueda ser objeto de protección. En este sentido, es posible observar que la interpretación del criterio de la lex rei sitae mencionada anteriormente no trata propiamente la localización del derecho, sino la ley al amparo de la cual fue concedido.

  • 34 Un sector importante de la doctrina afirma que el criterio de la lex loci protectionis debe ser ap (...)
  • 35 En los derechos de propiedad industrial que comprenden una multiplicidad de territorios, tales com (...)
  • 36 A. Abarca Junco. Derecho Internacional Privado, cit., p. 294.
  • 37 P. A. de Miguel Asensio. “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma ii”, Anuario de Derecho (...)
  • 38 Reglamento 864 del 11 de julio de 2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley apli (...)

5129. Por su parte, el criterio de la lex loci protectionis34 es en la actualidad de amplísima aceptación, encontrando su fundamento en la naturaleza misma de los bienes de propiedad industrial y su carácter eminentemente territorial, toda vez que el derecho protegido solo existirá en el lugar en donde la autoridad competente35 haya reconocido su existencia36. Aunque los sistemas de Derecho internacional privado de diversos países coinciden en que la ley aplicable a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del territorio para el cual se busca la protección, es común que no exista una norma que consagre este criterio, y en caso de que exista, es frecuente que dicha norma tenga una redacción confusa o tenga carácter unilateral. En todo caso, esta situación no obsta para que la mayoría de países se decante por la aplicación de este criterio37 e, incluso, haya sido la respuesta dada por el Reglamento 864/2007 (Roma ii) (en adelante rrii)38 para los casos de infracciones de propiedad intelectual e industrial.

  • 39 J. Carrascosa González. “Ley aplicable a las patentes en Derecho internacional privado español”, c (...)

52Las interpretaciones acerca del significado concreto del criterio de la lex loci protectionis no han sido unánimes en la doctrina: en algunos casos se ha sostenido que hace referencia a la ley del lugar en donde esté situado el tribunal que conoce del caso (lex fori) y en otros, al hablar de infracciones, se ha dicho que es la ley del lugar en donde se ha producido el hecho dañoso o infracción o lex loci delicti commissi39.

53En cuanto a la equiparación con la lex fori, aunque se conserva intacto el principio de la territorialidad, se presenta la dificultad para el demandante, en caso de que existan múltiples violaciones, de tener que aplicar tantas legislaciones como tribunales conozcan de la controversia.

  • 40 Cfr. análisis detallado de este problema en L. Esteve González. “Infracción internacional de la pr (...)
  • 41 Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Austria del 15 de junio de 1978, artículo 34.1: “A (...)
  • 42 M. Pertegás sender. Cross border enforcement of patent rights, Oxford, Oxford University Press, 20 (...)

54Ahora bien, en cuanto a la segunda interpretación, referente a la aplicación de la ley del lugar en donde tuvo lugar el hecho infractor, la dificultad radica en las situaciones en que la violación se produce en múltiples territorios o en el ciberespacio40. Con todo, el criterio de la lex loci delicti commissi se encuentra recogido en la legislación austriaca, cuyo artículo 34.1 establece que la creación y terminación de los derechos de propiedad intelectual está determinado por la ley del Estado donde se haya realizado el acto de explotación o infracción41. Sin embargo, tanto la doctrina, cuanto la jurisprudencia austriaca han interpretado esta norma como referencia al lugar en que se reclama la protección, esto es, la lex loci protectionis42.

5530. Debido a que, como se señaló anteriormente, los derechos de propiedad industrial son en la mayoría de los casos concedidos por una autoridad con competencia sobre un territorio determinado, se considera que el ordenamiento que deba aplicarse a este tipo de derechos es aquel para el cual dicha autoridad garantiza la protección de los mismos. En este sentido y, teniendo en cuenta la naturaleza de monopolio legal de los mencionados derechos, el alcance de la lex loci protectionis se extiende a casi todos sus aspectos de una forma absoluta, superponiéndose a la autonomía de la voluntad de las partes. A manera de ejemplo se puede mencionar que no sería posible disponer por vía de un acuerdo de voluntades que la duración de un derecho de patente concedido en España fuese superior al dispuesto en las leyes españolas.

  • 43 Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigent (...)
  • 44 A. Metzger. “Transfer of rights, license agreements and conflict of laws. Remarks on the Rome Conv (...)

56En efecto, la lex loci protectionis se aplicará a la existencia, validez, alcance y duración de los derechos de propiedad industrial, y a todos los otros asuntos relacionados con el derecho (aspectos intrínsecos)43. Los aspectos de los derechos de propiedad industrial e intelectual que se rigen de forma exclusiva por el criterio de la lex loci protectionis, son básicamente tres. En primer lugar, la concesión y duración de los derechos, es decir, los requisitos para la concesión del derecho por parte de la autoridad competente, el tipo de intangibles sobre el cual recaen los derechos (invenciones, creaciones estéticas, obras artísticas, etc.), las modalidades de protección de los mismos (marcas, derechos de autor, diseños industriales, patentes, etc.) y, en fin, los aspectos relacionados con los trámites administrativos necesarios para la concesión, modificación y extinción del derecho44.

57El segundo aspecto se relaciona con los efectos de los derechos, es decir, el catálogo de facultades a las cuales se hace acreedor el titular del derecho de exclusiva, tales como impedir la fabricación, comercialización o uso del procedimiento o producto protegido por el derecho concedido; de la misma manera, catalogar los hechos que se consideran violatorios, las consecuencias de los mismos y las acciones que el titular puede ejercer para defender su derecho.

  • 45 clip Principles, Article 3:301: “The transferability of intellectual property rights and the quest (...)
  • 46 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 217.

58Finalmente, el último aspecto en el que se aplica de forma absoluta el criterio de la lex loci protectionis es el modelo de transmisión de los derechos, en el sentido de establecer la posibilidad de llevar a cabo la transmisión de los derechos y, de ser el caso, las condiciones necesarias para efectuarla45. En otras palabras, en este ámbito quedará comprendida la posibilidad de transmisión inter vivos o mortis causa, sus requisitos, modalidades y las formalidades que se deben cumplir con el fin de establecer el régimen de eficacia frente a terceros (condiciones registrales del derecho)46.

  • 47 Ibíd., p. 220.

5931. En conclusión, y para los fines de este trabajo, el criterio de la lex loci protectionis es aquel que se designa como aplicable a la ley del Estado para el cual se reclama la protección o se alega la existencia del Derecho47. El criterio de la lex loci protectionis se aplica a los elementos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual, debido a que estos derechos están directamente relacionados con los objetivos del Estado que tiene el deber de velar por su protección y cumplimiento.

1. LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS

6032. Los títulos 35 y 37 del U.S. Code regulan las patentes de invención en los Estados Unidos. Es muy importante tener en cuenta que en este país conviven las normas estatales y las federales, estas últimas encargadas de la regulación del Derecho de la competencia y propiedad industrial e intelectual.

  • 48 R. Christou. International agenc y, distribution and licensing agreements, Londres, FT Law and Tax (...)

61A pesar de no existir ninguna disposición específica en el U.S. Code en el sentido de designar la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual, la jurisprudencia ha establecido con claridad que todas las cuestiones relativas a la existencia de estos derechos se regirán por la ley federal, mientras los aspectos contractuales se regularán por las disposiciones de nivel estatal48.

62Con el fin analizar de una mejor manera la forma en que el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos aborda la ley aplicable a un contrato de licencia de tecnología se utilizará un caso de un contrato de licencia entre una empresa estadounidense y una colombiana.

63Supuesto fáctico

La sociedad Carnival Ltd., titular de una solicitud de patente de invención en los Estados Unidos sobre un producto veterinario cuya prioridad se reivindica en Colombia, celebra un contrato de licencia de patente en la ciudad de Bogotá con la sociedad colombiana Serviproductos S.A. en virtud del cual esta última queda facultada para fabricar el producto protegido por la solicitud de patente de invención en el territorio colombiano por el término de vigencia del derecho exclusivo.

Al verificarse que la licenciataria no solo está fabricando el producto, sino que adicionalmente lo está comercializando en otros países, como Perú y Bolivia, la sociedad Carnival Ltd., decide llevar ante los tribunales norteamericanos la disputa por considerar que se están violando los términos del acuerdo en el que se autorizaba solamente la explotación para el territorio colombiano. En respuesta a esta acción, la empresa colombiana interpone una demanda de nulidad de la patente ya concedida, en los Estados Unidos y en Colombia. Cabe mencionar que en el clausulado del contrato no se establecen disposiciones relativas a la jurisdicción ni a la ley aplicable al mismo.

  • 49 K. L. Port et al. Licensing intellectual property in the information age, cit., p. 333.

64En los Estados Unidos las licencias de patentes presentan una combinación de asuntos de competencia federal y estatal. La primera gobierna la existencia, alcance y validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual, mientras la segunda se ocupa de las obligaciones debidas por las partes con ocasión del contrato mismo49. En este sentido, el primer paso a seguir para realizar un correcto análisis del caso materia de estudio, de acuerdo con el método planteado, es determinar la clase de disputa, es decir, si se está frente a una controversia que afecta la naturaleza del derecho de propiedad industrial o, por el contrario, frente a una de carácter puramente contractual.

65En el caso planteado, el origen de la controversia es la comercialización de los productos protegidos por las patentes licenciadas en territorios para los cuales no existía la autorización; en la demanda de reconvención se solicita la nulidad de la patente que sirve como base para la reivindicación de prioridad de la solicitud de patente en Colombia. En otras palabras, se está frente a una controversia que afecta directamente a una de las cualidades intrínsecas del derecho de propiedad industrial, su existencia, con lo cual será necesario acudir a las normas federales que, tal como se mencionó anteriormente, no establecen una referencia expresa a la ley aplicable a este tipo de disputas.

6633. Debido a este vacío legal y a la falta de uniformidad en las decisiones de casos análogos, se han realizado por la doctrina importantes trabajos con miras a lograr algún nivel de armonización en los parámetros a seguir para este tipo de situaciones, dentro de los cuales es de especial relevancia el de los principios ali.

a. ELECCIÓN DE LA LEY APLICABLE BAJO LOS PRINCIPIOS DEL AMERICAN LAW INSTITUTE –ALI– APLICABLES A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 50 American Law Institute. “Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Juris (...)

6734. Uno de los trabajos más interesantes y de mayor relevancia en esta materia nació en el Instituto Americano de Derecho (American Law Instituteali–) por iniciativa de R. Dreyfuss y J. C. Ginsburg, a quienes se uniría posteriormente F. Dessemonter: en el año 2001 se inició el proyecto conocido como “The Principles of American Law Institute governing jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes in the field of intellectual property”, o “ali Principles”50.

  • 51 F. Dessemonter. “American law institute principles: intellectual property and transnational disput (...)

68El principal objetivo de este proyecto es, siguiendo las palabras de F. Dessemonter, “más que recopilar las leyes de conflictos de los Estados Unidos, proponer soluciones prácticas a la gran mayoría de las preguntas relacionadas con litigios transnacionales en este ámbito”51.

69De este modo, el apartado 1 de la sección 301 de los principios ali dispone:

El Derecho aplicable con el fin de determinar la existencia, validez, duración, atributos y violación de los derechos de propiedad intelectual y las reparaciones a las que haya lugar por su violación es
a) Para los derechos registrados, la ley del Estado del registro.
b) Para otros derechos de propiedad intelectual, la ley del Estado para el cual se busca la protección.

  • 52 Como pone de relieve P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial(...)

70Tal como se aprecia en esta disposición, el apartado a) es la expresión del criterio de la lex rei sitae, puesto que se hace alusión al lugar de “registro” de los derechos, mientras que el apartado b) es una clara manifestación del criterio de la lex loci protectionis. Esta sección presenta una visión ecléctica de los criterios utilizados para la determinación de la ley aplicable, al decantarse, por una parte, por el criterio de la lex rei sitae, pero, por otra parte, al mismo tiempo se soluciona el problema que este criterio plantea en cuanto al tratamiento de los derechos extraregistrales a los cuales se asigna como método para determinar la ley aplicable al criterio de la lex loci protectionis52.

71El asunto principal en el caso planteado, a pesar de existir una violación contractual, será la existencia del derecho de patente cuestionado por la sociedad demandada en la reconvención, de suerte que, siguiendo la sección 301 de los Principios ali anteriormente citados, se deberá aplicar la ley del país en el cual se efectuó el registro, es decir, Estados Unidos.

7235. Es importante poner de relieve la coincidencia que se observa en este caso entre los criterios de lex loci protectionis y lex rei sitae. Esta coincidencia se presenta frecuentemente debido a la naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial, pero al entrar en aspectos relacionados con derechos extraregistrales como los derechos de autor o el know how la situación cambia radicalmente al dificultarse la determinación de la ubicación del intangible. Es pertinente exponer el funcionamiento de la ley aplicable en Estados Unidos para, posteriormente, analizar el tratamiento que se le daría a un contrato de licencia de know how con el fin de estudiar la forma en que el ordenamiento jurídico de ese país resuelve el problema de la ubicación espacial de un derecho extraregistral.

b. LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCIÓN DE LAS PARTES. EL CRITERIO “CENTER OF GRAVITY” O “THE MOST SIGNIFICANT RELATIONSHIP

7336. Esta teoría sentó las bases para que el Instituto Americano de Derecho (American Law Institute) desarrollara el Second Restatement, en cuyo texto se establece la teoría de la relación más significativa (most significant relationship) también llamada la teoría del centro de gravedad (center of gravity).

  • 53 Barber Co. v. Hughes, 223 Ind. 570, 63 N. E. 2d (1945).
  • 54 Auten v. Auten, 308 NY 155, 124 N. E. 2d, 417 (1954).
  • 55 R. A. Leflar. The Law of conflict of Laws, Nueva York, Howard W. Sams & Co, 1959, p. 240.

74La teoría de la relación más significativa fue inicialmente esbozada en el caso Barber Co. v. Hughes53 pero oficialmente adoptada por la Corte de Nueva York en el caso Auten v. Auten54 donde se sostuvo que “la Corte considerará todos los actos de las partes relacionados con el contrato en relación con los diferentes Estados involucrados y establecerá como ley aplicable al mismo la ley de aquel con el que los hechos presenten el contacto más íntimo55.

  • 56 E. O’Hara y L. Ribstein. “Rules and Institutions in Developing a Law Market: Views from the U.S. a (...)

7537. En el área de la contratación la norma básica contenida en la sección 187 del Second Restatement es la libertad de las partes para escoger la ley que gobernará su relación contractual56; sin embargo, en ausencia de esta elección el apartado 2 de la sección 188 establece un catálogo de puntos de contacto a ser considerados, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentran el lugar de celebración del contrato y el lugar de su cumplimiento, aunque a diferencia de la teoría tradicional, es posible tener en cuenta más de uno de los factores incluidos en el catálogo.

  • 57 Para un completo análisis de las teorías seguidas por cada Estado S. Symeonides. “Choice of law 19 (...)

76Tal como se había adelantado, actualmente en los Estados Unidos no existe una homogeneidad en la aplicación de los criterios para establecer la ley aplicable a las relaciones contractuales, sin embargo, es posible afirmar que, aunque la mayoría de los Estados se han inclinado por la teoría contenida en el Second Restatement, existen algunos que siguen aplicando la teoría tradicional, otros que se limitan a la aplicación de la ley del foro, como Kentucky y Michigan, y otros que aplican teorías eclécticas que deben ser analizadas individualmente, tales como California y Washington57.

c. APLICACIÓN DEL CRITERIO DEL CENTER OF GRAVITY AL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS

77A continuación se expondrán dos casos con los cuales se podrá apreciar de una mejor manera el tratamiento de la ley aplicable a controversias sobre aspectos contractuales de acuerdos de transferencia de tecnología. En primer lugar, se planteará un supuesto fáctico de un contrato de licencia de know how (1) y, en segundo lugar, se estudiará un caso en el que será necesario determinar la ley aplicable a un contrato de joint venture (2). Se ha elegido el ordenamiento de California por ser uno de los Estados más importantes en el campo de la tecnología y, por tanto, de los procesos de transferencia tecnológica.

d. DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A UN CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW HOW

7838. Tal como se anunció anteriormente, en este epígrafe se utilizará un caso práctico con el fin de ilustrar la determinación del Derecho aplicable a un contrato de licencia de know how.

79Supuesto fáctico

La sociedad Price Co., con domicilio en el Estado de California, Estados Unidos, ha desarrollado un método para tratar metales a altas temperaturas, el cual se encuentra protegido mediante el sistema de los conocimientos técnicos secretos o know how.

Como parte de su estrategia comercial, dicha sociedad, después de unas largas negociaciones, tanto telefónicas, cuanto vía internet, celebró en la ciudad de Londres, Reino Unido, un contrato de licencia de know how con la empresa inglesa Bransfield Ltd., domiciliada en la misma ciudad, por el término de diez años, en virtud del cual esta se compromete a pagar la cantidad de US$2 millones como precio de entrada, más una suma equivalente al 5% de las utilidades anuales obtenidas con la implementación del know how, a cambio de la comunicación y autorización de uso del mismo.

En el contrato se estipula una cláusula de exclusividad con la cual la sociedad Price Co. se compromete a no licenciar su know how a ninguna empresa competidora en el Reino Unido y Bransfield Ltd., por su parte, se obliga a no adquirir ninguna tecnología encaminada a reemplazar el know how licenciado durante el término de duración del contrato y dos años después de su finalización. Transcurridos dos años después de la celebración del contrato, la sociedad Price Co., al percatarse de la abrupta disminución en la cantidad de royalties transferidas por la licenciataria, comprueba que esta situación se debe a la implementación de otro know how que, según Bransfield Ltd., es de desarrollo propio y por ende no violatorio del acuerdo de exclusividad contemplado en el contrato. Ante esta situación, la licenciante decide acudir ante los tribunales de California para obtener una indemnización por los daños causados.

80Para el análisis de este caso se plantearán dos escenarios distintos: el primero es aquel en el que las partes acuerdan una cláusula de ley aplicable, y el segundo aquel en el cual no existe en el contenido del contrato una disposición de este tipo.

8139. En relación con el primer escenario planteado, la supuesta violación por parte de la sociedad licenciataria de la cláusula de exclusividad contenida en el contrato constituye el fundamento para la solicitud de la indemnización de los daños causados con esta conducta. Como se puede apreciar, en ningún momento se está poniendo en duda la existencia o validez del know how, ni se plantea su violación, en otras palabras, no es materia de discusión ningún elemento intrínseco del derecho que implique la aplicación del criterio de la lex loci protectionis. En este sentido, para el caso que se analiza, las pretensiones del demandante y los hechos que las soportan están relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de las partes, razón por lo cual es posible afirmar que se está ante un caso de naturaleza eminentemente contractual.

  • 58 G. Born. International civil litigation in United States courts: commentary & materials, New Provi (...)

82Una vez establecida la naturaleza de la controversia es necesario ocuparse del primer escenario, en el cual se planteó la existencia de una cláusula en la que se designa como leyes aplicables al contrato las leyes del Estado de California. Cuando se está en presencia de una cláusula de elección de ley aplicable en el Estado de California es necesario examinar los siguientes elementos: a. La posibilidad de hacerla valer ante los tribunales; b. El sometimiento a alguna excepción, y c. La forma en que debe ser interpretada58.

83En primer lugar, el Estado de California adoptó la sección 187 del Second Restatement referente a la libertad de las partes para escoger la ley que gobierna su relación contractual, por consiguiente, el primer elemento dirigido a la posibilidad de hacer efectiva la cláusula ante los tribunales estaría verificado.

  • 59 El Código de Procedimiento Civil de California, sección 361, establece: “When a cause of action ha (...)
  • 60 B. Panish y K. Boyle. “Separate choice of law analysis is required for each legal issue arising in (...)

84En segundo lugar, se debe establecer si el contrato analizado está sujeto a alguna excepción contenida en el ordenamiento jurídico del foro. Es usual que las legislaciones estatales establezcan excepciones a la autonomía conflictual de las partes en contratos referentes a inmuebles, seguros, pago de préstamos y transporte, entre otros. Una peculiaridad del ordenamiento en California es la existencia del denominado borrowing statute, en virtud del cual se “toma prestada” una excepción en relación con la imposibilidad de llevar a cabo el proceso contra una persona debido a un factor temporal que exista en el país o Estado en el que la causa se haya originado59. En otras palabras, el borrowing statute utiliza el catálogo de limitaciones de otro país o Estado que sea pertinente para el caso materia de estudio, y si en virtud de este no es posible acudir ante los tribunales, el resultado será la imposibilidad de acudir a los tribunales de California, a pesar de que en su ordenamiento no se encuentre una limitación equiparable a la de la ley extranjera60.

85En consecuencia, partiendo de la base de que para este caso no existe ninguna limitación en el ordenamiento inglés en cuanto a la posibilidad de acudir a los tribunales, se puede afirmar entonces que el segundo elemento del análisis de la cláusula ha sido superado.

86El tercer aspecto a tener en cuenta es la interpretación de la cláusula de ley aplicable, es decir, hasta dónde se entiende que llega la aplicación de la ley designada en el contrato. Para este caso hipotético el análisis se centraría en determinar si la cláusula de ley aplicable se refiere solo a las leyes materiales del Estado de California o si, por el contrario, se debe entender que se aplican las normas de Derecho internacional privado. La solución dada por la sección 187 apartado 3 del Second Restatement es que a falta de mención expresa de las partes se entenderá que la elección versa únicamente sobre las leyes de carácter material.

87En conclusión, en primer lugar, al señalar que se está frente a una controversia de naturaleza contractual es posible aplicar las leyes estatales. Posteriormente al aplicar las leyes de Derecho internacional privado del foro se puede establecer que la cláusula del contrato es válida, no es objeto de ninguna de las excepciones contenidas en la ley y, debido a la coincidencia entre la ley del foro y la ley elegida por las partes, la interpretación se realizará con base en las normas locales y las de Derecho internacional privado del Estado de California.

  • 61 Algunos de los casos de mayor relevancia en California en donde se han aplicado los lineamientos d (...)
  • 62 Stonewall Surplus Lines Ins. Co. v. Johnson Controls Inc. 14 Cal. App. 4th 637, 17 Cal. Rptr. 2d 7 (...)
  • 63 El apartado segundo de la sección 188 del Second Restatement of Law of Conflict of Laws establece: (...)
  • 64 Barber Co. v. Hughes, cit., supra.

8840. Ahora bien, en el segundo escenario sugerido, no existe dentro del contenido del contrato una disposición expresa que indique la ley que se aplicará al caso en cuestión. En los casos en que los contratantes no han ejercido su autonomía conflictual será necesario establecer la ley que regirá el contrato en defecto de elección de las partes. Para tal fin, el Estado de California acepta, en la mayoría de los casos61, la aplicación del criterio del most significant relationship62, contenido en la sección 188 del Second Restatement63 y aplicado en el caso Barber Co. V Hughes64, con lo cual este será el criterio que se tendrá que seguir para establecer la ley aplicable a este caso.

89De acuerdo con la disposición citada, el primer aspecto que debe ser considerado es el lugar de celebración del contrato, que en este caso es Londres, Inglaterra. El segundo aspecto a ser tenido en cuenta es el lugar en donde se llevaron a cabo las negociaciones anteriores a la celebración del contrato. En este punto, de acuerdo con el planteamiento del caso, sería imposible determinar con exactitud el lugar de las negociaciones, puesto que estas se dieron por vía telefónica y en el ciberespacio. En tercer lugar, se debe analizar el lugar en el cual se ejecuta el contrato. Para este caso el contrato se ejecutó en Inglaterra, ya que en ese lugar se había implementado el proceso protegido por el know how. En cuarto lugar, se debe tener presente el lugar en el que se encuentra situado el bien objeto del contrato. Con relación a este punto, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial (p. ej., las patentes de invención), debido al carácter extraregistral del know how es imposible asignarle un espacio geográfico específico. Finalmente, el último aspecto que debe ser analizado para establecer la relación más significativa es el relacionado con la residencia, asiento principal y nacionalidad de las partes, es decir, por parte de la demandante, California, y por la demandada, Londres.

90De los aspectos analizados se desprende que el lugar de la celebración del contrato, la ejecución del mismo y el domicilio de la empresa demandada se encuentran situados en Inglaterra, mientras el único vínculo que une el caso con California es el domicilio de la sociedad titular del know how, por consiguiente, es posible afirmar que la relación más significativa con el caso será Inglaterra y, por ende, será la ley de este país la que se aplique al caso en cuestión.

  • 65 S. Symeonides. “Choice of law in the American courts in 2007: Twenty-Second Annual Survey”, Americ (...)
  • 66 Washington Mutual Bank. v. The Superior Court of Orange County, cit., supra.

9141. No obstante lo anterior, no en todos los casos se siguen los lineamientos expuestos en el Second Restatement. De acuerdo con S. Symeonides65, en recientes casos66 en el Estado de California los parámetros seguidos por el juez sobre ley aplicable en materia de contratos son un híbrido de las teorías de government interest y comparative impairment analysis. Bajo estos parámetros se debe examinar cada una de las políticas gubernamentales de los Estados envueltos en la controversia y determinar si en efecto existe un conflicto de intereses. Si lo hubiese, el tribunal debe aplicar la ley del Estado cuyo interés resultaría más afectado si se aplicase la otra ley. Aplicando a este caso la teoría esbozada en el párrafo anterior, el juez deberá examinar si con la aplicación de la ley inglesa se causa un detrimento a los intereses gubernamentales del Estado de California y si ello fuese así se tendrían que aplicar las disposiciones del ordenamiento californiano.

9242. Algunas propuestas doctrinales como los Principios ali contienen, sin embargo, soluciones diferentes inspiradas en la teoría de la prestación característica. Es el caso de la sección 315 apartado segundo de estos principios que establece que, en defecto de elección de los contratantes, será de aplicación la ley del lugar de residencia de la parte que otorga el derecho. Los defensores de esta postura, entre ellos F. Dessemonter, sostienen que

… no debe quedar duda de que, desde el punto de vista de la justicia natural, la propiedad industrial e intelectual está más cercanamente vinculada con el lugar en donde ha sido creada que con el lugar en donde el contrato permite que se explote.

93De acuerdo con la interpretación de los Principios ali, en el caso que se ha planteado, puesto que la sociedad Price Co. es la parte que otorga la autorización de uso del know how, sería la ley del Estado de California la que debería aplicarse para dirimir el conflicto en cuestión.

94Respecto a la solución formulada por los Principios ali, aunque en principio se está de acuerdo en lo que tiene que ver con la íntima relación que guardan los derechos de propiedad intelectual con sus creadores y, por ende, con la ley del lugar en donde tengan su residencia habitual, esta no es una postura que favorezca la justicia contractual. Tradicionalmente se ha establecido que los titulares de derechos de propiedad intelectual representan la parte débil de la relación contractual, haciéndose a menudo una analogía con los trabajadores en las relaciones laborales. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que, al menos en lo referente al campo de la transferencia tecnológica, en la gran mayoría de los casos los titulares de derechos son empresas multinacionales o compañías con importantes recursos económicos, cabe preguntarse si la alegada debilidad de los titulares tiene actualmente vigencia.

9543. En conclusión, y teniendo en mente que en realidad en un contrato de transferencia de tecnología el receptor es o bien la parte débil de la relación o, en el mejor de los casos, el que posee un cierto equilibrio con el productor, la postura según la cual el titular del derecho es quien realiza la prestación característica y, por ende, quien posee la conexión más íntima con el contrato, conlleva a reforzar el papel de dominio que posee el titular de los derechos, lo cual es perfectamente coherente con la calidad de productor de tecnología que presentan los Estados Unidos. Por ello, el criterio “the most significant relationship” permite apreciar una diversidad de factores que pueden conducir a una determinación de la ley aplicable más ajustada a la realidad contractual que la resultante de la aplicación del criterio de la prestación característica.

e. DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A UN CONTRATO DE JOINT VENTURE

9644. Tal como se indicó en los capítulos anteriores, la estructura de la licencia se encuentra presente en contratos de mayor complejidad prestacional como los contratos de ingeniería o los de joint venture. Estos últimos se erigen en la actualidad como uno de los medios más comunes para la realización de proyectos tecnológicos de cualquier tamaño en todos los campos de la técnica y la ciencia. A continuación se utilizará un ejemplo real de uno de los proyectos privados de mayor envergadura tecnológica en la industria aeroespacial de los últimos tiempos y también uno de los más interesantes desde el punto de vista jurídico de la transferencia de tecnología, el proyecto “Sea Launch”. Debido a la complejidad del proyecto se realizarán algunas modificaciones hipotéticas al caso real para incorporar elementos que permitan abordar el tema desde una óptica más acorde a nuestra materia de estudio.

97Supuesto fáctico

  • 67 Toda la información referente a la historia y detalles de la empresa “Sea Launch” están disponible (...)

El “Sea Launch” es un proyecto en el que cuatro empresas de diferentes países se han unido para crear una sociedad dedicada al lanzamiento de cohetes espaciales no tripulados con el fin de poner en órbita satélites de todo tipo. La innovación de este proyecto consiste en que, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, con la tecnología implementada por la empresa, dos barcos se encargan de transportar y coordinar el lanzamiento de los cohetes desde aguas internacionales ubicadas en la línea ecuatorial, lo que supone una ventaja enorme en ahorro de combustible que a la postre se traduce en una mayor vida útil del satélite en órbita67.

Las empresas intervinientes en la operación de joint venture son Boeing Commercial Space de Estados Unidos, Energia de Rusia, Aker Solutions de Noruega y sdo Yuzhnoye/PO Yuzhmash de Ucrania; la empresa resultante de esta operación recibió el nombre de “Sea Launch Llc.”.

  • 68 En este apartado, debido a la diferente terminología utilizada en Estados Unidos, se utilizarán la (...)

Uno de los mayores inconvenientes que tuvo el desarrollo del proyecto en el campo jurídico fue la prohibición establecida en las legislaciones de Ucrania y Rusia de compartir secretos que podían implicar ventajas tácticas en el campo militar, tales como el lanzamiento de misiles, por esta razón, se firmaron, además de los contratos de licencias de patentes concedidas a la nueva compañía, acuerdos independientes de confidencialidad y la obligación de implementar todas las adecuaciones necesarias para que no se tuviera acceso al know how68 ruso y ucraniano por parte de las otras empresas participantes en el contrato.

El contrato de joint venture establece que la ley aplicable al mismo será la ley del Estado de California, pero en lo referente a los acuerdos de confidencialidad se aplicarán las disposiciones del Reino Unido.

Tras publicarse por la uspto una solicitud de patente consistente en un diseño de motores a reacción con importantes similitudes a los utilizados en el proyecto Sea Launch, se inició una investigación al interior de la compañía en la que se concluyó que las medidas exigidas para mantener la confidencialidad de los secretos técnicos habían sido vulneradas y los planos de diseño de los cohetes (propiedad de las empresas rusa y ucraniana) habían sido modificados para su uso en aviones comerciales por una empresa filial de Boing. Como resultado de la extinción del know how, que constituía uno de los activos más relevantes de las empresas Energia y sdo Yuzhnoye / PO Yuzhmash, los gobiernos de Rusia y Ucrania decidieron retirar los créditos estatales que las soportaban y acudir a los tribunales del Estado de California para obtener una indemnización por parte de la empresa “Boeing Commercial Space ” de Estados Unidos por la violación y consecuente extinción del know how.

98Al igual que se ha venido realizando en el estudio de los casos anteriores, el primer paso a seguir será determinar la naturaleza de la controversia que se plantea. Así, cuando se está frente a un caso en el que el know how es uno de los puntos centrales de la discusión se debe tener extremo cuidado debido a la naturaleza misma del derecho que, al contrario de las patentes, consiste no en un derecho de exclusiva otorgado por el Estado sino en un monopolio fáctico.

  • 69 De acuerdo con la sección 39 del Restatment the third of unfair competition, la definición de “tra (...)
  • 70 Greenberg v. Croydon Plastics Co. Inc. 378 F. Supp. 806, 812, 182 U.S. P. Q. (bna) 673 (E. D. Pa. (...)

99La jurisprudencia de Estados Unidos ha destacado la ausencia de la calidad de derecho exclusivo del know how (trade secret)69 en el caso Greenberg v. Croydon Plastics Co. Inc.70 al sostener:

Los secretos industriales no otorgan a su titular el monopolio sobre la idea. Otros están en libertad de usar precisamente la misma idea, siempre y cuando el conocimiento usado sea obtenido por medio de su propio esfuerzo.

100De acuerdo con lo anterior, al no ser un derecho exclusivo y poseer un carácter extraregistral, el know how presenta dificultades en su ubicación espacial haciendo casi imposible la aplicación del criterio de la lex rei sitae, establecido en el apartado a) de la sección 301 de los Principios ali, comentado anteriormente.

101En el caso planteado las pretensiones del demandante son la declaración de violación de un conocimiento técnico secreto y su correspondiente indemnización económica. El origen de esta controversia es la violación de un acuerdo de confidencialidad que formaba parte de una operación de joint venture que resultó en la puesta a disposición del público de un know how, situación que evidentemente conduce a la extinción del mismo. En otras palabras, se está en presencia de un caso que involucra uno de los elementos intrínsecos del derecho inmaterial, su existencia.

  • 71 Tal como se indicó en el capítulo anterior, usualmente en los acuerdos de confidencialidad se desi (...)
  • 72 La sección 187 (1) del Second Restatement textualmente establece: “The law of the state chosen by (...)

102Es de suma importancia tener en cuenta que, aunque el conflicto está dirigido a la violación del derecho de know how conducente a su extinción, por lo que en principio se estaría en presencia de un aspecto intrínseco del derecho, las partes, haciendo uso de su autonomía conflictual, decidieron aplicar al acuerdo de confidencialidad las leyes del Reino Unido. En efecto, dentro del texto del contrato existe una cláusula de ley aplicable al contrato de joint venture y otra independiente para los acuerdos de confidencialidad71. En este sentido, de acuerdo con la sección 187 del Second Restatement72, las partes son autónomas de elegir la ley aplicable a sus relaciones contractuales, de suerte que, en principio, la cláusula que designa la ley del Reino Unido será válida ante los tribunales de California.

10345. No obstante lo anterior, en concordancia con lo expuesto a lo largo de este capítulo, al encontrar controversias que impliquen un pronunciamiento en cuanto a aspectos intrínsecos de derechos de propiedad industrial o intelectual, tales como su existencia y violación, se hace necesario aplicar el criterio de la lex loci protectionis o ley del país para el cual se solicita la protección. Tal como se ha sostenido en líneas anteriores, la aplicación de la ley del país para el cual se busca la protección tiene su fundamento en la esencia misma de los derechos de propiedad industrial, es decir, el principio de territorialidad, pero debido al carácter extraregistral del know how ulteriores consideraciones se hacen necesarias.

104Los contratos que tienen como objeto un know how deben ser tratados de acuerdo con las especiales características que esta categoría de derecho reviste, en especial su carácter secreto y su peculiar forma de protección desligada de la autoridad que los conceda. Mientras en los contratos en los que se autoriza la explotación de derechos de propiedad industrial, incluso, no es necesario que se identifique el ámbito territorial de los mismos debido a que está subordinado al territorio en el que la autoridad que concedió el derecho tiene competencia, en los contratos en los que se afecta un know how el principio de territorialidad no existe, puesto que la naturaleza de este es de carácter fáctico y no proviene de una autoridad que conceda un derecho exclusivo sobre los conocimientos que se pretenden proteger.

105En el caso planteado, con los elementos contenidos en el contrato es posible establecer que, ya que la sociedad creada con el contrato de joint venture se encuentra estructurada bajo las leyes del Estado de California, y es en este mismo lugar donde se encuentra el centro principal de la actividad negocial de la misma, el lugar para el que se otorgan las autorizaciones de uso del know how es el territorio californiano.

106En este orden de ideas, conviene recordar lo dispuesto por la sección 301 apartado 1b de los principios ali, citada anteriormente, que dispone que en cuanto a los derechos de propiedad industrial e intelectual que no sean objeto de registro, el Derecho aplicable con el fin de determinar la existencia, validez, duración, atributos, violación y sus correspondientes reparaciones a las que haya lugar es la ley del Estado para el cual se busca la protección.

  • 73 J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., secc. 1-40.

107Cabe preguntarse entonces cuál será el ámbito de protección de un conocimiento secreto (trade secret) en Estados Unidos. El ordenamiento jurídico de este país ha tenido un desarrollo dispar en la forma de protección para estos intangibles. La mayoría de los Estados ha adoptado su propio estatuto encargado de la regulación y protección de los conocimientos secretos, y en cuanto al nivel federal, se ha incorporado en la sección 18 del U.S. Code el llamado “Economic Espionage Act ” que establece las sanciones a la violación de los mismos, y que recientemente fue modificado con la firma de dos nuevas leyes por parte del Presidente Obama: la primera es la Theft of Trade Secrets Clarification Act –ttsca–, y la segunda, la Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act –feepea–, de enero de 2013, que incrementa las penas del eea; sin embargo, en términos generales es posible afirmar que la regulación de los conocimientos secretos es de competencia de la legislación de nivel estatal73.

  • 74 Verdegaal Bros. Inc. v. Union Oil of Cal. 750 F. 2d 947 (Fed. Cir. 1984).

108Por otra parte, en el tema de los conocimientos secretos (trade secret) se aplica la doctrina Erie v. Tompkins, comentada anteriormente, es decir, se aplica la ley estatal74, de suerte que será esta la que determine los aspectos procesales y sustanciales del caso.

  • 75 Klaxon Co. v. Stentor Elec. Mfg. Co. 313 U.S. 487 (1941).
  • 76 S. Symeonides. “The American choice-of-law revolution in the courts: today and tomorrow”, American (...)

10946. La Corte Suprema ha establecido que las normas de elección de ley aplicables para los conocimientos secretos serán las del lugar donde tenga su asiento el tribunal que conoce del caso (lex fori)75. Si la controversia es llevada ante tribunales federales en virtud del principio de diversity of citizenship76 será aplicable la ley del Estado del cual provenga el caso. Una vez se ha establecido la ley estatal que se aplicará al caso, se debe tener en cuenta que en los Estados Unidos la protección de los conocimientos secretos tiene dos aproximaciones distintas: por una parte la teoría del contrato y por otra la teoría del tort. La diferencia en la aplicación de cada una de estas teorías está en el tratamiento que se le dará al caso en cuanto a medidas, no solamente de tipo procesal, sino en la indemnización por perjuicios causados, puesto que en el caso de las acciones contractuales no cabe la posibilidad de solicitar el daño punitivo.

  • 77 Restatement (Third) of Unfair Competition, Capítulo 4, § 39-45 (1995).

110Ahora bien, es muy común que en un mismo caso convivan las dos teorías, es decir, que existiendo un contrato se produzcan daños que puedan ser incluidos dentro de la teoría del tort. Esta posibilidad ha sido recogida en el Capítulo cuarto de la última versión de Restatement (the third) of Unfair Competition77.

11147. En el caso planteado, aunque existía un contrato de joint venture en el cual se estipulaba que lo relativo a los acuerdos de confidencialidad estaría regido por la ley del Reino Unido, ya que el foro estaba en California, y debido a que como producto de la violación del know how se produjeron efectos dañosos para los titulares, es posible aplicar tanto la teoría contractual, cuanto la teoría del tort, por tanto, las leyes aplicables a la controversia serán las del Estado de California.

112El presente caso analizado ha servido para ilustrar la enorme complejidad que trae consigo la determinación de la legislación aplicable a controversias surgidas de la violación de un know how producto de la ejecución de un contrato con causa compleja en los Estados Unidos.

113Habiendo estudiado el sistema de elección y determinación de la ley aplicable a un contrato de transferencia de tecnología en los Estados Unidos, es posible concluir que la falta de homogeneidad de las normas de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, las diferentes aproximaciones que se dan al mismo tema (teoría del contrato y teoría del tort, en caso del know how), y la diversidad de doctrinas utilizadas para determinar la ley aplicable a los contratos, hacen que la elección de la ley de Estados Unidos como legislación aplicable a un contrato de transferencia de tecnología demande de las partes un alto nivel de sofisticación jurídica. Así, puesto que la elección de la ley de Estados Unidos es habitual en la práctica contractual internacional, es posible afirmar que esta elección constituye una barrera más a la que tendrá que enfrentarse la parte receptora de tecnología.

2. ELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA: PATENTES

  • 78 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

11448. Como punto de partida de este estudio se debe tener en cuenta que la existencia de derechos de propiedad industrial e intelectual encargados de proteger la tecnología es de vital importancia en los contratos de licencia. En este sentido, en primer lugar, se analizarán los principales cuerpos normativos encargados de regular la materia de la propiedad industrial, con el fin de determinar la existencia de normas de conflicto que permitirán establecer la ley a ellos aplicable en el desarrollo de los contratos de transferencia de tecnología, posteriormente se estudiará el rri78 que dará las pautas necesarias acerca de la forma en que se establece la ley aplicable a las situaciones que involucren aspectos meramente contractuales. En este punto es preciso destacar la dificultad que presenta en algunas ocasiones fijar el límite entre los aspectos contractuales y aquellos que se relacionan directamente con aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial.

  • 79 Cour de Cassation 148. Bragance (Anne) v. Olivier Orban and Michel de Grèce (1989), 142 rida 301. (...)

115Uno de los aspectos en los que con más frecuencia se presentan dificultades de este tipo es en la transmisibilidad de los derechos. Un caso que puede servir como guía en este complejo tema se encuentra en el campo de los derechos de autor, concretamente en el área de los derechos morales y patrimoniales. Así, en el caso Anne Bragance v. Olivier Orban y Michel de Grèce, Anne Bragance, una escritora “fantasma”, había cedido todos los derechos que le correspondían como autora a su coautor, Michel de Grèce en virtud de un contrato sometido a las leyes del Estado de Nueva York. Al publicarse el libro en Francia, la señora Bragance demandó alegando infracción a sus derechos morales de autor y solicitando parte de los royalties obtenidos por la venta del libro. La Corte de Apelación francesa estimó que, aunque el contrato estaba regido por las leyes de Nueva York (lex contractus), según las cuales se había realizado una transferencia total de los derechos, de acuerdo con la ley del lugar en donde se solicita la protección (lex loci protectionis), es decir, Francia, la transmisibilidad de los derechos morales es imposible y, por tanto, aunque no se concedió ningún derecho pecuniario, se ordenó el reconocimiento del derecho moral de paternidad en todos los ejemplares franceses de la obra79.

116Aunque en este caso no se está en presencia de un contrato de transferencia de tecnología, el pronunciamiento de la Corte de Apelación francesa permite ilustrar perfectamente la dicotomía entre la aplicación de los criterios de la lex loci protectionis y la lex contractus en la transmisibilidad de los derechos, debido a que, aunque la transferencia de los mismos estaba regulada en su integridad por la ley elegida por las partes para regir el acuerdo, la ley del lugar de protección del derecho (lex loci protectionis francesa) era la encargada de regular los aspectos relacionados con los atributos intrínsecos del derecho de propiedad intelectual.

  • 80 Convenio sobre concesión de la Patente Europea del 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciemb (...)

11749. Son pocas, sin embargo, las normas del nivel convencional europeo que determinan la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial. Por ello, el primer cuerpo normativo que se examinará es el Convenio de la Patente Europea (en adelante cpe)80. A continuación se analizarán las situaciones particulares en que existen normas de este Convenio que determinan la ley aplicable a las patentes europeas.

a. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEY APLICABLE EN EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA –CPE–

  • 81 C. Antons, M. Blakeney y C. Heath. Intellectual property harmonisation within asean and apec, Lond (...)

11850. Las patentes de invención, como se ha visto, son uno de los elementos más importantes al momento de establecer procesos de transferencia de tecnología, pero, paradójicamente, también constituyen el área que tal vez en la actualidad tiene un menor grado de armonización dentro de la Unión Europea. Esta situación se debe a diversos factores, entre ellos que las Directivas y los Reglamentos, a pesar de vincular a los Estados miembros de la Unión, no tienen incidencia sobre el cpe, debido a que este opera fuera del nivel de la Unión, siendo de aplicación para Estados que no forman parte de esta81.

  • 82 A. Casado Cerviño. “Los sistemas nacional y europeo de protección de las invenciones”, Revista Jur (...)

119Es de recordar que en virtud del cpe es posible presentar una única solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (en adelante epo), la cual, una vez es concedida, debe ser objeto de validación ante las autoridades competentes de los países designados. De acuerdo con este sistema se considera que la patente europea tiene el mismo valor que una patente nacional, por lo tanto, el régimen jurídico de la misma queda sometido a las legislaciones nacionales respectivas82.

120Pues bien, el cpe contiene solo algunas disposiciones concernientes a la ley aplicable a las patentes. Esta situación obedece a que el proceso de validación ante las oficinas nacionales, de obligatorio trámite con posterioridad a la concesión, conduce a que la patente europea sea considerada como una patente nacional y, como tal, la mayoría de los asuntos estarán regulados por las legislaciones internas de los países miembros. En las siguientes líneas es pertinente hacer referencia a dos situaciones puntuales en las que el cpe determina la ley aplicable.

  • 83 Como ejemplos de esta situación se pueden encontrar los artículos 96, 100 o 101 del cpe.
  • 84 J. Fawcett y P. Torremans. Intellectual Property and Private International Law, cit., p. 530.

121La primera está relacionada con los procedimientos llevados ante la epo (p. ej., el trámite de solicitud, una oposición o una nulidad), cuya normativa aplicable serán las disposiciones del cpe mismo83. En este caso, no obstante lo dicho anteriormente en cuanto al sometimiento de la patente a las leyes nacionales, las normas del cpe adquieren el carácter de leyes del país de protección y reemplazan a las de nivel nacional84.

12251. En segundo lugar, aunque no es el objeto del presente trabajo, es relevante hacer alusión a las invenciones realizadas en desarrollo de un contrato de trabajo. En este sentido, es importante tener en cuenta que, tal como se mencionó en el Capítulo i de este trabajo, la transferencia de tecnología es básicamente un flujo de conocimientos, por lo que la operación de transmisión de la titularidad del inventor a la empresa también constituirá una transferencia tecnológica.

123Al respecto, el cpe dispone en el artículo 60.1:

El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa.

124De esta manera es posible observar que el cpe se inclina por la protección de la parte más débil de la relación, en este caso el inventor, con lo cual cualquier norma nacional que esté en contravía de esta disposición será inaplicable.

  • 85 Reglamento (CE) n.º 593 del 17 de junio de 2008, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley (...)

125Para seguir avanzando en esta investigación, parece adecuado detenerse un momento en reflexionar sobre la diferencia que existe entre la disposición trascrita anteriormente y el artículo 8.1 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), en adelante rri85, que dispone:

El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3.º. No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

126Tal como se puede apreciar, la diferencia radica en la facultad que otorga el rri para la elección de la ley aplicable al contrato. En una primera instancia es posible argumentar que en estos casos es conveniente preservar, como lo ha hecho el cpe, la protección de la parte más débil de la relación, pero al realizar un análisis más detallado se puede ver cómo, en caso de que la elección se hiciera de forma tal que perjudicara al inventor, serían aplicables las normas imperativas destinadas a la protección del trabajador.

127Antes de la entrada en vigor del rri era claro que al ser un ordenamiento especial, por ocuparse de una materia específica, el cpe primaba sobre el CR; sin embargo, en el panorama actual la situación debe ser objeto de un análisis más detallado. Parece claro que el cpe es la norma especial, ya que regula con precisión la materia de las invenciones laborales, pero, por otra parte, el rri tiene un carácter posterior y superior jerarquía normativa en los países miembros de la UE. Sobre esta base, es necesario acudir al propio texto del Reglamento, que en su artículo 25, apartado 1, establece que este último “no afectará” a la aplicación de los convenios internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de su adopción y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones contractuales.

128El citado artículo 25.1 está en concordancia con el artículo 307.1 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Este artículo dispone, de conformidad con los principios del Derecho internacional, que el Tratado

… no afectará los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados antes de la conclusión del Tratado (o, para los Estados que se hayan adherido, antes de su adhesión), entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.

129De lo anterior se desprende que el cpe prevalecería sobre el Reglamento y, por consiguiente, las partes no tendrían la opción de escoger la ley aplicable a la relación laboral.

130En nuestra opinión, esta es una situación que restringe la posibilidad a las partes de escoger la ley que más se adapte a sus requerimientos; es decir, para que esté justificada una limitación a la autonomía conflictual debe existir una norma cuyo objetivo sea la protección de uno de los fines considerados como superiores dentro del ordenamiento jurídico.

131En este orden de ideas, al realizar una interpretación teleológica de las normas en conflicto, el fin de los dos instrumentos normativos es la protección de la parte débil de la relación, que en este caso la constituye el inventor, de suerte que si se aplicase el rri no existiría un detrimento de este fin, toda vez que como lo dice el propio texto del artículo 8.1, “dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo”.

13252. Con la aplicación del cpe se estaría precisamente yendo en contravía del fin perseguido por la norma, es decir, la protección del inventor, puesto que en muchas ocasiones puede ser más beneficioso para él contar con la posibilidad de elección de un ordenamiento que le otorgue condiciones más beneficiosas que las que le podría proporcionar la legislación del lugar en donde realiza las actividades, sobre todo teniendo en cuenta que con la implementación de las nuevas tecnologías el trabajo, o en palabras del cpe, la actividad principal, puede desarrollarse en un país que no otorgue una protección adecuada al trabajador.

  • 86 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia del 28 de julio de 2004. R. J. 2004/759

133Un caso que puede ilustrar la situación mencionada anteriormente es el planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid86, en el cual un trabajador celebró un contrato de trabajo con una empresa británica para desarrollar su actividad en España y en él se especificó que la ley aplicable sería la del Reino Unido, la cual era claramente desfavorable para él. En este caso el Tribunal sostuvo:

La elección de una determinada normativa, solo cabe, en materia de contrato de trabajo, cuando la misma presenta mayores beneficios para el trabajador, pero nunca cuando es restrictiva.

  • 87 La Corte de casación francesa sostuvo que eran aplicables las normas imperativas de Derecho intern (...)

134Aunque el caso expuesto no involucra una transferencia de tecnología, puede ayudar a entender el sistema de protección de la parte débil de la relación, puesto que se puede apreciar que el principio de favorabilidad fue privilegiado sobre la autonomía conflictual ejercida por las partes87.

13553. Otro de los puntos en los que el cpe se refiere a la determinación de la ley aplicable es el de la solicitud de patente como objeto de propiedad. Al respecto el Convenio establece:

Artículo 74. Legislación aplicable. Salvo que se disponga lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente europea como objeto de propiedad estará sometida, en cada Estado contratante designado y con efectos en ese Estado, a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales.

136Conviene recordar que la figura de la patente europea creada por el cpe no contempla un derecho supranacional de aplicación directa en los países miembros, toda vez que es necesaria la realización de un proceso de validación y, por lo tanto, la eficacia del derecho estará otorgada por el Estado en el cual se valida. En otras palabras, una solicitud de patente e, incluso, una patente europea ya concedida, no otorga un derecho de exclusiva, pues este se adquiere después de llevar a cabo el proceso de validación en los países designados previamente, de suerte que la ley aplicable será la del país en el que se pretende obtener en última instancia la exclusividad que otorga la patente.

b. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEY APLICABLE EN EL REGLAMENTO SOBRE LA PATENTE UNITARIA

  • 88 Reglamento 1257 del 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en e (...)
  • 89 Reglamento 1260 del 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en e (...)

13754. En diciembre de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la UE dos trascendentales Reglamentos: el 1257/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente88, y el 1260/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en cuanto a disposiciones sobre traducción89. Debido a la importancia del sistema de la patente unitaria, es necesario realizar una breve introducción acerca del recorrido que se ha realizado para alcanzar estos dos Reglamentos.

138El proyecto de patente unitaria presentó una férrea oposición de Italia y España, debido a que el idioma español y el italiano quedaban por fuera del nuevo sistema, que apoyándose en el cpe, tendría como lenguas el inglés, el francés y el alemán. Ante esta situación, en noviembre de 2010 un grupo de Estados consideró que se habían agotado todas las vías de negociación y, por tanto, era necesario aplicar el mecanismo de la “cooperación reforzada”, que finalmente fue autorizado por Decisión del Consejo el 10 de marzo de 2011. Con este mecanismo, posibilitado por el Tratado de Amsterdam y por los artículos 20 del Tratado de la Unión Europea – tue – y 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea – tFue –, algunos Estados miembros pueden profundizar la integración en ciertas materias dejando la puerta abierta para que los otros Estados no participantes se incorporen posteriormente.

139Como resultado final, la figura de la patente unitaria funcionará en todos los Estados miembros de la Unión, exceptuando a España e Italia, quienes interpusieron recursos de anulación por incompetencia, desviación de poder e incumplimiento de los Tratados ante el Tribunal de Justicia. La Sentencia no ha visto la luz al momento de redacción de este trabajo, pero por ahora se cuenta con las conclusiones del Abogado General, presentadas el 11 de diciembre de 2012, que recomiendan desestimar los recursos presentados.

140Es pertinente esbozar entonces los rasgos fundamentales del sistema que previsiblemente entrará en vigor el primer semestre de 2014:

  1. El titular de una patente europea podrá solicitar a la Oficina Europea de Patentes el “efecto unitario” de la patente para los 25 Estados miembros participantes (no aplica para España e Italia). Este efecto implica que no será necesario llevar a cabo el proceso de la validación en todos estos Estados. Ahora bien, contrario a lo que sucede con el sistema de marca comunitaria, en donde se cuenta con un Reglamento que contiene disposiciones de Derecho sustantivo del cual deriva el efecto uniforme, en el nuevo sistema dicho efecto se deriva del Derecho interno de los Estados miembros de la siguiente forma: en primer término, de aquel Estado en que el titular o solicitante tenga su domicilio o, en su defecto, donde tenga el centro de actividad y, en caso que no se cumpla con ninguno de estos supuestos, será la ley alemana, debido a que es la sede de la Oficina Europea de Patentes.
  2. La oficina que administrará el sistema será la Oficina Europea de Patentes.
  3. El régimen lingüístico será el mismo seguido en el Convenio de la Patente Europea, es decir, se concederán las patentes en inglés, francés o alemán. No obstante, existirá un período transitorio de 12 años como máximo en que será necesario presentar una traducción (de carácter informativo) al inglés en caso de que la patente sea en alemán o francés, y a uno de estos dos idiomas en caso que la patente sea en inglés.
  4. Existirá un Tribunal Unificado de Patentes o tpu que será competente para conocer de los litigios de las patentes europeas y de las patentes europeas con efecto unitario.

141El Reglamento sobre la patente unitaria solamente aborda el tema de la ley aplicable a las patentes concedidas en virtud de su aplicación en el artículo 7.º al referirse a las patentes como objeto de propiedad.

Asimilación de la patente europea con efecto unitario a una patente nacional

  1. Una patente europea con efecto unitario, en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes como una patente nacional del Estado miembro participante en cuyo territorio esa patente tenga efecto unitario, y en el que, según el Registro Europeo de Patentes:
  2. el solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea, o
  3. en su defecto, el solicitante tuviera un centro de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea.
  4. Cuando dos o más personas figuren inscritas como cosolicitantes en el Registro Europeo de Patentes, se aplicará el apartado 1, letra a), al primer cosolicitante inscrito. Si no fuera posible, el apartado 1, letra a), se aplicará al siguiente cosolicitante inscrito, por orden de inscripción. Cuando el apartado 1, letra a), no se aplique a ninguno de los cosolicitantes, se aplicará lo dispuesto en el apartado 1, letra b).

142En el apartado tercero se establece, a manera de competencia residual, el lugar en donde la epo tiene su sede oficial, es decir, Munich, Alemania:

[…] 3. Cuando ningún solicitante tuviera su domicilio, centro principal de actividad o centro de actividad en un Estado miembro participante en el que la patente tenga efecto unitario, a los efectos de los apartados 1 o 2, la patente europea con efecto unitario, en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes como una patente nacional del Estado en cuyo territorio tenga su sede la Organización Europea de Patentes, de conformidad con el artículo 6.º, apartado 1, del cpe.

3. ELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA: OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

a. LA LEY APLICABLE A LOS DERECHOS REGISTRALES

  • 90 Convenio de la Unión de París, cit., supra.
  • 91 Acuerdo adpic, cit., supra.
  • 92 R. Matulyonité. “Cross-Border Collective Management and Principle of Territoriality: Problems and (...)
  • 93 Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias del 9 de septiembre de 1886, (...)
  • 94 M. Virgós Soriano. “Artículo 10 apartado 4”, en A. Abaladejo y S. Díaz Alabart (dirs.). Comentario (...)

14355. Es de recordar que al inicio de este capítulo se había indicado la aplicación del criterio de la lex loci protectionis en este tipo de casos. Pues bien, en el ámbito europeo la doctrina alemana, interpretando el principio del trato nacional contenido en el artículo 2.1 del cup90 y el artículo 3.º del acuerdo adpic91, defiende la existencia de un “principio universal” para la determinación de la ley aplicable, según el cual, los conflictos que se presenten con relación a los derechos de propiedad industrial estarán sujetos a la ley del Estado en que se solicita la protección92. Esta posición ha sido acogida por diversos sectores de la doctrina internacional afirmando que el principio del trato nacional, establecido también en el artículo 5.2 del Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias93, constituye el fundamento jurídico para la aplicación del criterio de la lex loci protectionis, que en todos los casos en que sea aplicable desplazará o condicionará al Derecho internacional privado de producción interna94.

  • 95 P. A. de Miguel Asensio. “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma ii”, cit., p. 379. El a (...)

144Por otra parte, se debe tener en cuenta que la aplicación de otros criterios para establecer la ley aplicable, tales como el del lugar de residencia habitual de una de las partes, podría conducir a la violación del principio del trato nacional, toda vez que en la mayoría de los casos el domicilio de las partes coincide con su nacionalidad, produciendo de este modo un tratamiento dispar entre nacionales y extranjeros, que es precisamente el tipo de situaciones que persiguen evitar la normas señaladas previamente y específicamente el artículo 2.2 del cup95.

14556. Existen, sin embargo, situaciones en las que no siempre es claro cuándo debe aplicarse este criterio. El siguiente ejemplo permitirá estudiar la contraposición de intereses que puede surgir entre las partes a la hora de aplicar, bien sea el estatuto contractual o bien la ley rectora del derecho de propiedad industrial involucrado en el contrato.

146Supuesto fáctico

  • 96 Este caso está inspirado en el asunto Edwards Lifesciences Ag. v. Cook Biotech Incorporated, Royal (...)

La sociedad española Centro de Investigación Biológica celebró un contrato de licencia de patente en la ciudad de Madrid con la compañía Advance Biomedical Industries, con domicilio en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, por medio del cual la sociedad inglesa otorgó la autorización de uso de un dispositivo dirigido a la regulación del flujo sanguíneo en humanos, el cual se encuentra protegido por una patente europea con validez en el Reino Unido, Alemania, Francia y España96. En el texto del contrato las partes acordaron que cualquier controversia surgida en desarrollo del cumplimiento de las obligaciones de las partes estaría regida por el ordenamiento del Reino Unido.

  • 97 Sección 7 de la Ley de patentes del Reino Unido: “Any person may make an application for a patent (...)

Pasados unos meses desde la firma del contrato, la sociedad española se percató de que la patente objeto del contrato carecía de actividad inventiva, razón por la cual decidió instaurar una acción de nulidad de la patente europea ante los tribunales españoles con base, entre otras, en la falta de actividad inventiva y en la pérdida del derecho de prioridad de acuerdo con el siguiente argumento: la solicitud inicial presentada en Estados Unidos fue realizada por tres inventores de los cuales solo uno ostentaba la calidad de empleado de la sociedad Advance Biomedical Industries, sin embargo, la solicitud de patente a través del sistema pct fue realizada a nombre de dicha sociedad aportando solo un documento en el que aparecía la declaración de transferencia de derechos a su nombre sin que constara la transferencia de derechos de los otros dos inventores, razón por la cual, a juicio del demandante, la prioridad se había perdido y en el entretanto, debido a diferentes documentos publicados se perdió también la novedad y, por ende, no se cumplieron los requisitos de patentabilidad exigidos para la concesión del derecho. En la contestación de la demanda, la sociedad Advance Biomedical Industries alegó que, de acuerdo con la legislación inglesa, que fue la elegida por las partes, la sección 7 del UK Patent Act dispone que la solicitud de patente puede ser realizada97 por cualquier persona; sin embargo, la concesión se otorgará a los inventores o sus sucesores en título, requisito que se cumplió, puesto que antes de la concesión se aportaron los faltantes documentos relativos a las transferencias de derechos y, por tanto, la invocación del derecho de propiedad era totalmente válido.

147Tal como se puede observar en este caso, la sociedad británica estará interesada en que la ley aplicable al caso concreto sea la inglesa y, de esta forma, salvar el gran obstáculo que supondría la pérdida de la fecha de prioridad, que llevaría a la destrucción del requisito de la novedad y a la postre a la nulidad de la patente. Es entonces necesario analizar, de acuerdo con el método que se ha utilizado, cómo se resolvería este caso a la luz del Derecho europeo.

14857. En primer lugar, se debe determinar la naturaleza de la controversia. Hay que recordar que de acuerdo con los principios clip, la lex loci protectionis se aplica a la existencia, validez, alcance y duración de los derechos de propiedad industrial; sin embargo, es necesario acudir a las normas que establecen la aplicación de este criterio.

149En España el artículo 10.4 del Código Civil ha sido tradicionalmente la norma de conflicto básica en esta materia. De acuerdo con este artículo

Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los tratados y convenios internacionales de los que España sea parte.

  • 98 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, cit., p. 676. Una de (...)

150Esta norma establece el criterio de la lex loci protectionis proyectado en dos aspectos diferentes98:

  • 99 Cfr. Reglamento (CE) n.º 864 del 11 de julio de 2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo (...)
  • 100 L. Esteve González. Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en internet, (...)
  • 101 G. Palao Moreno. “La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8. (...)

151El primero, referido a los aspectos reales de esta clase de derechos, es decir, al nacimiento, modificación, transmisión, contenido, duración, efectos, titularidad y extinción, mientras el segundo comprende los aspectos relativos a la responsabilidad extracontractual derivada de la infracción de los derechos. Precisamente en este punto es donde se debe tener en cuenta el artículo 8.º del rrii99 que establece el criterio de la lex loci protectionis100 y desplaza las normas internas de los países miembros101.

152Ahora bien, en el caso que se plantea existe un conflicto de intereses en el que una de las partes pretende aplicar la ley acordada para regir el contrato a una controversia que involucra elementos intrínsecos del derecho de exclusiva. En este sentido, tal como se había mencionado anteriormente, es indispensable tener en cuenta el carácter absoluto e inderogable que posee el criterio de la lex loci protectionis, cuya aplicación se superpone a la autonomía conflictual de las partes.

  • 102 Una excepción a este principio se encuentra en la Ley de Derecho Internacional Privado suiza en cu (...)

153La restricción a la autonomía de la voluntad señalada anteriormente encuentra su fundamento en la naturaleza misma de los derechos de propiedad industrial, en donde los fines perseguidos por el Estado poseen un carácter superior. Esto conduce a que, al estar en presencia de contratos internacionales que involucran derechos de propiedad industrial, la autonomía conflictual solo puede ser ejercida por las partes en cuanto a aspectos relacionados con el estatuto contractual102.

  • 103 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 9 (...)

15458. En conclusión, el criterio de la lex loci protectionis continúa siendo de aplicación en España, tanto en lo tocante a los derechos, tales como constitución, extinción, etc., cuanto en lo referente a las obligaciones no contractuales derivadas de una infracción; la diferencia radica en que, en el primer caso, el criterio se aplicará en virtud del artículo 10.4 del Código Civil, mientras en el segundo lo hará en concordancia con el artículo 8.º del rrii103.

155En este orden de ideas, para el caso planteado será necesario aplicar el criterio de la lex loci protectionis, en virtud del artículo 10.4 del Código Civil, dando como resultado la aplicación de la ley del lugar para el que se solicite la protección, es decir el ordenamiento español y no el inglés.

b. LA LEY APLICABLE A LOS DERECHOS EXTRARREGISTRALES

  • 104 G. V. Smith y R. L. Parr. Valuation of intellectual property and intangible assets, Nueva York, J. (...)

15659. Una vez estudiado el caso anterior en el que se involucraba en el contrato un derecho de carácter registral, como la patente de invención, es pertinente ocuparse de analizar una situación en la que el objeto del contrato lo constituye un derecho extraregistral, como un know how. Así, en la actualidad una gran parte del volumen de transferencia de tecnología que se realiza en el mundo involucra elementos protegidos por la figura del secreto empresarial, know how o trade secret104. Tal como se ha sostenido en repetidas ocasiones, la protección de intangibles por vía del sistema del know how implica ventajas sobre otros derechos registrales como las patentes de invención, sobre todo en su duración, puesto que la duración del derecho estará ligada al carácter reservado de la información que se protege. No obstante, debido a su ausencia de vínculo territorial, los conocimientos protegidos por la figura del know how presentan peculiaridades que deben ser observadas con sumo cuidado.

157En efecto, contrario a los derechos de propiedad industrial en donde el principio de territorialidad rige su existencia, el know how depende meramente de los elementos fácticos que determinan su creación. Esta situación conduce a que las consideraciones utilizadas para establecer la ley aplicable a otro tipo de intangibles sean insuficientes o inadecuadas. A continuación se expone un caso que ayudará a examinar con mayor claridad este complejo tema.

158Supuesto fáctico

La sociedad francesa Oiseau Rouge, dedicada al campo de la investigación biomédica, celebró un contrato de licencia de know how en la ciudad de París con la empresa española Farmacéuticos Asociados, por medio del cual se comunicó y se autorizó el uso de un conocimiento secreto consistente en la mejor forma de preparación de un producto utilizado para el tratamiento de afecciones cardíacas. El término de duración del acuerdo sería de diez años contados a partir de la firma del contrato. Se estableció que cualquier diferencia surgida con ocasión del desarrollo del mismo sería solucionada de acuerdo con las leyes francesas.

Al cabo de tres años, desde el perfeccionamiento del contrato, la sociedad francesa se percató de una solicitud de patente europea a nombre de Farmacéuticos Asociados S.A. en la cual se incorporaban elementos protegidos por el know how objeto del contrato firmado por las partes. En consecuencia la sociedad Oiseau Rouge decidió, además de oponerse a la solicitud de patente, acudir a los tribunales españoles con el fin de obtener la resolución contractual y la indemnización económica por la revelación parcial del know how de su propiedad.

159De acuerdo con el planteamiento del caso, la controversia se originó por la solicitud, por parte de la sociedad española, de una patente ante la epo que contenía elementos pertenecientes al know how, objeto del contrato de licencia con la empresa francesa. Debido a la naturaleza secreta que ostenta el know how, contrapuesta al sistema de publicidad de la patente de invención, se está en presencia de una revelación del secreto y, por consiguiente, dependiendo de la extensión de tal revelación, de la extinción misma del derecho. En consecuencia, al estar afectándose uno de los aspectos intrínsecos del know how se está frente a una controversia en la cual, en principio, será necesario aplicar el criterio de la lex loci protectionis.

  • 105 Sobre la ley aplicable a los contratos de know how, S. Soltysinski. “Choice of Forum in transnatio (...)

160De acuerdo con lo hasta aquí analizado, con el criterio de la lex loci protectionis se aplica la ley del país para el cual se busca obtener la protección105, por lo tanto, en el caso de los derechos registrales como las patentes, los diseños industriales o las marcas, es relativamente sencillo llevar a cabo la determinación de este país, gracias al principio de territorialidad que gobierna este tipo de intangibles; pero en el ámbito de derechos con carácter extraregistral no es posible realizar esta calificación basándose en los mismos criterios.

  • 106 Al respecto es posible mencionar dos excepciones en el Derecho angloamericano: la primera, los Est (...)
  • 107 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 22 diciembre de 2006, R. J. 574/2006, en aplica (...)
  • 108 Es necesario recordar que el apartado 2 del artículo 39 de adpic establece los requisitos para la (...)
  • 109 Acuerdo adpic, cit., supra.
  • 110 A. Font Segura. La protección internacional del secreto empresarial, Madrid, Eurolex, 1999, p. 105

161Una de las diferencias más significativas derivada de la ausencia de formalidades registrales del know how radica en la diferencia de su legislación protectora. En efecto, en la mayoría de países que reconocen la protección de los secretos empresariales, son las normas de competencia desleal106 las encargadas de reprimir las conductas relativas a la divulgación de la información con carácter secreto, aun cuando esta haya sido adquirida o conocida a través de un contrato entre las partes107. Fruto de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, y pese a la férrea oposición mostrada en un principio por los países en vía de desarrollo, en el artículo 39108 del texto final de adpic109 se incluyó el know how (información no divulgada) como una categoría de los derechos de propiedad industrial e intelectual vinculándolo a los actos de competencia desleal y, por tanto, al artículo 10 bis del cup110.

162Esta diferencia en el método de protección respecto de los derechos de propiedad industrial encuentra su origen en la naturaleza fáctica del know how, contraria al carácter de monopolio estatal de aquellos, y tiene como efecto que su localización espacial resulta extremadamente complicada.

  • 111 J. Fawcett y P. Torremans. Intellectual Property and Private International Law, cit., p. 569.
  • 112 A. Font Segura. La protección internacional del secreto empresarial, cit., p. 325.
  • 113 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 9 (...)

163En virtud de las especiales características señaladas anteriormente, algunos autores han formulado propuestas alternativas para la determinación de la ley aplicable a los contratos en los que se involucran bienes intangibles protegidos por la figura del know how, tales como la aplicación de la ley del lugar de residencia del titular del derecho111. Otros autores, sin embargo, encontrando fundamento en la naturaleza concurrencial de las normas de protección del know how, aplican la ley del lugar principal en que se centra la actividad que supone el uso indebido del secreto empresarial112. A este respecto, si la revelación del secreto no atenta contra el mercado en general, sino solamente al titular del derecho, o a él especialmente, a la responsabilidad extracontractual derivada de dicha violación puede aplicarse el artículo 4.º del rrii, es decir, la ley de residencia habitual de las partes o, en su defecto, la lex loci delicti commisi, o la cláusula de escape, en los casos en que la situación presente vínculos más estrechos con un país diferente113.

16460. Realizado el anterior análisis corresponde ahora ocuparse de la resolución del caso planteado. El primer paso para ello es determinar la naturaleza de la controversia. Conforme al planteamiento del caso, el origen de la controversia se encuentra en la revelación de la información confidencial protegida por el know how, es decir, se está hablando de un acto que potencialmente puede llevar a la destrucción del requisito de la confidencialidad y con ello a la desaparición del derecho. Se está, entonces, en presencia de un aspecto intrínseco del derecho y, por tanto, se debe acudir al criterio del país para el cual se solicita la protección.

165El segundo paso para la resolución de este caso consistirá en la determinación del país de protección del know how. En concordancia con lo sostenido anteriormente, debido a la ausencia del principio de territorialidad es necesario tener en cuenta factores diferentes al del lugar de registro del derecho, toda vez que se está en presencia de un derecho de carácter extraregistral.

  • 114 Aunque esta postura puede ser aplicada por quienes sostienen que el fundamento del criterio de la (...)

166En definitiva, respecto a la posición según la cual es de aplicación la ley del lugar en que se centra la actividad que supone el uso indebido del secreto empresarial, esta ley sería aplicable en los casos en que dicha actividad se concentre en un único territorio; sin embargo, tratándose de actividades plurilocalizadas, las dificultades para el titular se multiplican. En este sentido, estamos de acuerdo con la posición según la cual, por tratarse de informaciones confidenciales cuya protección es de carácter fáctico, será aplicable la ley de la residencia del titular, en consideración a uno de los fines perseguidos por el Derecho de la propiedad industrial que es el incentivo a la innovación que, por lo tanto, para el caso estudiado es la ley francesa. Aunque el método propuesto no es infalible, o exento de críticas, esta será la mejor manera de ligar la figura del know how con un territorio específico114.

4. ELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA: RELACIONES CONTRACTUALES

16761. Habiendo estudiado la determinación de la ley propia de los derechos de propiedad industrial e intelectual, corresponde ahora examinar lo concerniente al Derecho aplicable a las relaciones contractuales, para lo cual es imprescindible referirse al funcionamiento del rri y a varios aspectos que son de gran relevancia para esta investigación, sin pretender realizar un estudio exhaustivo del mismo, por escapar a los objetivos de este trabajo de investigación.

  • 115 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

168El rri115, en vigor desde diciembre de 2009, ha recogido el texto del CR elevándolo al rango de Reglamento y aprovechando esta transformación para introducir algunos cambios de relevancia manifiesta en el tratamiento de la ley aplicable a los contratos internacionales.

  • 116 Ibíd., artículo 2.º.
  • 117 En este sentido J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Regla (...)
  • 118 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

169El primer aspecto que se quiere subrayar es la aplicación universal que, al igual que acontecía con el CR, presenta el rri116. Esta característica implica que el Reglamento se aplica con independencia de, por una parte, factores como la residencia, el domicilio o la nacionalidad de las partes y, de cualquier otra circunstancia, como el lugar de ejecución del contrato o de celebración del mismo y, por otra, de la ley que designe el propio rri como reguladora del contrato; es decir, el Reglamento será aplicable aunque la ley resultante de su aplicación sea un ordenamiento perteneciente a un país que no sea miembro de la UE117. Un efecto del carácter universal del Reglamento es el desplazamiento de la normativa interna de los Estados miembros en cuanto a los contratos contemplados en su ámbito de aplicación y firmados después de su entrada en vigor118.

  • 119 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.
  • 120 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)

170Otro aspecto a destacar es el ámbito de aplicación del Reglamento a supuestos no europeos. En efecto, se debe tener en cuenta que el rri119 es aplicable en tanto los tribunales de un país miembro conozcan de controversias que tengan un origen contractual. No han faltado críticas a esta interpretación, alegando que la UE podría no tener competencia para elaborar normas de conflicto que determinen como ley aplicable a un contrato internacional un ordenamiento que no afecte al mercado interior; sin embargo, estas críticas carecen de fundamento teniendo en cuenta que es posible que sujetos de terceros países vinculados por un contrato que no presente vínculos con la UE puedan litigar una controversia derivada del mismo ante autoridades judiciales de un país miembro, afectando de esta manera el “correcto funcionamiento del mercado interior”120.

  • 121 Ibíd., p. 68

171A manera de ejemplo, piénsese en dos empresas, una mexicana y una estadounidense, que se ven envueltas en una controversia producto de un contrato de franquicia industrial y, debido a que la última posee cuantiosos bienes en Alemania, acuden a los tribunales de ese país. En sentido estricto, el caso no tiene vínculo alguno con el mercado interior, pero si existiesen unas normas de conflicto diferentes en cada país miembro, esta situación favorecería el denominado forum shoping afectando negativamente los principios de libre circulación de personas y demás libertades de circulación comunitarias121. En este sentido, la UE está facultada para intervenir en asuntos que, aunque en principio no presenten ningún tipo de conexión con el ámbito comunitario, puedan ocasionar distorsiones en el mercado interior.

17262. Finalmente, a los efectos de esta investigación, es importante destacar que el rri no contiene normas materiales que afecten los contratos internacionales, sino normas que únicamente están destinadas a determinar el Derecho estatal aplicable a las obligaciones contractuales internacionales, lo que va a tener una repercusión en la práctica negocial internacional y, en particular, en los procesos internacionales de transferencia de tecnología, como se verá a continuación.

a. LA AUTONOMÍA CONFLICTUAL EN EL REGLAMENTO 5 93/2008, ROMA I

  • 122 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

17363. Al iniciar el estudio de la ley aplicable a las relaciones contractuales es necesario empezar por resaltar el reconocimiento prioritario que se hace a la voluntad de los contratantes. En efecto, ya el artículo 3.º del CR otorgaba a las partes la facultad de elegir el ordenamiento rector de su contrato de forma expresa o tácita. Esta misma facultad se conserva en el artículo 3.º del actual rri122 como una forma prioritaria de reconocer la autonomía de las partes para definir la regulación estatal que regirá su relación contractual.

  • 123 A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuale (...)

174El principio de la autonomía conflictual según el cual las partes de un contrato son libres de estipular qué Derecho gobernará su transacción es parte integrante de la esencia misma del Reglamento. Tal como afirma R. J. Weintraub123, este principio “es quizás la regla de Derecho internacional privado más ampliamente aceptada de nuestro tiempo” y se encuentra así expresada en el considerando 11 del Reglamento al afirmar:

La libertad de las partes de elegir la ley aplicable debe constituir una de las claves del sistema de normas de conflicto de leyes en materia de obligaciones contractuales.

  • 124 En este sentido M. Virgós Soriano. Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internac (...)

175Cabe recordar que en el ámbito del comercio internacional la autonomía de la voluntad se presenta como la garante de las exigencias de seguridad jurídica, de certeza en el resultado y de previsibilidad124. Así, el artículo 3.1 del rri se pronuncia en concordancia proclamando la autoridad de la autonomía de la voluntad conflictual de las partes para elegir la ley que más les convenga, al sostener:

El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.

  • 125 P. Torremans. “Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome i Regulatio (...)
  • 126 Ídem.
  • 127 Sobre este tema es de extremada importancia la Sentencia de la House of Lords, 1984, AC 50, Amin R (...)
  • 128 Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, Sentencia 380 (Q. B.), Egon Oldendorff v. Liberia Corp. (...)

176Es de resaltar que en el rri lo único que se exige es que la voluntad sea clara, es decir, que la elección de las partes carezca de ambigüedad, por tanto, se reconoce no solamente la voluntad expresa sino la tácita de los contratantes125. En efecto, el primer apartado del artículo 3.º del rri126 establece que la elección de las partes puede “resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso”. Sin embargo, la identificación de la voluntad de las partes no es tarea sencilla, toda vez que el tribunal debe establecer claramente que ella se deriva del contenido del contrato o de las circunstancias que rodean la relación contractual. Por ello, a continuación se mencionan algunos ejemplos de casos en los cuales es posible identificar la elección tácita de las partes con cierto grado de certeza. El primero de ellos lo constituyen los contratos standard que son regulados por una ley específica. Un ejemplo de estos contratos son las pólizas Lloyd’s de seguros marítimos que están reguladas por las leyes inglesas127. El segundo ejemplo se presenta cuando ha habido un curso de negociaciones previas entre las partes que involucran una elección de ley aplicable. Este sería el caso de un contrato de master franchising con base en el cual son concedidas posteriores franquicias. Un tercer ejemplo es la elección del foro. En el derecho inglés siempre ha estado presente la tendencia de asumir que la elección del tribunal competente determinará la ley aplicable al contrato. En este caso también se aplicaría la misma fórmula para las cláusulas que otorguen competencia a tribunales arbitrales de un país específico. Por último está el ejemplo donde, en algún apartado del contenido del contrato, se hace referencia a alguna disposición de un sistema legal específico128.

17764. Con el fin de estudiar de una manera práctica la forma en que se abordaría una controversia de tipo contractual en la que no se contenga de forma expresa la ley aplicable al contrato, se tomará como ejemplo el desarrollo de un contrato de franquicia que sirve como marco para el otorgamiento de licencias sobre conocimientos tecnológicos.

178Supuesto fáctico

La empresa Deutschland Health Ltd., domiciliada en la ciudad de Bremen, Alemania, líder en el campo de la cosmética, con el fin de expandir sus horizontes comerciales celebró un contrato de distribución con la compañía Brasileña Do Santos y Perea Ltda., domiciliada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con el fin de llevar a cabo las labores de comercialización de sus productos en el mercado brasileño. Dentro del contenido de dicho acuerdo se estipuló que la jurisdicción competente y la legislación aplicable sería la alemana. Debido al éxito de la relación comercial las sociedades decidieron celebrar un contrato de franquicia en virtud del cual, a cambio de un precio de entrada y un pago anual equivalente al 20% de las utilidades netas anuales de esta última, la empresa alemana se comprometía a: 1. Entregar el Manual de Negocios de la empresa; 2. Otorgar una licencia de uso de diez marcas registradas en Brasil a su nombre; 3. Otorgar la licencia de cinco patentes de invención registradas en Brasil, y finalmente, 4. Comunicar y autorizar el uso de un know how relacionado con la disposición de los equipos dedicados al procedimiento de fabricación de los productos protegidos por la patentes con el fin de obtener un mejoramiento de la eficiencia los mismos.

El nuevo contrato de franquicia celebrado, contrario al anterior de distribución, carecía de una cláusula en la cual se estipulara la ley aplicable al mismo. Después de transcurridos cinco años de vigencia del contrato de franquicia, tres de las patentes licenciadas fueron objeto de un procedimiento de nulidad llevado a cabo por una empresa competidora dando como resultado la anulación de las mismas. Bajo esta nueva circunstancia la compañía Do Santos y Perea Ltda. decidió dar por terminado el contrato de forma unilateral y acudir ante los tribunales alemanes solicitando se declarara el incumplimiento del contrato por parte de la empresa alemana y la indemnización por los perjuicios causados.

179Al igual que en los casos anteriores, el primer paso para el desarrollo del análisis de este tipo de casos es determinar si se está en presencia de una controversia que involucre los aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual o si, por el contrario, se está frente a una disputa de carácter contractual. Para llevar a cabo esta tarea es necesario establecer no solo el origen del conflicto sino el fin perseguido por el accionante.

180De acuerdo con el planteamiento del caso, aunque el origen de la controversia está relacionado con la declaración de nulidad de algunas de las patentes objeto del contrato, es preciso tener en cuenta que el fin perseguido por el accionante no era obtener una declaración relativa a la existencia de las mismas, toda vez que este tema ya había sido abordado por el tribunal que conoció el caso de la nulidad. Por el contrario, el objeto del proceso era la declaración de incumplimiento del contrato y su correspondiente indemnización con fundamento en el incumplimiento de la obligación de licenciar unas patentes que, debido a la declaración de nulidad, habían dejado de existir, situación que sería el verdadero origen de la controversia.

181En consecuencia, la disputa estudiada tendrá un carácter contractual, por tanto, el criterio de la lex loci protectionis no será de aplicación. Será necesario entonces acudir a lo dispuesto en la lex contractus, es decir la ley establecida por las partes para regir el contrato.

18265. Habiendo establecido la naturaleza de la controversia y al no existir en el contenido del contrato estudiado una cláusula que designara la ley aplicable al mismo, es necesario determinar, desde la perspectiva del foro, el ordenamiento que debe gobernar la relación entre las partes.

  • 129 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

183En la situación planteada se sostiene que en el texto del contrato de franquicia no se estipuló una cláusula de ley aplicable; pero antes de dar por sentada la inexistencia de voluntad de las partes será necesario acudir al artículo 3.º del rri129 que permite que la intención de las partes sea demostrada a través de los términos del propio contrato o de las circunstancias que rodean la situación.

  • 130 Sobre la elección implícita de la ley del contrato cfr. A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma (...)

184Para el caso estudiado, antes de la aplicación de las normas dirigidas a la determinación del Derecho aplicable en defecto de elección de las partes, es necesario establecer si es posible determinar la voluntad de los contratantes derivada de las circunstancias que rodean la relación contractual130. En efecto, en el planteamiento del caso se dijo que el contrato de franquicia tenía como origen un contrato de distribución anterior celebrado por las partes. En el texto del mencionado contrato se establecía que la ley aplicable al contrato sería la ley alemana, de suerte que al haber identidad de partes y teniendo en cuenta que el contrato materia de discusión tuvo como antecedente aquel contrato de distribución, es posible establecer que razonablemente la intención de los intervinientes en el nuevo contrato de franquicia era la de aplicar las leyes de Alemania.

  • 131 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)

185Esta solución no estará exenta de polémica, toda vez que la elección implícita de la ley del contrato es uno de los temas que más discusiones doctrinales ha generado. Aunque uno de los requisitos del artículo 3.º del rri consiste en que la elección resulte inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso, el propósito que el legislador comunitario tuvo al establecer esta exigencia fue evitar que la determinación de la ley aplicable sorprenda a las partes al no poder estas prever la aplicación de tal ordenamiento131. En este caso, al constituir el contrato de franquicia un mero desarrollo de una relación jurídico-negocial anterior, las partes podrán prever que la elección realizada para el contrato de distribución continuará siendo de aplicación para la nueva modalidad contractual.

  • 132 Reglamento (CE) No 593/2008, cit., supra.
  • 133 Estos aspectos se encuentran consagrados en el artículo 12 del Reglamento Roma i y en igual sentid (...)

18666. Una vez determinada la ley aplicable al contrato será necesario establecer el alcance de dicho ordenamiento, es decir, los aspectos en los que la ley elegida por las partes tendrá un carácter vinculante. A estos efectos, el rri132 establece en su artículo 12 que la aplicación la lex contractus comprende cinco aspectos fundamentales133:

  1. Interpretación del texto del contrato;
  2. Cumplimiento de las obligaciones a las que las partes se obligan;
  3. Consecuencias del incumplimiento total o parcial de las mismas;
  4. Extinción (caducidad y prescripción), y
  5. Consecuencias derivadas de la nulidad del contrato.

187El artículo 10.º apartado 1 del rri dispone que la existencia misma del contrato depende de la ley aplicable si este es válido, y en cuanto a su validez y las formalidades que el acuerdo debe cumplir, el artículo 11 apartado 1.º dispone que los requisitos necesarios para otorgar validez al contrato son los establecidos por la ley aplicable al fondo del contrato, de acuerdo con el Reglamento o la ley del lugar en el cual se haya celebrado el contrato (lex loci actus).

188Tal como se ha tenido oportunidad de señalar, la franquicia es un contrato complejo que involucra una serie de prestaciones diversas dentro del mismo marco contractual. En el caso objeto de estudio se otorga al franquiciado la autorización de uso de un cúmulo de bienes intangibles alrededor de los cuales giran las demás prestaciones estipuladas en el acuerdo. Retomando lo dicho en el párrafo precedente, y partiendo del supuesto de que se cumplan los requisitos de validez dispuestos en la ley alemana, será necesario que el operador jurídico se pronuncie acerca de los derechos de propiedad industrial. En este sentido, aunque no está en discusión la titularidad de las patentes y marcas involucradas en el contrato, será de especial cuidado el tratamiento que se le dé a los conocimientos protegidos por know how. Por ello, será necesario establecer ciertas medidas de protección que aseguren, por una parte, la confidencialidad de los conocimientos en manos de la empresa brasileña y, por otra, las medidas que aseguren que esta no seguirá haciendo uso de la información.

  • 134 L. Collins. Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws, 14.ª ed., Londres, Sweet & Maxwell, (...)

18967. Una vez estudiada la manera en que los contratantes pueden elegir la ley aplicable a su contrato, es pertinente preguntarse qué clase de ordenamiento puede ser elegido por las partes, sobre todo teniendo en cuenta la lex mercatoria, de gran importancia en los contratos internacionales. De acuerdo con la opinión mayoritaria, el CR solo permitía la elección de leyes estatales, excluyendo de esta forma la posibilidad de elección de la lex mercatoria. En palabras de L. Collins134

  • 135 En la propuesta inicial presentada por la Comisión en el artículo 3.2 se consagraba la posibilidad (...)

… el artículo 1.1 del CR establece con claridad que la referencia a la libertad de las partes para elegir la ley que regirá el contrato es una referencia a la ley de un país. Esta disposición no permite la elección o aplicación de un sistema de leyes que no tengan un carácter nacional, tales como la lex mercatoria o los principios generales del Derecho135.

  • 136 Corte de Apelación de Inglaterra y Gales. Sentencia del 28 de enero de 2004, Civ 19, Shamil Bank o (...)
  • 137 En este caso la Corte de apelaciones de Inglaterra y Gales sostuvo: “A choice of law clause provid (...)

190Numerosas decisiones judiciales refrendan esta afirmación, entre ellas la de la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales136, en la cual se analizaba un contrato que estipulaba que la ley aplicable sería la ley inglesa con sujeción a los principios de la ley islámica. En este caso, no solo no se admitió la aplicabilidad de dos ordenamientos jurídicos simultáneos, sino que la Corte consideró que el único ordenamiento que se podía considerar como estatuto contractual era el Derecho inglés137.

  • 138 Corte de Apelación de Inglaterra y Gales. Sentencia del 23 de abril de 2007, Civ. 291, Halpern v H (...)
  • 139 A. Quiñonez Escámez. “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento (...)
  • 140 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.
  • 141 En este punto merece la pena destacar la diferencia existente entre los ámbitos europeo y american (...)

191En igual sentido se pronunció en el año 2007 la Corte de apelaciones en el caso Halpern v Halpern, en el que se designaba como aplicable la ley judaica. En esta ocasión la Corte sostuvo que de acuerdo con el artículo 3.1 del CR solo era posible hacer uso de la libertad de elección en cuanto esta se dirija a un ordenamiento estatal138. En el proyecto de rri se establecía que los contratantes podían elegir una ley no estatal, haciendo referencia implícita a los principios unidroit y, claro está, a los Principles of European Contract Law, pero esta disposición finalmente desapareció del texto final139. Con la entrada en vigor del rri140 esta cuestión quedó zanjada. En la redacción del considerando 13 se sostiene que el Reglamento “no impide a las partes incorporar por referencia a su contrato un Derecho no estatal o un convenio internacional”141.

  • 142 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 6 (...)

19268. En conclusión, de acuerdo con el rri, las partes deben elegir una ley estatal que gobernará su relación contractual. Es de destacar la utilización en el rri del término “ley” y no “Derecho”, de acepción más amplia, lo cual conduce a que es indispensable que la elección recaiga sobre una ley estatal y no sobre un cuerpo normativo, como los principios unidroit, los icoterms o cualquier otro que forme parte de la nueva lex mercatoria. En caso de que las partes deseen utilizar estas disposiciones, tendrán que hacerlo incorporándolas por referencia dentro del texto del contrato, sin embargo, tal incorporación tendrá una consideración de pacto entre las partes, mas no de elección de ley aplicable al contrato142.

b. LA LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCIÓN DE LOS CONTRATANTES

  • 143 A. Quiñonez Escámez. “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento (...)

19369. Aunque la práctica negocial constata que la mayoría de contratos de licencia, y de transferencia de tecnología en general, contienen una cláusula de ley aplicable, un posible escenario dentro de la contratación internacional lo constituye la situación en la que las partes no eligen el ordenamiento jurídico que gobernará su relación contractual. Al respecto es de observar que en el rri143 desaparece del primer apartado el principio establecido en el CR, según el cual, en defecto de elección de las partes debía aplicarse la ley del país que tuviese los vínculos más estrechos con la relación (art. 4.1 CR). Esto no quiere decir que este principio no subsista en el Reglamento; por el contrario, su esencia se encuentra en la denominada cláusula de escape contenida en el apartado tercero.

(1) LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 4.1 DEL RRI
  • 144 Documento del Consejo n.º 5460 del 25 de enero de 2007.

19470. Una de las modificaciones realizadas por el rri al CR fue la introducción de una lista de categorías de contratos en el primer apartado del artículo 4.º en la que, a diferencia de la propuesta de Reglamento de 2005, no se encuentran los contratos de transferencia de tecnología o los contratos que involucren derechos de propiedad intelectual. En la mencionada propuesta se incluía, en el apartado primero del artículo 4.º, una regla específicamente dirigida a determinar la ley aplicable a los contratos que tuvieran como objeto derechos de propiedad industrial e intelectual, en la que se disponía que los contratos cuyo objetivo principal involucrara un derecho de este tipo estuvieran gobernados por la ley del lugar de residencia habitual de la persona que realizara la transferencia o cesión de los derechos. Este texto fue duramente criticado en la etapa legislativa y, como producto de esta situación, la delegación de Suecia formuló una propuesta alternativa144, fundamentada en el principio de la territorialidad. Finalmente, la presidencia alemana, después de considerar la dificultad de encontrar un criterio uniforme para aplicar a la amplísima categoría de contratos que involucraban este tipo de derechos, y la falta de una mayoría clara a favor de las diferentes propuestas, decidió suprimir del texto final esta disposición.

  • 145 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)

195La redacción final del texto del artículo 4.º del Reglamento dispone que a falta de elección de la ley rectora del acuerdo, el primer paso consista en llevar a cabo una calificación del mismo. Si esta operación conduce a que este pertenece a uno de los ocho tipos contractuales enumerados en la norma, el Reglamento indicará de forma “rígida y automática” la ley que regirá el contrato145.

  • 146 C. Cieza Rentaría y I. Redondo Miralles. “Aproximación al régimen jurídico y práctico del contrato (...)

196Dentro de los contratos que se incluyen en el artículo 4.º se encuentra el contrato de franquicia. Aunque no se especifica el tipo de franquicia, la franquicia industrial es la que tiene una especial relevancia en el campo de los contratos de transferencia de tecnología. En esta categoría el franquiciador transmite al franquiciado, junto a las marcas y al know how, la autorización de fabricación de productos (usualmente protegidos por patentes de invención), así como los procedimientos administrativos de venta y, en general, de gestión del negocio146.

19771. Para ilustrar lo anterior, a continuación se presenta un caso hipotético de franquicia industrial con el fin de calificar la determinación de la ley aplicable a este tipo de contratos.

198Supuesto fáctico

La empresa italiana Menarini Industrie Farmaceutiche con domicilio en la ciudad de Turín, celebró un contrato de franquicia industrial con la sociedad española Soluciones Empresariales S.A., en virtud del cual ésta última, a cambio de un precio de entrada y unas royalties mensuales pactadas de acuerdo con el nivel de ventas, se comprometía a autorizar el uso de tres patentes europeas y un know how dirigido a proteger la disposición de los sistemas de producción en las instalaciones industriales, el uso de una marca comunitaria y el asesoramiento en la implementación de la tecnología objeto del contrato.

Dentro del clausulado del contrato se estipuló que cualquier mejora que se lograra en los procedimientos industriales aplicados por parte del franquiciado en el desarrollo del contrato pertenecería a la sociedad franquiciante. Trascurridos unos años desde la celebración del contrato, se presentó ante la oficina italiana de patentes y marcas una solicitud de patente para proteger un procedimiento dirigido a la producción de un compuesto químico equiparable al objeto del contrato de franquicia anterior, razón por la cual la sociedad Soluciones Empresariales S.A. decidió acudir ante los tribunales italianos para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato y la respectiva indemnización económica.

  • 147 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

199Tal como se ha realizado anteriormente, el primer paso en el análisis de este caso es establecer la naturaleza de la controversia. Así, en el caso planteado, las pretensiones del demandante están dirigidas a la obtención de una indemnización económica producto de un incumplimiento contractual, de suerte que acudiendo al artículo 12 apartado d) del rri147 la ley aplicable al contrato regirá:

… dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su Derecho procesal, las consecuencias de un incumplimiento total o parcial de estas obligaciones, incluida la evaluación del daño en la medida en que la gobiernen normas jurídicas.

200De acuerdo con esta norma, y teniendo en cuenta que no está en disputa la existencia ni ningún otro aspecto intrínseco de los intangibles objeto del contrato, se estará en presencia de una controversia contractual en la cual será de aplicación la lex contractus.

201En este sentido, es preciso determinar la voluntad de las partes en la elección de la ley aplicable a su relación contractual. En el planteamiento del caso no existe mención alguna a la elección por las partes del ordenamiento rector del contrato, razón por la cual será necesario acudir al artículo 4.º del rri que se encarga de la determinación de la ley aplicable al contrato en defecto de elección de los contratantes.

20272. Dentro de la lista de figuras contractuales establecidas en el artículo 4.º se incluyen, en el apartado 1e, los contratos de franquicia al disponer:

El contrato de franquicia se regirá por la ley del país donde el franquiciado tenga su residencia habitual.

  • 148 Ibíd., p. 185.
  • 149 U. Magnus. “The applicable law in the absence of choice”, en F. Ferrari y F. Leible (dirs.). Rome (...)

203La inclusión de esta regla en el apartado 1e) del artículo 4.º, sumado a la falta de una disposición especial para contratos cuyo objeto consista en derechos de propiedad industrial, conduce a la aplicación de esta norma para todos los contratos de franquicia sin importar el tipo de franquicias de que se trate148, resolviendo de esta manera la discusión presentada bajo el imperio del CR acerca de cuál de las partes intervinientes en el contrato era la que desarrollaba la prestación característica149.

  • 150 P. A. de Miguel Asensio. “Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intelle (...)

204Esta disposición, dirigida a ampliar la protección del franquiciado, que típicamente ha sido visto como la parte débil de la relación, representa un avance significativo respecto al CR, puesto que con este se hacía necesaria la difícil tarea de identificar la parte que ejecutaba la prestación característica150.

205Esta norma es una expresión de uno de los principios orientadores del rri dispuesto en el considerando 23 que establece:

En cuanto a los contratos celebrados con partes consideradas más débiles, es conveniente protegerlas por medio de normas de conflicto de leyes más favorables a sus intereses que las normas generales.

  • 151 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)

206De acuerdo con lo anterior, la ley aplicable a la situación del caso planteado será la italiana, toda vez que en este país es donde se encuentra el domicilio de la sociedad franquiciada151.

(2) LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS NO COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 4.1 DEL RRI
  • 152 Y. Nishitani. “Contracts concerning intellectual property rights”, cit., p. 65.

20773. Cabe resaltar que el rri, en su artículo 4.1, asigna la ley aplicable a los contratos, entre ellos al de franquicia, sin importar si dentro de sus obligaciones se encuentran prestaciones que envuelvan derechos de propiedad industrial e intelectual, de suerte que solo los contratos que tengan como objeto fundamental este tipo de derechos podrán ser considerados como una categoría independiente que no está incluida dentro de los ocho contratos previstos por la norma152.

208Como se ha mencionado, los contratos de licencia y otras formas contractuales que involucran una transferencia de tecnología suelen tener cláusulas en las que se establece la ley aplicable a la relación contractual, no obstante, es importante examinar los casos en que se lleva a cabo una elección inválida por los contratantes. Con este fin se utilizará el marco de uno de los contratos más complejos que se usa para llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica, el contrato de ingeniería.

209Supuesto fáctico

La sociedad polaca Polska Inzynieria, como resultado de un contrato de ingeniería consultora (consulting engineering) es titular de los diseños de construcción y puesta en funcionamiento de un complejo industrial para el procesamiento y producción de carbón. Esta tecnología se encuentra protegida mediante un know how y una patente de procedimiento europea con validez en Polonia, Alemania y otros cinco países miembros de la Unión. Para llevar a cabo el proyecto del complejo industrial la sociedad Polska Inzynieria realizó un contrato de engineering “producto en mano” con la empresa alemana Tecan Deutschland GmbH, en la ciudad de Varsovia, en virtud del cual esta última se comprometía a la construcción y puesta en funcionamiento del complejo, de acuerdo con la información técnica suministrada por la sociedad polaca.

Como contraprestación a la actividad constructora, la sociedad alemana recibiría un precio fijo pactado, más el derecho de construir y operar en Alemania un complejo industrial para la extracción de hierro, que contaría con algunos elementos de la información técnica protegida por know how, titularidad de la empresa polaca, a la que, a su vez, se debería entregar el 10% de los beneficios netos anuales derivados de la operación del complejo alemán a título de royalties por un periodo de cinco años.

  • 153 International Federation of Consulting Engineers –fidic–. Libro Naranja, disponible en [http://www (...)

En el texto del contrato se encuentra una cláusula que indica que serán aplicables las disposiciones del Libro Naranja de la International Federation of Consulting Engineersfidic153. Transcurridos tres años desde la finalización del complejo ubicado en Alemania, la sociedad Indgynerun na Polcie decidió acudir ante los tribunales alemanes con el fin de obtener una declaración de incumplimiento en el pago de las royalties establecidas en el contrato por parte de la empresa alemana y la correspondiente indemnización económica.

  • 154 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

210De acuerdo con el método empleado en la resolución de los casos anteriores, el primer paso a seguir para la determinación de la ley aplicable al contrato es establecer la naturaleza de la controversia. En el caso planteado se puede observar que el origen de la controversia está relacionado con el cumplimiento defectuoso del contrato, puesto que una de las prestaciones debidas por la empresa alemana, consistente en el deber del pago de royalties, no fue cumplida. Esta situación se ubica en el artículo 12 del rri154 que, dentro de los aspectos en los que se aplica la lex contractus, establece el cumplimiento de las obligaciones a las que las partes se obligan y las consecuencias del incumplimiento total o parcial de las mismas.

211Una vez confirmado que se está ante una controversia que versa sobre un aspecto contractual, como segundo paso se debe establecer si las partes hicieron uso de su autonomía conflictual para elegir la ley que regiría el contrato. El ordenamiento elegido por las partes, según el planteamiento del caso, han sido las disposiciones del Libro Naranja de la fidic. En este punto es necesario observar que las partes, en uso de su autonomía conflictual, eligieron un ordenamiento no estatal (lex mercatoria), razón por la cual será necesario determinar la validez de dicha elección.

  • 155 En A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp (...)

212Como ha habido ocasión de señalar, el rri privilegia la libertad de las partes para elegir el ordenamiento que regirá su relación contractual, pero de igual forma la limita en el sentido de imponer que la elección recaiga en un ordenamiento estatal. Tal como lo sostiene J. Carrascosa, la norma que contempla la libertad conflictual impone unos requisitos encaminados a garantizar que exista un verdadero acuerdo entre las partes acerca de la elección de un ordenamiento estatal aplicable al contrato, en el sentido de exigir que se trate de un auténtico sistema jurídico de calidad, condición que, al menos en teoría, solo podrán garantizar los Estados y no las organizaciones privadas155.

  • 156 M. Sabido Rodríguez. “Capítulo xix. Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, cit (...)

213Consecuencia de lo anterior es que la elección de las normas del Libro Naranja se entenderán incorporadas al cuerpo del contrato como referencia, y serán vinculantes siempre y cuando no contravengan la ley estatal que rija el contrato, la cual deberá determinarse conforme a los criterios de elección de la ley aplicable, en defecto de elección de las partes, establecidos en el rri156.

  • 157 P. A. de Miguel Asensio. “Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intelle (...)

21474. La determinación de la ley aplicable al contrato en defecto de elección de los contratantes ha sido particularmente controvertida en el ámbito europeo; prueba de ello es el diferente tratamiento que se le ha dado aun entre países cuyo sistema de Derecho internacional privado está basado en los mismos principios. El CR, lejos de aportar una solución pacífica a este respecto, fue objeto de distintas interpretaciones, y esta falta de uniformidad en la identificación de la prestación característica llevó a resultados dispares que en última instancia generaron una situación de inseguridad jurídica157.

  • 158 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

215Tal como se mencionó anteriormente, el CR, cuyo fundamento residía en la identificación de la prestación característica, tuvo una interpretación dispar, incluso en contratos ampliamente utilizados en el tráfico jurídico; por esta razón uno de los mayores avances del rri158 fue la introducción un sistema de reglas fijas aplicables a una lista de categorías de contratos dejando de lado el sistema de presunciones establecido en el CR.

  • 159 Ídem.

21675. No obstante lo anterior, los contratos que tienen como objeto derechos de propiedad industrial e intelectual, que se encontraban contenidos en la propuesta de rri159, desaparecieron en el texto final del artículo 4.1. La razón fundamental para la desaparición de este tipo de contratos de la nueva redacción del artículo 4.º fue la imposibilidad de aplicar una sola norma fija a una gama tan amplia y heterogénea de contratos. Como resultado de lo anterior, en los casos en que se esté en presencia de un contrato que no se encuentre en la lista de las categorías enunciadas en el artículo 4.1 será necesario, de acuerdo con el sistema de cascada del rri, acudir al apartado 2 del mismo artículo que dispone:

Cuando el contrato no esté cubierto por el apartado 1 o cuando los elementos del contrato correspondan a más de una de las letras a) a h) del apartado 1, el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato.

  • 160 Y. Nishitani. “Contracts concerning intellectual property rights”, cit., p. 65. Cfr. también el ar (...)

21776. En resumen, se debe volver al criterio de identificación de la prestación característica contenido en el CR con todos los inconvenientes que desembocaron en la inseguridad jurídica anotada en líneas anteriores. En efecto, este criterio puede funcionar bastante bien en los contratos de cesión o licencia simple, ya que en estos, en la mayoría de los casos, se acuerda como contraprestación a la autorización otorgada una suma fija o periódica de dinero en función del nivel de ventas, y como es sabido, la prestación característica se entiende que no es en ningún caso la entrega de una suma de dinero160. En este sentido, es posible afirmar que la labor de identificación de la prestación característica en este tipo de contratos no reviste mayor dificultad, puesto que, en la mayoría de los casos, esta la ejecutará la parte que cede o concede la autorización de uso del intangible.

(3) LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN CARACTERÍSTICA EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
  • 161 F. K. Juenger. “The eec Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: An American A (...)

21877. En una gran cantidad de contratos de transferencia de tecnología la tarea de identificar la prestación característica se encuentra lejos de ser tan sencilla como la descrita en el párrafo anterior. Tal como afirma F. K. Juenger, “a mayor complejidad del contrato menor será la utilidad de este criterio”161. Un ejemplo que ilustra con claridad esta situación se encuentra en el caso planteado, en donde, debido al entramado obligacional propio de un contrato con causa compleja como el contrato de ingeniería, la identificación de la prestación característica se torna casi imposible.

219Es de recordar que en el caso que se planteó en el párrafo 167 la empresa polaca es la que concede la autorización para el uso de los conocimientos técnicos del diseño de los complejos industriales, pero es la empresa alemana la que, gracias a sus capacidades técnicas, lleva a cabo la construcción de los mismos. En este orden de ideas, se podría decir que existen poderosos argumentos para defender como prestación característica cada una de las actividades llevadas a cabo por las partes, lo que conduce a que este criterio no sea adecuado para resolver casos con estas características.

  • 162 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

220En el apartado 3 del artículo 4.º se establece la denominada “cláusula de escape” según la cual, “si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país”; a su vez, el apartado 4 del mismo artículo remite a este criterio en caso que no sea posible determinar la prestación característica o que la situación analizada no se encuentre dentro de las categorías del apartado 1, que es exactamente lo que acontece en el caso planteado. Esta remisión al principio de los vínculos más estrechos en caso de no poder establecer la prestación característica lleva a la siguiente conclusión: aunque el rri162 ha supuesto un gran avance en cuanto a abandonar el sistema de supuestos establecido en el CR, en materia de contratos de transferencia de tecnología o contratos que involucren derechos de propiedad industrial e intelectual, la situación actual no ha cambiado mucho respecto a la existente bajo el imperio del CR.

22178. En consecuencia, se debe recurrir al criterio de los vínculos más estrechos para determinar la ley aplicable a la relación contractual, de tal manera que será necesario encontrar el país que, de acuerdo con la situación planteada, presente la relación más próxima. Esta tarea no siempre es fácil, y menos aun cuando se está frente a un contrato como el planteado, en el que se encuentran partes con diferente nacionalidad y lugar de ejecución de las prestaciones, y diversos lugares de protección de los derechos de propiedad industrial. La doctrina ha formulado distintas propuestas para solucionar situaciones en las que los contratantes no han elegido la ley aplicable al contrato, la mayoría de ellas en relación con la licencia, debido a que es una de las figuras negociales más recurridas y teniendo en cuenta que su estructura, mediante la cual se otorga una autorización de uso a cambio de una retribución, puede encontrarse presente en otro tipo de contratos.

222La primera de las soluciones sostiene que la ley aplicable debería ser la del lugar de residencia habitual del licenciante, en este caso, la de la parte que concede la autorización de uso del intangible. En la segunda se aplicaría la ley del lugar de residencia del licenciatario y en tercer lugar sería aplicable la ley del lugar de protección del derecho.

  • 163 G. Mediano. “International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws”, Northwestern Journal (...)
  • 164 P. Torremans. “Licences and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome i Regulatio (...)
  • 165 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

223La primera solución, que sostiene que será aplicable la ley del lugar de residencia habitual del licenciante, encuentra su fundamento en el vínculo entre el titular del derecho objeto del contrato y la existencia misma del contrato, ya que sin la voluntad del licenciante, por sustracción de materia, no se originaría la relación contractual. Otros autores, como G. Mediano163, matizan esta posición indicando la importancia de la existencia del derecho y de la disposición de su titular para otorgar una autorización de uso. Otro argumento sostenido por los defensores de este criterio es la existencia de un vínculo entre el contrato y el lugar en donde fue creado el derecho objeto del mismo, que en teoría coincidiría con el del lugar de residencia del titular. Sin embargo, esta postura solamente sería aceptable al referirse al titular originario del derecho, toda vez que si se está en presencia de un cesionario o un licenciatario el mencionado vínculo carece de trascendencia alguna164. El nivel de aceptación de este criterio se refleja en la ley de Derecho internacional privado suiza que establece, en su artículo 122.1, la aplicación de la ley de residencia habitual de la parte que concede o transfiere el derecho de propiedad industrial o intelectual. De igual manera, es necesario recordar que este criterio era el que se encontraba en la propuesta de rri165 que, tal como se indicó en anteriores líneas, fue suprimido debido, entre otros motivos, a la heterogeneidad de los contratos que tenían como objeto derechos de propiedad industrial e intelectual.

  • 166 E. Ulmer. Intellectual property rights and the conflict of laws, cit., p. 102.
  • 167 Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Austria, cit., supra.
  • 168 Y. Nishitani. “Contracts Concerning Intellectual Property Rights”, en Rome I Regulation…, cit., p. (...)

224La segunda solución es establecer el país con los vínculos más estrechos en la relación contractual como el de residencia habitual del licenciatario. Vale decir que esta no es una posición mayoritaria dentro de la doctrina pero encuentra su fundamento en las licencias en que está contenido el deber de explotación por parte del licenciatario o las que tienen carácter exclusivo. Esta posición es defendida, a manera de excepción, por E. Ulmer quien sostiene que en estos casos la prestación característica será la ejecutada por el licenciatario166. La Ley de Derecho internacional privado austriaca establece que será aplicable la ley del lugar de residencia del licenciatario en los casos en que la licencia se otorgue a una misma persona para una pluralidad de países167. No obstante, en los casos de contratos complejos, o en los que se presentan licencias cruzadas, la ley establece que se aplicará la ley del lugar que presente los vínculos más estrechos con el caso y, por tanto, deja el caso sin solución aparente llegando nuevamente al punto de partida del análisis168.

  • 169 G. Modiano. Le contrat de licence de brevet, Paris, Droz, 1979, p. 139.

225Ahora bien, una de las posiciones doctrinarias más sólidas que defienden la aplicación de la ley de residencia habitual del licenciatario es la de G. Modiano, quien sostiene que, en cuanto a los contratos de licencia, si de encontrar la prestación característica se trata, es necesario tener en cuenta que es el licenciatario el que está dispuesto a explotar el derecho objeto del contrato realizando las inversiones de capital y recursos necesarias para el correcto funcionamiento del negocio, mientras el licenciante, en la mayoría de los casos, se limita a recibir las retribuciones por la autorización otorgada en forma de royalties. De acuerdo con esta autora, la existencia en algunos contratos de obligaciones por parte del licenciante, tales como asistencia técnica y colaboración en procesos de infracción, no cambia el planteamiento anteriormente sostenido169.

226La tercera solución que se propone para hallar el país con los vínculos más estrechos con la relación contractual es la aplicación de la ley del país de protección del derecho objeto del contrato. De acuerdo con los defensores de esta teoría, esta es la ley más próxima al contrato, debido a que será en este país en donde se llevará a cabo la explotación del derecho concedido. Esta postura encuentra su fundamento en el hecho de que en los derechos de propiedad industrial el lugar de protección coincide con el de explotación. De lo anterior se desprende que el elemento fundamental de esta postura es la explotación, puesto que es gracias a ella que se configuran todas las demás características del contrato. Como se puede observar, aquí se está otorgando preeminencia a un elemento fáctico (explotación) sobre uno personal (residencia habitual de las partes) situación que presenta la ventaja adicional de la uniformidad en las decisiones en esta materia. Otra ventaja que se tiene en la aplicación de esta solución es el hecho de que en la mayoría de los casos existe una coincidencia del lugar donde se realiza la explotación y la residencia habitual del licenciatario. No obstante, si de la situación se deriva que la residencia habitual del licenciatario y el lugar de explotación no coinciden debe aplicarse esta última. Estos casos son usuales cuando la autorización de uso del intangible se otorga a la misma persona para territorios distintos, en donde la aplicación de la ley del lugar de protección desembocaría en la situación de tener que acudir a legislaciones distintas aplicables al mismo supuesto fáctico.

  • 170 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

22779. Esta última solución es la que en términos generales se acercaría más al espíritu del artículo 4.3 del rri170, sin embargo, en una materia donde los contratos atípicos están a la orden del día, y donde la creatividad y las relaciones negociales de las partes juegan un papel fundamental, la creación de normas rígidas dirigidas a la determinación de la ley aplicable tendría un efecto contraproducente. Por esta razón, el análisis casuístico es la opción más aconsejable a pesar de la disminución que este representa en la seguridad jurídica.

22880. En concordancia con el sistema en cascada que contempla el artículo 4.º del Reglamento, y aplicando lo sostenido al caso planteado, el primer paso es determinar si el contrato analizado se encuentra dentro de la lista de supuestos contenida en el apartado 1.

229Al constatar que el contrato objeto de estudio no se enmarca dentro de la lista de figuras contractuales establecidas en el apartado 1, se debe aplicar el segundo paso, es decir, identificar, de acuerdo con el apartado 2 del mismo artículo, la prestación característica del contrato. El planteamiento del caso indica que la empresa polaca concedió la autorización para el uso de la patente y del know how, por tanto, en principio, sería esta quien realizaría la prestación característica; pero, por otra parte, la empresa alemana no se limitó al pago de unas royalties, sino que utilizó sus recursos y destrezas para la construcción de los complejos industriales que constituyeron el objeto de la relación contractual. De esta situación se desprende que las dos partes realizaron prestaciones indispensables para el correcto desarrollo del contrato y, por tanto, es imposible determinar cuál de ellas efectuó una prestación de tal relevancia que se le pueda otorgar el rango de prestación característica.

230En este orden de ideas, como solución final aportada por el rri será aplicable, en concordancia con el apartado 4 del artículo 4.º, la ley del país que presente los vínculos más estrechos con el contrato. Esta “solución” conduce a una incómoda situación, idéntica a la que se presentaba con el CR, en donde será necesario realizar un examen casuístico abierto a diferentes interpretaciones y por consiguiente con un escaso nivel de seguridad jurídica para las partes.

231En el caso analizado el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato es Alemania, toda vez que en este país confluyen dos elementos de gran relevancia para el contrato: el primero, que este país es el lugar de explotación de los intangibles, puesto que, es de recordar, la controversia se originó por la falta de pago de los royalties correspondientes al complejo industrial construido en Alemania, y el segundo, que es el domicilio de la parte que recibió la autorización de uso de la patente y el know how, cuyo desempeño negocial era el factor determinante para medir la retribución patrimonial debida a la empresa polaca.

  • 171 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

23281. Solo resta señalar que en una situación en la que las partes no indiquen la ley aplicable al contrato, siendo de aplicación el artículo 4.1 del rri, será necesario emplear el criterio de la prestación característica, el que generalmente dará como resultado que la misma la ejecuta el contratista y, por tanto, será la ley de su domicilio la que regulará el acuerdo. No obstante, en la práctica negocial la tendencia es favorecer la aplicación de la ley del lugar de ejecución de la obra, ya que, independientemente de las prestaciones específicas contenidas en el contrato, será esta ley la llamada a resolver determinados aspectos cruciales para el cumplimiento del objeto contractual171.

III. LAS NORMAS IMPERATIVAS COMO LÍMITE A LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

A. PLANTEAMIENTO

23382. Tal como se estudió en el Capítulo i, en los procesos de transferencia internacional de tecnología se presentan con frecuencia cláusulas que pueden suponer un abuso por parte del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen los conocimientos tecnológicos objeto del contrato. Esa situación es posible debido a dos factores: el desequilibrio en el poder de negociación de las partes y la atipicidad de las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la transferencia tecnológica, la cual confiere a los contratantes un amplio margen de maniobra en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, el ejercicio de la autonomía de la voluntad debe estar sujeto a unos límites fijados por el Estado cuya principal manifestación se encuentra en las denominadas normas imperativas.

234En este apartado se expone, en primer lugar, un marco conceptual de las normas imperativas (B), para luego examinar el tratamiento de las mismas en el Derecho comparado con relación a los contratos de transferencia de tecnología (C). El objetivo de este estudio consiste en establecer la manera en que son aplicadas las normas imperativas en el área de la contratación estatal en los países productores de tecnología, como método para cumplir de manera efectiva la función de límites a la autonomía de la voluntad de los contratantes, especialmente en los contratos de transferencia de tecnología.

  • 172 El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostuvo, en la sentencia del 14 de octubre de 1992, (...)
  • 173 Algunos autores sostienen la existencia de “los nuevos límites al accionar del principio de la aut (...)
  • 174 D. Espín Cánovas. “Ideas sociales reflejadas en el Código Civil español, Derecho flexible”, en Cen (...)

23583. Al abordar el análisis de las normas imperativas en el marco de la contratación internacional es imprescindible hacer referencia nuevamente al principio de la autonomía de la voluntad, toda vez que el libre accionar de los particulares que se deriva de este principio, estará delimitado principalmente por la existencia de este tipo de normas imperativas. En efecto, la idea del establecimiento de límites a la libertad de acción de los particulares ha estado presente de tiempo atrás en las mentes de legisladores y filósofos del Derecho172. En la época de predominio de las ideas individualistas se instituyeron en los códigos decimonónicos los denominados límites “clásicos” de la ley, la moral y el orden público, como los guardianes del ejercicio de la autonomía privada173. Respecto a estos dos últimos, vale decir que, ante la escasez de leyes de la época, su carácter extrapositivo pudo servir como salvaguardia del orden justo y moral. En la actualidad, pese al amplio desarrollo que ha experimentado el límite legal, la moral y el orden público siguen jugando un papel activo en cuanto a la limitación al ejercicio del principio de la libertad negocial174.

  • 175 E. Vázquez de Castro. Determinación del contenido del contrato: presupuestos y límites a la libert (...)

236Aunque los tres límites señalados pertenecen a órdenes muy diferentes, es necesario tener en cuenta que todos ellos recaen sobre una misma realidad social y, por esta razón, en muchos casos concurren normas de distinta especie, como acontece con las normas del Derecho penal que son normas con un alto ingrediente moral175. No obstante, el límite legal suele ser el más utilizado debido a su precisión y al menor riesgo que genera frente a los conceptos de orden público y moral, que en ocasiones pueden, debido a su abstracción, prestarse para interpretaciones subjetivas.

  • 176 Las dos grandes corrientes interpretativas del orden público en el Derecho internacional privado s (...)
  • 177 M. Gonzalo Quiroga. Orden público y arbitraje internacional en el marco de la globalización comerc (...)
  • 178 La existencia y proliferación de estos límites que constituyen una manifestación del llamado inter (...)
  • 179 Como indican A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho internacional privado, Granada (...)

23784. Las normas imperativas pertenecen, en sentido estricto, al límite legal de la autonomía de la voluntad de los particulares, pero es innegable el alto componente de orden público que ellas poseen176. La existencia en los ordenamientos jurídicos nacionales de algunas áreas que se encuentran reguladas por normas de obligatorio cumplimiento en el ámbito al que se circunscriben constituye una manifestación del aspecto “materializador del orden público en la función positiva del mismo”177. En algunas materias específicas de especial relevancia para el Estado178, el orden público ha sido materializado manifestándose en normas imperativas que, dependiendo de su alcance internacional, han sido denominadas normas materiales imperativas, normas de aplicación inmediata o normas de policía179.

  • 180 P. Ruiz Tagle. Propiedad intelectual y contratos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. (...)

23885. En el campo de la contratación y, por ende, en el de los contratos internacionales de transferencia de tecnología, aunque el contendido de los contratos está dirigido a regular las relaciones entre las partes contratantes, algunas figuras negociales poseen la capacidad de producir efectos externos a las mismas, denominados “externalidades del contrato”. Estas externalidades representan las repercusiones que los contratos ocasionan sobre los intereses generales y públicos, razón por la cual se encuentran reguladas por disposiciones que presentan características especiales que deben ser cuidadosamente estudiadas180.

239En los acuerdos que involucran una transferencia tecnológica las mencionadas externalidades tienen una marcada presencia, afectando numerosos intereses considerados vitales para el Estado, entre ellos la organización del mercado, la protección de determinados colectivos considerados como “débiles” en las relaciones contractuales, la seguridad nacional y la estabilidad financiera y económica. Un contrato internacional, por definición, presenta vínculos con una pluralidad de países y esto conduce a que, a pesar de que pueda estar regido por un solo ordenamiento, los efectos se produzcan en más de un territorio. En los contratos de transferencia de tecnología la situación cobra mayor complejidad debido a la presencia de derechos de propiedad industrial e intelectual que, tal como se ha puesto de relieve a lo largo del desarrollo de esta investigación, presentan una especial relevancia para el cumplimiento de los fines considerados como superiores por el Estado.

240En efecto, los contratos internacionales de transferencia de tecnología pueden incidir negativamente en un país afectando sus intereses generales y públicos, a pesar de encontrarse gobernados por el ordenamiento jurídico de otro Estado. En este sentido, no debe admitirse la situación de que, por el hecho de estar regido por las normas de un país determinado, un contrato goce de una especie de inmunidad, a pesar de provocar efectos negativos en otro Estado, de suerte que será necesario aplicar ciertas normas imperativas de Estados distintos al país cuya ley regula el contrato. De esta manera, es posible observar la especial situación que presentan los contratos de transferencia de tecnología en donde confluyen, por un parte, la gran libertad de la que gozan las partes para configurar el contenido de su relación contractual y, por otra, la marcada intervención del Estado en la creación y regulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

241Habiendo estudiado la importancia del establecimiento de normas imperativas como límite a la autonomía de la voluntad de los contratantes en los contratos de transferencia de tecnología, en el apartado siguiente se procederá a establecer un marco conceptual de las normas materiales imperativas para, posteriormente, abordar el estudio de las normas de este tipo que afectan a los contratos de transferencia de tecnología. El propósito del establecimiento de este marco conceptual es el de partir de un concepto unificado de las normas internacionales imperativas, el cual será necesario para el posterior análisis de estas normas en los diferentes ordenamientos jurídicos estudiados.

B. LAS NORMAS MATERIALES IMPERATIVAS. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

24286. En atención a la materia objeto del presente trabajo, es importante clarificar el concepto de las normas materiales imperativas debido a que, gracias a sus especiales características, son de especial relevancia para el objetivo propuesto en el presente trabajo de investigación. Se debe estudiar entonces el concepto de normas imperativas en relación con el de normas internacionalmente imperativas y normas materiales imperativas.

  • 181 El uso de la expresión “normas imperativas” en el artículo 3.3 del CR provocó numerosos problemas (...)
  • 182 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

243El primer concepto a tratar es, por tanto, el de las normas imperativas, que son aquellas que no pueden ser excluidas mediante el acuerdo de las partes181. A su vez, las normas internacionalmente imperativas se aplican a situaciones internacionales con independencia de las leyes aplicables a estas182, pero con la particularidad de que el legislador expresamente dispone su aplicación a supuestos internacionales. Por último, las normas materiales imperativas son aquellas normas internas que, estando diseñadas para supuestos internos, debido a su importancia para la consecución de los fines del Estado, son aplicables a situaciones internacionales.

  • 183 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)
  • 184 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

244Es preciso resaltar entonces la diferencia entre las normas imperativas y las normas materiales imperativas, ya que este último concepto es más restringido pues solamente comprende aquellas normas que por su importancia manifiesta deben ser aplicadas a situaciones internacionales183. Esta distinción se recoge, aunque con distintas expresiones, en el considerando 37 del rri184 al establecer:

El concepto de “leyes de policía” debe distinguirse de la expresión “disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo” y debe interpretarse de manera más restrictiva.

  • 185 A. Bonomi. La norme imperative nel diritto internazionale privato, Zurich, Publications de l’Insti (...)
  • 186 F. J. Garcimartín Alférez. “El Reglamento ‘Roma i’ sobre ley aplicable a las obligaciones contract (...)
  • 187 A. Bonomi. “Overriding mandatory provisions in the Rome i Regulation on the law applicable to cont (...)
  • 188 Una definición clásica de las normas materiales imperativas la realiza P. Mayer según el cual son (...)

245Es de resaltar la diversidad de denominaciones que se les ha otorgado a las normas materiales imperativas185. Es posible, a manera de ejemplo, mencionar las “normas de aplicación necesaria”, las “normas de aplicación inmediata” (lois d’application inmédiate), las “normas de policía” (de su traducción del francés les lois de police), las normas ordo-políticas (Eingrifssnormen)186 y las overriding mandatory provisions187. No obstante, todas ellas parecen referirse al mismo concepto188. En este trabajo de investigación se utilizará la expresión “normas materiales imperativas”.

  • 189 J. M. Espinar Vicente. Ensayos sobre teoría general de Derecho internacional privado, Madrid, Civi (...)

24687. Las normas materiales imperativas regulan aspectos de tal importancia que no pueden ser dejadas de lado por el ordenamiento jurídico declarado aplicable, dando como resultado el desplazamiento de las normas que serían las encargadas de regular la relación, de no quedar captadas por la imperatividad de las normas del foro, las cuales prevalecen sobre la regulación del caso internacional189.

  • 190 P. H. Francescakis define las leyes de policía como “aquellas cuya observación es necesaria para s (...)

247En efecto, la razón de ser de esta imperatividad radica en que este tipo de normas son las encargadas de regular y proteger elementos básicos de la organización del Estado, tales como la ordenación del mercado, la defensa de la infancia y los menores, o el mercado inmobiliario190.

248De lo anterior se puede inferir la importancia de estas normas dentro del ordenamiento social o económico de un país, la cual conduce a restringir la posibilidad de su inaplicación, a pesar de que los supuestos de hecho que regulen resulten comprendidos dentro del ámbito de aplicación de otro ordenamiento. A manera de ejemplo, no sería aceptable que un contrato de joint venture que tiene como fin la constitución de una empresa en España se rija por un Derecho extranjero en virtud del cual no le resulte aplicable la ley española de defensa de la competencia.

249La jurisprudencia de la UE también se ha ocupado de este tema; así, en la Sentencia Arblade el tjue sostuvo que son

  • 191 tjue. Sentencia del 23 de noviembre 1999, asunto C-369/96, Jean-Claude Arblade y otros v. Bernard (...)

… leyes de policía las disposiciones nacionales cuya observancia se considera crucial para la salvaguardia de la organización política, social o económica del Estado hasta el punto de hacerlas obligatorias para toda persona que se encuentre en el territorio nacional o a toda relación jurídica que se localiza en tal Estado191.

25088. En el marco de las legislaciones nacionales, y de los convenios internacionales consultados para la elaboración de este trabajo, la única definición de normas materiales imperativas encontrada se recoge en el artículo 9.1 del rri que, contrario a lo que establecía el CR, define el concepto de ley de policía como

… una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento.

  • 192 A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuale (...)

251Esta definición fue introducida en el texto del rri con el fin de asegurar la uniformidad del Derecho de la Unión Europea; de no hacerlo, esta labor habría quedado en cabeza de los tribunales de los Estados miembros influenciados por sus diferentes tradiciones nacionales desembocando en graves problemas de calificación192.

  • 193 En alemán zwingende vorschriften, en italiano disposizioni imperative y en inglés mandatory rules.

252La introducción de esta definición representa, si bien no un novedoso, sí un importante elemento unificador, puesto que bajo el imperio del CR, sobre todo en algunas versiones lingüísticas en las que con el mismo término se hacía referencia a la noción de normas imperativas y de normas materiales imperativas193, se producían confusiones que a la postre redundaban en falta de claridad.

  • 194 La doctrina española hace referencia a la categoría “normas materiales imperativas aplicables al t (...)

25389. En el marco general de la contratación internacional, las normas materiales imperativas aplicables al tráfico externo han sido calificadas por la doctrina como aquellas disposiciones de Derecho público y privado cuyo interés para el foro es tan relevante que bloquean la actuación normal del método de atribución, impidiendo la actuación de la ley extranjera en los supuestos materiales regulados por ellas194.

  • 195 A. Bonomi. La norme imperative nel diritto internazionale privato, cit., p. 2.

254Conforme a lo sostenido anteriormente, se deben resaltar dos aspectos fundamentales para este estudio: por una parte, estas son normas que las partes no pueden derogar al elegir el Derecho aplicable al contrato en el uso de su autonomía conflictual, y por otra, imponen su aplicación preferente, automática, directa e inmediata, sea cual sea la norma de conflicto que haya resultado designada a través del método de atribución195.

255Al limitarse al ámbito de la contratación, es posible afirmar que la existencia de las normas imperativas encuentra su fundamento en la necesidad de imponer ciertos límites a la actuación de los particulares, en la medida en que la libertad de las partes para elegir la ley que regirá su relación contractual se ha instituido como uno de los principios rectores del moderno Derecho de los contratos en el mundo occidental.

256En efecto, producto de la globalización de la economía y del auge del comercio transnacional, la aplicación de las normas imperativas, como refuerzo del orden público, ha desempeñado el papel de última línea de defensa frente al ejercicio de la autonomía privada de las partes, sobre todo en un campo como el tecnológico en donde la mayoría de las veces la trascendencia económica de las transacciones tiene graves repercusiones en ámbitos sociales y políticos.

  • 196 P. A. de Miguel Asensio. “Derecho imperativo y relaciones privadas internacionales”, en Homenaje a (...)
  • 197 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)

25790. Considerando que en el campo contractual la facultad de las partes para elegir la ley aplicable a su contrato es tan amplia que incluso es posible la elección de un ordenamiento que no presente vínculos con la relación contractual, es necesaria la existencia de ciertos mecanismos que permitan a los tribunales la aplicación de las normas que se considera que protegen fines superiores en los ordenamientos que presenten un vínculo estrecho con el contrato196. Con esta fórmula se evita la existencia de contratos con inmunidad legislativa197, es decir, que ya no puedan ser regulados por los ordenamientos de los Estados en los que despliegan sus efectos.

  • 198 Ibíd., p. 227.
  • 199 Ídem.

258En consecuencia, resulta conveniente aplicar ciertas normas imperativas de otros Estados distintos al del Estado que regula el contrato, es decir terceros Estados, con el propósito de que el contrato internacional no traslade potenciales efectos negativos a otros países, y permanezca inmune mientras los intereses generales y públicos de estos resulten afectados198. De esta manera, las denominadas normas materiales imperativas, también llamadas normas de policía, no son más que normas de un país diferente a las del que se ha elegido como lex contractus. Estas normas pueden ser o bien las del país donde se ubican los tribunales que conocen del caso, o las del país donde se ejecuta el contrato199. Siendo esto así, corresponde ahora analizar la aplicación de este tipo de normas a los contratos de transferencia de tecnología.

C. LAS NORMAS MATERIALES IMPERATIVAS EN LOS CONTRATOS DE LICENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA

  • 200 Sobre las diferentes posiciones adoptadas por los participantes en las negociaciones del Código In (...)

25991. La mayor parte de la bibliografía existente sobre las normas materiales imperativas en los contratos de transferencia internacional de tecnología aborda las cláusulas abusivas dentro de los conflictos entre el sistema de propiedad industrial e intelectual y el Derecho de la libre competencia económica. Esta situación se debe al diferente prisma con el que los países productores de tecnología, y aquellos receptores, abordan la materia. Mientras los países productores de tecnología sostienen que este es un tema relacionado con la libre competencia económica, los países receptores consideran que se trata de un medio de control contra conductas restrictivas en los contratos de licencia200.

260La intervención estatal sobre las conductas que pueden imponer obligaciones gravosas al licenciatario usualmente han sido tratadas desde la óptica del Derecho de la competencia, motivo por el cual la mayor parte de las normas, y la consecuente jurisprudencia al respecto, se concentra en los efectos anticompetitivos que ellas producen. No obstante, en ocasiones, aunque no existan efectos adversos frente al mercado, de todas formas se estará produciendo un menoscabo de la capacidad de innovación de la parte receptora de tecnología que, en última instancia, perjudicará a la sociedad en general. Piénsese en el ejemplo de una cláusula de retrocesión en un contrato de licencia de patente entre empresas que no involucren una cuota de mercado significativa, pero que tenga como efecto desincentivar la investigación en el mejoramiento y adaptación de la tecnología objeto del contrato de licencia.

26192. El artículo 8.2 del Acuerdo adpic legitima a los Estados miembros para establecer normas dedicadas a reprimir estas conductas al disponer:

Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

  • 201 Organización Mundial del Comercio. “Reporte del grupo de trabajo en la interacción de comercio y p (...)
  • 202 Banco Mundial. Reporte Anual del Banco Mundial, n.º 88-89, 1994, disponible en [http://www-wds.wor (...)

262Ahora bien, aunque esta disposición no deja duda alguna en cuanto a la legitimidad del Estado para intervenir en estos contratos, no existe un consenso claro en cuanto al grado de intervención aconsejable para reprimir este tipo de conductas. Esta situación se ve reflejada en la contradicción existente entre estudios especializados al respecto. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en los resultados de un estudio llevado a cabo por la omc del grupo de trabajo en la interacción de comercio y política de la competencia, en donde se afirmaba que el Estado no debería intervenir en la represión de estas conductas, aun si algunas industrias resultaran afectadas201. En contraposición, en el estudio realizado por el Banco Mundial en el Sureste Asiático se afirma que la intervención llevada a cabo por los gobiernos respectivos ha impulsado en gran medida el desarrollo económico y tecnológico de los países asiáticos202.

263Lo sostenido anteriormente muestra que el nivel y la forma de intervención puede variar de país a país en función de sus características especiales. En otras palabras, el carácter productor o receptor de tecnología de un país será el que marcará el grado de intervención que se deba aplicar a las cláusulas que afecten al licenciatario.

264La decisión de regular las prácticas señaladas en este capítulo no es un asunto sencillo para los países en vías de desarrollo; es más, con las negociaciones llevadas a cabo en la unctad sobre el Código Internacional de Conducta de Transferencia de Tecnología se puso en evidencia la enorme resistencia que una regulación muy estricta sobre estas conductas presenta para los países industrializados, cuyos nacionales son los mayores productores de tecnología del mundo. De esta manera, se deberá ser muy cuidadoso al momento de formular una propuesta de marco normativo a fin de lograr un balance entre la correcta protección de la parte receptora de tecnología y los intereses de los inversores extranjeros titulares de los conocimientos tecnológicos.

265Vista la importancia que tiene para los países receptores de tecnología la aplicación de las normas materiales imperativas a las relaciones contractuales internacionales que involucren una transferencia de tecnología, corresponde ahora analizar la aplicación de estas normas cuando pertenecen (1) al foro y (2) a otros Estados.

1. APLICACIÓN DE LAS NORMAS MATERIALES IMPERATIVAS DEL FORO

a. LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS MATERIALES IMPERATIVAS EN LA UE

26693. La aplicación de las normas imperativas del foro es el supuesto que menos inconvenientes presenta en la práctica negocial debido a que el operador jurídico aplica las normas de su propio ordenamiento dirigidas a proteger los valores jurídicos de su Estado, sin importar cuál sea la lex contractus. Esta posición es lógica teniendo en cuenta que la finalidad de este tipo de normas consiste en la protección de intereses especialmente importantes para el Estado.

  • 203 Corte de Apelación francesa. Sala Civil. Sentencia n.º 06-14.641 del 30 de enero de 2008 que textu (...)

267A continuación se presenta un caso juzgado por la Corte de apelación francesa que permitirá apreciar con mayor claridad la manera en que las normas materiales imperativas son aplicadas a un contrato de transferencia de tecnología en la UE203.

268Antecedente jurisprudencial a analizar:

En un caso elevado ante la Corte de apelaciones francesa se celebró un contrato de construcción de una planta de producción (turn key contract) de paneles de fibras, entre una sociedad alemana y una belga, y regido por la ley suiza. La sociedad alemana, a su vez, subcontrató a otra sociedad alemana para el montaje de las máquinas, regido por la ley alemana. En los dos contratos las prestaciones debían ser realizadas en Francia, razón por la cual la corte sostuvo que las normas francesas establecidas para la protección del contratista tenían el carácter de leyes de policía, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 3.º y 7.º del CR.

  • 204 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.
  • 205 A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuale (...)
  • 206 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)

269Tal como se ha tenido ocasión de resaltar, las normas materiales imperativas solo pueden ser aplicadas si se reúnen los requisitos establecidos para tal fin. En el ámbito europeo, el artículo 9.1 del Reglamento Roma i204 establece, como primer requisito, la existencia de una norma que tenga el carácter de material imperativa; en otras palabras, la aplicación necesaria de la norma a la situación debe ser el único medio para garantizar el fin que se pretende proteger205; el segundo requisito establece que las situaciones analizadas estén comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, es decir, no es posible extender su campo de acción a materias en las que el legislador no se ha pronunciado expresamente. Esta fórmula es, en principio, la vía que permite a los particulares prever con certeza las normas que serán aplicadas a la relación contractual; sin embargo, en la mayoría de los casos el legislador establece normas encargadas de regular situaciones internas y olvida hacer mención de si estas se aplicarán a los casos internacionales206.

  • 207 Considerando 6 del Reglamento Roma i: “El correcto funcionamiento del mercado interior exige, con (...)
  • 208 A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuale (...)

27094. Un sector de la doctrina sostiene que para que las normas imperativas puedan ser aplicadas a situaciones internacionales, el legislador lo debe haber dispuesto expresamente, de lo contrario la norma solo será aplicable a casos internos. Esta afirmación encuentra su fundamento en el principio de la previsibilidad de los contratantes, establecido en el considerando 6 del Reglamento Roma i207; sin embargo, como antes se anotaba, en la mayoría de los casos el legislador no manifiesta de manera expresa si determinada norma imperativa se aplicará en el ámbito internacional, lo cual indudablemente obligará al operador jurídico a ejercer una labor interpretativa208.

  • 209 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. “El Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las o (...)
  • 210 I. Guardans Cambó. Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, Pamplona, Aranzadi, 199 (...)

271La doctrina no es pacífica en cuanto a la validez de las interpretaciones dadas por el operador jurídico en los casos en que la norma no señala expresamente su aplicación en el ámbito internacional. Un sector de la doctrina sostiene que para remediar esta situación se precisa una acción legislativa, mas no interpretativa, puesto que en este último caso se estaría otorgando “al legislador una intención y voluntad de las que carece”209. Por otra parte, algunos autores sostienen que en estos casos es necesario realizar una valoración por parte de los tribunales con el fin de establecer si la situación analizada está dentro del campo de acción de la norma imperativa que se pretende aplicar210.

b. APLICACIÓN DE LAS NORMAS MATERIALES IMPERATIVAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

  • 211 North American Bank, Ltd. v. Schulman, 474 N. Y. S. 2d 383 (N. Y. Co. Ct. 1984)

27295. En Estados Unidos, por su parte, la teoría de la aplicación de las normas materiales imperativas de la lex fori se establece también con independencia de la lex contractus. Esta situación puede ser observada con claridad en el asunto North American Bank, Ltd. v. Schulman211:

273Antecedente jurisprudencial a analizar:

En este caso, en un contrato de préstamo dinerario se había pactado por las partes la aplicación de la ley de Israel, sin embargo, la Corte del Estado de Nueva York rechazó la aplicación de la ley de ese país debido a que su aplicación supondría la imposición al demandado de un interés superior al 18%, situación que resultaba claramente contraria a las disposiciones del Estado de Nueva York contra la usura.

  • 212 E. Sadowsky y A. Zeitlin. “Chapter 11. Enforcement of choice of law clauses”, en R. L. Haig (dir). (...)

La Corte, citando el Second Restatement, sostuvo que, a pesar de que la regla general era aceptar la libertad de elección de las partes, en el caso estudiado esta elección era inaplicable debido a que con ella se violarían intereses considerados como de gran interés para el foro212.

  • 213 Esta posición se puede observar en Clifton Steel Corp. v. General Electric Co. 80 A. D. 2d 714, 43 (...)

274Este caso ayuda a ilustrar la posición que mantienen algunas jurisdicciones estatales de Estados Unidos, como la del Estado de Nueva York en donde el criterio que aplica el operador jurídico es reconocer la libertad de los contratantes para elegir la ley que regule la relación contractual, a menos que esta produzca una violación del orden público interno o que se vulneren determinadas disposiciones establecidas para la protección de determinados colectivos considerados como débiles213.

  • 214 Bonny v. Society of Lloyd’s, 3 F. 3d 156 (7th Cir. 1993).

27596. En Estados Unidos existe el problema de la falta de indicación por parte del legislador del carácter internacionalmente imperativo de la norma. Esta situación se pone de manifiesto en un caso llevado ante los tribunales americanos con ocasión del colapso de la renombrada compañía financiera Lloyd’s214.

276Antecedente jurisprudencial a analizar:

Un grupo de inversionistas firmó un contrato de inversión que contenía una cláusula en que se elegían los tribunales del Reino Unido y el ordenamiento del mismo país como ley aplicable a cualquier conflicto que pudiera surgir de la ejecución del mismo; sin embargo, decidieron demandar ante los tribunales de Estado Unidos argumentando que con las disposiciones del contrato se violaban la ley de valores (securities law) y las disposiciones que prohibían la renuncia a la protección de las partes en ella contenidas (anti-waiver provisions). Los demandantes, con fundamento en el fuerte ingrediente de orden público que contenía esta ley, sostenían que se estaba en presencia de normas materiales imperativas y que, por tanto, la cláusula de elección de foro y de ley no debía aplicarse.

La Corte de apelaciones del Circuito 7, lejos de determinar el carácter imperativo de la ley de valores, realizó el siguiente razonamiento:

  • 215 La Corte de Apelaciones sostuvo: “… by including the anti-waiver provisions in the securities laws (...)

277Al incluir las disposiciones anti-waiver en la ley de valores, el Congreso dejó claro que el orden público de estas leyes no debe ser ignorado […] Permitir a Lloyd’s eludir la responsabilidad por las violaciones de la ley de 1993 estaría en contra de importantes políticas americanas, a menos que las acciones disponibles en el foro elegido no trastornen el orden público de esta ley215.

La Corte, al revisar el catálogo de medios de defensa de que disponían los demandantes, llegó a la conclusión que eran muy similares a los del ordenamiento norteamericano, razón por la cual rechazó las pretensiones de los demandantes y se declaró no competente para conocer del caso.

278Este caso ayuda a ilustrar la dificultad al momento de establecer el carácter internacionalmente imperativo de una norma a falta de expresa indicación del legislador.

  • 216 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)

27997. En cuanto a los efectos de la inobservancia de las normas materiales imperativas existen dos circunstancias que deben ser mencionadas: la primera se refiere a la propia norma que establece la sanción que se impondrá en caso de infracción, y la segunda, a los efectos que producirá una situación violatoria de una norma de este tipo en caso de que ella no los disponga. En el primer caso se aplicarán los efectos dispuestos por la norma material imperativa infringida, debido a que se presume que la mejor forma de solución para cumplir con los fines propuestos por estas normas es precisamente la establecida en el ordenamiento jurídico al que ellas pertenecen; en el segundo caso, esto es, cuando no se establecen las consecuencias de la violación de una disposición internacionalmente imperativa, el operador jurídico deberá examinar la norma infringida y, conforme a la lex fori, y en concordancia con su finalidad y objeto protegido, fijar la consecuencia más adecuada siempre tratando de preservar la sanción de nulidad como último recurso216.

2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS MATERIALES IMPERATIVAS DE OTROS ESTADOS

28098. En el epígrafe anterior se examinó la forma en que se aplican las normas materiales imperativas del foro, así que corresponde ahora el estudio de posibilidad de aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados, cuestión que ha generado amplios debates a nivel doctrinario y jurisprudencial.

281Tal como se ha indicado a lo largo de esta investigación, el carácter internacional de los contratos de transferencia de tecnología trae consigo la posibilidad de establecer múltiples puntos de conexión con distintos países, entre los cuales se deben tener en cuenta factores tan relevantes como el lugar en el que se ubica el tribunal que conoce del caso, el ordenamiento que rige el contrato, bien sea por voluntad de las partes, o por la aplicación de las disposiciones encaminadas a establecer la ley aplicable en defecto de elección de los contratantes y, finalmente, el lugar en el que el contrato desplegará sus efectos, que generalmente coincide con el sitio de cumplimiento de las prestaciones estipuladas en el texto del acuerdo.

  • 217 T. Guedj. “The theory of the lois de police, a functional trend in continental private internation (...)

282En primer lugar, conviene aclarar qué tipo de normas pueden ser objeto de aplicación en este contexto. Es habitual que las normas materiales imperativas que regulan la actividad económica, o bien, establezcan determinadas prohibiciones a algunos contratos, cláusulas contractuales y actividades, o condicionen su validez a trámites específicos, tales como autorizaciones administrativas, autorizaciones de otra índole, etc., pero solamente en cuanto a este tipo de normas cabe la posibilidad de aplicar leyes de policía extranjeras. Pues bien, los desarrollos del comercio internacional en la denominada sociedad globalizada han traído consigo una cierta interdependencia entre los Estados que impone al menos un nivel mínimo de cooperación en algunos aspectos, lo que conduce en ocasiones a la aplicación de normas de Estados diferentes al del tribunal que conoce del caso y al de la ley que rige la relación contractual217.

  • 218 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho internacional privado, cit., p. 227.

283No obstante lo anterior, un sector de la doctrina ha criticado la aplicación de normas imperativas de un Estado diferente al que conoce del caso, debido a que tal aplicación conduciría a un exceso de regulación sobre una relación privada internacional que redundaría en una falta de seguridad jurídica y, en última instancia, en una disminución en la contratación transnacional218.

28499. Ahora bien, los partidarios de la aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados sugieren que de esta manera se reforzaría la unidad del Derecho internacional privado, evitando de esta forma el forum shopping y fomentando un papel activo de los tribunales en la búsqueda de una justicia contractual. Esta posición es sostenida por I. F. Fletcher al afirmar:

  • 219 I. Fletcher. Conflict of laws and European community Law, Londres, Elsevier Science Ltd. 1982, p. (...)

La creciente y generalizada práctica judicial de otorgar efecto en algunos casos a normas que no pertenecen a la lex fori ni a la lex contractus es un ejemplo sobresaliente de cómo el anteriormente sacrosanto principio de la autonomía de las partes en materia de contratación ha sido erosionado en respuesta a una visión más activa de la función apropiada de los tribunales de asegurar la preeminencia del ideal de justicia, así fuese necesario para alcanzarlo la utilización de medios intervencionistas contrarios a la posición tradicional de “árbitro neutral” ejercida por los jueces. Teorías de reciente elaboración que propugnan por la no injerencia de las normas imperativas en las relaciones internacionales de las partes, deben ser vistas como la contraparte lógica de la creciente tendencia hacia el intervencionismo cuyo propósito es reajustar los desequilibrios sociales y económicos a través de medios o normas restrictivas de la libertad de contratación219.

285El párrafo trascrito indica la existencia de dos categorías de normas materiales imperativas pertenecientes a Estados diferentes a la lex fori: las correspondientes al ordenamiento designado por las partes como rector del contrato (lex contractus) y las de un tercer Estado.

a. LEX CONTRACTUS

286100. Una de las consecuencias del desarrollo de la autonomía de la voluntad conflictual de la que gozan los contratantes, reconocida en los ordenamientos examinados, radica en el carácter global de la elección; es decir, la ley designada por las partes hará referencia tanto a las normas imperativas de tal ordenamiento, cuanto a las dispositivas que no hayan sido sustituidas por la voluntad de los contratantes. No obstante, no serán aplicables todas las normas imperativas que se contemplen en la lex contractus, ya que, además de que el supuesto quede comprendido dentro del radio de acción de la norma, será necesario que estas superen los controles establecidos por el ordenamiento del lugar donde tenga su sede la autoridad que conoce del caso.

  • 220 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

287La aceptación del carácter global de la autonomía conflictual no implica que la aplicación de las normas imperativas de la ley rectora del contrato se determine solamente con base en los criterios de conexión establecidos en materia contractual, toda vez que será necesario tener en cuenta el fin perseguido por dicha norma y prestar especial atención a su ámbito de aplicación. Por ejemplo, en caso de que la lex contractus haya sido elegida por las partes y se pretenda la aplicación de las normas materiales imperativas de dicho ordenamiento, será necesario que existan más puntos de conexión con el mismo, ya que de lo contrario dichas normas devendrían inaplicables220.

288Antecedente jurisprudencial:

  • 221 Corte de Casación Belga, asunto n.º C 020445. F/1, del 16 de noviembre de 2006, disponible en [htt (...)

Van Hopplynus Instruments S.A.221, de Bélgica, celebró un contrato con una empresa de California para la distribución exclusiva de equipos de alta tecnología, sometido a una cláusula de arbitraje en la que se estableció que el arbitraje se llevaría a cabo en el Estado de California. Después de producirse la terminación unilateral del contrato por parte de la empresa californiana, la sociedad belga decidió acudir ante los tribunales de su país argumentando que se debían aplicar las normas belgas que estipulaban que a la terminación unilateral de un contrato de distribución en exclusiva, el distribuidor tenía derecho a una compensación por los esfuerzos realizados para la consecución de clientela, las inversiones de negocios y los gastos ocasionados por la terminación. En la norma citada se establecía, además, que si las prestaciones propias de este contrato eran realizadas total o parcialmente en territorio belga, el distribuidor podría interponer la demanda ante los tribunales belgas, los cuales aplicarían exclusivamente la ley de este país.

  • 222 Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva Yor (...)

En primera y segunda instancia se declaró la falta de jurisdicción, debido a la existencia del pacto arbitral sobre la base de los artículos ii. 3 y v. 1. a del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras222 que, según criterio del Tribunal de apelación, establecían que la arbitrabilidad debía solucionarse de acuerdo con la lex contractus, y puesto que en California un conflicto como el planteado era susceptible de ser sometido a arbitraje, primaba la voluntad de los contratantes expresada en el contrato de abstraer el asunto de la justicia ordinaria.

No obstante lo anterior, en sede de casación la Corte de Casación belga decidió revocar estas decisiones sosteniendo que, de acuerdo con la Convención de Nueva York, el juez está autorizado a examinar la situación desde la óptica de la lex fori determinando la arbitrabilidad del asunto estudiado y si, por mandato de este ordenamiento, el caso no puede abstraerse del conocimiento de los tribunales ordinarios deberá excluirse la posibilidad de llevar a cabo el arbitraje.

  • 223 J. Kleinheisterkamp. “The impact of internationally mandatory laws on the enforceability of arbitr (...)

289101. Este es uno de los casos en que se estableció que una norma de protección de la parte considerada débil, en este caso el distribuidor exclusivo, debía aplicarse no solamente por el hecho de ser parte del ordenamiento del lugar del tribunal que conocía del caso, sino por tratarse de un contrato cuya ejecución se había realizado en territorio belga, es decir, se cumple el requisito que se comentó anteriormente de la existencia de otros puntos de conexión adicionales a la designación del ordenamiento rector del contrato223.

  • 224 H. W. Baade. “The Operation of Foreign Public Law”, Texas International Law Journal, n.º 30, pp. 4 (...)

290Tal como se verá a continuación, la aplicación de las normas imperativas pertenecientes al ordenamiento elegido por las partes como ley rectora del contrato resulta menos conflictiva que el de las normas imperativas de terceros países, puesto que, generalmente, si se presenta alguna duda en su aplicación el tribunal favorecerá la autonomía conflictual de los contratantes224.

b. APLICACIÓN Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE NORMAS IMPERATIVAS DE TERCEROS ESTADOS

291102. La aplicación de normas imperativas de un ordenamiento diferente a la lex fori y a la lex contractus, aunque no es común, se puede producir en ciertas situaciones excepcionales en donde se dejará de aplicar una disposición de la lex contractus en favor de las normas imperativas de otro Estado, a pesar de que exista el requisito visto anteriormente de la conexión manifiesta de la ley elegida por las partes con la relación contractual.

  • 225 El artículo 19 de la Ley de Derecho internacional privado suiza, cit., supra. establece textualmen (...)
  • 226 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

292Algunas legislaciones nacionales, como la ley suiza de Derecho internacional privado225 y el propio rri226, han establecido determinados mecanismos y requisitos para la aplicación de disposiciones imperativas pertenecientes a un ordenamiento diferente a la lex fori y a la lex contractus.

  • 227 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, ci (...)

293103. Existen dos condiciones que deben cumplirse para que sea posible la aplicación de las normas imperativas de un ordenamiento jurídico diferente al del lugar foro: la primera consiste en que se deben cumplir todos los requisitos establecidos para la aplicación de las normas imperativas de la lex fori, y la segunda, que las leyes de policía que se pretendan aplicar pertenezcan al país en el que se ejecutarán las obligaciones establecidas en el contrato227.

  • 228 I. Guardans Cambó. Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, cit., pp. 551 y 552.
  • 229 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.
  • 230 En el texto original remitido al Parlamento se establecía la posibilidad de aplicar las normas mat (...)

294En virtud del CR, si la situación analizada presentaba vínculos estrechos con un ordenamiento de un país determinado, tal hecho era suficiente para aplicar las normas materiales imperativas de este país228. Esta situación cambió con la adopción del rri229 al consagrar, en el artículo 9.3, que las normas materiales imperativas de otros Estados podrán tener efecto solamente cuando estas pertenezcan al país en el cual se ejecutan las obligaciones230.

  • 231 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

295La exigencia de que se trate de las normas materiales imperativas del lugar de la ejecución del contrato obedece a la intención del legislador europeo de tener la seguridad de que en realidad existen unos vínculos estrechos entre la relación contractual y el país de origen de las normas que se pretenden aplicar, situación que resulta fundamental al momento de establecer si los intereses públicos de dicho Estado resultarían afectados con la inaplicación de estas disposiciones231.

296104. Debido al complejo entramado prestacional que usualmente se encuentra presente en los contratos de transferencia de tecnología, pueden ser varios los lugares de ejecución de las obligaciones y, por tanto, sería posible la aplicación de una gran cantidad de normas materiales imperativas con los efectos negativos anteriormente mencionados.

297Supuesto fáctico

Un contrato de joint venture tiene como fin la investigación y posterior explotación comercial de un aislante térmico. En dicho contrato participan tres sociedades de distintos países. Por una parte, una empresa alemana y, por otra, una suiza, que se encargarán del desarrollo del nuevo material y, una sociedad española que será la encargada del proceso de producción industrial y explotación comercial del desarrollo. En este caso es posible observar que las prestaciones dirigidas al cumplimiento del objeto del contrato serán ejecutadas en tres países distintos, de suerte que, en principio, las normas materiales imperativas de estos tres Estados serán susceptibles de ser aplicadas.

  • 232 Artículos 7.1 del CR y 9.3 del Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.
  • 233 Otro factor que se debe tener en cuenta es si la aplicación de una determinada norma material impe (...)

298La eficacia de las condiciones enunciadas está supeditada a la valoración realizada por el operador jurídico quien será, en última instancia, el que determine la necesidad de aplicar la norma material imperativa en función de las circunstancias particulares de cada caso232. Esta labor es extremadamente compleja en razón de la cantidad de elementos y factores que deben ser tenidos en cuenta para tomar una decisión. En primer lugar, el juez o el árbitro que conozca del caso deberá considerar las consecuencias de la aplicación o inaplicación de la norma; en segundo lugar, será necesario establecer la compatibilidad de la norma extranjera con el ordenamiento jurídico del foro y, por último, será necesario determinar el grado de previsibilidad de los contratantes teniendo como referencia la ley que gobierna el contrato233.

  • 234 A. Bonomi. “Overriding mandatory provisions in the Rome i Regulation on the law applicable to cont (...)

299La facultad otorgada al operador jurídico, establecida en el artículo 9.3 del rri, no ha estado exenta de críticas, puesto que se argumenta que se le estaría otorgando al juez un papel “político” que se encuentra fuera de sus competencias234.

  • 235 En el ámbito americano, el artículo 11 apartado 2 de la Convención Interamericana establece que “S (...)
  • 236 H. L. Buxbaum. “Mandatory rules in civil litigation: status of the doctrine post-globalization”, T (...)

300105. En nuestra opinión, la nueva redacción del artículo 9.3 del rri no aumenta la seguridad jurídica con respecto al artículo 7.1 del CR en los contratos de transferencia de tecnología, toda vez que las partes, en muchas ocasiones, no podrán prever cuándo una norma puede ser considerada como material imperativa debido a los amplios poderes interpretativos de los que ha sido investido el operador jurídico235. Por otra parte, el artículo 9.3 del Reglamento establece que la aplicación de las normas materiales imperativas de terceros Estados es facultativa236 y otorga dos posibilidades al operador jurídico: la aplicación en sentido estricto de la norma y la toma en consideración de la misma.

  • 237 I. Guardans Cambó. Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, cit., p. 362.

301La aplicación en sentido estricto se refiere a que el supuesto de hecho se corresponde completamente con la consecuencia jurídica que la norma del tercer Estado establece, con la salvedad de que las repercusiones jurídicas estarán dictadas por la lex contractus. Siguiendo a I. Guardans Cambó, las normas imperativas del ordenamiento designado por las partes como ley rectora del contrato deben ser aplicadas en sentido estricto en las mismas condiciones que lo haría un juez del Estado en el que han sido dictadas237.

  • 238 El artículo 9.3 del Reglamento Roma i se refiere a la “toma en consideración”, al igual que la ley (...)

302La toma en consideración implica que la norma imperativa extranjera será tenida en cuenta para llevar a cabo la configuración del supuesto de hecho de la norma del ordenamiento que rige el contrato238. La importancia que se da a la norma de un tercer Estado puede radicar en dos situaciones: la primera, que dicho Estado posea un cierto control sobre la situación analizada; la segunda en que la norma que se pretende aplicar proteja un bien jurídico reconocido por el Estado de la lex contractus.

303En cuanto a la primera situación, es decir, el nivel de control del Estado extranjero de cuyo ordenamiento se pretende aplicar la norma imperativa, es común encontrar normas relacionadas con la importación o exportación. A continuación se presenta un caso práctico que permite ilustrar lo aquí sostenido.

304Supuesto fáctico

De acuerdo con la legislación colombiana se deben registrar los contratos que involucren una importación de bienes que supongan una transferencia tecnológica. En caso de que un contrato de licencia de patente entre una empresa española y una colombiana sea llevado ante los tribunales españoles para la determinación de un posible incumplimiento, será necesario tomar en consideración la norma imperativa colombiana, con el fin de determinar la existencia y naturaleza del incumplimiento del contrato.

305La segunda situación a la que se hace referencia es aquella en que la norma imperativa del país extranjero protege un interés reconocido por la lex contractus. Un ejemplo que, a pesar de no tratarse de un contrato de transferencia de tecnología, permite ilustrar la diferencia existente entre los conceptos de aplicación y toma en consideración de las normas materiales imperativas de un tercer Estado se puede apreciar en una reciente decisión de la Corte de Casación francesa.

306Antecedente jurisprudencial

  • 239 Corte de Casación francesa. Sentencia n.º 08-21511 del 16 de marzo de 2010, disponible en [http:// (...)
  • 240 La Corte sostiene: “Lors de l’application de la loi d’un pays déterminé, il peut être donné effet (...)

Una empresa francesa realizó un contrato por medio del cual vendió a una empresa de Ghana productos cárnicos congelados que serían enviados por vía marítima. Antes de llegar la carga a su destino, en Ghana se adoptó una legislación por la cual se prohibía la entrada de este tipo de productos al país. La empresa francesa interpuso una demanda en contra de la sociedad de Ghana por incumplimiento y, en su defensa, esta última alegó que debían ser aplicables las normas imperativas de Ghana, a pesar de que la ley que regía el contrato era la ley francesa239. Aunque el Tribunal de apelaciones no acogió los argumentos de la demandada, La Corte en casación sostuvo que240,

307Al aplicar la legislación de un país determinado, se le puede dar efecto a las disposiciones imperativas de la ley de otro país con el que la situación tiene una relación estrecha en la medida en que, según el Derecho este último país, estas normas se aplican cualquiera que sea la ley aplicable al contrato. Por lo tanto, el Tribunal de apelación viola el artículo 7.1 del CR al dejar sin efecto el contrato al no haber tomado en consideración la ley de Ghana.

308Tal como se desprende del apartado arriba trascrito, la Corte de Casación revocó la decisión del Tribunal de apelación acogiendo los argumentos de la defensa, pero utilizó la expresión “tomar en consideración” en lugar de usar el término “aplicación”.

309106. De acuerdo con lo visto en las páginas anteriores, la aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados diferentes al del foro resulta sumamente complicada y abre la posibilidad a numerosos debates, no solamente de tipo académico, sino práctico. En nuestra opinión, aunque el camino para la aplicación de este tipo de normas ha sido trazado por el rri, el hecho de que dicha aplicación sea facultativa, probablemente por razones políticas más que jurídicas, constituye un serio obstáculo para alcanzar una unidad de criterio y, en última instancia, la seguridad jurídica.

  • 241 Cfr. B. Grossfeld y C. P. Rogers. “A Shared Values Approach to Jurisdictional conflicts in Interna (...)
  • 242 P. Mayer. “Mandatory rules of law in international arbitration”, cit., p. 289; en el mismo sentido (...)
  • 243 H. Muir-Watt y L. G. Radicati di Brozolo. “Party Autonomy and Mandatory Rules in a Global World”, (...)

310En efecto, varias son las posiciones que se han planteado sobre la posibilidad de implementar un método homogéneo para identificar las situaciones en que se deberían aplicar las normas materiales imperativas de otros Estados. Una de ellas sostiene que el análisis debe centrarse en los valores que comparten los ordenamientos: el de la lex fori y el de las normas que se pretenden aplicar; en otras palabras, las normas imperativas extranjeras serán aplicables si comparten los valores protegidos por la lex fori241. Similar posición es la de aquellos que sostienen que se debe sopesar el fin propuesto por las normas, y si ese fin está protegido por la lex fori las normas imperativas extranjeras deben ser aplicadas. Ahora bien, existen también voces en contra de la aplicación de este tipo de normas argumentando que el deseo de aplicarlas obedece, o bien a formas imperialistas en la creación de leyes o a sentimientos parroquiales o egoístas del Estado al cual pertenecen242. Lo cierto es que en la práctica jurídica es posible evidenciar que, a pesar de haberse creado las condiciones para facilitar la aplicación o toma en consideración de las normas imperativas de otros Estados, los operadores jurídicos siguen inclinándose por el respeto a la elección de las partes243.

  • 244 Cfr. M. Pauknerová. “Mandatory rules and public policy in international contract law”, Academy of (...)

311107. Las normas materiales imperativas generalmente pueden ser agrupadas de acuerdo con los principios o valores que protegen, por lo cual es posible identificar los campos en los que se suelen presentar con mayor frecuencia. Las categorías que, en nuestra opinión, ejercen una influencia directa sobre el objeto de estudio de este trabajo son: las disposiciones regulatorias del Derecho de la competencia, las normas relativas a la inversión extranjera y de control de cambios de moneda extranjera, las normas de control de tecnologías de doble uso, las normas de protección a ciertos operadores mercantiles y, finalmente, las normas de control de exportaciones e importaciones244. A continuación se expondrán las normas imperativas que pueden ser susceptibles de aplicarse a los contratos de transferencia de tecnología desde la perspectiva de los países productores de tecnología, y la de los receptores.

  • 245 Secretaría de la unctad. “Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el ca (...)

312108. La unctad, dentro del desarrollo de las negociaciones del Código Internacional de Conducta de Transferencia de Tecnología, ubicó dos tipos de normas que afectaban los procesos de transferencia de tecnología: por una parte las normas generales, dentro de las cuales se encuentran las normas de planificación de desarrollo, controles de cambios y leyes sobre inversiones extranjeras, y por otra, las normas dedicadas específicamente a los procesos de transferencia de tecnología, tales como la legislación antimonopolio, las leyes de propiedad industrial y las leyes de transferencia de tecnología245. Entre las normas que afectan los contratos de transferencia de tecnología existen disposiciones que inciden de manera particular en la protección de la parte receptora de tecnología a través de diferentes mecanismos. Siguiendo la clasificación de la unctad, para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha decidido estudiar tres sectores del ordenamiento jurídico que son los que mayor relevancia presentan en función del objeto de esta investigación. Estos sectores son: dentro de las normas generales, las normas de inversión extranjera, y dentro de las normas específicas, las normas que regulan la forma y el registro del contrato, además de las normas de Derecho de la competencia.

IV. NORMAS PROTECTORAS DEL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA Y SU REPERCUSIÓN EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

A. PLANTEAMIENTO

  • 246 G. Tritton. Intellectual property in Europe, Londres, Sweet and Maxwell, 2008, p. 753.

313109. El principio de la libre competencia es uno de los pilares fundamentales de las economías democráticas de la actualidad. El argumento que sostiene este principio consiste en que una economía de mercado basada en una genuina competencia beneficia al consumidor, evitando los altos precios creados artificialmente e incentivando el desarrollo y la disponibilidad de bienes y servicios de óptima calidad246.

314Tal como se estudió en apartados anteriores, las normas imperativas son aquellas que, destinadas al cumplimiento de un fin considerado esencial para el Estado, se imponen a la autonomía de la voluntad de los particulares. Pues bien, al ser, como se mencionó, el principio de competencia económica uno de los pilares fundamentales de la sociedad actual, es lógico que esté protegido por un sistema de normas imperativas encargado de fijar unos límites a la libertad de configuración de las relaciones contractuales.

315La política de competencia económica es un término amplio que cubre las acciones gubernamentales que afectan las condiciones de los participantes en un mercado en particular. De esta forma, la política comercial, las regulaciones relativas a inversiones, el sistema de propiedad industrial e intelectual, la regulación de la quiebra de empresas y las ayudas estatales, entre otros, son parte integrante de la política de competencia económica.

316Por su parte el término Derecho de la competencia hace referencia a la legislación, a las decisiones judiciales y, en general, a todo tipo de disposiciones encaminadas a evitar que los particulares utilicen una posición privilegiada para lograr la concentración o abuso del poder e, incluso, la exclusión de otros competidores del mercado; por ello, en este apartado se estudiará en primer lugar la relación existente entre el Derecho de la competencia y los derechos de propiedad industrial e intelectual presentes en un contrato de transferencia de tecnología (B), y posteriormente se analizará la forma en que Estados Unidos (C) y la Unión Europea (D) abordan el problema de las cláusulas abusivas en este tipo de contratos.

B. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

  • 247 F. Scott, G. A. Manne, M. E. Sykuta y J. D. Wright. “Comment on Intellectual Property, Concentrati (...)
  • 248 Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. U.S. Court of Appeals, Federal Circuit September 10, (...)
  • 249 R. Feldman. “Patent and Antitrust: Differing Shades of Meaning”, Virginia Journal of Law and Techn (...)

317110. Uno de los fines de mayor relevancia para los Estados consiste en incentivar la innovación científica y artística a través de la implementación del sistema de derechos de propiedad industrial e intelectual, que por su naturaleza y función constituyen un monopolio legal y, como tal, una excepción al principio de la libre competencia económica. Algunos autores han afirmado que la propiedad industrial y el Derecho de la competencia son caras de una misma moneda en la que a través de la primera se otorgan monopolios encaminados a incentivar la innovación, mientras la segunda se encarga de frenar los efectos negativos de las restricciones a la libre competencia247. En igual sentido se ha pronunciado la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos en el caso Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc., sosteniendo que ambas materias son complementarias, ya que lo que buscan es incentivar la industria, la competencia y la innovación248. No obstante, no es extraño que en muchas ocasiones se generen tensiones entre la disciplina del Derecho de la competencia y el ejercicio de las facultades propias de derechos como patentes o marcas, toda vez que, en palabras de R. Feldman, mientras una disciplina crea monopolios la otra los restringe249.

318111. Así pues, el debate de la relación entre el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual y el Derecho de la competencia ha sido presentado ante diversos organismos multilaterales, entre ellos la omc, en donde se ha discutido, no solamente en función de las distorsiones que causa en el mercado la existencia de prácticas restrictivas en contratos que involucren derechos sobre bienes inmateriales, sino también teniendo en cuenta el fenómeno de la adquisición y concentración de empresas transnacionales que resulten en conglomerados con posiciones de dominio que afecten el correcto funcionamiento de diferentes mercados.

  • 250 C. M. Correa y A. Yusuf. Intellectual property and international trade: the trips Agreement, Londr (...)

319Como resultado de las discusiones mencionadas, se consagró en el artículo 40 adpic la necesidad de controlar las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. No obstante, los negociadores internacionales no lograron llegar a un consenso en cuanto a las prácticas prohibidas o que tenían el potencial de influir negativamente en el derecho de la libre competencia, y tan solo se logró introducir dentro del texto del Acuerdo, y a nivel ilustrativo, algunas de estas prácticas. No obstante, se confirma la libertad que tienen los países miembros, en especial los países en vías de desarrollo, para fijar a través de sus legislaciones internas la prohibición de otras conductas250.

  • 251 Este fracaso se ha puesto en evidencia con el abandono de las negociaciones llevadas a cabo en el (...)
  • 252 Conferencia de las naciones unidas sobre Comercio y Desarrollo – unctad –. “La política de la comp (...)
  • 253 Una de las contradicciones que se presentan entre las disciplinas de la propiedad industrial e int (...)

320Ahora bien, a pesar de la evidente importancia de la consagración de este tema en el texto del acuerdo adpic, los esfuerzos posteriores encaminados a lograr una armonización a nivel internacional entre las políticas de competencia económica y los derechos de propiedad industrial e intelectual han fracasado251 y no se espera llegar a un consenso en un futuro cercano252. De igual manera, la mayoría de los sistemas de competencia del mundo han tenido dificultades para implementar y llevar a la práctica normas que permitan distinguir las cláusulas de los acuerdos que pueden ser permitidas de aquellas que otorgan protecciones indebidas y, en consecuencia, diferentes han sido las formas de lidiar con este problema253.

321112. En los países desarrollados el Derecho de la competencia es la forma más recurrida para moderar los excesos de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual. Esta concepción tiene como fundamento la mayor eficacia de las herramientas proporcionadas por el Derecho de la competencia sobre los mecanismos de control aplicados en las políticas de transferencia de tecnología de la década de los años setenta, bajo las cuales se sometían a aprobación previa los contratos de transferencia de tecnología y se exigía revelar la información accionaria del inversionista a las agencias públicas. La ventaja del Derecho de la competencia radica en que el control que ejerce es posterior a la celebración del contrato, de suerte que los costes transaccionales en tiempo y dinero que suponían para el inversor extranjero el someterse a controles previos desaparecen.

  • 254 K. E. Maskus. Encouraging International Technology Transfer, Ginebra, International Centre for Tra (...)

322Diferentes autores e instituciones comparten la visión anteriormente expuesta254, ya que consideran que el Derecho de la competencia es el adecuado para moderar los excesos creados por la concesión de monopolios legales a través de patentes y, al mismo tiempo, mantener un balance de los intereses de los consumidores y potenciales competidores en el mercado. La unctad lo ha hecho en los siguientes términos:

  • 255 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –unctad–. World Investment Report 2 (...)

… la política de la competencia de los principales países o regiones desarrollados suele adoptar una actitud favorable ante los derechos de propiedad intelectual. No obstante, los poderes públicos pueden intervenir cuando un análisis pragmático caso por caso indica que el poder de mercado basado en esos derechos limita abusivamente la competencia en los mercados pertinentes255.

C. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

323113. Una vez analizada la importancia que el Derecho de la competencia reviste para el control del ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los contratos de transferencia de tecnología, corresponde estudiar ahora el sistema de competencia de los Estados Unidos. Con este propósito, se empezará por exponer los aspectos fundamentales de este sistema (1), para analizar posteriormente las conductas establecidas en la regulación como anticompetitivas en los contratos de transferencia de tecnología (2), tanto en las IP Antitrust Guidelines (a), cuanto en el Informe de la Comisión Federal de Comercio de 2007 (b). Se finalizará este apartado con el estudio de la doctrina del patent misuse (3).

1. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

324114. Para una correcta comprensión de la manera en que son tratadas las cláusulas que pueden constituir un abuso en un contrato de licencia de tecnología es importante, en primer lugar, exponer los postulados básicos del Derecho de la competencia en Estados Unidos, sin pretender entrar en profundidad en esta materia, ya que tal tarea superaría ampliamente los objetivos de la presente investigación. Tras dicho estudio se analizará la forma en que las normas del Derecho de la competencia afectan el desarrollo de los contratos de licencia de tecnología.

325El actual sistema de Derecho de la competencia tuvo sus orígenes en 1860, cuando en algunos Estados se proclamaron las leyes antitrust. Posteriormente, en 1890, nació la famosa Sherman Act que actualmente es la encargada de regular las conductas que afectan la competencia entre empresas. Más tarde, en 1915 se aprobaron la Clayton Act y la llamada Federal Trade Commission Act en virtud de la cual se creó la ftc.

  • 256 Para un completo análisis de esta disposición, cfr. D. J. Buswell. “Foreign Trade Antitrust Improv (...)

326Junto con la Sherman Act debe tenerse en cuenta la existencia de la Foreign Trade Antitrust Improvements Act, destinada a las empresas extranjeras que realicen transacciones comerciales en Estados Unidos, incluso aquellas que no posean una filial o sucursal en el país podrían someterse a esta regulación si de sus actuaciones se desprende un efecto directo, sustancial y razonablemente previsible sobre el comercio. La aplicación de las disposiciones de este esta ley no es muy frecuente, debido a que en gran medida se supedita a razones políticas como las relaciones internacionales existentes con el país de origen de la empresa extranjera256.

  • 257 J. Fornells de Frutos. “Derecho de competencia en Estados Unidos”, Boletín Económico de ice, n.º 2 (...)

327115. Aunque la mayoría de los Estados posee un cuerpo normativo encargado de regular la competencia económica, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que las normas mencionadas en el párrafo anterior, aunque en principio serían aplicables cuando se restrinja el comercio entre Estados o con países extranjeros, también se aplicarán cuando la conducta analizada pueda afectar al comercio interestatal e, incluso, a conductas realizadas en el interior de un solo Estado. En otras palabras, la interpretación dada por la Corte Suprema conduce a que el gobierno federal tenga una competencia cuasi universal en materia de Derecho de la competencia257.

328116. El Derecho de competencia de Estados Unidos está conformado por tres categorías fundamentales: los acuerdos entre empresas, la monopolización y las fusiones entre empresas. Las dos primeras categorías están reguladas por la Sherman Act, mientras el tema de las fusiones entre empresas se encuentra gobernado por la Clayton Act. Debido a su importancia, y su amplísima aplicación a los contratos de transferencia de tecnología, es necesario realizar un análisis más detallado de la Sherman Act. Tal como ya se indicó, esta ley nació en 1890, razón por la cual su texto ha debido ser interpretado para evitar aplicaciones literales que conducirían a una excesiva restricción de la libertad de los participantes en el mercado.

  • 258 La sección primera de la Sherman Act establece: “Every contract, combination in the form of trust (...)
  • 259 Standard Oil Co. of New Jersey v. United States 173 Fed. Rep. 177, 1911. La aplicación de la rule (...)

329117. La sección primera de Sherman Act258 establece la prohibición de la realización de acuerdos entre empresas, pero su tenor literal contiene tal nivel de restricción que ha sido necesario que la Corte Suprema interprete su contenido introduciendo la denominada “rule of reason”, consistente en que el juzgador debe realizar un análisis para determinar si el acuerdo objeto de estudio afecta injustificadamente a la sociedad y, por tanto, es ilegal259.

  • 260 J. Fornells de Frutos. “Derecho de competencia en Estados Unidos”, cit., p. 48.

330Ahora bien, en virtud del principio de economía procesal, la jurisprudencia, haciendo la diferenciación entre acuerdos verticales y horizontales, ha establecido algunas conductas que son declaradas directamente ilegales sin necesidad de aplicar la “rule of reason” y sin exigir ninguna cuota de mercado específica260. Si se está en presencia de acuerdos horizontales las conductas en las que no se aplicará la “rule of reason” son la fijación de precios, el fraude en subastas y licitaciones, y el reparto de mercados.

  • 261 Ídem.

331No obstante, la práctica sobre las conductas prohibidas en acuerdos verticales ha tenido una progresiva evolución, a punto tal que actualmente solo se establece una prohibición directa (sin aplicación de la rule of reason) consistente en la fijación de un precio mínimo por parte del proveedor al vendedor. Las demás conductas son objeto de estudio en función del nivel de poder que el agente posea en el mercado, con lo cual se presenta un paralelismo con la figura de la “monopolización”, que es el equivalente al abuso de posición dominante en el sistema de Derecho continental261.

  • 262 La Sección 2 de la Sherman Act establece: “Every person who shall monopolize, or attempt to monopo (...)
  • 263 United States v. Aluminium Company of America, 148 F. 2d 416, (2d Cir. 1945).
  • 264 En la sentencia mencionada el Juez Learned Hand sostuvo: “The successful competitor, having been u (...)

332118. La monopolización, contenida en la sección 2 de la Sherman Act262 exige, por un lado, que se verifique una alta cuota de mercado del agente, y por otro, que existan fuertes barreras de entrada al mercado de referencia. Al igual que en el Derecho de competencia europeo y latinoamericano, la sola existencia de una posición de dominio no se reprocha por parte del Estado: es el abuso de esta posición el que es objeto de reproche. Inicialmente la interpretación dada por los tribunales del concepto de “abuso” fue demasiado estricta, a tal punto, que empresas que introducían altos niveles de innovación fueron declaradas culpables de abuso de su posición de dominio. Esta situación fue descrita en el caso United States v. Aluminium Company of America263 en donde el Juez L. Hand sostuvo que “el competidor exitoso que ha sido animado para competir no debe ser castigado cuando gana”264.

333En la actualidad la evolución de la jurisprudencia muestra una tendencia hacia la flexibilización, de suerte que no se considera que exista abuso cuando la posición de dominio es resultado de la superioridad de los productos de la empresa, su capacidad de innovación o su suspicacia empresarial, sino cuando existe una “premeditación” para consolidar o ampliar la posición dominante.

  • 265 En este sentido, es pertinente resaltar que, de acuerdo con una reciente decisión de la Corte Supr (...)

334No obstante lo anterior, el concepto de “premeditación” es ambiguo y no siempre susceptible de ser claramente definido, debido a que su esencia es puramente casuística, razón por la cual se han establecido conductas que suponen la existencia de un abuso de la posición de dominio en el mercado per se, tales como los precios predatorios, o determinados acuerdos verticales de exclusividad o promoción que un productor con posición dominante establece con sus distribuidores con el fin de dificultar o evitar la entrada en un mercado a sus competidores265.

  • 266 La sección 18 de la Clayton Act establece: “No person engaged in commerce or in any activity affec (...)

335119. La tercera rama del Derecho de competencia en Estados Unidos es el control de fusiones de empresas, regulado por la Clayton Act en el que se restringe la adquisición y fusión de empresas si esta tiene como efecto la reducción significativa de la competencia o si se crea un monopolio en un mercado266. No obstante, excepto en lo que concierne a la figura de los joint venture, que se analizarán posteriormente, el estudio de las fusiones y adquisiciones supera los objetivos propuestos en este trabajo.

2. CONDUCTAS REGULADAS POR EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

336120. Teniendo ya un panorama general del funcionamiento del Derecho de la competencia en Estados Unidos, se iniciará el estudio de las disposiciones específicas que se superponen a la voluntad de las partes en los contratos internacionales de transferencia de tecnología que, de acuerdo con la clasificación anteriormente señalada, corresponderán a los acuerdos entre empresas.

  • 267 V. Khorah. Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford, Hart publishing, 200 (...)

337En 1995 el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos adoptaron la postura según la cual el titular de una patente está investido, gracias a un derecho de propiedad otorgado por el Congreso, de un derecho exclusivo que constituye un incentivo por los esfuerzos invertidos en su creación. El Derecho de la competencia solo podrá intervenir cuando por medio de un acuerdo se incrementen las facultades concedidas por dicho derecho exclusivo267. Como se verá con más detalle en el epígrafe siguiente, la posición adoptada por la Unión Europea es clara en el sentido de que las normas del Derecho de competencia pueden sobreponerse sobre los derechos de propiedad y, solo desde hace relativamente poco tiempo, la Comisión ha reconocido la necesidad de protección de un licenciatario contra los denominados free riders.

  • 268 R. Posner. Antitrust law, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 256.

338Después de un enérgico debate ante tribunales de diferentes jurisdicciones se ha aceptado que los principios fundamentales del derecho de competencia (antitrust) serán aplicados a los casos que involucren derechos de propiedad industrial e intelectual. Tal como lo sostiene el juez R. Posner, el análisis de los derechos de propiedad industrial e intelectual, desde la óptica del Derecho de la competencia, se encuentra suficientemente informado por la teoría económica para hacer frente a los problemas que trae consigo la economía actual268.

a. LAS ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY

  • 269 U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission. “Antitrust Guidelines for the Licensing o (...)
  • 270 En su apartado 2.1 las IP Guidelines establecen que su ámbito de aplicación serán las patentes, lo (...)
  • 271 La sección 2 de las IP Antitrust Guidelines establece textualmente: “General principles. These Gui (...)

339121. En 1995 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Ftc publicaron las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property269 (en adelante IP Antitrust Guidelines), cuyo propósito fundamental era establecer los parámetros para la aplicación de las normas de competencia a los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial e intelectual270. En las IP Antitrust Guidelines se establecen los siguientes principios fundamentales que deben ser seguidos en el estudio de cada caso271:

  1. Para analizar las conductas anticompetitivas, la propiedad industrial e intelectual debe ser considerada esencialmente comparable con cualquier otra forma de propiedad272.
  2. No debe presumirse que la propiedad industrial e intelectual genera poder de mercado en el contexto del Derecho de la competencia.
  3. El licenciamiento de la propiedad industrial e intelectual permite a las empresas la combinación de factores de producción complementarios y, en general, el ejercicio de actividades que favorecen la competencia.
  • 273 En cuanto a la categoría de la monopolización, aunque no se refiere a los contratos de transferenc (...)

340122. Con la adopción de las IP Antitrust Guidelines y los sucesivos pronunciamientos judiciales es posible apreciar la postura de los Estados Unidos en cuanto a la relación entre el Derecho de la competencia y en general los contratos de transferencia de tecnología, en donde, a diferencia de lo que ocurre con la reglamentación de la Unión Europea, que más adelante se estudiará, se puede decir que la aplicación de la normativa Antitrust se muestra más flexible frente a los derechos de propiedad industrial e intelectual273.

341En efecto, las IP Antitrust Guidelines, cuyo equivalente europeo sería el recatt, contrario a este último, son directrices generales que no tienen fuerza vinculante y que lejos de ser un cuerpo normativo sistemático y detallado como aquel Reglamento, constituye una serie de principios guía para la aplicación del Derecho de la competencia.

  • 274 G. Ghidini. Intellectual property and competition law: the innovation nexus, Cheltenham, Edward El (...)
  • 275 Los patent pools son acuerdos entre empresas que han decidido otorgar una autorización de uso sobr (...)
  • 276 Su traducción más cercana al castellano sería “marañas de patentes”, consistentes en conjuntos de (...)
  • 277 Los consorcios de patentes están constituidos por múltiples titulares que ponen en común sus paten (...)

342En la práctica negocial las mayores tensiones se generan en las relaciones contractuales entre titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual y terceras partes, tales como distribuidores, licenciatarios y co-ventures, toda vez que los derechos exclusivos pueden ser usados para realizar prácticas como extender la protección a las propias cadenas de distribuidores, adquirir la cotitularidad de derechos de patentes, obtener la titularidad sobre resultados futuros en acuerdos de joint venture de investigación y desarrollo274 y, en general, para la utilización de nuevas figuras como los denominados patent pools275, patent thicket276 o consorcios de patentes277.

  • 278 V. Khorah. Intellectual property rights and the EC competition rules, cit., p. 28.

343Ahora bien, estos acuerdos deben ser analizados con sumo cuidado, ya que si bien es cierto que existe una potencial amenaza al principio de la libre competencia, también lo es que el beneficiario de la autorización de uso de un derecho exclusivo necesita más protección que la que necesitaría otra figura en su posición, por ejemplo, un mero distribuidor, debido a que en muchas ocasiones para desarrollar el objeto del acuerdo no solamente será necesario el establecimiento de un mercado, sino también la creación de una línea de producción y el desarrollo de la tecnología transferida278.

  • 279 Para un completo análisis de cada una de las conductas que pueden generar un riesgo para la libre (...)
  • 280 M. Delrahim. “US and EU Approaches to the Antitrust Analysis of Intellectual Property Licensing: O (...)

344123. Las autoridades de la competencia de Estados Unidos suelen prestar especial atención a dos factores fundamentales: el primero está relacionado con los términos del contrato y el segundo con la naturaleza vertical u horizontal de la relación entre los contratantes. Cuando la relación es horizontal el análisis se centra en si con el contrato se producirán efectos que puedan afectar la libre competencia en el sector279. Por el contrario, cuando la relación es de carácter vertical se presta menos atención a los acuerdos, siempre y cuando estos permitan maximizar los beneficios con la explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual280.

b. EL INFORME DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO DE 2007

  • 281 Federal Trade Commission and Department of Justice. “Issue report on antitrust enforcement and int (...)

345124. En años recientes la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, en adelante ftc) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostuvieron prolongadas audiencias cuyo tema de discusión era la intersección entre el Derecho de la competencia y las normas protectoras de los desarrollos tecnológicos, producto de las cuales se publicó un reporte en 2007281 patrocinado por la Comisión de Modernización del Derecho de la competencia (Antitrust Modernization Commission) que, junto con los pronunciamientos de la Corte Suprema de justicia, han dado como resultado una clara posición respecto a este tema.

  • 282 Ídem.

346Para exponer los acuerdos que pueden suponer un peligro para el desarrollo del Derecho de la libre competencia se utilizará la misma estructura que fue empleada en el reporte de la ftc y el Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2007282:

1. ACUERDOS SOBRE LICENCIAS CRUZADAS Y PATENT POOLS

  • 283 Las IP Guidelines establecen un “safe harbor” en caso de que la cuota de mercado de las empresas n (...)

347125. La práctica judicial de Estados Unidos ha sido consistente en no considerar la explotación de los patents pools, los consorcios de patentes y las licencias cruzadas como un riesgo per se al derecho de la libre competencia, y reconocen que cuando estas prácticas permiten a las empresas tener acceso a tecnologías complementarias, traen consigo un efecto pro competitivo. No obstante, al presentarse un caso de esta naturaleza que sea sospechoso de producir efectos negativos se aplicará la “rule of reason” con el fin de establecer si se afecta la competencia entre actuales o potenciales competidores y, adicionalmente, se exigirá que las empresas posean un poder de mercado283. A este respecto, es relevante mencionar un caso que aunque no recibió tanta atención de los medios como aquel contra Microsoft, supuso un importantísimo antecedente en la forma en que estas conductas deben ser analizadas:

348Precedente jurisprudencial:

  • 284 In re Summit Technology, Inc. & visx, Inc. (ftc, 24 de marzo de 1998).

En el asunto In re Summit Technology Inc and visx Inc.284 se constituyó un pool por dos empresas poseedoras de una tecnología para cirugía ocular que otorgaba el derecho de veto a los participantes sobre la decisión de otorgar una licencia a terceros, y fijaba una tasa por cada procedimiento quirúrgico que se llevara a cabo por los sublicenciatarios. La ftc sostuvo que esta práctica reducía o eliminaba la competencia entre los dos participantes e incrementaba los costes asociados al uso de esta tecnología

  • 285 Existen tres casos en los que el Departamento de Justicia, después de evaluar los efectos procompe (...)

349En suma, las patent pools y las licencias cruzadas no están prohibidas en sí mismas consideradas, no obstante, si como resultado se pone en evidencia la existencia de otras conductas, como la fijación de precios o división de mercados, estas prácticas serán objeto de reproche285.

2. RESTRICCIÓN DE PRECIOS (PRICE RESTRAINTS)

  • 286 IP Antitrust Guidelines, cit., supra, sección 3.4.
  • 287 United States v. General Electric Co. 272 U.S. 476 (1926).

350126. La restricción de precios entre competidores está prohibida per se y, por tanto, se considera como una violación al Derecho de la competencia286. No obstante, si la restricción de precios se manifiesta como la indicación de un precio máximo, esta conducta será analizada aplicando la “rule of reason ”. Aunque la jurisprudencia en el caso United States v. General Electric287 ha indicado que la restricción de precios puede operar si el producto está cubierto por la patente licenciada o cuando el licenciante es quien fabrica el producto, el Departamento de Justicia ha atacado estas excepciones y sostiene que la restricción de precios es per se ilegal. Igual tratamiento se otorga a otras conductas como las restricciones concernientes al campo de aplicación (field of use restraints) en donde el principio general es que el licenciatario puede restringir el uso de su tecnología a un campo específico; los problemas surgen cuando el campo restringido no es identificado plenamente o cuando el campo asignado representa una división de mercado o consumidores.

3. PRÁCTICAS USUALES EN CONTRATOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

  • 288 Brulotte v. Thys Co. cit., supra.

351127. A las cláusulas de no competencia (non compete clauses), muy frecuentes en los contratos, se les aplica la “rule of reason” y el análisis de las mismas deberá realizarse en función de su duración y alcance. Si el resultado es que la restricción impuesta no es razonable se declarará que la misma es violatoria de la normativa de la competencia288.

  • 289 Ídem.
  • 290 M. Lennon. Drafting Technology Patent License Agreements, Nueva York, Gaithersburg, Publishers, 20 (...)

352Otro tipo de cláusulas estudiadas con detenimiento por la autoridades de competencia son las de renuncia (non assertion clause), cuyo objetivo, tal como se comentó en el Capítulo i es obligar a una de las partes a no hacer valer sus derechos sobre sus patentes u otros derechos de propiedad industrial e intelectual contra la otra parte contratante. La aceptación o rechazo de este tipo de cláusulas dependerá de su contenido, toda vez que si la redacción es muy amplia o su duración es injustificada se entiende que podrán impedir uno de los objetivos de la política de propiedad industrial de Estados Unidos que es atacar los derechos inválidos, tales como patentes que carecen de actividad inventiva289. Debido a que el riesgo que estas cláusulas representan para el derecho de competencia está subordinado a la amplitud de las mismas, la labor del juez deberá estar gobernada por la rule of reason290.

  • 291 Transparent-wrap machine corp. v. Stokes & Smith Co. 329 U.S. 637 (1947).

353El mismo razonamiento se utiliza al analizar las obligaciones de transferir los derechos de propiedad industrial e intelectual a los que eventualmente se tenga derecho por vía de mejoras (grant back clauses). La jurisprudencia, aplicando la rule of reason ha establecido que se debe tener en cuenta para determinar la razonabilidad de la restricción el alcance de la misma, su duración y el derecho del licenciatario a aplicar las mejoras (posible existencia de licencias cruzadas); adicionalmente, aunque los tribunales han mostrado una tendencia favorable hacia este tipo de acuerdos, es necesario tener en cuenta la existencia de otras cláusulas, como las de restricción territorial, que en combinación con este tipo de restricciones pueden dar como resultado distorsiones en el mercado291.

354128. El último tipo de cláusulas estudiado en esta categoría son las cláusulas reach-through que, tal como se comentó oportunamente, se utilizan en contratos que envuelven una clase especial de tecnología que sirve como herramienta de investigación para desarrollar otros productos. Al igual que con las prácticas comentadas anteriormente, el riesgo que este tipo de acuerdos supone para la libre competencia económica depende de la extensión y de las características de cada caso, razón por la cual se aplicará la rule of reason.

355Precedente jurisprudencial:

  • 292 Bayer AG v. Housey Pharms. Inc. 228 F. Supp. 2d 467, 471-72 (D. del 2002).

En el asunto Bayer AG v. Housey Pharms la Corte Federal sostuvo que no existía una vulneración de la libre competencia al conocer de una cláusula de este tipo que facultaba al titular de la patente a obtener royalties, más allá del periodo de expiración de la patente, por un producto no cubierto por la misma pero producido gracias a la herramienta de investigación en que esta consistía, debido a que en el momento de la constitución del acuerdo la cláusula representaba beneficios para ambas partes contratantes292.

4. CLÁUSULAS DE AMARRE Y AGRUPAMIENTO

  • 293 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. 112 S. Ct. 2072, 2079 (1992). “A ‘tying’ or ‘t (...)

356129. Las ventas atadas se presentan cuando el licenciante condiciona el otorgamiento de la licencia a la compra de otro tipo de bienes o de servicios. En el caso Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services Inc. se definió esta práctica como aquella en la que el vendedor de un producto condiciona la venta a la aceptación de la compra, por parte del comprador, de otro producto producido por el vendedor, o al compromiso de no comprar un producto a un proveedor distinto del vendedor293. Se establece que para que esta conducta sea motivo de reproche por las autoridades de competencia norteamericanas será necesario demostrar que existe un poder en el mercado que no se presenta solamente por el hecho de contar con un derecho de propiedad industrial e intelectual. No obstante, esta práctica será admitida si los bienes vendidos deben ser usados en el proceso o en el producto protegido por el derecho exclusivo.

5. PRÁCTICAS QUE EXTIENDEN EL PODER DE MERCADO MÁS ALLÁ DEL ALCANCE DEL DERECHO

  • 294 Brulotte v. Thys Co., cit., supra.

357130. Otra de las conductas prohibidas per se es el establecimiento de cláusulas que impongan el pago de royalties una vez que el derecho de propiedad industrial o intelectual haya entrado en el dominio público (post expiration royalties). El caso Brulotte, comentado anteriormente, ha sido uno de los precedentes jurisprudenciales más importantes en cuanto a la utilización de este tipo de prácticas, puesto que la Suprema Corte mostró su desacuerdo en que, una vez finalizado el periodo otorgado por el Estado para la explotación exclusiva de un producto o procedimiento, el titular de los mismos extendiera contractualmente su monopolio. No obstante, en su salvamento de voto, el juez Harlan sostuvo que debía llevarse a cabo una distinción entre las cláusulas que estipulaban el pago de unos royalties por la utilización del producto o procedimiento patentado una vez este hubiese entrado en el dominio público, con aquellas que concedían la posibilidad de realizar un pago por instalamentos que se extendían más allá de la vida de la patente, pero originados por la explotación realizada dentro del periodo de vigencia de la misma294.

358Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el caso mencionado se presentó en un momento histórico en el que el Derecho de la competencia tenía un peso mucho mayor que el de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Tal como se ha sostenido, en la actualidad los “supuestos” efectos pro competitivos de los derechos de propiedad industrial e intelectual están transformando gradualmente la aplicación estricta del Derecho de la competencia con una clara tendencia hacia su flexibilización, y este tipo de conductas no han sido la excepción. Así, en el año 2002 el Tribunal del Séptimo Circuito realizó duras críticas al fallo Brulotte, argumentando que la duración de la patente fija el límite del poder del titular para extraer royalties.

  • 295 Scheiber v. Dolby Laboratories, 293 F3d 1014 (7th Cir. 2002).

Es de menor importancia si los establece a un alto porcentaje durante un corto periodo de tiempo o si lo hace a un porcentaje más bajo por un periodo prolongado de tiempo. Cobrar royalties más allá del periodo de expiración de la patente no extiende el monopolio conferido por la misma, sino solamente altera el momento del pago de los mismos”295.

  • 296 T. Nguyen. Competition law, technology transfer and the trips agreement. Implication for developin (...)

359Aunque el Séptimo Circuito siguió finalmente el caso Brulotte, lo hizo solamente porque un tribunal de menor rango no puede ignorar un precedente jurisprudencial dictado por la Corte Suprema296.

  • 297 Aronson v. Quick Point Pencil Co. 440 U.S. 257 (1979).
  • 298 Pitney Bowes, inc. v. Mestre 701 F. 2d 1365 218 U.S. P. Q. 987.

360131. Como se ha visto, es frecuente que se presenten contratos en los que se autoriza el uso de varios derechos al mismo tiempo. En caso de que se esté frente a un contrato que involucre un derecho registral (p. ej., una patente) y un derecho no registral (p. ej., un know how o trade secret) y se pacte una remuneración global por el uso de los dos, después de la expiración del derecho de patente se puede continuar con el pago, siempre y cuando el canon se vea reducido de tal forma que se refleje la pérdida del derecho exclusivo otorgado por la patente297, de lo contrario se considerará que se está violando el derecho de competencia298.

  • 299 Automatic Radio Co. v. Hazeltine, 339 U.S. 827 (1950) 339 U.S. 827.
  • 300 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc. 395 U.S. 100 (1969).

361132. Otra de las cláusulas dirigidas a extender el alcance del derecho exclusivo concedido son aquellas que estipulan que el licenciatario pagará royalties sobre las ventas totales de sus productos, las denominadas total sale royalties, o sobre productos que pueden usar o no la tecnología patentada (bundling). La jurisprudencia ha sostenido que este tipo de cláusulas son admisibles si la determinación de la retribución por el uso de la tecnología hecha de esta manera es la forma más conveniente de fijar el valor de la misma299; no obstante, se fija un límite a este tipo de conductas consistente en que la estipulación de las mismas sea producto de la conveniencia mutua de las partes y no del poder de negociación de una sola de las partes contratantes300.

  • 301 United States v. Microsoft Corp. 253 F. 3d 34 (D. C. Cir. 2001).
  • 302 J. M. Jacobson. “Exclusive Dealing, Foreclosure, and Consumer Harm”, Antitrust Law Journal, n.º 11 (...)

362Un ejemplo de este tipo de conductas se puede encontrar en el caso Microsoft301 en donde esta compañía otorgaba licencias sobre su sistema operativo Windows protegido por derechos de autor con base en el número de ordenadores producido, así estos no estuviesen utilizando dicho sistema operativo (per processor license). En este caso se argumentó que esta práctica incrementaba el precio de los ordenadores que tuviesen otro sistema operativo, (ya que, a pesar de tener sistema, se debía pagar por el de Microsoft en virtud de la licencia) y, por tanto, se impedía su crecimiento causando una distorsión en el mercado, violatoria de la Sherman Act. Aunque en este caso no se profirió una sentencia puesto que Microsoft, sin admitir la violación a la legislación antimonopolio, se comprometió a tomar medidas al respecto, se sentaron las bases para establecer que cuando las cláusulas de venta total tuviesen como efecto impedir la libre acción de los competidores, esta situación sería objeto de reproche por las auto-ridades de competencia302.

363133. En el Reporte del año 2007 se incluyeron unas reflexiones del Departamento de Justicia y de la ftc que reflejan la posición que en los últimos años han adoptado estas agencias, que son las encargadas de asegurar la protección de la libre competencia en los Estados Unidos. La primera, y una de las más importantes conclusiones de este Reporte, hace referencia a las numerosas dificultades que representa estructurar un cuerpo normativo con reglas fijas que regulen la relación del Derecho de la competencia con los derechos de propiedad industrial e intelectual, y al hecho de que llegar a un texto de estas características no sería necesariamente deseable.

364Otra conclusión del Reporte, importante para este trabajo de investigación, hace referencia a las prácticas usuales en contratos de propiedad industrial e intelectual; estas agencias sostienen que en particular los acuerdos de renuncia (non-assertion), grantbacks y reach-through, en general presentan beneficios procompetitivos que sobrepasan los riesgos de la creación de distorsiones en el mercado.

365Finalmente, el Reporte, refiriéndose expresamente a los contratos de transferencia de tecnología, fija ciertos factores que deben ser identificados con el fin de establecer los casos en que determinadas cláusulas pueden ser objeto de reproche por las autoridades competentes:

  1. Si el titular del derecho de propiedad industrial e intelectual tiene un poder de mercado (market power),
  2. Si el acuerdo analizado fomenta la coordinación indebida de los competidores;
  3. Si el acuerdo impide la entrada de otros competidores a través del régimen de exclusividad o exclusión en él fijado, y
  4. Si el acuerdo reduce los incentivos a la innovación en el futuro.

366134. En conclusión, las agencias manifiestan que las conductas analizadas presentan en general ventajas que, en última instancia, serán transferidas al consumidor final; pero es innegable el potencial que estas tienen para minar la innovación y afectar la libre y justa competencia de los agentes del mercado. Por esta razón, y fieles a la tradición consuetudinaria de los sistemas anglosajones, se seguirán aplicando los parámetros flexibles establecidos en las IP Antitrust Guidelines y no se buscará la creación de un sistema rígido de conductas prohibidas y permitidas como el establecido en Europa.

2. LA DOCTRINA DEL PATENT MISUSE

  • 303 Para un análisis detallado del estado actual de la doctrina del patent misuse en Estados Unidos cf (...)

367135. Paralelamente a la aplicación del Derecho de la competencia para la represión de las conductas abusivas del titular de los derechos de patente se ha desarrollado la doctrina del patent misuse303. Esta doctrina ha sido objeto de numerosas críticas y su aplicación ha sido por demás irregular por los Tribunales de Estados Unidos, pero en virtud de su importancia para el objeto del presente trabajo es importante dedicar unas líneas a explicar su evolución y utilidad.

  • 304 Braun Med. Inc. v. Abbot Laboratories, 124 F. 3d 1419, 1427 (Fed. Cir. 1997).
  • 305 Windsurfing Int’l Inc. v. amf, Inc. 782 F. 2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).

368El concepto del patent misuse consiste en que no se podrá hacer efectiva una patente contra un posible infractor si la patente está siendo usada de forma indebida por su titular304. En otras palabras, esta doctrina está dirigida a un concepto fundamental, que es la determinación de si el titular de una patente, por medio de una obligación impuesta al licenciante, ha ampliado indebidamente, física o temporalmente, el alcance de la patente concedida305. Si el demandado (posible infractor) logra demostrar que el titular de la patente ha hecho un uso indebido de ella, no declarará la existencia de vulneración del derecho a pesar de que se conserve la validez de la patente.

  • 306 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. 243 U.S. 502, 502 (1917).
  • 307 Aunque se considera el caso anterior como el origen de esta doctrina, en realidad la primera vez q (...)

369La doctrina del patente misuse tuvo su origen en 1917 con el caso Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg.306. Es pertinente estudiar este caso, ya que dará una mejor visión de la aplicación de esta doctrina para casos como los que comprende el objeto de estudio de este trabajo307.

370Precedente jurisprudencial:

La empresa estadounidense Motion Picture Patents Co. era la titular de una patente sobre un mecanismo para enrollar cintas en un aparato proyector. El titular de la patente decidió otorgar licencias sobre esta tecnología bajo la condición de que los aparatos proyectores tuvieran una anotación en la que se prohibiera el uso de cualquier cinta que no fuera manufacturada por Motion Picture Patents Co. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sostuvo que la restricción impuesta por el titular de la patente constituía una violación a la política de patentes del país al tener como efecto ampliar el alcance de protección del derecho exclusivo concedido.

  • 308 La Corte Suprema de Estados Unidos, aplicando la doctrina del patent misuse, consideró como uso in (...)

371Esta decisión se interpreta como la primera manifestación de esta doctrina, y la primera vez que se abordaba por la jurisprudencia la extensión de las facultades otorgadas por los derechos de propiedad industrial por vía de restricciones contractuales en general, y de licencias atadas, tying, en particular308.

  • 309 Es necesario aclarar que la doctrina del patent misuse no se aplica exclusivamente para casos en l (...)

372136. La aplicación de esta doctrina ha sido limitada por los Tribunales estadounidenses y en la mayoría de los casos se ha presentado en el contexto de contratos de licencia309. Esta doctrina tuvo su mayor auge antes de la década de los setenta, cuando las Cortes de Estados Unidos observaban con desconfianza cualquier clase de monopolio. No obstante, en la década de los ochenta empezó a verse una disminución en su aplicación hasta llegar casi a desaparecer, como una doctrina independiente del Derecho de la competencia, en el año 1988 cuando se aprobó la Patent Misuse Reform Act. Esta ley, además de incorporar al patent misuse la rule of reason, estudiada anteriormente, disponía que no se pudiera usar esta doctrina, a menos que fuera evidente una violación de las normas del Derecho de la competencia.

373Actualmente la doctrina del patent misuse puede ser aplicada; sin embargo, no es común encontrar decisiones de este tipo debido a la renuencia de los jueces a aplicarla. A continuación se presenta un antecedente jurisprudencial que permitirá ilustrar la aplicación de la esta doctrina a una cláusula anticompetitiva:

374Antecedente jurisprudencial

  • 310 U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission, 424 F. 3d 1179, 1193 (Fed. Cir. 2005).

En el caso U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission310 la Corte del Circuito Federal revocó una decisión de la Comisión de Comercio Internacional por haber aplicado per se la doctrina del patent misuse y no mediante la rule of reason, es decir, sin haber considerado los elementos fácticos de la situación, en un caso de licencias atadas. En este caso Phillips ofrecía un paquete de licencias de patentes sobre el standard tecnológico de lectura CD-R and CD-RW que contenía patentes, tanto esenciales, cuanto no esenciales para este standard. La Corte consideró que, a pesar de la existencia de patentes no esenciales, no se encontraba ninguna alternativa en el mercado para esas patentes y, por tanto, no existía una violación al derecho de competencia económica.

  • 311 H. Hovenkamp, M. Janis y M. A. Lemley. IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Appli (...)
  • 312 R. P. Merges. “Reflections on Current Legislation Affecting Patent Misuse”, Journal of the Patent (...)

375137. Ahora bien, el concepto del patent misuse debería estar separado del Derecho de la competencia, básicamente por la diferencia existente entre los bienes jurídicos protegidos; por tanto, los parámetros establecidos por el Derecho de la competencia no son útiles al momento de estudiar un caso en el que se debe aplicar la doctrina del patent misuse. Esta situación se refleja en el requisito del poder de mercado, estudiado anteriormente311. En los casos en que se presenta una cláusula abusiva en un contrato de licencia de tecnología, no necesariamente por el hecho de estar involucrado un derecho de propiedad industrial se puede presumir que existe un poder de mercado312, de suerte que es posible encontrar una conducta que amplifique indebidamente el derecho exclusivo concedido por el Estado sin que se tenga un poder de mercado suficiente para atentar contra el Derecho a la libre competencia económica. Se hará referencia a este tema en el epígrafe final de este capítulo dedicado a la propuesta de reglamentación del contrato de tecnología.

376Ahora, siguiendo el iter lógico de la investigación, corresponde estudiar la repercusión del Derecho de la competencia en los procesos de transferencia internacional de tecnología en el ámbito de la Unión Europea.

D. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA

377138. Una vez analizada la manera en que el Derecho de la competencia regula las cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología en Estados Unidos, corresponde ahora estudiar el tratamiento que el Derecho de la competencia otorga a estos contratos en la Unión Europea. Con este objetivo se expone, en primer lugar, la evolución de la relación entre el Derecho de la competencia y los procesos de transferencia de tecnología (1), para posteriormente estudiar las disposiciones contenidas en el Reglamento 316/2014 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del tfue a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (2).

1. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE COMPETENCIA APLICADO A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

378139. En este epígrafe se estudiará la evolución que ha tenido el ordenamiento jurídico europeo en el tratamiento del contrato de licencia y de otras figuras contractuales que involucran una transferencia tecnológica a la luz del Derecho de la competencia económica. Tanto la evolución, cuanto la manera en que actualmente se trata este tema en el entorno europeo servirá como punto de referencia para posteriormente establecer la viabilidad y conveniencia de extrapolar alguno de sus elementos a la propuesta que se formulará al finalizar el presente capítulo.

  • 313 Reglamento de la Comisión (CE) n.º 316 del 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del apart (...)

379En el ámbito europeo, el 1.º de mayo de 2014 entró en vigor el ordenamiento que se ocupa en detalle de la relación del Derecho de la competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual a través de contratos de transferencia de tecnología: se trata del Reglamento 316 de 2014 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del tfue a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante recatt)313, en el que se reconocen los efectos benéficos de un correcto ejercicio de estos derechos pero se impone una vigilancia activa con el fin de evitar los abusos y distorsiones que con ellos se puedan generar.

  • 314 Ídem.

380140. La Unión Europea ha sido especialmente consciente de la importancia que posee el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual a través de procesos de transferencia de tecnología, que en la mayoría de los casos supone un efecto benéfico en el mercado. En efecto, tal como se expone en el recatt314, la Unión Europea reconoce los beneficios que traen consigo los procesos de transferencia de tecnología. Estos beneficios pueden clasificarse en tres categorías: el estímulo a la innovación, la diseminación de la tecnología y el ahorro de los esfuerzos que implica la duplicación de una tecnología ya existente. Como resultado de este reconocimiento se entiende que la mayoría de los contratos que envuelven una transferencia de tecnología se encuentran en concordancia con el principio de la libre competencia económica.

  • 315 Ídem.
  • 316 Reglamento del Consejo (CE) n.º 139 del 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentracion (...)

381En materia de Derecho de la competencia y su relación con los contratos de transferencia de tecnología, aunque como se ha indicado el instrumento jurídico más importante dentro del ordenamiento europeo es el recatt315, también es necesario tener en cuenta el Reglamento 139/2004 sobre concentraciones de empresas316 que es de vital importancia en los casos en que se debe considerar la puesta en funcionamiento de un contrato de joint venture.

  • 317 G. Ghidini. Intellectual property and competition law: the innovation nexus, cit., p. 100.
  • 318 G. Tritton. Intellectual property in Europe, cit., p. 757. La competencia intra brand es aquella q (...)

382Desde sus inicios la Unión Europea ha sido consciente del delicado equilibrio existente entre el Derecho de competencia y los contratos de transferencia de tecnología. Para lograr este equilibrio era necesario evitar cualquier forma de repartición de mercados que dificultara la libre circulación de mercancías, así que con este objetivo en mente se realizó el análisis de las diferentes figuras contractuales que se desarrollaron para la expansión industrial y comercial en la etapa de la posguerra317. Como resultado de este análisis se llegó a la aprobación del principio del agotamiento del derecho en el primer nivel de distribución, combatiendo de este modo la repartición de mercados y al mismo tiempo incentivando la competencia intra brand318.

383El tjue sostuvo, empezando con la Sentencia Sirena Srl. v Eda. Srl. que

  • 319 tjue. Sentencia del 18 de febrero de 1971, asunto, 40/70 Sirena, S.r.l.c. Eda, S.r.l, disponible e (...)

… un derecho de marca como entidad legal no posee por sí mismo aquellos elementos de cotratos o prácticas concertadas a los que se hace referencia en el artículo 85.1 (actual artículo 101 del tfue). No obstante, el ejercicio de tal derecho puede caer dentro del ámbito de prohibición contenido en el tratado cuando éste se manifieste como el sujeto, el medio o la consecuencia de dichas prácticas319.

  • 320 V. Khorah. Intellectual property rights and the EC competition rules, cit., p. 29.

384Este argumento se ha ampliado a otros tipos de derechos de propiedad industrial e intelectual, y las licencias y las cesiones han sido tratadas como objeto de las normas del Derecho de competencia320.

  • 321 M. Mendelsohn y S. Rose. Guide to the EC block exemption for vertical agreements, Londres, Kluwer (...)
  • 322 Reglamento de la Comisión (cee) n.º 2349 del 23 de julio de 1984, relativo a la aplicación del apa (...)
  • 323 Reglamento de la Comisión (cee) n.º 556/89 del 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación d (...)
  • 324 Reglamento de la Comisión (CE) n.º 240 del 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apart (...)

385141. Como resultado de la aplicación análoga de las sentencias del tjue a otro tipo de derechos se llegó a la creación de una regulación sistemática que fija unos límites a las facultades otorgadas a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual. Las primeras regulaciones en esta materia fueron sendos Reglamentos para la venta exclusiva, distribución exclusiva y franquicia que, a pesar de representar un gran avance en cuanto a seguridad jurídica y establecimiento de parámetros de estudio de los acuerdos, fueron duramente criticados por algunos sectores, sobre todo por su excesiva rigidez y por hacer más énfasis en la redacción de las cláusulas que en su real impacto en el mercado321. Posteriormente, en 1984 la Comisión adoptó un grupo de excepciones para licencias de patentes322 que incluía también los contratos que involucraran un know how, pero este fue redactado de una forma tan restringida que eran pocos los contratos que caían dentro de su marco de aplicación. Para remediar esta situación, en 1989 se creó el grupo de excepciones para licencias de patentes y know how323, al cual siguió la adopción en 1996 del grupo de excepciones para los contratos de transferencia de tecnología324.

  • 325 S. Baches Opi y A. Rodríguez Encinas. “El nuevo Reglamento comunitario de exención por categorías (...)

386142. El Reglamento 240/96 continuó en la línea de sus antecesores en el sentido de apegarse a un estricto formalismo y a una interpretación demasiado amplia del antiguo artículo 81, situación que redundó en la aplicación del mismo a toda clase de acuerdos de transferencia de tecnología que tuvieran dentro del clausulado disposiciones formalmente restrictivas, sin importar si las mismas tenían efectos anticompetitivos, o si por el contrario producían situaciones que podían llegar a considerarse beneficiosas para la competencia325.

  • 326 Ídem.

387El efecto que tuvo este Reglamento en la práctica consistió en que las empresas que querían otorgar licencias de tecnología en Europa debían redactar el texto de sus contratos de acuerdo con los estrictos parámetros establecidos en la norma, produciendo lo que se llamó el efecto “corsé” (straight jacket effect). Este efecto “corsé” obligaba a los contratantes a crear los acuerdos, no en función de sus necesidades específicas, sino con el fin de evitar, por un lado, los gastos que implicaban la consecución de una autorización y, por otro, la incertidumbre de estar sujeto a la misma326.

  • 327 S. Baches Opi. “The approaches of the European Commission and the U.S. Antritrust Agencies towards (...)
  • 328 tjue. Sentencia del 6 de octubre de 1982, 262/81, Coditel Sa, Compagnie Generale pour la Diffusion (...)

388La situación anteriormente descrita, como era de esperarse, suscitó fuertes críticas que pusieron de manifiesto los efectos negativos que se estaban presentando en la industria europea, tales como el traslado de las empresas con base tecnológica a otras latitudes, o la falta de motivación de las empresas para la suscripción de contratos de transferencia de tecnología327. Frente a este escenario, el tjue se vio en la obligación de intervenir flexibilizando la postura asumida por la Comisión. Esta tensión se reflejó en diversas decisiones, entre ellas en la Sentencia del Coditel ii, en donde el Tribunal sostuvo que una licencia exclusiva que otorgaba al licenciatario una protección territorial absoluta no estaba en contradicción con el artículo 81.1 del Tratado CE si esta era necesaria para que las partes pudiesen obtener una justa retribución por los esfuerzos invertidos en la producción de las películas objeto del contrato328.

389143. En este contexto, en enero de 1997 la Comisión publicó el Libro Verde, en el cual se ponía de manifiesto la necesidad de llevar un cambio en el Bloque de exención, exponiendo, entre otras, las siguientes razones:

  • La legislación protectora de la libre circulación de mercancías debía ser aplicada a un territorio más extenso.
  • La regulación vigente estaba a punto de expirar a finales del año 2000, en particular los Reglamentos 1983/83 de distribución exclusiva329, 1984/83 de compra exclusiva330 y 4087/88 de franquicia331.
  • Los cambios sustanciales producidos en los métodos de distribución en los últimos 30 años.
  • 332 Reglamento del Consejo (CE) 1/2003, del 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las n (...)

390El Libro Verde concluyó que, debido a las nuevas realidades del comercio, había que introducir importantes cambios en la apreciación de los acuerdos a la luz del principio de competencia económica, y entre ellos, el más importante era la necesidad de abandonar el análisis basado en la forma de las cláusulas o del contrato y en cambio centrarse en los efectos que estos tendrían en el mercado. Como consecuencia de estas conclusiones se inició un proceso de reforma a la normativa comunitaria del Derecho de competencia que finalizó con la aprobación de un conjunto de normas denominado “paquete de modernización”. El instrumento jurídico central de este conjunto de normas lo constituía el Reglamento 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia332, que suprimía el sistema de notificación y autorización previa otorgada por la Comisión Europea sobre los acuerdos restrictivos de la competencia que cumplían con los requisitos contenidos en el artículo 81.3 del Tratado CE (hoy artículo 101 del tfue).

391Como consecuencia de lo anterior, otra de las modificaciones más relevantes que llevó a cabo este Reglamento fue permitir la posibilidad de que las autoridades y jueces nacionales de los Estados miembros aplicaran directamente el artículo 81 a los procesos que fuesen de su conocimiento. No obstante, tal vez uno de los avances más significativos que se produjo con el proceso de modernización respecto a la normativa anterior fue la adopción de una de las conclusiones del Libro Verde en el sentido de abandonar el estricto análisis legalista que encontraba su fundamento en criterios formales y acoger un análisis de tipo económico enfocado en los efectos que se producirían en el mercado con el acuerdo.

  • 333 La Comisión adoptó diferentes disposiciones normativas en donde se reflejaba el cambio hacia un an (...)

392144. En el marco del mencionado proceso de modernización333, en el año 2004 la Comisión adoptó el anterior recatt, en el cual se excluyó la aplicación del entonces artículo 81 a determinados acuerdos que no alcanzaran los umbrales establecidos y que no se encontraran dentro de la denominada “lista negra”, la cual era mucho más restringida que en los Reglamentos anteriores.

393El recatt mencionado en el párrafo anterior fue proyectado para diez años, es decir, su vigencia expiró el 30 de abril de 2014. Desde el 6 de diciembre de 2011 hasta el 3 de febrero de 2012 la Comisión abrió una etapa de consulta para que todos los interesados se pronunciaran sobre de la eficacia del Reglamento y opinaran acerca de varios temas específicos de su regulación: al cierre de dicha etapa se obtuvieron 56 respuestas, en su mayoría de firmas de abogados y grandes empresas que, en términos generales, tuvieron opiniones positivas sobre los resultados obtenidos a partir del texto, pero que, a la vez, realizaban observaciones acerca de la introducción de los patent pools y de las cláusulas de retrocesión o grant back.

394Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de este Reglamento y sus directrices, por superar ello el objeto de este trabajo, en nuestra opinión, es indispensable estudiar la forma en que este se aplica a los contratos de transferencia de tecnología, siempre desde la óptica de sus implicaciones internacionales.

2. EL REGLAMENTO 316/20 14 DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS PARA ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

395145. El propósito fundamental de este ordenamiento y sus Directrices de aplicación es evitar que los acuerdos que involucren derechos de propiedad intelectual generen distorsiones en el mercado que en última instancia afecten el derecho de la competencia económica.

  • 334 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cit. supra.

396Es necesario empezar el estudio con el objeto mismo del Reglamento, el cual se encuentra descrito en el artículo 2.º al disponer que no será de aplicación el artículo 101 del tfue334 a los acuerdos de transferencia de tecnología. Se debe tener presente que el artículo 101 proscribe las prácticas entre empresas que impliquen un detrimento al derecho a la libre competencia económica, con excepción de aquellos acuerdos que “contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante…”. Es de anotar que en este nuevo texto desaparece la frase “concluidos entre dos empresas por los que se permite la producción de los productos contractuales” contenida en el anterior Reglamento 772 de 2004, debido a que ahora se regulan acuerdos como los patent pools.

  • 335 En el apartado de definiciones se considera derechos de tecnología a las patentes, los modelos de (...)

397El apartado 2 del mismo artículo, que conserva el texto del Reglamento de 2004, dispone que la exención se aplique a los derechos de tecnología335 que se encuentren vigentes, haciendo la salvedad de que, tratándose de know how o conocimientos técnicos, si estos dejan de ser secretos por causas imputables al licenciatario, la exención se aplicará por el tiempo establecido en el acuerdo.

398En el tercer apartado el Reglamento dispone que se aplique la exención a otras actividades diferentes al objeto del acuerdo, tales como la compra de productos, la concesión de licencias y las cesiones de derechos de propiedad intelectual, con la condición de que éstas estén directamente relacionadas con el objeto del acuerdo. Esta disposición tiene una referencia clara a conductas tales como las ventas o licencias atadas (tying) que quedarían fuera de la exención y, por tanto, serían objeto de reproche.

  • 336 El término “exención” debe entenderse en el sentido de “excepción” al principio de la libre compet (...)

399146. Con el propósito de evaluar si un acuerdo de transferencia de tecnología produce efectos anticompetitivos y, por tanto, no goza de la exención, se han establecido dos tipos de cláusulas: el primero contiene las denominadas cláusulas especialmente graves o hardcore, las cuales, sin importar la cuota de mercado que posean las empresas parte, tendrán como efecto que no se aplique la exención a la totalidad del acuerdo336; el segundo tipo lo conforman las denominadas cláusulas excluidas. Para estudiar correctamente estas cláusulas es necesario estudiar primero el sistema de cuotas de mercado establecido por el Reglamento.

400147. A pesar de que en los estudios y discusiones previas a la adopción de este Reglamento se planteó la posibilidad de modificar los umbrales de mercado, estos permanecieron idénticos; dichos umbrales están dirigidos a proveer un puerto seguro o safe harbour para aquellos acuerdos que no contengan cláusulas especialmente graves y que no superen la cuota de mercado establecida, es decir, se entenderá que estos acuerdos no están en contra del principio de la libre competencia económica. Ahora bien, en caso de que se superen estas cuotas y que se consigne en el acuerdo alguna cláusula de las llamadas excluidas, el efecto será que dicha cláusula no se beneficiará de la exención, pero, a diferencia de las especialmente graves, el resto del acuerdo sí será objeto exención.

401De acuerdo con el artículo 3.º, los umbrales para la aplicación de los beneficios se diferenciará en función del carácter competidor o no competidor de las partes del acuerdo. Al respecto el Reglamento establece:

[…] 1. Cuando las empresas partes en el acuerdo sean empresas competidoras, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a condición de que la cuota de mercado combinada de las partes no exceda del 20% en el mercado tecnológico y de productos de referencia afectado.

2. Cuando las empresas partes en el acuerdo no sean empresas competidoras, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a condición de que la cuota de mercado de cada una de las partes no exceda del 30% en los mercados tecnológicos y de productos de referencia.

402Como se infiere de la norma anteriormente trascrita, será necesario identificar previamente el denominado mercado relevante con el fin de establecer si se alcanzan los umbrales fijados en esta disposición. La definición de mercado relevante es un tema por demás complejo, en el cual, teniendo en mente que el objeto de este estudio son básicamente los contratos internacionales, varios mercados se verán involucrados haciendo tal definición aun más difícil.

  • 337 Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión E (...)

403En el apartado 16 de las Directrices del recatt337 se establecen algunos principios básicos para la definición de mercado relevante al disponer que:

Para analizar las restricciones de la competencia por efecto, en principio hay que definir el mercado de referencia y examinar y evaluar, en particular, la naturaleza de los productos y de las tecnologías afectados, la posición de mercado de las partes, la posición de mercado de los competidores, la posición de mercado de los compradores, la existencia de competidores potenciales y el nivel de las barreras de entrada. En algunos casos es posible, sin embargo, demostrar los efectos anticompetitivos directamente analizando la conducta de las partes del acuerdo en el mercado. Puede ser posible, por ejemplo, determinar que un acuerdo se ha traducido en subidas de precios.

404No se considera relevante para los fines de este trabajo entrar en detalle acerca del proceso por el cual se determina el mercado de referencia, pero sí lo es poner de relieve que gracias a los umbrales de las participaciones en el mercado de las partes intervinientes en el contrato, la aplicación del Derecho de competencia a los acuerdos de transferencia de tecnología se ha flexibilizado adecuándose de esta forma a las necesidades de la práctica negocial.

405A continuación corresponde exponer el listado de las conductas contenidas en el Reglamento que están dirigidas a la protección de la parte débil de la relación contractual, de suerte que se evitará pronunciarse acerca de las conductas que están destinadas a creación de monopolios o situaciones en las que se beneficien las dos partes contratantes en menoscabo de los demás competidores del mercado. El propósito de este análisis consistirá en observar las implicaciones que tiene el hecho de asumir la represión de las cláusulas abusivas desde el punto de vista de la competencia económica, que tal como se ha estudiado, es la visión imperante en los países industrializados. Para ello, se estudiarán las cláusulas especialmente graves (a) y las restricciones excluidas (b).

a. CLÁUSULAS ESPECIALMENTE GRAVES (HARDCORE)

  • 338 Directrices de acompañamiento, sección 95.

406148. El artículo 4.º consagra las llamadas cláusulas especialmente graves o hardcore, las cuales, con su mera presencia, aun si estas no constituyen la parte esencial del acuerdo, tienen el efecto de excluir de la exención a la totalidad del acuerdo338. Las cláusulas hardcore se dividen en dos categorías: aquellas en las que las partes son competidoras y aquellas en las que las partes no son competidoras. Se empezará con las cláusulas de los contratos en que las partes son competidoras.

(1) CLÁUSULAS ENTRE COMPETIDORES
  • 339 Ibíd., sección 99.
  • 340 Ibíd., sección 101.

407149. El primer tipo de cláusulas consideradas graves en el Reglamento son aquellas que tienen por objeto la fijación de precios, dentro de las cuales, de acuerdo con las Directrices de acompañamiento339, la fijación de precios también puede ser indirecta, por ejemplo, cuando se establece que habrá un aumento en los royalties en caso de que se produzca una disminución de precios del producto licenciado. Se consideran especialmente graves aquellas que fijan los cánones de retribución en función del nivel de ventas del licenciatario, sea que se utilice o no la tecnología objeto del contrato340.

  • 341 De acuerdo con la sección 98 de las Directrices de acompañamiento, los acuerdos recíprocos son acu (...)
  • 342 Directrices de acompañamiento, sección 103.

408150. El segundo grupo de cláusulas consideradas graves en el Reglamento son todas aquellas que se dirigen a restringir la producción (output restrictions). Este tipo de restricciones son permitidas y, por tanto, beneficiarias de la exención, en los casos en que en los acuerdos recíprocos sean aplicadas a solo una parte, o estén presentes en acuerdos no recíprocos341 a condición de que se aplique solo a los productos producidos con tecnología licenciada342.

  • 343 Ibíd., sección 211.

409Usualmente las cláusulas que establecen una restricción por sector de aplicación tecnológica son consideradas como una restricción a la producción; sin embargo, en las secciones 208 a 212 de las Directrices se aclara que este tipo de cláusulas no tienen tal naturaleza y son en principio permitidas. Dentro de esta categoría se encuentra la obligación del licenciatario de producir con la tecnología licenciada sólo en uno o varios ámbitos técnicos de utilización, o en uno o varios mercados de productos, y la obligación del licenciante y / o del licenciatario, en un acuerdo no recíproco, de no producir con la tecnología licenciada en uno o varios ámbitos técnicos de utilización, o en uno o varios mercados de productos o en uno o varios territorios exclusivos reservados para la otra parte. Ahora bien, se hace la salvedad de que si este tipo de cláusulas se presenta en acuerdos recíprocos entre competidores se les debe dar el mismo tratamiento que a las licencias exclusivas entre competidores, es decir, caerían en la órbita de las cláusulas hardcore que consagra el artículo 4.1c343.

410151. El tercer tipo de conductas consideradas cláusulas hardcore o especialmente graves lo constituye la asignación de mercados o clientes y, por ello, en principio, dichas conductas no serán beneficiarias de la exención; sin embargo, debido a los efectos pro competitivos que en ocasiones presentan estas cláusulas, se establece un amplio catálogo de casos en los cuales, a pesar de existir una asignación de mercados, no se considerará que sean cláusulas hardcore y, por tanto, serán beneficiarias de la exención. Se han dividido estas excepciones de acuerdo con el fin que pretenden proteger:

  • 344 Ibíd., sección 107.

411Cláusulas que establecen una restricción territorial. Se trata de la obligación del licenciante de no conceder la licencia de tecnología a otro licenciatario en un territorio determinado y, de la restricción, en un acuerdo no recíproco, a las ventas activas y/o pasivas por parte del licenciatario y/o del licenciante en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte. De acuerdo con las Directrices, si el territorio al que se otorga exclusividad es “el Mundo” esto implicará que el licenciante se abstiene de entrar o permanecer en el mercado, acabando de este modo la discusión que se presentaba en algunos países de si una licencia exclusiva permitía al licenciante explotar la tecnología en el territorio exclusivo344.

412Cláusulas que establecen una restricción a ventas activas. Es la restricción, en un acuerdo no recíproco, de las ventas activas del licenciatario en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciatario, siempre que este último no sea una empresa competidora del licenciante en la fecha de conclusión de su propia licencia. Es preciso aclarar que, en tratándose de restricciones a las ventas, el Reglamento diferencia claramente entre los efectos otorgados a un acuerdo recíproco de aquellos otorgados a uno no recíproco. En los acuerdos recíprocos se excluyen de la exención todos los acuerdos que involucren cláusulas de restricción en las ventas; ahora bien, si el acuerdo analizado no es recíproco se admitirán las restricciones a las ventas activas o pasivas en los territorios que le han sido asignados a otra parte, siempre y cuando la participación en el mercado relevante esté por debajo del umbral del 20% establecido en el artículo 3.º.

413Cláusulas que establecen restricciones al licenciatario para producir solamente para su propio uso, siempre que no se restrinja al licenciatario la venta activa y pasiva de los productos contractuales como recambios para sus propios productos.

414Cláusulas que establecen una restricción a un cliente determinado. Dentro de esta categoría se acepta la obligación del licenciatario, en un acuerdo no recíproco, de fabricar los productos contractuales solamente para un cliente dado, cuando la licencia se haya concedido con el fin de crear una fuente alternativa de suministro para ese cliente.

415152. Finalmente, el último tipo de cláusulas con carácter de hardcore es el que contiene restricciones a la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología, o a la capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar actividades de investigación y desarrollo, a menos que esta última restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados.

(2) CLÁUSULAS ENTRE NO COMPETIDORES

416153. El primer grupo de cláusulas establecen una fijación de los precios de venta de productos a terceros. Sin embargo, se admite la posibilidad de imponer precios de venta máximos o recomendar un precio de venta, quedando excluidos los precios mínimos o fijos. Como se puede observar, cuando las empresas tienen un carácter competidor la restricción de la fijación de precios es absoluta, mientras que cuando las partes no tienen un carácter competidor la norma es más flexible al admitir los precios recomendados. Aunque en realidad la fijación de precios está más relacionada con la protección del mercado que con evitar los abusos de la parte fuerte de la relación, se ha decidido citar esta norma teniendo en cuenta que la fijación de precios, en conjunción con otras conductas, o cuando se hace de manera inequitativa para licenciatarios con mismas características, puede llevar a una situación de abuso en contra del licenciatario al que se le hace esta imposición.

417154. El segundo grupo de cláusulas es aquel en el que se contienen restricciones territoriales en las que el licenciatario pueda vender pasivamente los productos contractuales o de los clientes a los que pueda vendérselos. En este punto, el Reglamento nuevamente establece excepciones, de suerte que las cláusulas mencionadas a continuación no se considerarán como especialmente graves y, por tanto, serán permitidas.

418Restricciones de ventas pasivas en un territorio exclusivo o a un grupo exclusivo de clientes reservado para el licenciante. Se trata de las restricciones a las ventas pasivas, en un territorio exclusivo o a un grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciatario, durante los dos primeros años en que este otro licenciatario vende los productos contractuales en dicho territorio o a dicho grupo de clientes. Es posible observar el cambio realizado con respecto al anterior recatt en el cual se contemplaba un plazo de cinco años. Esta modificación es una manifestación de la protección a la parte débil de la relación, en este caso el licenciatario, que en la mayoría de los casos es quien despliega todas las conductas necesarias para el éxito del negocio y quien, en última instancia, asume los riesgos de la operación comercial.

  • 345 A condición de que no se restrinjan al licenciatario las ventas activas y pasivas de los productos (...)

419Las siguientes excepciones están dirigidas a la restricción impuesta a un destinatario específico: la obligación de elaborar los productos contractuales solamente para su uso propio345; la obligación de producirlos sólo para un cliente determinado, cuando la licencia se haya concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro para dicho cliente; la restricción de vender a usuarios finales por un licenciatario que opere en el comercio al por mayor, y, por último, la restricción de las ventas a distribuidores no autorizados por los miembros de un sistema de distribución selectiva.

420155. Finalmente, el Reglamento se ocupa de los sistemas de distribución selectiva, autorizando la existencia de cláusulas que restrinjan las ventas a distribuidores no autorizados. No obstante, la última conducta considerada como especialmente grave en las cláusulas en las que las partes no tienen el carácter de competidores, es aquella en que la restricción de las ventas, activas o pasivas, a usuarios finales por parte de los licenciatarios que sean miembros de un sistema de distribución selectiva y que operen en el comercio al por menor, sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un miembro del sistema que opere fuera de un lugar de establecimiento autorizado.

b. RESTRICCIONES EXCLUIDAS

421156. La diferencia fundamental entre las cláusulas especialmente graves anteriormente estudiadas y las cláusulas que contienen restricciones excluidas consiste en que éstas tienen como propósito fundamental excluir de los beneficios otorgados por el Reglamento las conductas que pueden restringir las facultades de innovar al licenciatario, al margen del acuerdo de transferencia de tecnología. Al igual que en las cláusulas especialmente graves o hardcore, en esta categoría también es de especial relevancia el carácter de competidor o no competidor que posean las empresas participantes en el acuerdo, tal como a continuación exponemos.

422157. Las primeras dos conductas excluidas han sido denominadas cláusulas de retrocesión o grant back clauses. La norma establece que tendrán el carácter de excluidas todas las obligaciones directas o indirectas impuestas al licenciatario de conceder, al licenciante o a un tercero designado por el licenciante, una licencia exclusiva referente a sus propios perfeccionamientos o a sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada.

  • 346 Directrices de acompañamiento del Reglamento 772/2004, apartado 109.

423En este nuevo recatt se ha introducido un cambio con respecto al texto anterior, el cual incluía la expresión “perfeccionamientos disociables”. De acuerdo con las anteriores directrices de acompañamiento, los desarrollos disociables eran aquellos en los que existía la posibilidad de explotar la tecnología propia sin transgredir la que hubiera sido objeto de licencia346. A partir de la modificación, todas las cláusulas de retrocesión salen de la órbita del llamado “puerto seguro”, pasan a ser cláusulas excluidas y, por tanto, serán objeto de un análisis caso por caso con el fin de establecer si tienen efectos anticompetitivos.

  • 347 Ibíd., apartados 134 a 137.

424158. La tercera conducta excluida es la llamada non challenging clause que, como se estudió anteriormente, consiste en obligar al licenciatario a no oponerse a la validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual de titularidad del licenciante en el mercado común. Sin embargo, se admite la posibilidad de establecer que el contrato terminará en el evento en que el licenciatario, en una licencia exclusiva, se oponga a la validez de uno o varios de los derechos de propiedad intelectual licenciados. De acuerdo con las directrices de acompañamiento, estas conductas se incluyen en la lista de cláusulas excluidas debido a que, en consonancia con los principios sobre los que descansa la protección de la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual inválidos deben ser suprimidos. Con este propósito el licenciatario es la persona que se encuentra en una mejor posición para saber si, por ejemplo, una patente carece de actividad inventiva347.

425159. La última conducta que establece el Reglamento como restricción excluida, al igual que se establecía para empresas no competidoras, está dirigida a las obligaciones que directa o indirectamente limitan la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología, o la capacidad de cualquiera de las partes del acuerdo de realizar investigación y desarrollo, a menos que esta última restricción sea indispensable para impedir la divulgación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados. Es preciso recordar que esta misma conducta se considera como especialmente grave si se está en presencia de empresas competidoras.

  • 348 Brulotte vs. Thys Co., cit. supra.

426160. Además de las conductas anteriormente estudiadas es necesario ocuparse de otro tipo de cláusulas mencionadas en el capítulo primero, consistentes en la extensión del alcance del derecho de propiedad industrial o intelectual otorgado por el Estado. Las primeras cláusulas pertenecientes a esta categoría son las denominadas post expiration clauses, y el precedente jurisprudencial más recurrido en Estados Unidos frente a casos en los que se involucra esta práctica es la decisión Brulotte348 en la que se reprocha la existencia de dicha práctica. No obstante, la Comisión Europea en la Directrices del recatt acepta este tipo de cláusulas al sostener que:

  • 349 Apartado 187 de las Directrices de acompañamiento, cit. supra.

Aunque la exención por categorías solamente es aplicable en tanto los derechos de la tecnología licenciada sean válidos y estén vigentes, en principio las partes pueden acordar que las obligaciones de pago de cánones se prolonguen más allá del período de vigencia de los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia sin que el acuerdo quede sujeto al artículo 101, apartado 1, del Tratado. A la expiración de estos derechos, la tecnología puede ser explotada legalmente por terceros que pueden competir con las partes del acuerdo. En condiciones normales basta con esta competencia efectiva y potencial para que la obligación en cuestión no tenga efectos anticompetitivos apreciables349.

  • 350 Scheiber vs. Dolby Laboratories, cit. supra.

427161. Del texto anteriormente transcrito es posible concluir que la Comisión Europea se acerca más a los razonamientos expuestos en el caso Scheiber vs. Dolby Laboratories350 del Tribunal de apelación del séptimo circuito de los Estados Unidos, en donde se sostenía que cobrar royalties más allá del periodo de expiración de la patente no extiende el monopolio conferido por la misma, sino solamente altera el momento del pago de los mismos.

  • 351 Aoip/Beyrard 76/29/cee: Decisión de la Comisión, del 2 de diciembre de 1975, disponible en [http:/ (...)
  • 352 Este caso tiene hechos similares a los de Aronson vs. Quick Point Pencil Co. en Estados Unidos ya (...)
  • 353 Decisión de la Comisión Europea del 15 de diciembre de 1986, asunto 87/123, Boussois vs. Interpane
  • 354 E. Ottoz y F. Cugno. “Hybrid Licensing of Product Innovations”, cit., p. 13.

428Aunque en principio la jurisprudencia del tjue rechazaba estas cláusulas351 con fundamentos similares a los del caso Brulotte, se ha mostrado dispuesta a aceptar este tipo de conductas, sobre todo en aquellos casos en que no exista una patente de invención concedida352, o cuando el pago de los royalties causados durante la vigencia de la patente sean pactados en cuotas que se extiendan más allá de la fecha de expiración del derecho exclusivo353; en otras palabras, mientras en los Estados Unidos se rechaza la práctica de imponer una cláusula que obligue al receptor de tecnología al pago de royalties efectuados después de expirar el derecho de propiedad industrial, en la Unión Europea esta es una práctica aceptable354.

  • 355 Zenith Radio Corp. vs. Hazeltine Research Inc., cit. supra.

429162. Otra de las cláusulas mencionadas en el capítulo primero, dentro de la categoría de conductas que extienden el alcance de derecho de propiedad industrial e intelectual concedido por el Estado, son las de ventas totales o total sales clauses. Es de recordar que este tipo de cláusulas ha sido aceptado en Estados Unidos siempre y cuando estén establecidas en beneficio de ambas partes contratantes355 y que, adicionalmente, no supongan un menoscabo al derecho de competir de los otros agentes en el mercado. Pues bien, en la Unión Europea un reciente caso llevado ante el tjue ha fijado la posición a seguir frente a este tipo de cláusulas.

  • 356 Sentencia del tjue de 23 de abril de 2009, asunto C-52/07, Kanal 5 v. Föreningen Svenska Tonsättar (...)

430En el asunto Kanal 5 vs. Stim356, esta última, una organización de gestión colectiva de derechos de autor con una posición de dominio en el mercado sueco, cobraba un esquema de remuneración que involucraba una suma determinada en función de las ganancias de los canales emisores de programas de televisión. En este caso, el tjue sostuvo que la aplicación de este sistema de royalties no estaba en contra del derecho a la libre competencia siempre y cuando existiera una proporcionalidad, y no hubiese un método mejor para fijar la retribución debida. En este sentido el tribunal afirmó que:

… una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que tiene una posición dominante en una parte sustancial del mercado común no explota de forma abusiva dicha posición cuando, en concepto de retribución debida por la difusión por televisión de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual, aplica a las cadenas de televisión privadas un sistema de tarifas según el cual los importes de dichas tarifas corresponden a una parte de los ingresos de esas cadenas, siempre que dicha parte sea globalmente proporcional a la cantidad de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual realmente emitida o que pueda emitirse y salvo que exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de dichas obras así como la audiencia, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de dichas obras.

431De lo anterior se desprende que, tanto en Estados Unidos cuanto en el ámbito europeo, las cláusulas de ventas totales serían admisibles tomando en consideración tanto el poder de negociación de las partes como los efectos que se puedan producir en el mercado a los competidores.

432163. Habiendo estudiado la forma en que el recatt regula la interacción entre el derecho a la libre competencia económica y los derechos de propiedad industrial e intelectual, es posible concluir:

433En primer lugar, que la evolución del recatt frente a sus antecesores lo ubica en una línea más flexible respecto del balance que se busca entre el derecho a la libre competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual, acercándose de esta manera a la visión del Derecho antitrust norteamericano.

434En segundo lugar, que la redacción, tanto de las cláusulas hardcore como de las excluidas, demuestra que aunque la mayor preocupación del Reglamento radica en la protección del Derecho de la competencia, también se está protegiendo al licenciatario o a la persona que recibe la autorización de uso por parte del poseedor de la tecnología. No obstante, esta protección no ignora los efectos pro-competitivos de algunas de las conductas objeto de reproche, y por tanto, se establecen excepciones en los casos en que la restricción puede estar justificada.

3. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 357 El texto de la propuesta de Reglamento, junto con las intervenciones de terceros interesados de di (...)

435Debido a que el actual Reglamento de transferencia de tecnología analizado en los apartados anteriores expira el 30 de abril de 2014, la Comisión Europea ha presentado una propuesta357 para reemplazar la versión del texto en vigor desde el año 2004.

436Aunque en un principio los empresarios y titulares de derechos de propiedad intelectual reaccionaron positivamente a la iniciativa de la creación de un nuevo Reglamento, puesto que el vigente ha sido objeto de críticas por considerarlo demasiado complejo en algunos campos, el texto de la propuesta no disminuye sustancialmente su complejidad ni aumenta la certeza para los titulares de derechos y licenciatarios acerca de la no aplicación de las normas de competencia, el denominado puerto seguro o “safe harbor”.

437A partir del momento en que se cerraron las consultas públicas sobre la propuesta del Reglamento, el 17 de mayo de 2013, ha sido tarea de la Comisión revisar las aportaciones y establecer si se realizan modificaciones al texto presentado.

438A continuación se exponen algunos de los cambios más importantes introducidos en la propuesta con respecto al texto vigente hasta el 2014.

439El primero que salta a la vista es la introducción del concepto de “tecnología” en el artículo 1.1b:

Tecnología: conocimientos técnicos, así como los derechos siguientes, o una combinación de los mismos, incluidas las solicitudes o las solicitudes de registro de esos derechos:

  1. patentes,
  2. modelos de utilidad,
  3. derechos de dibujos,
  4. topografías de productos semiconductores,
  5. certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos para los que puedan obtenerse esos certificados,
  6. certificados sobre obtenciones vegetales, y
  7. licencias de derechos de autor de programas informáticos.

440Es de destacar la inclusión de los certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos para los que puedan obtenerse esos certificados, lo cual confirma la irrupción de este tipo de información técnica en la disciplina de la propiedad intelectual como un nuevo tipo de categoría o derecho.

441La segunda modificación de la propuesta se encuentra en el artículo 1.1c en el que se establece el alcance de la expresión “acuerdo de transferencia de tecnología”. En la versión del año 2004 el texto señala que se considerarán acuerdos de transferencia de tecnología aquellos

… que contengan disposiciones referentes a la venta y compra de productos o referentes a la concesión de licencias sobre otros derechos de propiedad intelectual o a la cesión de derechos de propiedad intelectual, siempre que estas disposiciones no constituyan el objeto fundamental del acuerdo y estén directamente relacionadas con la producción de los productos contractuales.

442En la propuesta de Reglamento la parte trascrita en cursiva es reemplazada de la siguiente manera:

… acuerdos que contengan disposiciones referentes a la compra de productos por el licenciatario o referentes a la concesión de licencias o a la cesión de otros derechos de propiedad intelectual o conocimientos técnicos al licenciatario, siempre que estas disposiciones estén directa y exclusivamente relacionadas con la producción de los productos contractuales.

443El efecto de la modificación del párrafo mencionado es la ampliación de los acuerdos considerados como de transferencia de tecnología, ya que pueden caer dentro de esta definición, por ejemplo, acuerdos cuyo objeto principal sea la compraventa de equipo, pero que contengan un componente de asistencia técnica. Es de anotar que un acuerdo de estas características no estaría dentro del alcance del texto de 2004.

444Otro de los cambios que se pretende introducir, y que para esta investigación se considera de gran importancia, es la modificación del tratamiento de las denominadas “non challenging clauses”, las cuales, tal como se estudió, limitan las posibilidades de entablar acciones de nulidad respecto de los derechos de propiedad intelectual del licenciante.

445En la propuesta, al igual que en el texto de 2004, se considera que este tipo de cláusulas pertenece a la categoría de cláusulas excluidas, es decir, harán que el acuerdo no se enmarque dentro del denominado “ safe harbor”; sin embargo, se introduce como novedad la siguiente frase:

… incluidos los derechos de una parte a rescindir el acuerdo de transferencia de tecnología en caso de que la otra parte se oponga a la validez de cualquier derecho de propiedad intelectual que una parte del acuerdo ostente en la Unión Europea.

446En palabras de la Comisión, el interés general de conceder derechos exclusivos solo a aquellas creaciones intelectuales que reúnan los requisitos exigidos por el Estado se sobrepone al interés del lincenciante de no continuar con el acuerdo en caso de presentarse por el licenciatario una acción de nulidad contra sus derechos de propiedad intelectual. La propuesta de las Directrices358 al respecto sostiene:

Se exceptúa de la exclusión del Reglamento “el derecho del licenciante de rescindir el acuerdo en caso de que el licenciatario se oponga a la validez de los derechos de propiedad intelectual que el licenciante posea en la Unión”. Dicho derecho de resolución puede tener el mismo efecto que una cláusula de no oposición, en particular cuando el licenciatario ya haya incurrido en costes a fondo perdido significativos para la producción de los productos contractuales o que ya esté produciendo los productos contractuales. En estos casos, el licenciatario podrá verse disuadido de oponerse a la validez del derecho de propiedad intelectual, ya que se correría el riesgo de rescindir el acuerdo de licencia y, por tanto, enfrentarse a importantes riesgos que van mucho más allá de sus obligaciones de pago de cánones.

447Finalmente, aunque la propuesta de Reglamento excluye específicamente de su alcance los consorcios de patentes o patent pools, la propuesta de directrices contiene en sus apartados 228 a 256 una detallada guía acerca del tratamiento que se debe dar a esta figura contractual.

V. NORMAS SOBRE LA FORMA Y REGISTRO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA

A. PLANTEAMIENTO

448164. En este epígrafe se estudiarán las normas que establecen formalidades para los contratos de licencia y la publicidad por vía de registro de los mismos. Estas normas pueden servir no solo como herramienta para proteger los intereses de la parte débil de la relación sino, además, como un medio para alcanzar la seguridad jurídica de los contratantes.

449165. Tal como se estudiará en detalle, en algunos países se han establecido formalidades ad substanciam actus dirigidas a que el contrato de licencia adopte la forma escrita, una particularidad que se encuentra siempre presente en los contratos que implican una transferencia de titularidad de los derechos de propiedad industrial, pero que tratándose del contrato de licencia no está del todo definida en algunos países.

450El otro tipo de normas que serán estudiadas aquí son las que establecen el registro de los contratos de licencia. Aunque en los países receptores de tecnología este registro tuvo inicialmente, como una medida de control ex ante, propósitos de control del contenido del contrato, su propósito fundamental es otorgarle una publicidad que dote al contrato de oponibilidad frente a terceros. Esta función de publicidad cobra cada día más importancia puesto que la posición contractual de un licenciatario o un licenciante puede llegar a tener un valor económico de tal entidad como para ser utilizado como garantía. El siguiente ejemplo permitirá ilustrar esta situación:

451Supuesto fáctico

La empresa chilena Pacifico Austral es la licenciataria exclusiva para todo el continente suramericano de una tecnología de perforación de yacimientos petroleros en plataformas marítimas, patentada en todos los países del continente y de propiedad de una empresa noruega. Dentro de las facultades licenciadas se encuentra la posibilidad de sublicenciar en todos los países suramericanos. Con el fin de obtener liquidez, la empresa chilena solicitó un préstamo a una entidad financiera local y aportó como garantía los royalties anuales a devengar por los contratos de sublicencia que posee en Argentina y Brasil.

  • 359 Nótese que en una operación de este tipo no solamente serán las partes las interesadas en el desar (...)

452Con este ejemplo se puede ver la importancia que puede llegar a adquirir un contrato de licencia como activo intangible para una empresa; pero la manera para que todas las partes que de alguna manera se encuentran involucradas en este acto359 puedan tener una seguridad, o al menos conocimiento, sobre la operación que se lleva a cabo es la inscripción de este acto en un registro de carácter público. Este registro servirá para advertir a terceros la existencia de limitaciones o gravámenes sobre los derechos de propiedad industrial. Piénsese en una patente de invención sobre la cual recaiga una licencia exclusiva sobre todos sus campos de aplicación y por todo el periodo de vigencia de la misma: sin un adecuado sistema de publicidad, es posible que un tercero de buena fe celebre un contrato con el titular registral de la patente ignorando la existencia del contrato de licencia.

453A continuación corresponde analizar la forma en que los países seleccionados abordan el registro y las formalidades dirigidas a la existencia del contrato de licencia. Con este fin se hará referencia a una figura contractual próxima al contrato de licencia para estos casos como es el contrato de cesión, y se centrará la investigación en las formalidades y actos sujetos a registro en los Estados Unidos (B) y la Unión Europea (C), para detenerse finalmente en las formalidades de la Ley 11/1986 de Patentes en España (D).

B. FORMALIDADES Y ACTOS SUJETOS A REGISTRO DEL CONTRATO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

1. FORMALIDADES Y EFECTOS DEL REGISTRO DEL CONTRATO DE LICENCIA

454166. En Estados Unidos existe una diferencia significativa en cuanto a los contratos de cesión y los de licencia; no solamente hay diferencias en su naturaleza jurídica, señaladas en el Capítulo i, sino también en la seguridad jurídica que el Estado proporciona a los intervinientes en dichos actos por medio del sistema del registro. Esta diferencia se puede verificar en dos situaciones particulares: la primera tiene que ver con el requisito de la forma escrita en los contratos y la segunda con el registro de los mismos.

  • 360 U.S. Patent Act Recording Statute 35 usc § 261, 2002: “Applications for patent, patents, or any in (...)
  • 361 En la ley suiza de patentes se consagra una disposición análoga en la cual se impone la forma escr (...)

455En el contrato de cesión, de acuerdo con la U.S. Patent Act Recording Statute360, es condición necesaria para su existencia la forma escrita, es decir, se está ante una formalidad ad substanciam actus, mientras que tratándose del contrato de licencia la ley guarda silencio, de suerte que se otorga libertad a las partes para configurar este contrato en la forma que mejor les convenga361.

  • 362 Ibíd., Literalmente la sección 261 del U.S. Code establece que: “An assignment, grant, or conveyan (...)

456La segunda diferencia entre estos contratos está relacionada con el registro. La cesión de patentes está regulada por la sección 261 del U.S. Code denominada “Titularidad y cesión”. De acuerdo con esta ley, el registro a través de las vías establecidas para ello constituirá prueba de la ejecución de la “cesión, donación o transferencia” del derecho sobre la patente o su solicitud. Las consecuencias de la ausencia de registro se encuentran descritas en la misma norma al disponer que cualquier acto de “cesión, donación o transferencia” será nulo en contra de un tercero que posteriormente adquiera el derecho, a menos que la primera cesión haya sido registrada ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos –uspto– dentro de los tres meses siguientes a su ejecución o en todo caso antes de la realización del acto posterior362.

  • 363 Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Servs, Inc.), 252 F. 3d 1039 (9th Cir. 2001).

457167. Es de suma importancia señalar que la norma citada hace referencia exclusivamente al término cesión, guardando silencio en cuanto a los actos que involucran una licencia sobre el derecho, lo cual conduce a que dicha norma no se aplique a las licencias que recaigan sobre la patente o sobre su solicitud. Esta afirmación es utilizada para fundamentar la decisión en el caso In re Cybernetic Servs, Inc.363, en donde la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que la frase “cesión, donación o transferencia”, contenida en la U.S. Patent Act Recording Statute, se aplica solamente a los actos en los cuales se involucre una transferencia en la propiedad del derecho.

  • 364 Manual of Patent Examining Procedure –mpep– § 313 (8th Ed. Rev. 1 2003): “License agreements and a (...)
  • 365 D. J. Dykeman y D. W. Kopko. “Recording Patent License Agreements in the uspto”, Intellectual Prop (...)

458168. No obstante lo anterior, la uspto acepta el registro de licencias sobre las patentes o solicitudes de patentes basado en la regla contenida en el Manual de procedimiento de examinación de patentes, según la cual, los contratos de licencia y otros acuerdos que establezcan una garantía pueden ser registrados en interés público con el fin de notificar a terceras partes de cuotas de participación u otros asuntos de relevancia para la propiedad de la patente o de la solicitud de patente364. En otras palabras, el propósito fundamental de este registro es notificar al público acerca de la persona o personas que en realidad se encuentran llevando a cabo la explotación de la invención protegida por el derecho de patente365.

459169. Lo dicho anteriormente lleva a la siguiente conclusión: los beneficios otorgados por la U.S. Patent Act Recording Statute a las partes involucradas en un contrato de cesión no son extensivos a los contratos de licencia, a pesar de que esta tenga el carácter de exclusiva. Esta situación tiene graves implicaciones para todo aquel que adquiera un derecho de patente, consistentes en que se deberá respetar cualquier licencia que se haya otorgado sobre la misma y que se encuentre en vigor. Esta posición fue asumida por la jurisprudencia en la sentencia del caso Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc. en donde se afirmó que:

  • 366 En el asunto Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc. 565 F. Supp. 931, textualmente se esta (...)

El comprador tiene la obligación de preguntar al vendedor si existe alguna licencia pendiente sobre la patente; el comprador no puede reclamar que sus expectativas se han visto frustradas si él ha fallado en realizar las averiguaciones pertinentes y posteriormente descubre la existencia de una licencia pendiente que interfiere con el goce de su derecho366.

  • 367 En el artículo 33.3 de la Ley Federal sobre patentes de invención de Suiza, cit., supra, se establ (...)

460De igual manera, si existe un conflicto entre licencias o transferencias se reputará como válida la que primero se haya ejecutado, sin importar si el interviniente en el segundo acto ha sido o no notificado del primero367. No obstante, en la práctica judicial ante los tribunales de Estados Unidos los perjudicados por esta clase de situaciones han intentado la aplicación del principio de la buena fe del comprador posterior con relativo éxito, aunque las decisiones jurisprudenciales en las que se reconoce este principio han sido por demás ambiguas y faltas de claridad.

  • 368 Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc. 939 F. 2d 1568, 1573-74 (Fed. Cir. 1991).
  • 369 Heidelberg Harris, Inc. v. Loebach, 145 F. 3d 1454 (Fed. Cir. 1998).
  • 370 Igual posición adopta la legislación suiza de patentes en su artículo 33.4 en donde se dispone que (...)

461En el caso Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.368, la Corte sostuvo que aquel que adquiera de buena fe un derecho del titular legal de la patente a cambio de una retribución, sin que se le informe la existencia de un gravamen sobre la misma, podrá retener el derecho adquirido libre de toda carga o participación. Similar posición se asumió en el caso Heidelberg Harris, Inc. v. Loebach369, en donde la Corte admitió la aplicación del principio de la buena fe de un licenciatario exclusivo que no tenía conocimiento que el licenciante había adquirido su derecho de forma fraudulenta370.

  • 371 Rhone-Paulenc Agro v. DeKalb Genetics Corp. 284 F. 3d 1323 (Fed. Cir. 2002).
  • 372 D. J. Dykeman y D. W. Kopko. “Recording Patent License Agreements in the uspto”, cit., p. 3.

462Ahora bien, con posterioridad a los fallos jurisprudenciales citados en el párrafo anterior, en el caso Rhone-Paulenc Agro v. DeKalb Genetics Corp371 la Corte sostuvo que, cuando no se trate de una licencia en la que se otorgan todos los derechos sobre la patente por el tiempo de duración de la misma, caso en el cual se podría realizar la equiparación a una cesión, no aplican los beneficios que se otorgan a esta última categoría de contrato y, por lo tanto, no era de aplicación el principio de la buena fe. Una interpretación similar ha sido sostenida por diferentes tribunales en casos que, aunque no están relacionados con derechos de propiedad industrial e intelectual, pueden ser tenidos en cuenta, ya que argumentan que la excepción del principio de buena fe solo puede ser interpuesta cuando se está en presencia de un contrato que transfiere el dominio del bien, y no para aquellos contratos que imponen una carga sobre el mismo, como podría ser el otorgamiento de una licencia372.

2. EL REGISTRO DE GARANTÍAS CONSTITUIDAS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

463170. La utilización de los derechos de propiedad industrial e intelectual como garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones ha adquirido en los últimos años especial relevancia. Aunque la intención no es extenderse en este tema, es del todo importante estudiar su relación con la inscripción de los contratos de licencia y sus implicaciones.

  • 373 La Sección 37 cfr § 3.11 del Manual de procedimiento de examinación de patentes establece literalm (...)

464Al igual que acontece con las licencias, no existe una obligación de inscribir ante la uspto las garantías que se establezcan sobre las patentes para asegurar el pago de una obligación (denominadas en Estados Unidos, security interest). Aunque en virtud de la sección 37 del Manual de procedimiento de examinación de patentes, “serán registrados todos los documentos que afecten la titularidad de la patente o la solicitud de patente”373, los beneficios que se atribuyen al registro de los contratos de cesión no son extensibles a las garantías creadas sobre la patente.

  • 374 El Uniform Comercial Code § 9-106 establece que “[g]eneral intangibles’ means any personal propert (...)
  • 375 V. Mahamedi. “Recording Security Interests in Patents: Accepting a Traditional Federal System to P (...)

465171. El Uniform Comercial Code ha establecido en su artículo 9.º un procedimiento de registro en el que se incluye la posibilidad de inscripción de aquellas garantías que recaigan sobre bienes intangibles, y que debe ser suscrito ante la secretaría del Estado en el cual el deudor tenga su residencia374. No obstante, si el acreedor no lleva a cabo el registro ante la uspto, puede verse afectado por una cesión posterior en la que el cesionario podrá interponer la excepción de buena fe estudiada anteriormente. En este orden de ideas lo más aconsejable es que el acreedor que intenta hacer oponible ante terceros la constitución de una garantía sobre una patente, realice, por una parte, la inscripción a la que hace referencia el artículo 9.º del Uniform Comercial Code y, paralelamente, acuda a la uspto para registrar dicho acto, aun a sabiendas de que ninguna de las dos opciones le dará una protección completa contra una enajenación del derecho sobre el cual recae el gravamen sin su consentimiento375.

466172. En conclusión, cuando se está en frente de una cesión en los Estados Unidos será necesario que esta se realice a través de un documento escrito y, aunque no es obligatorio realizar el registro del contrato ante la uspto, este deberá llevarse a cabo si se quiere que el acto de cesión tenga un efecto vinculante ante terceros. Esta inscripción en el registro, aunque es posible de realizarla ante la Oficina, en el caso de las licencias o las garantías no tiene los mismos beneficios que acompaña a los actos de cesión.

467173. Al hacer referencia a la inscripción de la licencia y de las garantías, la falta de un tratamiento análogo por parte del Estado al de la cesión en cuanto a sus efectos registrales es injustificado, puesto que si bien es cierto que una licencia o la constitución de una garantía no comporta una transmisión del derecho de dominio sobre la patente, debido a su importancia económica es de especial relevancia que se otorgue una seguridad jurídica a las partes contratantes.

468Estudiadas las formalidades y el registro de los contratos de licencia en los Estados Unidos, y siguiendo el iter lógico planteado, se analizan ahora las dichas formalidades existentes en la Unión Europea con el fin de comparar el nivel de protección y seguridad jurídica que estas otorgan a los contratantes en los países productores de tecnología.

C. NORMAS RELATIVAS A LAS FORMALIDADES Y AL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA

469174. En el presente epígrafe se estudian los tres instrumentos jurídicos que regulan el registro y las formalidades aplicables a las patentes de invención en la Unión Europea. El primer instrumento que se analiza es el cpe (1), luego, la propuesta de Reglamento de la patente comunitaria (2) y, finalmente, la Ley española de patentes (3). Este estudio permitirá identificar el nivel de protección y seguridad jurídica que estos instrumentos aportan en los contratos de transferencia de tecnología.

1. NORMAS DEL CPE APLICABLES A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE RELATIVAS A LA FORMA Y REGISTRO DE CONTRATOS DE LICENCIA

470175. Se empezará este apartado con el análisis de las normas que establecen el registro y la publicidad de los actos jurídicos con las disposiciones contenidas en el cpe, recordando que, aunque no es un Convenio que forma parte del sistema normativo de la UE, es aplicable a todos sus países miembros.

471La primera norma que se analizará dentro del texto del cpe es el artículo 72, que impone la obligación de la forma escrita para la cesión de las solicitudes de patente europea con el fin de realizar una comparación con el régimen aplicable a los contratos de licencia. El artículo mencionado dispone:

Artículo 72. Cesión. La cesión de la solicitud de una patente europea deberá formalizarse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes.

  • 376 Reglamento de Ejecución del Convenio relativo a la Patente Europea 2000, en la redacción adoptada (...)

472De igual manera la regla 20 del Reglamento de ejecución del cpe376 establece:

Inscripción de las transferencias: (1) La transferencia de una solicitud de patente europea se inscribirá en el Registro Europeo de Patentes a petición de cualquier parte interesada, mediante la presentación de los documentos que prueben esta transferencia.

[…]

(3) Una transferencia sólo surtirá efectos por lo que respecta a la Oficina Europea de Patentes en la medida en que se hayan aportado los documentos a que se refiere el párrafo 1 y a partir de la fecha de su presentación.

473De la lectura del apartado 1 del Reglamento de ejecución del cpe se desprende que es necesario aportar los documentos por medio de los cuales se prueba la existencia de la cesión. Aunque en principio, debido a que la regla 20.1 se refiere a documentos que prueben la existencia del acto, sería posible pensar que existe una libertad probatoria para demostrar la cesión, es necesario tener en cuenta el artículo 72 del cpe, ya anteriormente comentado, que establece la obligación de aportar un documento escrito y firmado por las partes. Por otro lado, el apartado 3 de la regla señala expresamente el alcance del registro de la cesión ante la epo, indicando que el registro será una herramienta para brindar al acto una oponibilidad ante terceros, pero no un requisito para su existencia.

474176. Ahora bien, el cpe otorga un tratamiento distinto a los acuerdos o actos que no involucran una transferencia del derecho de dominio, tales como la licencia. Al respecto, el artículo 73 establece:

Licencia contractual. Una solicitud de patente europea podrá ser, total o parcialmente, objeto de licencias para la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes designados.

475Al referirse a la posibilidad de otorgar licencias sobre la solicitud de patente no se establece el requisito impuesto en la cesión acerca de la obligatoriedad de contar con un documento escrito para formalizar el acto. El Reglamento de ejecución del cpe establece al respecto:

Regla 21. Inscripción de licencias y de otros derechos. Los párrafos 1 y 2 de la Regla 20 se aplicarán mutatis mutandis a la inscripción de la concesión o de la transferencia de una licencia, así como a la inscripción de la constitución o de la transferencia de un derecho real sobre una solicitud de patente europea y de la ejecución forzosa sobre dicha solicitud.

476Es posible observar cómo se omite expresamente la aplicación del párrafo 3 de la Regla 20 en el cual se establece el alcance frente a terceros de la inscripción de la cesión. Esta situación puede conducir a una interpretación similar a la del sistema legal de los Estados Unidos en el donde la publicidad y oponibilidad ante terceros se otorga únicamente a los contratos de cesión, mas no a los de licencia.

477177. En este sentido, véanse las críticas formuladas en su momento respecto a la utilidad que supondría equiparar el régimen de inscripción en el registro de los contratos de licencia y otros derechos reales constituidos sobre la solicitud, al que está configurado para la cesión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, puesto que el cpe establece que una vez concedido el título de la patente europea esta debe ser objeto de validación en los países designados, será competencia de las legislaciones internas fijar las normas de registro, publicidad y protección de la parte débil de la relación respecto a los actos que involucren una transferencia tecnológica.

2. LAS FORMALIDADES Y REGISTRO DEL CONTRATO DE LICENCIA DENTRO DEL REGLAMENTO DE LA PATENTE UNITARIA

  • 377 Cfr. propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria del 8 de marzo de 2004, disp (...)

478178. Dentro del ámbito europeo de patentes es imprescindible hablar sobre el Reglamento de la patente unitaria. No obstante, es pertinente hacer referencia a algunas disposiciones contenidas en el antiguo proyecto de Reglamento de la patente comunitaria377 que no fueron adoptadas dentro del texto final, pero que a juicio del autor hubiesen sido de gran utilidad para la regulación de las licencias.

479El artículo 15 del mencionado proyecto dispone respecto a la cesión de la patente:

La transmisión de una patente comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes del contrato, salvo que resulte de una resolución judicial. Faltando estos requisitos la transmisión será nula. La transmisión se registrará en el registro de patentes comunitarias.

480179. En la norma trascrita se observa que, a diferencia de las normas analizadas previamente, se establece expresamente la consecuencia de la falta de observancia de la forma escrita, en este caso, la nulidad. De igual manera, se dispone el registro del acto de transmisión en el registro, cuyos efectos se establecen en el apartado 3 de la siguiente manera:

La transmisión solo podrá oponerse frente a terceros después de su inscripción en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56, y dentro de los límites establecidos por los documentos del Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 59. No obstante, antes de su inscripción, la transmisión podrá tener efecto frente a terceros que hubieran adquirido derechos después de la fecha de la transmisión pero que tuvieran conocimiento de esta al momento de adquirir estos derechos.

481Estas disposiciones desaparecieron en el texto final del Reglamento de la patente unitaria, en donde solo se hace referencia a la posibilidad del otorgamiento de licencia y la manera en que esta se puede llevar a cabo:

Artículo 3.2. Una patente europea con efecto unitario tendrá carácter unitario. Otorgará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes.

Solo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros participantes.

Podrá ser objeto de licencia respecto de todos o parte de los territorios de los Estados miembros participantes.

  • 378 En el artículo 9h del Reglamento de la patente unitaria se hace una referencia a la inscripción de (...)

482De acuerdo con el último apartado de la norma trascrita, se adopta un sistema análogo al existente en el ámbito de la marca comunitaria, en donde, a pesar del efecto unitario, es posible otorgar licencias sobre la patente con territorios diferenciados; sin embargo, no se establece en ningún apartado del texto del Reglamento la obligatoriedad del registro de la licencia, ni siquiera en cuanto a la oponibilidad frente a terceros378.

D. LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO DE LICENCIA EN LA LEY 11/1986 SOBRE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD DE ESPAÑA

  • 379 Un ejemplo de esta situación se encuentra en la ley alemana, en donde el fundamento del contrato d (...)
  • 380 Para un análisis de la evolución de la producción tecnológica española cfr. J. M. Ortiz-Villajos. (...)

483180. Es importante hacer especial mención a la Ley española de Patentes, debido a dos factores fundamentales: el primero consiste en que el tratamiento que esta ley otorga al contrato de licencia y cesión constituye una excepción en el Derecho comparado que no suele ocuparse en extenso de estos contratos en las leyes de patentes379; el segundo, por la especial condición que tiene España de receptor de tecnología pero con tendencia al cambio progresivo hacia la de productor de conocimientos tecnológicos380.

484El legislador español, desde el preámbulo de la Ley de patentes, acepta la importancia que la transferencia de tecnología supone para el país y, teniendo en mente las especiales condiciones de España como receptor de tecnología, manifiesta que uno de las formas de lograr la misma es reforzar las obligaciones en cabeza de los titulares de derechos que, tal como se sostiene en este trabajo, constituyen la mayoría de las veces la parte fuerte de la relación contractual. En el preámbulo se dispone:

  • 381 Ley 11/86 de patentes, cit., supra.

La Ley tiene en cuenta que una Ley española de Patentes, debe tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro país, partiendo de su situación industrial, por lo que ha prestado una especial atención a la protección de los intereses nacionales, especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotación de las patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnología, pero siempre respetando el Convenio de la Unión de París de 20 de mayo de 1883 texto revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en vigor en España381.

485181. En desarrollo del enunciado trascrito, la legislación española de patentes dispone una serie de artículos en los cuales se establecen obligaciones para las partes intervinientes en contratos de cesión y licencia de patentes. En primer lugar, en el artículo 74 se encuentra la reafirmación de la transmisibilidad de la solicitud y de la patente ya concedida:

[…] 1. Tanto la solicitud de patente, como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial.

3. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos…

486Como se puede apreciar, la norma española aporta mucha más información que normas análogas del cpe o que la propuesta de Reglamento de la patente comunitaria, estableciendo, además de la posibilidad de constituir derechos reales sobre la patente, el requisito de la forma escrita y las consecuencias de su falta de observancia.

487182. En cuanto al alcance del registro para la oponibilidad ante terceros, el artículo 75 de la Ley española de Patentes dispone:

  • 382 El artículo 54 del Real Decreto 2245 del 10 de octubre de 1986, por el que se aprueba el Reglament (...)

[…] 2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones382.

3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente, quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados en violación de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.

488Por lo tanto, como se infiere de la norma trascrita, la Ley española de Patentes se alinea con las legislaciones del grupo de los países receptores de tecnología, en donde se otorgan los mismos efectos al acto de registro tanto del contrato de cesión, cuanto de licencia; es decir, tal como se establece en el apartado tercero, la oponibilidad frente a terceros dependerá de que el contrato sea registrado ante la oepm. La equiparación realizada por la Ley española de Patentes está dirigida a beneficiar al licenciatario, quien, gracias a la existencia de esta disposición, tendrá un grado de seguridad mayor en cuanto a la no existencia sin su conocimiento de otra autorización de explotación sobre la patente sobre la cual recae el contrato de licencia.

489183. En conclusión, salvo las disposiciones comentadas en la Ley española de Patentes, las normas que establecen el registro de contratos que no involucren una transferencia del derecho de dominio sobre una patente o una solicitud de patente, tales como la licencia, no aportan una seguridad jurídica a los participantes en un contrato de transferencia de tecnología, puesto que no contarán con la herramienta del registro para verificar si existe otro derecho de explotación o algún gravamen sobre el derecho de propiedad industrial objeto del contrato.

VI. NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA QUE AFECTAN A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

A. PLANTEAMIENTO

490184. Debido a la importancia que la inversión extranjera presenta para la economía de los países, los Estados han regulado este tema a través de normas de obligatorio cumplimiento. A continuación se presentarán las normas que regulan la inversión extranjera y que afectan directamente los procesos de transferencia de tecnología en países con un alto nivel de desarrollo. Aunque en principio estas normas no están dirigidas a la protección de la parte débil de la relación, servirán como un indicador de la forma en que países eminentemente productores de tecnología protegen intereses considerados fundamentales de posibles intervenciones indebidas de inversionistas extranjeros.

  • 383 M. Sornarajah. The international law on foreign investment, Cambridge, Cambridge University Press, (...)

491De acuerdo con la doctrina especializada, la inversión extranjera consiste en la transferencia de activos tangibles o intangibles desde un país a otro con el propósito de ser usados para generar riqueza, bajo el control, bien sea total o parcial, del propietario de los activos383. Dentro de esta definición se excluye expresamente el movimiento de capitales destinados a la compra de acciones de la empresa receptora.

  • 384 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, icj Reports 1970, p. 3. En este ca (...)
  • 385 M. Sornarajah. The international law on foreign investment, cit., p. 10.

492La introducción de los bienes intangibles en el concepto de inversión extranjera se ha llevado a cabo de una forma progresiva. Inicialmente se incluyeron derechos contractuales mediante los cuales los inversores llevaban sus equipos o maquinarias al país anfitrión, tales como derechos de leasing, prenda o préstamos. Posteriormente, a raíz del caso Barcelona traction384, llevado ante la Corte Internacional de Justicia, se incorporaron los derechos sobre las acciones en compañías de países anfitriones y, finalmente, en la última fase se incluyeron, dentro del alcance del concepto de inversión extranjera, los derechos de propiedad industrial e intelectual385.

  • 386 Ibíd., p. 65

493No solamente el concepto de inversión extranjera ha evolucionado, sino también la forma en que esta se lleva a cabo. En sus inicios consistía en individuos o un grupo de asociados que se aventuraban a hacer negocios en el exterior con el fin de obtener ganancias rápidas y regresar a sus países de origen. Aunque algo de esta esencia se conserva actualmente, la mayor parte de la inversión extranjera moderna proviene de las empresas multinacionales que, contrario a lo que sucedía anteriormente, tienen una vocación de permanencia en los países anfitriones386.

B. LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

1. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA

  • 387 Para un análisis completo del Acuerdo trim, cfr. P. Macrory, A. Edmond Appleton y M. G. Plummer. T (...)

494185. En el ámbito internacional de la omc se negoció en la Ronda de Uruguay el llamado Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (en adelante trimTrade Related Investement Mesures–). Este Acuerdo, a pesar de su corta extensión, ha sido de gran importancia en el debate de la relevancia de los acuerdos multilaterales de la omc y los países en desarrollo. Uno de los objetivos principales de la inclusión de las inversiones en las negociaciones de la Ronda de Uruguay fue cambiar la percepción hostil que tenían los países en vías de desarrollo hacia la inversión extranjera. A pesar de un ambicioso comienzo, los resultados finales fueron de alcance limitado387.

  • 388 Anexo 1. a) “La compra o la utilización por una empresa de productos de origen nacional o de fuent (...)

495El Acuerdo trim tiene como objetivo fundamental reafirmar la aplicación del principio del trato nacional establecido en su artículo 3 º. Para tal fin se dispone, en el artículo 2.º, que los países miembros se comprometen a no aplicar medidas en materia de inversiones que estén en contraposición con los artículos 3.º y 11 del gatt que se refieren, respectivamente, al trato nacional y a la eliminación general de las restricciones cuantitativas a las importaciones o exportaciones. En el apartado 2 de este artículo se hace referencia a una lista ilustrativa de las medidas en materia de inversiones que son incompatibles con la obligación de trato nacional, tales como la imposición de un límite de compras de productos provenientes de productores nacionales o extranjeros388.

  • 389 C. M. Correa y N. Kumar. Protecting foreign investment: implications of a wto regime and policy op (...)

496186. Aunque por sí solo el Acuerdo trim no contiene disposiciones relativas a los procesos de transferencia de tecnología o licencias sobre conocimientos tecnológicos, si se toma en consideración su texto, en concordancia con otros acuerdos de similar naturaleza como el Acuerdo adpic, el resultado será la disminución de la capacidad de difusión y control de cierto tipo de tecnologías que pueden ser de especial relevancia para un país en desarrollo so pretexto de una posible violación del principio del trato nacional389.

497Un caso que ayuda a ilustrar la aplicación del Acuerdo trim en concordancia con otros acuerdos comerciales a procesos de transferencia de tecnología es el del Indonesia’s national car programme.

498Antecedente

  • 390 Reporte del panel de la omc en el caso Indonesia car case WT/DS554/R y WT/DS559/R del 2 de julio d (...)

Con el National Car Programme, introducido en febrero de 1996 por el gobierno de Indonesia, se estableció una exención de impuestos aduaneros a autopartes provenientes de Corea que fuesen utilizadas en la industria local de ensamblaje de vehículos. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, cuyas empresas multinacionales del sector de la automoción estaban siendo directamente afectadas, llevaron el caso ante un panel especializado de la omc para resolver este tipo de disputas. Uno de los puntos de este programa era la creación de joint venture con empresas nacionales con el fin de beneficiarse de las marcas locales y compartir tecnología. El argumento esgrimido por Indonesia fue que, teniendo en cuenta que durante dos décadas en las que compañías extranjeras se involucraron en el sector de la automoción no existió una transferencia tecnológica, este programa estaba dedicado a fortalecer el intercambio de conocimiento con las empresas coreanas. La decisión final del panel fue que el programa violaba el principio de trato nacional y, en consecuencia, Indonesia se vio obligada a desistir del mismo390.

499Con este caso, además de observar el alcance del Acuerdo trim y la posibilidad de que sirva como fundamento para intervenir en un intento por incrementar el flujo de conocimientos tecnológicos hacia un país receptor de tecnología, es posible apreciar la enorme influencia que las empresas multinacionales ejercen en la inversión extranjera.

500187. La inversión extranjera y los derechos de propiedad industrial e intelectual se encuentran vinculados íntimamente al estudiar el tema de la transferencia de la tecnología. En este sentido, el Acuerdo adpic ha ejercido una enorme influencia en el campo de la inversión extranjera con la introducción de la figura de las licencias obligatorias, que está directamente relacionada con uno de los grandes temores de los inversores extranjeros: la expropiación.

  • 391 Acerca de este tema en el marco del nafta cfr. D’Amato y Hertz. “Shaping the trident; Intellectual (...)

501Es de recordar que, mientras adpic es un acuerdo de mínimos que debe ser trasladado a las legislaciones nacionales de los países miembros de la omc, la inversión extranjera, en la mayoría de los casos, se regula a través de convenios bilaterales o multilaterales. De esta manera, si en el texto del convenio se establece que prevalecen las normas jurídicas del país anfitrión será muy remota la posibilidad de que al otorgarse una licencia obligatoria en contra de una empresa nacional del país de inversión dicho acto sea considerado como expropiación, sin embargo, como suele suceder, si no se establece la prevalencia del ordenamiento jurídico del país anfitrión, la expedición de una licencia obligatoria puede ser tratado como una expropiación violatoria del convenio, dejando de esta forma inoperante, por vía de un instrumento regulador del tema de la inversión extranjera, la figura creada en adpic391.

  • 392 B. Javorcik. “The composition of foreign investment and protection of intellectual property rights (...)
  • 393 E. Asiedu y H. Esfahani. “Ownership structure in foreign direct investment projects”, Review of Ec (...)

502188. Aunque tal como lo demuestran varios estudios económicos392, los países que poseen sistemas débiles de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual inducen a los inversionistas a concentrarse en procesos de distribución y no de producción, el solo hecho de tener un sistema robusto de protección de estos derechos tampoco es una garantía para que se lleven a cabo procesos de transferencia de tecnología con una repercusión más allá de la empresa filial. Especialmente en el campo de la alta tecnología existe la tendencia a entrar en el país anfitrión a través de las empresas filiales en las cuales existe una propiedad plena de la empresa principal y no a través de aquellas, fruto de la constitución de un joint venture con nacionales, que implicaría una propiedad compartida393.

2. EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 394 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –unctad–. World Investment Report: (...)
  • 395 M. Blomström y A. Kokko. “How foreign investment affects host countries”, cit., p. 17.

503189. El papel determinante que presentan en la economía global las empresas multinacionales parece un hecho probado. En el año 2002, de acuerdo con los datos de la unctad, 700 empresas, de las cuales el 98% eran empresas multinacionales, sumaron el 46% del gasto mundial en investigación y desarrollo, y el 69% del total de los ingresos generados por esta actividad394. Estas cifras dan una idea de la importancia de las empresas transnacionales en los procesos de producción y licenciamiento de tecnología, de suerte que la inversión extranjera a través de este tipo de empresas representa una de las formas más recurridas y efectivas para llevar a cabo los procesos de transferencia tecnológica395, debido a que a través de ella una empresa local puede adquirir directamente de la empresa principal la tecnología que de otra manera tendría que adquirir a través de operaciones de compra o licenciamiento de derechos sobre la misma.

  • 396 Si bien es cierto que en su mayoría las actividades de innovación desarrolladas por este tipo de c (...)
  • 397 C. Correa. “Technology transfer in the wto Agreements”, Asian Biotechnology Development Review, vo (...)

504Paralelamente, el proceso de expansión de las grandes compañías y su estrategia global ha conducido al establecimiento de filiales encargadas de diferentes actividades comerciales y de producción en las cuales ha estado ausente el factor de investigación y desarrollo, que continúa en cabeza de las casas matrices o sedes centrales de las empresas396. Esta situación ha dado origen a la denominada transferencia intrafirm; es decir, un tipo de transferencia de tecnología llevado a cabo con mayor intensidad en los sectores en los que la tecnología cambia rápidamente y donde los potenciales receptores pueden convertirse en futuros competidores; sin embargo, gracias a las ventajas que presenta en cuanto a la facilidad de comunicación, coordinación y control sobre la tecnología, se ha convertido en un medio eficaz de penetrar nuevos mercados sin correr los riesgos, ya no solamente de infracción de derechos, sino de tener que enfrentar una competencia que utilice una plataforma basada en la tecnología, que de otra manera se hubiera transferido a un tercero397.

  • 398 Cfr. T. Moran. “How to investigate the impact of foreign direct investment on development and use (...)

505190. Ahora bien, el sistema de filiales o subsidiarias y empresas principales no es la única forma conocida para llevar a cabo la inversión extranjera. También es posible realizar inversiones a través de la asociación con empresas locales, o mediante la constitución de nuevas sociedades con nacionales del país anfitrión suscribiendo acuerdos de joint venture. Sin embargo, en el campo de la transferencia de tecnología la efectividad de esta clase de inversiones está directamente ligada con el nivel de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual que amparan la tecnología transferida. Algunos autores señalan que en los países con bajos niveles de protección de estos derechos, en los que además se impongan obligaciones como la constitución de sociedades con empresas nacionales, las posibilidades de establecer una transferencia de tecnología fluida son escasas398.

  • 399 K. Maskus y D. Eby-Konan. “Trade-Related Intellectual Property Rights: Issues and Exploratory Resu (...)
  • 400 A partir de la década de los noventa se incrementó exponencialmente el número de agencias de promo (...)

506Algunos legisladores y académicos sostienen que la inversión extranjera sirve, no solamente para atraer capitales, crear puestos de trabajo y mejorar la productividad de las empresas locales objeto de la inversión399, sino para lograr además una transferencia de conocimiento proveniente de la empresa foránea a las empresas del país anfitrión (spillover). Con el objeto de cumplir estos tres fines, los Estados, sobre todo en países en vías de desarrollo, han invertido cuantiosos esfuerzos para crear condiciones propicias con el fin de atraer la inversión extranjera. No obstante, no existen estudios que demuestren de una manera fehaciente la relación entre la inversión extranjera y la expansión de conocimiento en el país receptor que justifiquen los enormes esfuerzos que los gobiernos emplean en atraer a los inversionistas extranjeros400.

  • 401 B. Javorcik. “Foreign direct investment and international technology transfer”, cit., p. 5.

507Sin embargo, a pesar de que las empresas multinacionales cuidan celosamente los conocimientos tecnológicos protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual (tales como patentes de invención y secretos empresariales), es habitual que estén abiertas a compartir conocimientos no vitales como, por ejemplo, técnicas de control de calidad, estrategias de inventario y otros tipos de conocimientos, que si bien no están dispuestos a transferir a empresas competidoras, si lo harán con sus proveedores locales de la cadena productiva401

508Vista la estrecha relación y directa incidencia que poseen los acuerdos internacionales de inversión extranjera sobre los procesos de transferencia internacional de tecnología, corresponde ahora estudiar la regulación de la inversión extranjera en Estados Unidos (C) y la Unión Europea (D).

C. LAS NORMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN LOS ESTADOS UNIDOS QUE AFECTAN A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 402 Datos obtenidos del Bureau of Economic Analysis del Departamento de Estado de Estados Unidos. Fore (...)
  • 403 Exon-Florio provision of the Defense Production Act, usc app 2170.

509191. A pesar de ser un país eminentemente inversor, en Estados Unidos existe una fuerte presencia de inversión extranjera directa. La mayor parte de esta inversión la recibe de países europeos como Francia, Alemania, Bélgica y el Reino Unido, seguida de algunos países asiáticos como Japón y recientemente China. Por tal razón, la economía de los Estados Unidos ha sido tradicionalmente favorable a la inversión extranjera ofreciendo al inversor extranjero un tratamiento igual al que reciben los nacionales402. No obstante, existen ciertas excepciones a la libertad de inversión en Estados Unidos: por una parte, se presentan restricciones en sectores que el gobierno federal considera como de importancia estratégica y, por otra, las restricciones originadas por la Exon-Florio Act403.

  • 404 Este tipo de operaciones está regulado por la International Banking Actiba– de 1978, la Foreign (...)
  • 405 En este sector la Federal Communications Commission a través de la Federal Communications Act, 47 (...)
  • 406 Un importante número de las restricciones en este sector se encuentran consignadas en el Defense I (...)
  • 407 Estas restricciones se encuentran en la Atomic Energy Act de 1954, 42 usc Secc. 2011 y, la Federal (...)
  • 408 De acuerdo la Federal Communications Act, 47 usc § 310(b)(3) y 47 usc § 310(b)(4), las empresas aé (...)

510En cuanto a las primeras, los sectores en los cuales efectivamente se interviene son: las operaciones bancarias ejercidas por entidades extranjeras404, las comunicaciones405, la defensa nacional406, la energía407, y las actividades de transporte aéreo y marítimo408.

511Por otra parte, la Exon Florio Act consiste en un grupo de normas que otorgan al presidente la facultad de objetar ciertas operaciones de empresas extranjeras en Estados Unidos. El Committee on Foreign Investment in the United States (en adelante cfius) es la agencia federal encargada de la aplicación de esta ley, para lo cual adelanta investigaciones encaminadas a establecer los efectos potenciales que las inversiones extranjeras directas tendrán para la seguridad nacional.

512Ahora bien, aunque en principio esta regulación no afecta todo tipo de inversiones extranjeras directas, sino solamente las que representen un riesgo para la seguridad nacional, el Congreso de los Estados Unidos no definió el concepto de “actividades que puedan poner en peligro la seguridad nacional” con el propósito de asegurar la interpretación más amplia posible, sin limitarla a un sector de la industria en particular, es por esto que el cfius sostiene que el alcance de esta ley se extiende a todas las operaciones que incluyan productos, servicios o tecnologías esenciales para el mantenimiento de la seguridad nacional.

513El Departamento del Tesoro reglamentó la aplicación de la normatividad contenida en la Exon-Florio Act estableciendo un sistema voluntario de notificación proveniente de las partes implicadas en las operaciones de inversión extranjera directa. Debido a que la ausencia de esta notificación acarrea la posibilidad de una intervención directa del Presidente, quien posee la capacidad de paralizar la operación indefinidamente, la gran mayoría de las empresas cumple con dicha notificación de manera voluntaria.

  • 409 L. Fullerton y C. Griner. Review of Foreign Acquisitions Under the Exon-florio Provision, Chicago, (...)

514192. Es extremadamente difícil tener certeza acerca del impacto de este sistema de restricciones, debido a que las investigaciones adelantadas por el cFius poseen un carácter confidencial; sin embargo, la información que se ha podido recopilar, y que proviene exclusivamente de algunas empresas que se han visto envueltas en procesos de investigación, apuntan a que estas se han llevado a cabo en sectores tales como los dedicados a la protección de información confidencial clasificada, la conservación de la sede de una industria específica, la reducción de competencia para contratos críticos de defensa, o la posible transferencia de tecnología a empresa matriz, socio o cliente extranjero409.

  • 410 J. K. Jackson. “The Exon-Florio National Security Test for Foreign Investment”, en Library of Cong (...)
  • 411 En este caso la empresa China National Aero Technology Import and Export Corp. –catic– notificó al (...)

515El cfius ha recibido más de 1.500 notificaciones, llevando a cabo veinticinco investigaciones, de las cuales trece fueron canceladas, ante la comunicación, por parte del cfius, de su intención de adelantar una investigación completa, mientras que los otros doce casos llegaron hasta el presidente410. Solo en una ocasión se ha bloqueado la operación, cuando el presidente George H. W. Bush ordenó a la empresa China National Aero Technology Import and Export Corp., de propiedad del gobierno chino, dar marcha atrás a su convenio de compra de participaciones en una empresa norteamericana de fabricación de componentes para aeronaves411.

  • 412 Foreign Investment and National Security Act, 50 usc app. 2061.
  • 413 El término “infraestructuras críticas” es definido textualmente por la Exon-Florio Act como: “Syst (...)

516La amplia interpretación del concepto “actividades que puedan poner en peligro la seguridad nacional”, sumada a la reacción de algunos legisladores ante la actitud del cfius de aumentar las investigaciones y con ello lograr que muchas empresas desistieran de su intención de realizar inversiones en los Estados Unidos, creó un clima de incertidumbre en los inversionistas que generó una fuerte presión para modificar el sistema. En el año 2007 el Congreso aprobó la Foreign Investment and National Security Act (en adelante finsa)412, con la que se formalizó el alcance de la Exon-Florio Act más allá de la defensa nacional, entre otros, a sectores como las telecomunicaciones, la energía y el transporte. Esta ley introduce como definición de “infraestructuras críticas” objeto de la regulación, “aquellos sistemas y bienes, físicos o virtuales, que poseen una importancia tal para los Estados Unidos, que su destrucción o incapacitación supondría un debilitamiento en la seguridad nacional413”.

517193. La finsa ha tenido un gran impacto en los procesos de transferencia de tecnología y, por ende, en las licencias internacionales de tecnología que se realizan desde las empresas filiales en suelo estadounidense a las empresas principales ubicadas en otros países. Como ejemplo se utiliza el más reciente caso en el que ha tomado parte el cfius, que dará una idea de las repercusiones económicas que esta ley está ejerciendo en las inversiones en el sector de la tecnología.

518Antecedente

  • 414 Este caso se hizo público por divulgación de la empresa china, pero el documento con las observaci (...)

La empresa china Huawei technologies, Inc.414, la segunda productora más grande de equipos de telecomunicaciones del mundo, inició un proceso para adquirir, a cambio de US$2 millones, una parte de la compañía 3Leaf systems, una pequeña empresa dedicada al sector de servidores para redes domiciliada en Santa Clara, California. En dicha operación Huawei, además de la contratación de algunos empleados adquiriría las patentes de la empresa californiana. Debido al reducido tamaño de la operación, la empresa china no realizó la consulta voluntaria establecida en la ley, sin embargo, una vez finalizada la adquisición de los derechos de propiedad industrial, el cFius inició una investigación cuya conclusión fue que Huawei debía dar marcha atrás a la operación. Después de que inicialmente el portavoz de esta empresa anunciara que no aceptaba las conclusiones del cfius y que, por tanto, esperaría a la decisión final a ser tomada por el presidente Obama, finalmente la empresa decidió aceptar la sugerencia de esta agencia y anular la operación.

519194. Las conclusiones que se pueden extraer de este caso que, a pesar de no tratarse de un contrato de licencia, son perfectamente extrapolables a cualquier figura contractual que involucre una transferencia de tecnología, se refieren, en primer lugar, al alcance de la ley: si bien es cierto que con la definición de “infraestructuras críticas”, antes mencionada, se introdujo un mayor nivel de certeza en el ámbito de competencias del cfius, se debe apuntar que, en el caso estudiado, la tecnología estaba dirigida a servidores de redes, de suerte que no era evidente la interferencia de este sector con los “intereses vitales para la nación”; la segunda conclusión es que, en un proceso de cesión de patentes, como el de este caso, o al estar en presencia de cualquier figura contractual que involucre una patente de invención o un derecho sujeto a registro, es imposible argumentar que dichas patentes pudiesen atentar contra la estabilidad de la nación, toda vez que al ser unas patentes concedidas, se encuentran publicadas y, por tanto, son de libre acceso; finalmente, la marcada intervención que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos en operaciones de empresas privadas en sectores diferentes al de la defensa nacional genera un alto nivel de inseguridad en los inversionistas, situación que podría llevar a dos tipos de resultados: el primero, que la inversión extranjera en Estados Unidos se reduzca, y el segundo, que algunos países opten por tomar medidas análogas a las contenidas en la Foreign Investment and National Security Act.

D. LAS DISPOSICIONES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA UNIÓN EUROPEA QUE AFECTAN A LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LA UNIÓN EUROPEA CON OTROS PAÍSES

  • 415 Para revisar los modelos utilizados por el Reino Unido, Francia y Alemania, cfr. [http://mentclaim (...)
  • 416 De acuerdo con el glosario de la UE, la política comercial común “… constituye uno de los principa (...)
  • 417 M. Bungenberg. European Yearbook of International Economic Law, Londres, Springer, 2011, p. 39.

520195. Hasta hace poco, la capacidad de negociar y firmar acuerdos que involucraran temas de inversión extranjera era competencia exclusiva de cada uno de los Estados miembros de la UE, los cuales llevaban a cabo acuerdos bilaterales con otros países, y tenían políticas individuales respecto a la inversión extranjera y sus propios modelos de acuerdos415. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1.º de diciembre de 2009, la función de control del acceso al mercado único de las inversiones no provenientes de la Unión se encuentra regulada a nivel europeo. La regulación de inversiones a través de fondos soberanos de inversión, así como de empresas privadas extranjeras está definida por la política comercial común de la UE416 y, por tanto, está dentro de la esfera exclusiva de su normativa417.

  • 418 Artículo 2.º tfue: “Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbit (...)

521196. En efecto, en el artículo 206 del tfue se dispone que, a través de la creación de una unión aduanera, la UE contribuirá, en el interés común al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo. Posteriormente, en el artículo 207 apartado 1 tfue, se incorporan las inversiones extranjeras directas entre los aspectos incluidos en la política comercial común de la Unión que, en concordancia con el artículo 3.º bis apartado 1 del tfue, es competencia exclusiva de la Unión. En suma, la política de control de la inversión extranjera pasa de estar en cabeza de cada uno de los Estados miembros para entrar a formar parte de las competencias exclusivas de la Unión. Si un Estado miembro desea realizar un acuerdo con un tercer país en alguna materia considerada como de competencia exclusiva de la UE solo podrá hacerlo si está expresamente facultado para ello418.

  • 419 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen disposicione (...)

522En este contexto, la Comisión ha establecido, en una comunicación titulada “Hacia una política global europea en materia de inversión internacional”, los objetivos perseguidos con la implementación de una sola política uniforme en materia de inversión, no solamente extranjera en el territorio de la Unión, sino también de inversión europea en terceros países, en donde se destaca el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los inversores, tanto de la UE, cuanto extranjeros. Paralelamente a la mencionada comunicación, la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento419 en la cual se fijan disposiciones transitorias para el manejo de los acuerdos ya firmados entre los Estados miembros y terceros Estados.

  • 420 Tratado de la Unión Europea del 9 mayo 2008, doue C 115-13, disponible en [http://eur-lex.europa.e (...)
  • 421 Ya existen antecedentes en la negociación de tratados de libre comercio que involucran temas de in (...)

523197. La inclusión de la inversión extranjera en la política comercial común tiene importantes repercusiones, entre ellas el hecho de que los principios rectores de la UE deberán ser, por mandato del artículo 207 del tfue, la guía en los acuerdos que involucren inversión extranjera directa. Así, el tfue, en su artículo 205, remite a los principios de diversa índole consignados en el artículo 21 del tue420, que van desde el respeto a los derechos humanos (art. 21.2.b tue), pasando por el respeto al medio ambiente (art. 21.2.f tue) y la buena gobernanza mundial (art. 21.2.h tue), hasta el apoyo al desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza (art. 21.2.d tue)421.

  • 422 Según V. Sánchez. El Derecho de la Unión Europea, Barcelona, Huygens Editorial, 2010, p. 122, “El (...)

524La aplicación de estos principios a los acuerdos en los que se involucre la inversión extranjera cobra una mayor importancia debido al papel protagónico que cumple el Parlamento Europeo en el trámite de ratificación de dichos acuerdos, toda vez que se establece el requisito de llevar a cabo el procedimiento legislativo ordinario y, al mismo tiempo, permite prever la inclusión de normas dedicadas a incentivar la transferencia de tecnología en condiciones que posibiliten la difusión de estos conocimientos en los países menos desarrollados422.

2. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL TLC ENTRE LA UE Y COLOMBIA

  • 423 Los textos de los acuerdos con Colombia y Perú que se encuentran pendientes de ratificación y todo (...)

525198. Al momento de redactar de este trabajo no se ha ratificado aún ningún acuerdo de libre comercio con países de América Latina; sin embargo, fruto de las negociaciones entre la UE y la can existen textos sobre los acuerdos con Perú, Colombia, y recientemente Ecuador, que están listos para enfrentar el proceso de ratificación423. Por la importancia de estos textos para la materia objeto de estudio en este trabajo de investigación es importante hacer referencia a ellos sin perjuicio de los cambios que posteriormente se introduzcan.

526El Título séptimo del texto del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Colombia se ocupa de la propiedad industrial e intelectual, y en el artículo 196.3 se reconoce la importancia de mantener un balance entre los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual y la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el acceso a la información, y la transferencia de tecnología. Esta es la primera vez que se hace referencia a la transferencia de tecnología en el acuerdo; sin embargo, en el mismo la transferencia internacional de tecnología es abordada en numerosos apartados desde diferentes ópticas. La primera de ellas, está contenida en el artículo 197 del texto del acuerdo, en dos apartados distintos. En el apartado 5.º se establece que las partes podrán tomar las medidas necesarias para impedir el abuso del derecho de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual, u otras prácticas que restrinjan o afecten sin justificación la transferencia internacional de tecnología. Esta afirmación debe ser interpretada en concordancia con lo establecido en el mismo artículo, especialmente en los apartados 3.º y 4.º, en los cuales las partes reconocen la importancia de la Declaración de Doha de 2001.

  • 424 Los parámetros establecidos por la omc están contenidos en la Declaración Ministerial de la Organi (...)

527Lo anterior no hace otra cosa que reafirmar la posibilidad de uso de la figura de las licencias obligatorias para el sector farmacéutico, de acuerdo con los parámetros establecidos por la omc424. Posteriormente, en el apartado 6.º del mismo artículo se reconoce la importancia de la transferencia de tecnología para el fortalecimiento de las capacidades nacionales con el fin de lograr una sólida y viable base tecnológica.

528199. Pero, aparte de la implementación y funcionamiento de la figura de las licencias obligatorias, en los acuerdos comerciales y de inversión extranjera no se han encontrado disposiciones sustanciales que gobiernen aspectos concretos de contratos de licencia de tecnología u otra figura contractual en conexión con la inversión extranjera. Las disposiciones existentes abordan la transferencia de tecnología desde el punto de vista de la formulación de unas directrices que se deben implementar para llevar a cabo acciones para incentivar la transferencia de tecnología (art. 225).

529Las mencionadas directrices comprenden el intercambio de información, especialmente en el área de la implementación de políticas, tanto domésticas cuanto internacionales, que puedan afectar la transferencia de tecnología. A continuación, el artículo da una noción de las formas de transferencia de tecnología que serán objeto de desarrollo, tales como aquellas medidas que buscan facilitar el flujo de información entre las partes, la realización de acuerdos asociativos (joint venture), las licencias y subcontrataciones voluntarias (en contraposición a las licencias obligatorias), etc.

530200. Uno de los propósitos fundamentales del acuerdo es

… el establecimiento de condiciones que permitan la creación de relaciones duraderas entre las comunidades científicas de las partes, la intensificación de actividades que permitan la creación de vínculos entre la innovación y la transferencia de tecnología incluyendo el desarrollo de un marco legal adecuado y la creación de un capital humano capacitado para llevar a cabo estas actividades.

531Para realizar este propósito, en el apartado 3.º del artículo se establece que las partes deberán poner en funcionamiento mecanismos que permitan la investigación conjunta de expertos y entidades en diferentes ramas de la ciencia y la innovación, con el fin de fortalecer estas actividades. Tales mecanismos son:

[…] a) Investigación conjunta, actividades de innovación y desarrollo tecnológico, así como proyectos educacionales;
b) visitas e intercambios de investigadores, aprendices y expertos técnicos;
c) organización conjunta de seminarios científicos, conferencias, simposios y talleres de trabajo, así como la participación de expertos en estas actividades;
d) investigación conjunta, desarrollo y redes de innovación;
e) intercambio y utilización conjunta de equipos y materiales;
f) promoción de la evaluación del trabajo conjunto y diseminación de los resultados.

532Lo anterior demuestra la importancia que se otorga a la creación de condiciones de intercambio de tecnología que en realidad tengan un impacto positivo en el país menos desarrollado, en este caso Colombia. En nuestra opinión, las normas señaladas son un reflejo de la aplicación de los principios de la UE a las negociaciones con terceros Estados que, como en este caso, presentan un nivel de desarrollo tecnológico y económico menor al de los Estados miembros de la Unión. No obstante, es necesario tener en cuenta que el establecimiento de este tipo de normas en un tratado de libre comercio y de inversión extranjera constituye mayormente una declaración de buenas intenciones más que una disposición de carácter obligatorio, así que el desarrollo e implementación de los mecanismos anteriormente mencionados dependerá exclusivamente de la voluntad política de las partes.

VII. CONCLUSIONES

533De la investigación realizada en este capítulo es posible extractar las siguientes conclusiones que servirán como referente para el análisis comparativo que se realizará con el fin de cumplir los objetivos propuestos en este trabajo.

534– En cuanto a la aceptación de las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional en los países productores de tecnología, se puede concluir:

535Primero. Quje la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido una presunción de legalidad de las cláusulas de elección de foro, limitada por situaciones excepcionales dentro de las que se encuentra la excepción del orden público. La aplicación de esta excepción difiere en la práctica jurisprudencial en cada Estado.

536Segundo. Que en los Estados Unidos, frente a una cláusula atributiva de competencia en un contrato internacional de transferencia de tecnología es posible, para la parte contratante que se ve obligada en virtud de esta cláusula a afrontar un proceso frente a tribunales de este país, proponer la excepción de orden público, si se logra establecer que en el país donde se realiza la explotación del derecho objeto del contrato existen normas protectoras de su condición de receptor de tecnología, puesto que si la disputa se deriva del cumplimiento de una conducta considerada abusiva, se estaría en presencia de una materia regulada de acuerdo con los fines específicos del Estado receptor de tecnología.

537Tercero. Que en la Unión Europea son aceptadas las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional en los contratos de transferencia de tecnología, pero en los casos en que la controversia se dirija a derechos de propiedad industrial e intelectual sujetos a registro tiene competencia exclusiva el juez del lugar del depósito.

538– Respecto a la elección y determinación de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en los países productores de tecnología se concluye:

539Primero. Que en los Estados Unidos hay una situación de fragmentación legislativa en la que no existe uniformidad en el criterio que debe seguir el juez al enfrentarse con controversias relacionadas con contratos internacionales de transferencia de tecnología, debido a que la competencia para legislar sobre esas materias está en cabeza de cada Estado.

540Segundo. Que las posibles soluciones a la situación de fragmentación legislativa anteriormente comentada provienen de los desarrollos doctrinales del American Law Institute (Instituto Americano de Derecho), con los denominados principios ali, que han establecido unas disposiciones orientativas en las cuales se podrán apoyar, tanto el juez, cuanto las partes contratantes. Las soluciones contenidas en los principios ali, además de privilegiar la libertad de las partes para elegir la ley que regirá su relación contractual, establecen que, en defecto de elección de los contratantes, se aplicará la ley del lugar de domicilio de la parte que otorga la autorización de uso del bien protegido por el derecho de propiedad industrial o intelectual. Esta posición es sin duda alguna ventajosa para el titular de los derechos que protegen la tecnología objeto del contrato, toda vez que será su propia ley la que regirá el contrato, de suerte que resulta totalmente coherente con el carácter de productor de tecnología de Estados Unidos.

541Tercero. Que en cuanto al ámbito europeo, el rri omite referirse a los contratos que comprenden derechos de propiedad industrial e intelectual, situación que si bien fue la solución más adecuada frente a los fuertes debates que se dieron en los diferentes órganos europeos, lleva a que, en caso de que no se elija la ley aplicable por las partes para este tipo de contratos, o que se elija de una forma deficiente, sea necesario acudir al criterio del país que presente los vínculos más estrechos con la relación contractual. La aplicación de este criterio conlleva importantes dificultades, tales como la identificación de la prestación característica que, sobre todo en contratos de naturaleza compleja como el de joint venture o el de ingeniería, conducen a la imposibilidad de establecer, no solamente un sistema uniforme y abstracto para la solución de los casos, sino también a enfrentarse a soluciones casuísticas que hacen imposible que exista el nivel de seguridad y previsibilidad jurídica por todos deseado.

542Cuarto. Que teniendo en cuenta el estado actual de las normas que regulan la aceptación de las cláusulas de elección de foro y de ley aplicable, tanto en Estados Unidos como en Europa, es posible afirmar que la situación de dominio que concede de por sí el hecho de ser el titular de los conocimientos tecnológicos, se ve reforzada por estas normas del ordenamiento jurídico de los países con un mayor grado de desarrollo tecnológico. Esta afirmación se pone en evidencia claramente respecto del tratamiento de la ley aplicable, puesto que en la mayoría de los países productores de tecnología se aplica el criterio según el cual el contrato estará gobernado por la ley del lugar de origen del titular de los derechos.

543– Respecto a la aplicación de las normas materiales imperativas en los contratos de transferencia de tecnología es posible concluir que:

544Teniendo en cuenta que el rri contempla, en el artículo 9.3, la posibilidad de aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados cuando estas pertenezcan al país en el cual se ejecutan las obligaciones, la importancia de la aplicación de estas normas puede radicar en dos situaciones: la primera, que dicho Estado posea un cierto control sobre la situación analizada, y la segunda, que la norma que se pretende aplicar proteja un bien jurídico reconocido por el Estado o lex contractus. La observancia de estas disposiciones tiene como efecto facilitar el posterior reconocimiento de la sentencia en un país diferente a aquel en el que fue dictada; además, teniendo en cuenta que una de las propuestas formuladas en el capítulo siguiente será la adopción de normas de Derecho de la competencia para reprimir prácticas abusivas, la aplicación o toma en consideración de las normas propuestas será de vital importancia al momento de buscar el reconocimiento y ejecución de la decisión.

545– En cuanto a la utilización del Derecho de la competencia para controlar las cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología se demostró que:

546Primero. Tanto en Europa, cuanto en Estados Unidos, es posible afirmar que en la actualidad se aprecia una tendencia hacia una flexibilización de la relación entre el Derecho de competencia y las normas de propiedad industrial e intelectual, pasando de un uso estricto de las políticas antimonopolio para restringir el ejercicio de estos derechos, a una actitud mucho más benevolente por parte de las autoridades de la competencia en relación con la explotación de los mismos. Dicha flexibilización obedece, según la doctrina, a que las autoridades encargadas de velar por el libre desarrollo del Derecho de la competencia son cada vez más conscientes de que una posición rígida, como la sostenida previamente, lejos de impulsar la innovación la ha erosionado, puesto que tanto si la protección otorgada en virtud de un derecho de propiedad industrial o intelectual va demasiado lejos, cuanto si el Derecho de la competencia impone restricciones muy fuertes, se crearán distorsiones en el mercado cuyas consecuencias las sufrirán precisamente los agentes del mercado que las leyes, tanto de competencia como de propiedad industrial e intelectual, pretenden proteger.

547Segundo. La mencionada flexibilización ha conducido a que se aplique un examen casuístico de las consecuencias que una conducta establecida en un contrato de transferencia de tecnología pueda tener sobre el Derecho de competencia. Esta situación se encuentra en el sistema de competencia de Estados Unidos en donde se aplica cada vez con más frecuencia la regla de la razón (“rule of reason”) a las conductas que pueden tener efectos anticompetitivos en un contrato de transferencia de tecnología. En la Unión Europea esta flexibilización se presenta con el nuevo recatt que, aunque supuso un avance frente al antiguo Reglamento de Transferencia de Tecnología, constituye, junto con sus Directrices, una herramienta de compleja aplicación y con requisitos de difícil cumplimiento, tales como el deber de determinar el mercado relevante o la cuota de mercado de los contratantes.

548– Sobre las normas dirigidas a regular la forma y el registro de los contratos de licencia en los países productores de tecnología, se pudo concluir que:

549En Estados Unidos y en Europa existe un limitado nivel de protección al licenciatario de un derecho de propiedad industrial, debido a que, por una parte, no se exige el requisito de la forma escrita, lo que dificulta la prueba de la existencia del contrato, y por otra, que el registro de una licencia no produce el efecto de oponibilidad ante terceros. En referencia a la inscripción de garantías sobre un derecho de propiedad industrial y al registro de contratos de licencia sobre el mismo tipo de derechos, la falta de un tratamiento análogo por parte del Estado entre este contrato y el de cesión, en cuanto a sus efectos registrales, es injustificado, puesto que si bien es cierto que el hecho de otorgar una licencia o la constitución de una garantía no comporta una transmisión del derecho de dominio sobre un derecho de propiedad industrial, debido a su importancia económica es de especial relevancia que se otorgue seguridad jurídica a las partes contratantes.

Notes

1 Al realizar el estudio de los contratos internacionales de transferencia de tecnología a los que se ha tenido acceso, y en donde las partes presentan un poder de negociación simétrico, se pudo comprobar que en la mayoría de los contratos entre empresas de Europa y Estados Unidos se establecían cláusulas dirigidas, o bien a la sumisión a los tribunales suizos y la ley suiza (buscando una sede y ley neutral) o bien a realizar una elección de tribunal y ley “cruzada”, en donde el demandante debía someterse tanto a los tribunales como a la ley aplicable del país de la parte demandada.

2 Para una descripción de la evolución de la competencia judicial internacional en Estados Unidos cfr. F. K. Juenger. “La jurisdicción general en el derecho norteamericano”, en Litigio judicial internacional, Buenos Aires, Zavalia, 2005, p. 572.

3 The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S. 1, (1972).

4 T. Stark. Negotiating and drafting contract boilerplate, Nueva York, alm Publishing, 2003, p. 129. M. Requejo Isidro. Proceso en el extranjero y medidas antiproceso: antisuit injunctions, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 2000, p. 63; A. León Steffens. “Algunos aspectos de la regulación jurídica del comercio internacional”, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, n.º 19, 1998, p. 233.

5 G. Born. International civil litigation in United States courts: commentary & materials, Londres, Kluwer Law International, 1996, p. 387.

6 El Instituto Americano de Derecho –ali– es el encargado de la creación de los “Restatements of the Law” que, a pesar de no ser una fuente normativa, gozan de una amplia autoridad en el sistema jurídico norteamericano al formar parte de lo que se conoce como “Secondary Authorities”. Los jueces de los Estados Unidos usualmente citan los Restatements en sus decisiones ya que poseen lo que se denomina “ persuasive authority”, es decir, tienen la facultad de otorgar un alto grado de credibilidad a los supuestos en ellos contenidos. Para más información acerca de estos textos cfr. [http://www.ali.org], consultada el 19 de mayo de 2012.

7 Scherk v. Alberto-Culver Co. 417 U.S. 506 (1974). “This qualification does not mean that any time a dispute arising out of a transaction is based upon an allegation of fraud, the clause is unenforceable. Rather, it means that… [a] forum selection clause in a contract is not enforceable if the inclusion of that clause in the contract was the product of fraud or coercion”.

8 Cuando se dice que un contrato o cláusula es “unconscionable”, se hace referencia a un contrato o cláusula que una persona capaz no habría celebrado y que una persona justa y honesta no aceptaría. En el ámbito procesal el concepto de “unconscionability” se aplica cuando una parte no tiene la posibilidad real de rechazar el contrato o la cláusula. Cfr. en este sentido, A. Farnsworth. Contracts, Nueva York, Aspen Law, 1999, p. 310.

9 The Second Restatement contemplates non-enforcement where a provision is the result of “overreaching” or “the unfair use of unequal bargaining power”.

10 Carnival Cruise Lines v. Shute, 499 U.S. 585 (1991).

11 G. Born. International civil litigation in United States courts: commentary & materials, cit., p. 397.

12 M. Gruson. “Forum Selection Clauses in International and Interstate Commercial Agreements”, U. Ill. L. Rev. n.º 1, 1982, p. 133.

13 C. A. Cunningham. “Enforceability of Forum Selection Clauses: Missouri Finally Joins the Majority”, Mo. L. Rev. vol. 58, n.º 237, 1993, p. 243.

14 High Life Sales Co. v. Brown-Forman Corp. 823 S. W. 2d 493, 498 (Mo. banc 1992).

15 Reglamento del Consejo (CE) n.º 44/2001, del 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. doue L 12 de 16 de enero de 2001. En España cfr. la Ley Orgánica 6/1985, del 1.º de julio, del Poder Judicial, boe 2 de julio de 1985, disponible en [http://www.uaipit.com] (sección de legislación).

16 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas Garcia y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 301.

17 Ídem.

18 Reglamento (CE) n.º 44/2011, cit., supra.

19 Sentencia del tjue del 9 de noviembre de 2000, asunto C-387/98, Coreck Maritime GmbH v. Handelsveem BV y otros.

20 Reglamento (CE) n.º 44/2011, cit., supra.

21 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 916 a 917.

22 Convenio del 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, disponible en [http://ww.hcch.net/], consultada el 19 de mayo de 2012

23 N. González Martín, A. Leónvargas y M. Cuevas Tavera. “México y la Convención de la Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, n.º 22, 2011, p. 5.

24 M. Salvadori. “El Convenio sobre acuerdos de elección de foro y el Reglamento Bruselas 1: autonomía de la voluntad y procedimientos paralelos”, aediPr, t. x, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 834.

25 En el último proyecto del convenio se contemplaba la suspensión del procedimiento en el tribunal designado con el propósito de permitir a los tribunales bajo cuya legislación se deriva el derecho de propiedad industrial, dictar la decisión sobre la validez del mismo, no obstante esta disposición fue suprimida en la Conferencia diplomática. J. L. Siqueiros. “La Convención de la Haya sobre acuerdos de elección de foro”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, vol. vi, 2006, p. 822.

26 Decisión del Consejo del 26 de febrero de 2009 relativa a la firma en nombre de la Unión Europea del Convenio sobre acuerdos de elección de foro (2009/397/CE), doue L. 133/1 del 29 de mayo de 2009.

27 El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en Ginebra el 21 de abril de 1961, boe n.º 238, del 4 de octubre de 1975; en España la ley interna que rige el arbitraje es la Ley 11 del 20 de mayo de 2011, de reforma de la Ley 60 del 23 de diciembre de 2003, de arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, boe n.º 121, del 21 de mayo de 2011, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de legislación.

28 Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, instrumento de adhesión de España, boe n.º 164 del 11 de julio de 1977, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de legislación.

29 J. F. Poudret y S. Besson. Comparative Law of International Arbitration, Londres, Sweet & Maxwell, 2007, p. 55.

30 Arreglo relativo a la aplicación de la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional, de París, del 17 de diciembre de 1962, disponible en [http://www.uncitral.org], consultada el de mayo de 2012.

31 Este criterio es expuesto por autores como M. Wolff. Private International Law, Oxford, Oxford University Press, 1950, pp. 546 y 547; y por B. Godenhielm. “Fragen des internationalen privatrechts auf dem gebiete des patentrechts”, grur Int, 1957, pp. 149 y 150; P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 237

32 A. Dicey. Dicey & Morris on the conflict of laws, Londres, Sweet and Maxwell, 1993, p. 915.

33 J. Fawcett y P. Torremans. Intellectual Property and Private International Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 164. “A patent or a trademark should be situate in the country where the application is filed and patent Office of which has, at the end of the examination, decided that the application meets all criteria and that, on that basis, a restriction on competition should be allowed by granting a patent or a trademark. Registration in a country is the fact that links the intangible right that needs registration to a situs”.

34 Un sector importante de la doctrina afirma que el criterio de la lex loci protectionis debe ser aplicado en virtud de los diversos convenios internacionales que establecen el principio del trato nacional, tales como el cup y el acuerdo adpic. Cfr. E. Ulmer. Intellectual property rights and the conflict of laws, Luxemburgo, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1978, pp. 9 a 12. En la doctrina española, P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 149, M. virgós Soriano. “Artículo 10 apartado 4” en M. Albaladejo y S. Díaz Alabart (dirs.). Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., p. 590, P. Jiménez Blanco. El Derecho aplicable a la protección internacional de las patentes, Granada, Comares, 1998, pp. 21 a 31.

35 En los derechos de propiedad industrial que comprenden una multiplicidad de territorios, tales como el diseño o la marca comunitaria, el territorio protegido será toda la Unión Europea de acuerdo con los artículos 45 del Reglamento de Marca Comunitaria y 48 del Reglamento de Diseño Comunitario.

36 A. Abarca Junco. Derecho Internacional Privado, cit., p. 294.

37 P. A. de Miguel Asensio. “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma ii”, Anuario de Derecho internacional privado español, vol. vii, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 377.

38 Reglamento 864 del 11 de julio de 2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma ii), doue n.º L 199/40, del 31 de julio de 2007, en adelante RRii.

39 J. Carrascosa González. “Ley aplicable a las patentes en Derecho internacional privado español”, cit., p. 18.

40 Cfr. análisis detallado de este problema en L. Esteve González. “Infracción internacional de la propiedad intelectual en el medio digital: adaptación de las respuestas del Derecho internacional privado”, en G. Palao Moreno y J. Plaza Penadés (dirs.). Nuevos retos de la propiedad intelectual, Pamplona, Aranzadi-Thomson Reuters, 2009, pp. 93 a 154.

41 Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Austria del 15 de junio de 1978, artículo 34.1: “As Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von Immaterialgüterrechten sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützungs-oder Verletzungshandlung gesetzt wird”, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de legislación consultada el 5 de mayo de

42 M. Pertegás sender. Cross border enforcement of patent rights, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 242.

43 Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, Munich. Versión final del 1.º de diciembre de 2011, p. 14. El artículo 3:102 establece literalmente: “The law applicable to existence, validity, scope and duration of an intellectual property right and all other matters concerning the right as such is the law of the State for which protection is sought”.

44 A. Metzger. “Transfer of rights, license agreements and conflict of laws. Remarks on the Rome Convention of 1980 and the current ali draft”, en Intellectual property in the conflict of laws, Tubingen, Max-Planck Institute, 2005, p. 63; M. Desantes Real. “La patente comunitaria y la crisis del principio de la territorialidad”, cit., p. 342. M. Sabido rodríguez. “Capítulo xix. Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, cit., p. 607.

45 clip Principles, Article 3:301: “The transferability of intellectual property rights and the question whether the transfer or license can be invoked against third parties shall be determined by the law of each State for which protection is sought”.

46 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 217.

47 Ibíd., p. 220.

48 R. Christou. International agenc y, distribution and licensing agreements, Londres, FT Law and Tax, 1996, p. 527. En el mismo sentido, es necesario aclarar que en cuanto a la transmisibilidad de las patentes, es aplicable la ley federal al ser un tema de política pública, tal como se expone en Everex Sys, Inc. v. Cadtrak Corp. 89 F. 3d 673, 679 (9th Cir. 1996).

49 K. L. Port et al. Licensing intellectual property in the information age, cit., p. 333.

50 American Law Institute. “Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes”, 2008, disponible en [http://www.ali.org], consultada el 5 de mayo de 2012. En particular, ver la sección 302.1 que establece: “The law applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement is: (a) for registered rights, the law of each State of registration. (b) For other intellectual property rights, the law of each State for which protection is sought”.

51 F. Dessemonter. “American law institute principles: intellectual property and transnational disputes”, en InDret, vol. 2, 2009, p. 7.

52 Como pone de relieve P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 199, una de las interpretaciones del criterio de la lex rei sitae es la de la lex origins y según los partidarios de esta teoría, cuando sobre un mismo objeto son otorgados derechos exclusivos por diferentes países, no se está en presencia de una pluralidad de derechos diferenciados y autónomos, por el contrario, debido a la identidad del objeto sobre el cual confluyen los derechos será necesaria la aplicación de una sola ley, la del país de origen del derecho. Continúa el autor indicando cómo la doctrina francesa, exponiendo un concepto unitario de los bienes de propiedad intelectual, defendió la lex origins considerando que el derecho realmente era concedido por el primer Estado y cuando se otorgaba en otro, lo que se daba era una simple extensión de este derecho. Sin embargo, esta posición ha sido duramente criticada con sólidos argumentos, tales como el desconocimiento del principio de territorialidad y la independencia de los derechos de propiedad industrial e intelectual que la aplicación de este criterio conllevaría. De la misma manera, se sostiene que la aplicación del criterio de la lex origins va en contravía de la seguridad jurídica, debido a la dificultad de precisar el lugar de origen del derecho protegido y adicionalmente, al eliminar la autonomía de cada derecho concedido se dificultaría el funcionamiento armónico entre la protección del derecho exclusivo y el método de ordenación del sistema económico de cada país. Cfr. Encyclopedie Dalloz Droit International Privé, París, Dalloz, 1969, pp. 667 a 672.

53 Barber Co. v. Hughes, 223 Ind. 570, 63 N. E. 2d (1945).

54 Auten v. Auten, 308 NY 155, 124 N. E. 2d, 417 (1954).

55 R. A. Leflar. The Law of conflict of Laws, Nueva York, Howard W. Sams & Co, 1959, p. 240.

56 E. O’Hara y L. Ribstein. “Rules and Institutions in Developing a Law Market: Views from the U.S. and Europe”, University of Illinois College of Law & Economics, Research Paper n.º LE08-010, 2008, p. 8.

57 Para un completo análisis de las teorías seguidas por cada Estado S. Symeonides. “Choice of law 1995: A year in review”, Am. J. Comp. L. vol. 44, 1995, pp. 181 a 241.

58 G. Born. International civil litigation in United States courts: commentary & materials, New Providence, bpr Publishers, 2007, p. 653.

59 El Código de Procedimiento Civil de California, sección 361, establece: “When a cause of action has arisen in another state, or in a foreign country, and by the laws thereof an action thereon cannot there be maintained against a person by reason of the lapse of time, an action thereon shall not be maintained against him in this state, except in favor of one who has been a citizen of this state, and who has held the cause of action from the time it accrued”, cfr. California Code of Civil Procedure. Action Sections 350 a 363, disponible en [http://www.leginfo.ca.gov/], consultada el 19 de mayo de 2012.

60 B. Panish y K. Boyle. “Separate choice of law analysis is required for each legal issue arising in a case”, Los Angeles County Bar Association Magazine, vol. 27, Los Ángeles, 2004, p. 11.

61 Algunos de los casos de mayor relevancia en California en donde se han aplicado los lineamientos del Second Restatement en cuanto a la libertad de elección de las partes de la ley aplicable al contrato son Nedlloyd Lines B. V. v. Superior Court, 834 P. 2d 1148 (Cal. 1992); Washington y Mutual Bank v. Superior Court, 15 P. 3d 1071 (Cal. 2001).

62 Stonewall Surplus Lines Ins. Co. v. Johnson Controls Inc. 14 Cal. App. 4th 637, 17 Cal. Rptr. 2d 713 (1993), Sotirakis v. United Services Automobile Assoc. 106 Nev. 123, 787 P. 2d 788 (1990).

63 El apartado segundo de la sección 188 del Second Restatement of Law of Conflict of Laws establece: “In the absence of an effective choice of law by the parties (see § 187), the contacts to be taken into account in applying the principles of § 6 to determine the law applicable to an issue include: (a) the place of contracting, (b) the place of negotiation of the contract, (c) the place of performance, (d) the location of the subject matter of the contract, and (e) the domicile, residence, nationality, place of incorporation and place of business of the parties.
These contacts are to be evaluated according to their relative importance with respect to the particular issue”.

64 Barber Co. v. Hughes, cit., supra.

65 S. Symeonides. “Choice of law in the American courts in 2007: Twenty-Second Annual Survey”, American Journal of Comparative Law, vol. 56, Michigan, 2008.

66 Washington Mutual Bank. v. The Superior Court of Orange County, cit., supra.

67 Toda la información referente a la historia y detalles de la empresa “Sea Launch” están disponibles en [http://www.boeing.com/special/sea-launch/], consultada el 19 de mayo de 2012.

68 En este apartado, debido a la diferente terminología utilizada en Estados Unidos, se utilizarán las expresiones know how, trade secret y conocimientos secretos de forma indistinta.

69 De acuerdo con la sección 39 del Restatment the third of unfair competition, la definición de “trade secret” es “cualquier información que pueda ser usada en el desarrollo de un negocio o una empresa y que sea lo suficientemente valiosa y secreta para implicar una ventaja real o potencial para otras personas, disponible en [http://www.ali.org], consultada el 19 de mayo de 2012.

70 Greenberg v. Croydon Plastics Co. Inc. 378 F. Supp. 806, 812, 182 U.S. P. Q. (bna) 673 (E. D. Pa. 1974) “… Also, a trade secret does not give the owner a monopoly over the idea. Others are free to use precisely the same idea, as long as they obtain their knowledge through their own independent efforts”.

71 Tal como se indicó en el capítulo anterior, usualmente en los acuerdos de confidencialidad se designa la ley inglesa debido a su avanzado sistema de protección de los conocimientos técnicos secretos.

72 La sección 187 (1) del Second Restatement textualmente establece: “The law of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will be applied if the particular issue is one which the parties could have resolved by an explicit provision in their agreement directed to that issue”.

73 J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., secc. 1-40.

74 Verdegaal Bros. Inc. v. Union Oil of Cal. 750 F. 2d 947 (Fed. Cir. 1984).

75 Klaxon Co. v. Stentor Elec. Mfg. Co. 313 U.S. 487 (1941).

76 S. Symeonides. “The American choice-of-law revolution in the courts: today and tomorrow”, American Journal of Comparative Law, vol. 4, 2004, p. 976. Tal como se indicó en anteriores líneas, el Derecho internacional privado en los Estados Unidos forma parte casi en su totalidad del Derecho privado y, como tal, es regulado por el nivel estatal y no por las leyes federales. Esta situación conduce a que cada uno de los Estados pueda resolver un mismo caso de una forma distinta y la Corte Federal al momento de conocer de un asunto de esta naturaleza deba seguir los lineamientos de cada una de las legislaciones estatales en virtud del principio diversity of cityzenship.

77 Restatement (Third) of Unfair Competition, Capítulo 4, § 39-45 (1995).

78 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

79 Cour de Cassation 148. Bragance (Anne) v. Olivier Orban and Michel de Grèce (1989), 142 rida 301. Esta sentencia es analizada por J. C. Ginsburg. “Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, Columbia University Public Law & Legal Theory, 2003, p. 23.

80 Convenio sobre concesión de la Patente Europea del 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecho en Munich el 29 de noviembre de 2000, boe n.º 22 del 25 de enero de 2003.

81 C. Antons, M. Blakeney y C. Heath. Intellectual property harmonisation within asean and apec, Londres, Kluwer Law International, 2004, p. 43.

82 A. Casado Cerviño. “Los sistemas nacional y europeo de protección de las invenciones”, Revista Jurídica de Catalunya, 1991, pp. 459 y ss.

83 Como ejemplos de esta situación se pueden encontrar los artículos 96, 100 o 101 del cpe.

84 J. Fawcett y P. Torremans. Intellectual Property and Private International Law, cit., p. 530.

85 Reglamento (CE) n.º 593 del 17 de junio de 2008, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma i), doue n.º L 177/6 del 4 de julio de 2008, disponible en [http://www.uaipit.com] (sección de legislación

86 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia del 28 de julio de 2004. R. J. 2004/759

87 La Corte de casación francesa sostuvo que eran aplicables las normas imperativas de Derecho interno destinadas a la protección del trabajador en un contrato de trabajo en el que las partes se habían sometido a un Derecho extranjero. F. Jault. “Conflits de lois. Convention de Rome du 19 juin 1980, Article 6. Loi du lieu d’exécution”, Revue Critique de Droit International Privé, 2003, p. 446.

88 Reglamento 1257 del 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, disponible en [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:ES:pdf].

89 Reglamento 1260 del 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en cuanto a disposiciones sobre traducción, disponible en [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:ES:pdf].

90 Convenio de la Unión de París, cit., supra.

91 Acuerdo adpic, cit., supra.

92 R. Matulyonité. “Cross-Border Collective Management and Principle of Territoriality: Problems and Possible Solutions in the EU”, The Journal of World Intellectual Property, vol. xi, 2009, p. 476.

93 Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914. Instrumento de ratificación en España del 2 de julio de 1974. boe n.º 81 del 4 de abril de 1974 y n.º 260 del 30 de octubre de 1974 y modificado en 1979 (boe del 5 de diciembre de 1984), disponible en [http://www.uaipit.com] (sección de legislación).

94 M. Virgós Soriano. “Artículo 10 apartado 4”, en A. Abaladejo y S. Díaz Alabart (dirs.). Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., p. 602. Los detractores de esta posición sostienen que la obligación impuesta por el principio del trato nacional se satisface con la aplicación de la misma norma de conflicto para nacionales y extranjeros y, por tanto, se está en presencia de un precepto cuyo fin es evitar la discriminación en el tratamiento de nacionales y extranjeros y no la asignación de la ley aplicable a una controversia.

95 P. A. de Miguel Asensio. “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma ii”, cit., p. 379. El artículo 2.1 del cup establece que ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

96 Este caso está inspirado en el asunto Edwards Lifesciences Ag. v. Cook Biotech Incorporated, Royal Court of Justice of England and Wales del 12 de junio de 2009.

97 Sección 7 de la Ley de patentes del Reino Unido: “Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another”, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de legislación consultada el 5 de mayo de 2012.

98 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, cit., p. 676. Una de las mayores dificultades que presentaba el artículo 10.4 del Código Civil era la discusión acerca de su unilateralidad y las interpretaciones para darle un carácter bilateral ya que señalaba que se aplicaría la ley española en los casos en que se vulnerara el derecho en territorio español, pero dejaba abiertos a la interpretación los casos en los cuales se vulnerara el derecho en territorio extranjero. Con el Reglamento Roma ii esta incertidumbre se subsana, debido a que la redacción del artículo 8.º permite la aplicación de la ley del lugar en el cual se solicita la protección. Sobre la discusión de la unilateralidad del artículo 10.4, I. Guardans Cambó. “Contratos de transferencia de tecnología”, cit., pp. 1623 a 1624; M. Virgós Soriano. “Artículo 10 apartado 4”, cit., pp. 910 a 912; M. Sabido Rodríguez. “Capítulo xix. Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, cit., p. 604.

99 Cfr. Reglamento (CE) n.º 864 del 11 de julio de 2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma ii), doue n.º L 199/40 del 31 de julio de 2007, disponible en [http://www.uaipit.com] (sección de legislación). El artículo 8.ºestablece: “Infracción de los derechos de propiedad intelectual. 1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección. 2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario. 3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del artículo 14”.

100 L. Esteve González. Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en internet, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de publicaciones consultada el 5 de mayo de 2012.

101 G. Palao Moreno. “La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8.º del Reglamento Roma ii”, Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, 2008, pp. 557 a 571.

102 Una excepción a este principio se encuentra en la Ley de Derecho Internacional Privado suiza en cuyo artículo 110.2 se autoriza a las partes involucradas en un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual a acordar después de la comisión del hecho infractor la aplicación de la ley del foro, es decir, de la ley suiza. “En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l’événement dommageable, de l’application du droit du for”. Código Federal Suizo de Derecho Internacional Privado, cit., supra, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de legislación consultada el 5 de de 2012.

103 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 931 a 932. En el mismo sentido P. A. de Miguel Asensio. “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma ii”, cit., p. 385.

104 G. V. Smith y R. L. Parr. Valuation of intellectual property and intangible assets, Nueva York, J. Wiley & Sons, 2000, p. 27.

105 Sobre la ley aplicable a los contratos de know how, S. Soltysinski. “Choice of Forum in transnational transfer of technology transactions”, en Recueil des Cours, t. 196, 1986, p. 329. El autor sostiene que, a pesar del carácter extraregistral del know how, es posible otorgar el mismo tratamiento a los contratos de know how que a los contratos de licencia de patente, en el sentido de aplicar a los aspectos intrínsecos del intangible la ley del lugar en el que se solicita la protección.

106 Al respecto es posible mencionar dos excepciones en el Derecho angloamericano: la primera, los Estados Unidos, en donde casi en todos los Estados existen leyes específicas de protección de los secretos empresariales y, la segunda es el Reino Unido, que protege la información confidencial por dos vías: the law of equity y the law of contracts. En este sentido, M. Anderson. Technology Transfer. Law Practice and Precedents, cit., p. 606.

107 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 22 diciembre de 2006, R. J. 574/2006, en aplicación del artículo 13.1 de la Ley de competencia desleal 3/1991, de 10 de enero de 1991: “Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14”.

108 Es necesario recordar que el apartado 2 del artículo 39 de adpic establece los requisitos para la existencia de un know how o secreto empresarial: el primero consiste en que la información sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; en segundo lugar, por ser secreta debe tener un valor comercial y, finalmente, se requiere que la persona que legítimamente la controla haya tomado medidas razonables, según las circunstancias, para mantenerla secreta,.

109 Acuerdo adpic, cit., supra.

110 A. Font Segura. La protección internacional del secreto empresarial, Madrid, Eurolex, 1999, p. 105.

111 J. Fawcett y P. Torremans. Intellectual Property and Private International Law, cit., p. 569.

112 A. Font Segura. La protección internacional del secreto empresarial, cit., p. 325.

113 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 933 y 934.

114 Aunque esta postura puede ser aplicada por quienes sostienen que el fundamento del criterio de la lex loci protectionis se encuentra en el principio del trato nacional, desde nuestro punto de vista dicho criterio no se deriva de tal principio, puesto que el fin de este es la aplicación de las mismas normas a nacionales y extranjeros y no el de asignar normas de conflicto a situaciones específicas.

115 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

116 Ibíd., artículo 2.º.

117 En este sentido J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, Madrid, Colex, 2009, p. 66.

118 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 260.

119 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

120 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 67.

121 Ibíd., p. 68

122 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

123 A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, t. 49, 2009, p. 58.

124 En este sentido M. Virgós Soriano. Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional, Madrid, Tecnos, 1989, p. 33; F. H. Buckley. The fall and rise of freedom of contract, Durham, Duke University Press, 1999, p. 61; y J. C. Fernández Rosas. “Lex Mercatoria y autonomía conflictual en la contratación transnacional”, cit., supra, p. 35.

125 P. Torremans. “Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome i Regulation”, Journal of Private International Law, vol. 4, 2008, p. 401.

126 Ídem.

127 Sobre este tema es de extremada importancia la Sentencia de la House of Lords, 1984, AC 50, Amin Rasheed Shipping Corporation v, Kuwait Insurance Co. en donde, después de dos interpretaciones de tribunales de menor instancia, decidió que a pesar de no existir una cláusula de ley aplicable, en la póliza se aplicaría la ley inglesa.

128 Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, Sentencia 380 (Q. B.), Egon Oldendorff v. Liberia Corp. 1996, 1 Lloyd’s Rep. disponible en [http://www.bailii.org].

129 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

130 Sobre la elección implícita de la ley del contrato cfr. A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 1, n.º 2, 2009, pp. 52 a 133; J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma I, cit., pp. 126 a 132; y A. Bonomi. “The Rome i Regulation on the law applicable to contractual obligations. Some general remarks”, Yearbook of Private International Law, vol. x, 2008, p. 171.

131 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 126.

132 Reglamento (CE) No 593/2008, cit., supra.

133 Estos aspectos se encuentran consagrados en el artículo 12 del Reglamento Roma i y en igual sentido se pronuncian los principios clip en su artículo 3:506.

134 L. Collins. Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws, 14.ª ed., Londres, Sweet & Maxwell, párrafo 32-081: “Article 1 (1) of the Rome Convention makes it clear that the reference to the parties’choice of ‘ the law’to govern a contract is a reference to the law of a country. It does not sanction the choice or application of a non-national system of law, such as the lex mercatoria or general principles of law”.

135 En la propuesta inicial presentada por la Comisión en el artículo 3.2 se consagraba la posibilidad de las partes de elegir ordenamientos no estatales al sostener: “… las partes podrán también elegir como ley aplicable los principios y reglas de Derecho sustantivo reconocido internacionalmente o en la Comunidad”. Esta norma estaba dirigida a la elección de ordenamientos tales como los principios Unidroit o los principios de Derecho europeo de los contratos; sin embargo, después de arduas discusiones en las cuales se puso de manifiesto la dificultad con la que se podría encontrar el operador jurídico al aplicar ordenamientos carentes de directrices establecidas por un legislador, se decidió la inadmisión de este tipo de ordenamientos. Otro gran inconveniente que se expuso fue la dificultad para un juez al decidir si en un caso concreto un determinado ordenamiento era “reconocido” o no. H. Heiss. “Party autonomy”, en F. Ferrari y F. Leible (dirs.). Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, cit., p. 10.

136 Corte de Apelación de Inglaterra y Gales. Sentencia del 28 de enero de 2004, Civ 19, Shamil Bank of Bahrain v. Beximco Pharmaceuticals Ltd. disponible en [http://www.bailii.org].

137 En este caso la Corte de apelaciones de Inglaterra y Gales sostuvo: “A choice of law clause provided that the contract was governed by English law ‘subject to the principles of the Glorious Sharia. […] Such ‘basic rules’ are neither referred to nor identified. Thus the reference to the “principles of Sharia” stands unqualified as a reference to the body of Sharia law generally. As such, they are inevitably repugnant to the choice of English law as the law of the contract and render the clause self-contradictory and therefore meaningless”. G. Sambugaro. “What law to choose for international contracts?”, The Europan Legal Forum, n.º 3, 2008, p. 131.

138 Corte de Apelación de Inglaterra y Gales. Sentencia del 23 de abril de 2007, Civ. 291, Halpern v Halpern, disponible en [http://www.bailii.org], consultada el 19 de mayo de 2012.

139 A. Quiñonez Escámez. “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento Roma i de 15.12.2005”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, n.º 3, 2006, p. 10.

140 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

141 En este punto merece la pena destacar la diferencia existente entre los ámbitos europeo y americano, en donde en virtud de la Convención Interamericana, tal como se mencionó en anteriores líneas, es posible que las partes contratantes designen la lex mercatoria como ordenamiento aplicable a la relación contractual.

142 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 640 y 641.

143 A. Quiñonez Escámez. “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento Roma i de 15.12.2005”, cit., p. 10.

144 Documento del Consejo n.º 5460 del 25 de enero de 2007.

145 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 176.

146 C. Cieza Rentaría y I. Redondo Miralles. “Aproximación al régimen jurídico y práctico del contrato de franquicia”, Revista de Derecho vLex, 2002, p. 4.

147 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

148 Ibíd., p. 185.

149 U. Magnus. “The applicable law in the absence of choice”, en F. Ferrari y F. Leible (dirs.). Rome i Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Munich, Sellier European Law, 2009, p. 41.

150 P. A. de Miguel Asensio. “Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intellectual or industrial property rights”, Yearbook of Private International Law, vol. x, 2008, p. 209, pp. 199 a 220. En el mismo sentido, Y. Nishitani. “Contracts concerning intellectual property rights”, en F. Ferrari y F. Leible (dirs.). Rome i Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2009, p. 62.

151 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 184.

152 Y. Nishitani. “Contracts concerning intellectual property rights”, cit., p. 65.

153 International Federation of Consulting Engineers –fidic–. Libro Naranja, disponible en [http://www.fidic.org], consultada el 19 de mayo de 2012.

154 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

155 En A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho Internacional Privado, vol. ii, cit., pp. 640 y 641.

156 M. Sabido Rodríguez. “Capítulo xix. Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, cit., p. 604.

157 P. A. de Miguel Asensio. “Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intellectual or industrial property rights”, cit., p. 3.

158 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

159 Ídem.

160 Y. Nishitani. “Contracts concerning intellectual property rights”, cit., p. 65. Cfr. también el artículo 3:502 apartado 1a del texto final de los principios clip del 1.º de diciembre de 2011, disponible en [http://www.cl-ip.eu/], consultada el 19 de mayo de 2012.

161 F. K. Juenger. “The eec Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: An American Assessment”, Contract Conflicts, n.º 295, 1982, p. 297.

162 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

163 G. Mediano. “International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws”, Northwestern Journal of International Law & Business, n.º 11, 1980, p. 17.

164 P. Torremans. “Licences and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome i Regulation”, cit., p. 407.

165 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

166 E. Ulmer. Intellectual property rights and the conflict of laws, cit., p. 102.

167 Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Austria, cit., supra.

168 Y. Nishitani. “Contracts Concerning Intellectual Property Rights”, en Rome I Regulation…, cit., p. 62.

169 G. Modiano. Le contrat de licence de brevet, Paris, Droz, 1979, p. 139.

170 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

171 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 541.

172 El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostuvo, en la sentencia del 14 de octubre de 1992, asunto 5034, que “el principio de la autonomía de la voluntad preside la contratación en nuestro código civil, pero no de modo absoluto, puesto que, no obstante su sentido, marcadamente individualista, restringe la libertad de pacto mediante normas imperativas o prohibitivas que cercenan o anulan la contratación”.

173 Algunos autores sostienen la existencia de “los nuevos límites al accionar del principio de la autonomía privada”, tales como los relacionados con la equidad (buena fe, lesión, abuso de derecho e imprevisión o excesiva onerosidad), la justicia contractual (protección al consumidor y al adherente), la función social de la propiedad, la tutela del medio ambiente y la protección de intereses difusos; no obstante, se considera que estas últimas limitaciones pueden recogerse dentro del límite clásico de la ley. E. Vázquez de Castro. Determinación del contenido del contrato: presupuestos y límites a la libertad contractual, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 80 a 82.

174 D. Espín Cánovas. “Ideas sociales reflejadas en el Código Civil español, Derecho flexible”, en Centenario del Código Civil (1889-1989), Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, p. 825.

175 E. Vázquez de Castro. Determinación del contenido del contrato: presupuestos y límites a la libertad contractual, cit., p. 82.

176 Las dos grandes corrientes interpretativas del orden público en el Derecho internacional privado se han basado en su diferenciación a priori y a posteriori: a priori, como límite a la autonomía de la voluntad de las partes a la hora de contratar, o impidiendo la aplicación de una norma de conflicto; a posteriori, como impedimento para la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero, una decisión judicial o un fallo de un tribunal arbitral; cfr. M. Gonzalo Quiroga. Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional, Madrid, Universidad Complutense, 2001, p. 75.

177 M. Gonzalo Quiroga. Orden público y arbitraje internacional en el marco de la globalización comercial, Madrid, Editorial Dykinson, 2003, p. 53.

178 La existencia y proliferación de estos límites que constituyen una manifestación del llamado intervencionismo estatal desarrollado en las últimas décadas, ha conducido a lo que algunos autores han llamado la “crisis de la autonomía de la voluntad”. Cfr. E. Vázquez de Castro. Determinación del contenido del contrato: presupuestos y límites a la libertad contractual, cit., p. 82.

179 Como indican A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho internacional privado, Granada, Comares, 2011 y 2012, p. 283, uno de los primeros autores que se ocupó de la existencia de este tipo de normas fue F. C. von Savigny, quien expuso la existencia de una regla general consistente en la aplicación de una norma de conflicto que podría conducir a la aplicación de una ley extranjera, y una excepción a esta regla según la cual deberían aplicarse las disposiciones imperativas del país al que pertenezcan los tribunales que conocen del caso,: F. C. von Savigny. Treatise on the conflict of laws, W. M. Guthrie (trad.), Edimburgo, T & T Clarke, 1880, pp. 360 a 362; posteriormente, A. Pillet y J. Valéry dejan atrás la concepción regla-excepción expuesta por Savigny y elaboran un esquema en el cual existen, por una parte, determinadas materias que quedan sujetas a las normas de conflicto y que generalmente obedecen al principio de la personalidad y, por otra, materias que se someten a las leyes del foro en virtud de su especial interés para el país en donde se conoce de la controversia; P. H. Francescakis retomó el tema de las normas imperativas sosteniendo que estas disposiciones del país en que se encuentra situado el tribunal que conoce del caso, regulan situaciones internas de tal importancia social o económica para el Estado, que son de aplicación incluso para situaciones privadas internacionales, escapando de esta manera al ámbito de aplicación de las normas de conflicto y, por tanto, a la posible aplicación de una ley extranjera. Cfr. A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho internacional privado, cit., p. 283.

180 P. Ruiz Tagle. Propiedad intelectual y contratos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 262.

181 El uso de la expresión “normas imperativas” en el artículo 3.3 del CR provocó numerosos problemas interpretativos. En el Reglamento Roma i se intenta acabar con estos problemas al realizar la diferenciación entre “normas que no pueden derogarse mediante acuerdo”, a las que hace referencia los artículos 3.3, 3.4, 6, y 8, y, las “leyes de policía”, contenidas en el artículo 9.º. Cfr. F. J. Garcimartín Alférez. “El Reglamento ‘Roma i’ sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?”, Diario La Ley, n.º 6957, 2008, p. 18.

182 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 355.

183 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 284.

184 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

185 A. Bonomi. La norme imperative nel diritto internazionale privato, Zurich, Publications de l’Institut Suisse de Droit, 1998, pp. 63 a 97.

186 F. J. Garcimartín Alférez. “El Reglamento ‘Roma i’ sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales…”, cit., p. 16.

187 A. Bonomi. “Overriding mandatory provisions in the Rome i Regulation on the law applicable to contracts”, en P. Volken y A. Bonomi. Yearbook of Private International Law, Munich, Sellier European Law Publishers, 2009, pp. 285 a 300.

188 Una definición clásica de las normas materiales imperativas la realiza P. Mayer según el cual son aquellas que deben ser aplicadas a una relación internacional sin tener en cuenta la ley que de otra manera resultaría aplicable; cfr. P. Mayer. “Mandatory rules of law in international arbitration”, Arbitration International, n.º 2, 1989, p. 274, literalmente: “An imperative provision of law which must be applied to an international relationship irrespective of the law that [otherwise] governs that relationship”.

189 J. M. Espinar Vicente. Ensayos sobre teoría general de Derecho internacional privado, Madrid, Civitas, 1997, pp. 59 y 60.

190 P. H. Francescakis define las leyes de policía como “aquellas cuya observación es necesaria para salvaguardar la organización política, social y económica de un país”; cfr. P. H. Francescakis. “Quelques précisions sur les lois d’application inmediate et leurs rapports avec les règles de conflit de lois”, Revue Critique de Droit International Privé, 1966, pp. 1 a 18; J. D. González Campos y J. C. Fernández Rosas. “Artículo 12, apartado 3 del Código Civil”, en M. Albaladejo y S. Díaz alabart (dirs.). Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., pp. 894 a 896; de acuerdo con J. D. González Campos y J. C. Fernández Rosas, en “… una serie de disposiciones de la ley del foro, tanto de Derecho público como de Derecho privado, cuyo interés para la sociedad estatal es demasiado relevante para que puedan entrar en concurrencia con las leyes extranjeras. Su ámbito de aplicación se determina, en consecuencia, teniendo en cuenta, fundamentalmente, el fin que persiguen y, su aplicación se suele calificar de inmediata o de necesaria, porque opera, en principio, al margen del procedimiento de atribución”.

191 tjue. Sentencia del 23 de noviembre 1999, asunto C-369/96, Jean-Claude Arblade y otros v. Bernard Leloup y otros, disponible en [http://www.curia.europa.eu/]

192 A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 1, n.º 2, 2009, p. 115.

193 En alemán zwingende vorschriften, en italiano disposizioni imperative y en inglés mandatory rules.

194 La doctrina española hace referencia a la categoría “normas materiales imperativas aplicables al tráfico externo” en un sentido amplio, y en sentido restringido “normas materiales imperativas”; cfr. J. D. González Campos y J. C. Fernández Rosas. “Artículo 12, apartado 3 del Código Civil”, en M. Albaladejo y S. Díaz Alabart (dirs.). Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., pp. 910 a 912.

195 A. Bonomi. La norme imperative nel diritto internazionale privato, cit., p. 2.

196 P. A. de Miguel Asensio. “Derecho imperativo y relaciones privadas internacionales”, en Homenaje a Don Antonio Hernández Gil, t. iii, Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, 2001, p. 2864.

197 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 226.

198 Ibíd., p. 227.

199 Ídem.

200 Sobre las diferentes posiciones adoptadas por los participantes en las negociaciones del Código Internacional de Conducta sobre transferencia de tecnología, cfr. D. L. Miller y J. Davidow. “Antitrust at the United Nations: A Tale of Two Codes”, Journal of International Law, n.º 347, 1982.

201 Organización Mundial del Comercio. “Reporte del grupo de trabajo en la interacción de comercio y política de la competencia al Consejo General”, wto Doc. WT/wgtcp/3 1999, disponible en [http://docsonline.wto.org/gen_browse.asp], consultada el 18 de mayo de 2012.

202 Banco Mundial. Reporte Anual del Banco Mundial, n.º 88-89, 1994, disponible en [http://www-wds.worldbank.org], consultada el 18 de mayo de 2012.

203 Corte de Apelación francesa. Sala Civil. Sentencia n.º 06-14.641 del 30 de enero de 2008 que textualmente sostiene: “S’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles”, disponible en [http://www.courdecassation.fr/img/pdf/casciv_20080001_0001_p000_P-2.pdf], consultada el 19 de mayo de 2012.

204 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

205 A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, cit., p. 122.

206 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 234.

207 Considerando 6 del Reglamento Roma i: “El correcto funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad en cuanto a la ley aplicable y la libre circulación de resoluciones judiciales, que las normas de conflicto de leyes vigentes en los Estados miembros designen la misma ley nacional con independencia del país del tribunal ante el que se haya planteado el litigio”.

208 A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, cit., p. 123. Cuando el legislador no ha dispuesto de manera expresa la imperatividad de la norma en el ámbito internacional se deberá determinar su aplicación, recurriendo a los principios generales de interpretación teniendo en cuenta el sentido y finalidad de dicha disposición.

209 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. “El Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales de 19 de junio de 1980”, en A. L. Calvo Caravaca y Fernández de la gándara (dirs.). Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, p. 49; A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, cit., p. 122.

210 I. Guardans Cambó. Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, Pamplona, Aranzadi, 1992, p. 361; En el mismo sentido J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 336.

211 North American Bank, Ltd. v. Schulman, 474 N. Y. S. 2d 383 (N. Y. Co. Ct. 1984)

212 E. Sadowsky y A. Zeitlin. “Chapter 11. Enforcement of choice of law clauses”, en R. L. Haig (dir). Commercial litigation in New York State Court, New York, St Paul Minn. West publishing, Co. 1995, p. 354.

213 Esta posición se puede observar en Clifton Steel Corp. v. General Electric Co. 80 A. D. 2d 714, 437 N. Y. S. 2d 734 (3d Dep’t 1981) y en Monsanto v. Electronic Data Systems Corp. 141 A. D. 2d 514, 529 N. Y. S. 2d 512 (2d Dep’t 1988). En estos casos se protegen los derechos del proveedor de materiales en un contrato de construcción y los derechos de un trabajador respectivamente, excluyendo la aplicación de la ley designada por las partes y aplicando la ley del foro. Cfr. J. Killburn y J. M. Winn. “The rules of construction in choice of law cases in New York”, St. John’s Law Review, n.º 243, 1988, p. 257.

214 Bonny v. Society of Lloyd’s, 3 F. 3d 156 (7th Cir. 1993).

215 La Corte de Apelaciones sostuvo: “… by including the anti-waiver provisions in the securities laws, Congress made clear that the public policy of these laws should not be thwarted […] To allow Lloyd’s to avoid liability for putative violations of the 1933 Act would contravene important American policies unless remedies available in the selected forum do not subvert the public policy of that Act”.

216 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 236; en el mismo sentido J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 338, y A. L. Calvo Caravaca. “El Reglamento Roma i sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, cit., p. 124.

217 T. Guedj. “The theory of the lois de police, a functional trend in continental private international law: a comparative analysis with modern American theories”, American Journal of Comparative Law, n.º 39, 1991, p. 661.

218 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González. Derecho internacional privado, cit., p. 227.

219 I. Fletcher. Conflict of laws and European community Law, Londres, Elsevier Science Ltd. 1982, p. 169. Literalmente: “The increasingly common judicial practice of according effect to [mandatory] rules even in cases where they belong neither to the lex fori nor to the lex contractus is a remarkable example of the extent to which in recent times the previously sacrosanct principle of party autonomy in matters of contract has been eroded in response to a more activist view of the “appropriate” function of the Court, which may be summarized as being to ensure the prevalence of an idealized concept of “justice”, if necessary by means rather than by adhering to the traditional role of “neutral umpire”. Recently-elaborated theories regarding the necessity for accommodating provisions of mandatory rules of law which, if more traditional conflicts approaches were adhered to, would play no part in regulating the parties’relationship, may thus be seen as a logical counterpart of the increasing trend towards interventionism within the domestic legal sphere for the purpose of redressing social and economic imbalances by means of rules inhibiting freedom of contract”.

220 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 339.

221 Corte de Casación Belga, asunto n.º C 020445. F/1, del 16 de noviembre de 2006, disponible en [http://vlex.be/vid/38173254], consultada el 19 de mayo de 2012.

222 Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, cit., supra.

223 J. Kleinheisterkamp. “The impact of internationally mandatory laws on the enforceability of arbitration agreements”, en lse Law, Society and Economy Working Papers, London School of Economics and Political Science, 2009, p. 7. La cuestión fundamental en este caso se debió centrar en la posibilidad de abstraer de la justicia ordinaria un caso relacionado con un contrato de distribución exclusiva. No obstante, la jurisprudencia belga ya se había pronunciado al respecto en la decisión del caso Audi nsu en el que la Corte sostuvo que en un contrato de ese tipo no era posible la sumisión a un tribunal arbitral si esta conllevaba a la aplicación de una ley extranjera.

224 H. W. Baade. “The Operation of Foreign Public Law”, Texas International Law Journal, n.º 30, pp. 435; en el mismo sentido, F. Vischer. “General Course on Private International Law”, Recueil des Cours 9, vol. 232, 1992, pp. 166 y 167.

225 El artículo 19 de la Ley de Derecho internacional privado suiza, cit., supra. establece textualmente: “Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger: 1. Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. 2. Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit”.

226 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

227 J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 237.

228 I. Guardans Cambó. Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, cit., pp. 551 y 552.

229 Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

230 En el texto original remitido al Parlamento se establecía la posibilidad de aplicar las normas materiales imperativas de cualquier Estado. Esta situación determinó que el Reino Unido decidiera mantenerse fuera del Reglamento ya que la importancia del sector financiero en este país hacía temer la aplicación indiscriminada de normas imperativas de terceros Estados. No obstante, con la modificación introducida por el Dictamen del 9 de noviembre de 2007 se alteró el texto inicial y se introdujo el requisito de aplicación de las normas de policía solo de los países en que se debiera ejecutar o se hubiera ejecutado el contrato. La limitación impuesta por este artículo fue fundamental para que el Reino Unido decidiera ejercitar el “opting in” a favor del Reglamento. Para una completa descripción de este proceso, cfr. J. Fawcett y J. Carruthers. Cheshire, North and Fawcett, Private International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 740 y 741.

231 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 340.

232 Artículos 7.1 del CR y 9.3 del Reglamento (CE) n.º 593/2008, cit., supra.

233 Otro factor que se debe tener en cuenta es si la aplicación de una determinada norma material imperativa condicionará el reconocimiento de la decisión en el extranjero. J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 341.

234 A. Bonomi. “Overriding mandatory provisions in the Rome i Regulation on the law applicable to contracts”, cit., p. 295.

235 En el ámbito americano, el artículo 11 apartado 2 de la Convención Interamericana establece que “Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del Derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos”. En la redacción de este artículo se puede apreciar la innegable influencia que ejerció el CR sobre la Convención ya que nada se dice acerca del lugar de ejecución del contrato, como se prevé en el Reglamento Roma i, sino que se habla de “los vínculos más estrechos”, con todos los inconvenientes que ya comentamos.

236 H. L. Buxbaum. “Mandatory rules in civil litigation: status of the doctrine post-globalization”, The American Review of International Arbitration, vol. 18, 2007, p. 29.

237 I. Guardans Cambó. Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, cit., p. 362.

238 El artículo 9.3 del Reglamento Roma i se refiere a la “toma en consideración”, al igual que la ley de Derecho internacional privado suiza que en su artículo 19, cit., supra. también utiliza la expresión prise en considération.

239 Corte de Casación francesa. Sentencia n.º 08-21511 del 16 de marzo de 2010, disponible en [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/], consultada el 19 de mayo de 2012

240 La Corte sostiene: “Lors de l’application de la loi d’un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. En conséquence, viole l’article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la cour d’appel qui, pour écarter une demande de nullité pour cause illicite d’un contrat de transport de viande française vers le Ghana, retient que l’embargo décrété unilatéralement par l’État du Ghana sur la viande bovine d’origine française, n’a pas de force obligatoire à l’égard des parties au contrat de transport et qu’au regard de la loi applicable, la cause du contrat ne remplit aucune des conditions énoncées par l’article 1133 du code civil français, alors qu’il lui appartenait de déterminer, par application de la Convention de Rome, l’effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée devant elle”.

241 Cfr. B. Grossfeld y C. P. Rogers. “A Shared Values Approach to Jurisdictional conflicts in International Economic Law”, International and Comparative Law Quarterly, n.º 32, 1983, p. 932. Una clasificación similar aporta M. Blessing. “Impact of the extraterritorial application of mandatory rules on international contracts”, Swiss Commercial Law Series, vol. 9, 1999, pp. 14 y 15.

242 P. Mayer. “Mandatory rules of law in international arbitration”, cit., p. 289; en el mismo sentido, N. Voser. “Mandatory Rules of Law as a Limitation on the Law Applicable in International Commercial Arbitration”, American Review of International Arbitration, n.º 7, 1996, p. 357.

243 H. Muir-Watt y L. G. Radicati di Brozolo. “Party Autonomy and Mandatory Rules in a Global World”, Global Jurist Advances, Berkeley University, 2004, p. 3; y H. L. Buxbaum. “Mandatory rules in civil litigation: status of the doctrine post-globalization”, cit., p. 32.

244 Cfr. M. Pauknerová. “Mandatory rules and public policy in international contract law”, Academy of European Law, vol. 11, 2010, p. 32; J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 336; y J. Carrascosa González. La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma i, cit., p. 236. Refiriéndose al Derecho de la competencia, cfr. M. Giuliano y P. Lagarde. “Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations”. Official Journal C282, del 31 de octubre de1980, disponible en [http://eur-lex.europa.eu/].

245 Secretaría de la unctad. “Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el campo de la Transmisión de Tecnología”, Documento TD/B/ACii. 22, Ginebra, Suiza, 6 de junio de 1974, p. 12.

246 G. Tritton. Intellectual property in Europe, Londres, Sweet and Maxwell, 2008, p. 753.

247 F. Scott, G. A. Manne, M. E. Sykuta y J. D. Wright. “Comment on Intellectual Property, Concentration and the Limits of Antitrust in the Biotech Seed Industry”, Lewis & clark Law School Legal Studies, Research Paper n.º 2010-9, disponible en [http://ssrn.com/abstract=1553064], consultada el 18 de mayo de 2012.

248 Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. U.S. Court of Appeals, Federal Circuit September 10,1992, 975 F. 2d 832, 24 USPQ2d 1015.

249 R. Feldman. “Patent and Antitrust: Differing Shades of Meaning”, Virginia Journal of Law and Technolog y, vol. 13, n.º 2, 2008, p. 2.

250 C. M. Correa y A. Yusuf. Intellectual property and international trade: the trips Agreement, Londres, Kluwer Law International, 2008, p. 60.

251 Este fracaso se ha puesto en evidencia con el abandono de las negociaciones llevadas a cabo en el seno de la omc. Cfr. Decisión del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio, del 31 de julio de 2004, disponible en [http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

252 Conferencia de las naciones unidas sobre Comercio y Desarrollo – unctad –. “La política de la competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual”, Informe de la secretaría de la unctad, TD/B/com.2/clp/68, Ginebra, 2008, p. 6, disponible en [http://www.unctad.http://org/sp/docs/c2clpd68_sp.pdf], consultada el 19 de mayo de 2012.

253 Una de las contradicciones que se presentan entre las disciplinas de la propiedad industrial e intelectual con el Derecho de la competencia tiene que ver con la utilización de los mismos términos con significados distintos. Un ejemplo lo encontramos en el término “monopolio” ya que muchos jueces se refieren a un derecho de propiedad industrial como un monopolio, otorgándole un significado propio del Derecho de la competencia que hace referencia al poder en el mercado y, como es obvio, la concesión de un derecho de propiedad industrial no implica por sí mismo un poder ya que será necesario establecer la existencia de sustitutos y otros factores. Para un completo análisis de esta cuestión cfr. R. Feldman. “Patent and Antitrust: Differing Shades of Meaning”, cit., pp. 5 a 14.

254 K. E. Maskus. Encouraging International Technology Transfer, Ginebra, International Centre for Trade and Sustainable Development –ictsd–, 2004; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –unctad–. World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2002.

255 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –unctad–. World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2002.

256 Para un completo análisis de esta disposición, cfr. D. J. Buswell. “Foreign Trade Antitrust Improvements Act: A Three Ring Circus - Three Circuits, Three Interpretations”, Delaware Journal of Corporate Law, vol. 28, n.º 3, 2004, pp. 979 a 1009.

257 J. Fornells de Frutos. “Derecho de competencia en Estados Unidos”, Boletín Económico de ice, n.º 2802, 2004, p. 46.

258 La sección primera de la Sherman Act establece: “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal”.

259 Standard Oil Co. of New Jersey v. United States 173 Fed. Rep. 177, 1911. La aplicación de la rule of reason se contrapone a la aplicación de la prohibición per se.

260 J. Fornells de Frutos. “Derecho de competencia en Estados Unidos”, cit., p. 48.

261 Ídem.

262 La Sección 2 de la Sherman Act establece: “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felon y, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $ 10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $ 350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court”.

263 United States v. Aluminium Company of America, 148 F. 2d 416, (2d Cir. 1945).

264 En la sentencia mencionada el Juez Learned Hand sostuvo: “The successful competitor, having been urged to compete, must not be turned upon when he wins”.

265 En este sentido, es pertinente resaltar que, de acuerdo con una reciente decisión de la Corte Suprema, al igual que acontece con la categoría de los acuerdos entre empresas estudiada anteriormente, la fijación de precios de reventa que antes era calificada como una práctica monopolística per se, ahora debe ser objeto de la aplicación de la “rule of reason”, comentada anteriormente: Leegin Creative Leather Products, Inc. v. psks, Inc. 551 U.S. 877, 2007.

266 La sección 18 de la Clayton Act establece: “No person engaged in commerce or in any activity affecting commerce shall acquire, directly or indirectly the whole or any part of the stock or other share capital […], where in any line of commerce or in any activity affecting commerce in any section of the country the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly”.

267 V. Khorah. Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford, Hart publishing, 2006, pp. 27 y 28.

268 R. Posner. Antitrust law, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 256.

269 U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission. “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”, disponible en [http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf], consultada el 19 de mayo de 2012.

270 En su apartado 2.1 las IP Guidelines establecen que su ámbito de aplicación serán las patentes, los derechos de autor y los secretos empresariales.

271 La sección 2 de las IP Antitrust Guidelines establece textualmente: “General principles. These Guidelines embody three general principles:
a. for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property;
b. the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and
c. the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally precompetitive”.

272 Este principio fue pieza fundamental en las discusiones del célebre caso United States v. Microsoft Corp. 253 F. 3d 34 (D. C. Cir. 2001) en donde la Corte del Circuito de Columbia rechazó el argumento de Microsoft según el cual debido a que se estaba ejerciendo un derecho de propiedad intelectual era inaplicable el Derecho de la competencia.

273 En cuanto a la categoría de la monopolización, aunque no se refiere a los contratos de transferencia de tecnología, parece pertinente poner de relieve la diferencia de posturas respecto al tema en la Unión Europea y Estados Unidos. Una de las conductas más problemáticas es la negativa a conceder una licencia. Las IP Antitrust Guidelines establecen claramente que en los casos en los que el titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual detente una posición de dominio, no tendrá la obligación de licenciar a terceras partes el uso de sus derechos. De igual manera, la jurisprudencia ha seguido esta posición. Así, la Corte de Apelación del Circuito Federal, en la sentencia del caso Intergraph Corp. v. Intel Corp. 195 F. 3d 1346 (Fed. Cir. 1999), revocó la decisión del tribunal de distrito en la cual se declaraba que Intel había infringido la Sección 2 de la Sherman Act (monopolización) al haber interrumpido el suministro de muestras e información técnica sobre sus nuevos microprocesadores para workstations a Intergraph, con el fin de presionarlo a negociar en diferentes procesos que esta última empresa había interpuesto contra Intel por la supuesta infracción de algunas patentes de microprocesadores de su propiedad. La Corte sostuvo que Intel, al estar legalmente amparado por un derecho de patente, no podía infringir la Sección 2 de la Sherman por el mero hecho de mantener poder de mercado que le concedía el ejercicio de su derecho de patente. La Corte Suprema reafirmó la posición de la Corte de apelación en el caso Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, llp 540 U.S. (2004), n.º 02-682, del 13 de enero de 2004, en donde se desestimaron las pretensiones del demandante de que se declarara contraria a la Sección 2.ª de la Sherman Act la negativa de Verizon Communications, Inc. a conceder a AT & T el acceso a los servicios de su red de telecomunicaciones en Nueva York, para que esta empresa pudiera prestar los servicios de comunicación. Para un completo análisis de esta conducta en el Derecho norteamericano, y su comparación con la normativa europea, cfr. S. Baches Opi y F. Díez Estella. “La aplicación del derecho Antitrust al ejercicio unilateral de los derechos de propiedad intelectual e industrial: el estado de la cuestión en la Unión Europea y en los ee.uu.”, Revista de Derecho Mercantil, n.º 260, 2006, pp. 641 a 680.

274 G. Ghidini. Intellectual property and competition law: the innovation nexus, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2006, p. 99.

275 Los patent pools son acuerdos entre empresas que han decidido otorgar una autorización de uso sobre sus derechos exclusivos de forma recíproca o a un tercero. J. Clark, J. Piccolo, B. Stanton y K. Tyson. “Patent pools: a solution to the problem of access in biotechnology patents?”, en Patent Pooling, uspto Issues White Paper, 2001, p. 7.

276 Su traducción más cercana al castellano sería “marañas de patentes”, consistentes en conjuntos de derechos de patente que obligan a quien desee tener acceso a una tecnología a obtener licencias para usar una multiplicidad de patentes; pueden tener efectos pro competitivos, puesto que las empresas que trabajan con una “maraña de patentes” compuesta por patentes superpuestas pueden combinarlas para desarrollar tecnologías; sin embargo, a través de ellas se puede crear una fijación de precios obligando a competidores a negociar con todas las empresas involucradas o, incluso, imponer condiciones abusivas a quienes no son miembros: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –ompi–. “Informe sobre el sistema internacional de patentes”, scp/12/3 Rev. 2, 2008, p. 86, disponible en [http://scp_12_3_rev_2.pdf/], consultada el 19 de mayo de 2012.

277 Los consorcios de patentes están constituidos por múltiples titulares que ponen en común sus patentes y, mediante una entidad conjunta, conceden licencias a terceros. Los consorcios de patentes pueden reducir los costos de transacción al posibilitar que una parte negocie simultáneamente múltiples licencias para utilizar diversas patentes. Esta modalidad se acerca mucho al concepto de patent pools, aunque aquí el elemento más importante es la administración de los derechos por una sola entidad.

278 V. Khorah. Intellectual property rights and the EC competition rules, cit., p. 28.

279 Para un completo análisis de cada una de las conductas que pueden generar un riesgo para la libre competencia cfr. American Bar Association. Intellectual Pproperty and Antitrust Handbook, Chicago, aba Publishing, 2007, en especial, Capítulo v.

280 M. Delrahim. “US and EU Approaches to the Antitrust Analysis of Intellectual Property Licensing: Observations from the Enforcement Perspective”, US Department of Justice Report, American Bar Association, Section of Antitrust Law, spring meeting, 2004, p. 6.

281 Federal Trade Commission and Department of Justice. “Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, 17 de abril de 2007, disponible en [http://www.ftc.gov/opa/2007/04/ipreport.shtm], consultada el 19 de mayo de 2012.

282 Ídem.

283 Las IP Guidelines establecen un “safe harbor” en caso de que la cuota de mercado de las empresas no exceda el 20% en el respectivo mercado relevante. Antitrust-IP Guidelines, sección 4.3, cit., supra.

284 In re Summit Technology, Inc. & visx, Inc. (ftc, 24 de marzo de 1998).

285 Existen tres casos en los que el Departamento de Justicia, después de evaluar los efectos procompetitivos y los anticompetitivos, ha decidido que no constituían un riesgo para la libre competencia: mpg LA pool, dvd pool y 3G pool. Para un análisis de los tres casos cfr. Federal Trade Commission and Department of Justice. “Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, cit., p. 63.

286 IP Antitrust Guidelines, cit., supra, sección 3.4.

287 United States v. General Electric Co. 272 U.S. 476 (1926).

288 Brulotte v. Thys Co. cit., supra.

289 Ídem.

290 M. Lennon. Drafting Technology Patent License Agreements, Nueva York, Gaithersburg, Publishers, 2007, sec. 3-109.

291 Transparent-wrap machine corp. v. Stokes & Smith Co. 329 U.S. 637 (1947).

292 Bayer AG v. Housey Pharms. Inc. 228 F. Supp. 2d 467, 471-72 (D. del 2002).

293 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. 112 S. Ct. 2072, 2079 (1992). “A ‘tying’ or ‘tie-in’ or ‘tied sale’ arrangement has been defined as ‘an agreement by a party to sell one product […] on the condition that the buyer also purchases a different (or tied) product, or at least agrees that he will not purchase that [tied] product from any other supplier’”.

294 Brulotte v. Thys Co., cit., supra.

295 Scheiber v. Dolby Laboratories, 293 F3d 1014 (7th Cir. 2002).

296 T. Nguyen. Competition law, technology transfer and the trips agreement. Implication for developing countries, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2010, p. 83.

297 Aronson v. Quick Point Pencil Co. 440 U.S. 257 (1979).

298 Pitney Bowes, inc. v. Mestre 701 F. 2d 1365 218 U.S. P. Q. 987.

299 Automatic Radio Co. v. Hazeltine, 339 U.S. 827 (1950) 339 U.S. 827.

300 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc. 395 U.S. 100 (1969).

301 United States v. Microsoft Corp. 253 F. 3d 34 (D. C. Cir. 2001).

302 J. M. Jacobson. “Exclusive Dealing, Foreclosure, and Consumer Harm”, Antitrust Law Journal, n.º 11, 2003, p. 311.

303 Para un análisis detallado del estado actual de la doctrina del patent misuse en Estados Unidos cfr. V. Chiappetta. “Living with Patents: Insights from Patent Misuse”, Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 15, 2011, pp. 1 a 70.

304 Braun Med. Inc. v. Abbot Laboratories, 124 F. 3d 1419, 1427 (Fed. Cir. 1997).

305 Windsurfing Int’l Inc. v. amf, Inc. 782 F. 2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).

306 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. 243 U.S. 502, 502 (1917).

307 Aunque se considera el caso anterior como el origen de esta doctrina, en realidad la primera vez que se utilizó el nombre de misuse of a patent fue en el caso Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co. 314 U.S. 488, 493-94 (1942).

308 La Corte Suprema de Estados Unidos, aplicando la doctrina del patent misuse, consideró como uso indebido de la patente una obligación impuesta en un contrato de licencia en el que se obligaba al licenciatario a adquirir licencias sobre tecnologías diferentes a la que constituía el objeto del contrato; cfr. Zenith Radio Corp. v. Haseltine Research, Inc. cit., supra.

309 Es necesario aclarar que la doctrina del patent misuse no se aplica exclusivamente para casos en los que exista una relación entre el titular de la patente y el demandado, ya que puede ser alegada por cualquier persona sin que sea obligatorio demostrar que se ha sufrido un daño con el uso indebido de la patente. M. Leaffer. “Patent Misuse and Innovation”, cit., p. 147.

310 U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission, 424 F. 3d 1179, 1193 (Fed. Cir. 2005).

311 H. Hovenkamp, M. Janis y M. A. Lemley. IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, vol. i, Gaithersburg, Aspen Publishers, 2001, secc. 3-2b.

312 R. P. Merges. “Reflections on Current Legislation Affecting Patent Misuse”, Journal of the Patent and Trademark Office Society, n.º 70, 1988, p. 799.

313 Reglamento de la Comisión (CE) n.º 316 del 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, doue L 93/18 del 28 de marzo de 2014, disponible en [http://eur-lex.europa.eu/].

314 Ídem.

315 Ídem.

316 Reglamento del Consejo (CE) n.º 139 del 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, doue n.º i 24/1 del 29 de enero de 2004, disponible en [http://eur-lex.europa.eu], consultada el 5 de mayo de 2012.

317 G. Ghidini. Intellectual property and competition law: the innovation nexus, cit., p. 100.

318 G. Tritton. Intellectual property in Europe, cit., p. 757. La competencia intra brand es aquella que se da entre empresas que negocian un producto con el mismo origen empresarial, de esta forma la competencia debe darse en función del precio del producto.

319 tjue. Sentencia del 18 de febrero de 1971, asunto, 40/70 Sirena, S.r.l.c. Eda, S.r.l, disponible en [http://www.curia.europa.eu/].

320 V. Khorah. Intellectual property rights and the EC competition rules, cit., p. 29.

321 M. Mendelsohn y S. Rose. Guide to the EC block exemption for vertical agreements, Londres, Kluwer Law International, 2002, p. 32.

322 Reglamento de la Comisión (cee) n.º 2349 del 23 de julio de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado cee a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes, cit., supra.

323 Reglamento de la Comisión (cee) n.º 556/89 del 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de know-how, doue L 61 del 4 de marzo de 1989.

324 Reglamento de la Comisión (CE) n.º 240 del 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, doue L 31 del 9 de febrero de 1996.

325 S. Baches Opi y A. Rodríguez Encinas. “El nuevo Reglamento comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología”, Revista de Derecho Mercantil, n.º 255, 2005, p. 222.

326 Ídem.

327 S. Baches Opi. “The approaches of the European Commission and the U.S. Antritrust Agencies towards exclusivity clauses in licensing agreements”, Boston College International and Comparative Law Review, vol. xxiv, n.º 1, 2000, p. 88.

328 tjue. Sentencia del 6 de octubre de 1982, 262/81, Coditel Sa, Compagnie Generale pour la Diffusion de la Television y otros v. Cine-Vog Films S.A. y otros, disponible en [http://europa.eu/].

329 Reglamento de la Comisión (cee) n.º 1983 del 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva, doue L 173/1983 del 30 de junio de 1983, disponible en [http://eur-lex.europa.eu].

330 Reglamento de la Comisión (cee) n.º 1983 del 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva, cit., supra.

331 Reglamento 4087/88 de Franquicia, cit., supra.

332 Reglamento del Consejo (CE) 1/2003, del 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE, doue L 1/1, del 4 de enero de 2003, disponible en [http://eur-lex.europa.eu].

333 La Comisión adoptó diferentes disposiciones normativas en donde se reflejaba el cambio hacia un análisis económico, entre ellos: el Reglamento de exención por categorías aplicables a los acuerdos verticales, cit., supra; el Reglamento de la Comisión (CE) 2659 del 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, doue L 304/7, del 5 de diciembre de 2000, y el Reglamento de la Comisión (CE) 2658 del 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de especialización, doue L 304/3, del 5 de diciembre de 2000, disponible en [http://eur-lex.europa.eu].

334 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cit. supra.

335 En el apartado de definiciones se considera derechos de tecnología a las patentes, los modelos de utilidad, los derechos de los dibujos y modelos, las topografías de productos semiconductores, los certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos para los que puedan obtenerse esos certificados, los certificados sobre obtenciones vegetales, y las licencias de derechos de autor de programas informáticos;

336 El término “exención” debe entenderse en el sentido de “excepción” al principio de la libre competencia

337 Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (2014/C 89/03).

338 Directrices de acompañamiento, sección 95.

339 Ibíd., sección 99.

340 Ibíd., sección 101.

341 De acuerdo con la sección 98 de las Directrices de acompañamiento, los acuerdos recíprocos son acuerdos de licencia cruzada en los que las tecnologías licenciadas son tecnologías competidoras o pueden utilizarse para la producción de productos competidores.

342 Directrices de acompañamiento, sección 103.

343 Ibíd., sección 211.

344 Ibíd., sección 107.

345 A condición de que no se restrinjan al licenciatario las ventas activas y pasivas de los productos contractuales como recambios para sus propios productos.

346 Directrices de acompañamiento del Reglamento 772/2004, apartado 109.

347 Ibíd., apartados 134 a 137.

348 Brulotte vs. Thys Co., cit. supra.

349 Apartado 187 de las Directrices de acompañamiento, cit. supra.

350 Scheiber vs. Dolby Laboratories, cit. supra.

351 Aoip/Beyrard 76/29/cee: Decisión de la Comisión, del 2 de diciembre de 1975, disponible en [http://eur-law.eu/EN/76-29-EEC-Commission-Decision-2-December-1975,50846,d].

352 Este caso tiene hechos similares a los de Aronson vs. Quick Point Pencil Co. en Estados Unidos ya que se trata de una invención en la que no se ha concedido la patente al momento de la celebración del contrato. Cfr. tjue. Sentencia del 12 de mayo de 1989, asunto 320/87, Kai Ottung vs. Klee & Weilbach.

353 Decisión de la Comisión Europea del 15 de diciembre de 1986, asunto 87/123, Boussois vs. Interpane.

354 E. Ottoz y F. Cugno. “Hybrid Licensing of Product Innovations”, cit., p. 13.

355 Zenith Radio Corp. vs. Hazeltine Research Inc., cit. supra.

356 Sentencia del tjue de 23 de abril de 2009, asunto C-52/07, Kanal 5 v. Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra, stim, disponible en: http://www.curia.europa.eu/

357 El texto de la propuesta de Reglamento, junto con las intervenciones de terceros interesados de diferentes sectores está disponible en [http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html].

358 El texto de la propuesta de directrices está disponible en [http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/guidelines_es.pdf].

359 Nótese que en una operación de este tipo no solamente serán las partes las interesadas en el desarrollo del mismo: por un lado estarán los contratantes, es decir la empresa chilena y la entidad financiera como partes en la operación de préstamo de dinero, y, por otro, la sociedad noruega como titular de la patente y cualquier tercero que tenga la intención de realizar una operación comercial con alguna de las partes involucradas.

360 U.S. Patent Act Recording Statute 35 usc § 261, 2002: “Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing”.

361 En la ley suiza de patentes se consagra una disposición análoga en la cual se impone la forma escrita como condición para la existencia de la cesión o cualquier acto que implique la transferencia del derecho de dominio sobre la patente o la solicitud de patente: Artículo 33.2 bis. “Le transfer de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite”. Cfr. Ley Federal sobre Patentes de Invención del 25 de junio de 1954, disponible en [http://www.uaipit.com], consultada el 1.º de julio de 2009, (sección de legislación).

362 Ibíd., Literalmente la sección 261 del U.S. Code establece que: “An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage”.

363 Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Servs, Inc.), 252 F. 3d 1039 (9th Cir. 2001).

364 Manual of Patent Examining Procedure –mpep– § 313 (8th Ed. Rev. 1 2003): “License agreements and agreements which convey a security interest” may be recorded “in the public interest in order to give third parties notification of equitable interests or other matters relevant to the ownership of a patent or application”.

365 D. J. Dykeman y D. W. Kopko. “Recording Patent License Agreements in the uspto”, Intellectual Property Today, vol. 11, n.º 8, 2004, p. 2.

366 En el asunto Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc. 565 F. Supp. 931, textualmente se establece que “[T]he purchaser is under an obligation to inquire of the seller as to the existence of any outstanding licenses; the purchaser cannot claim that his expectations have been frustrated if he fails to make the necessary inquiry and later discovers that an outstanding license interferes with his right of enjoyment”.

367 En el artículo 33.3 de la Ley Federal sobre patentes de invención de Suiza, cit., supra, se establece que los actos que impliquen la transferencia del derecho no dependen del registro, pero aquellos que no estén inscritos no podrán ser oponibles a terceros: “Le transfer du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet”.

368 Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc. 939 F. 2d 1568, 1573-74 (Fed. Cir. 1991).

369 Heidelberg Harris, Inc. v. Loebach, 145 F. 3d 1454 (Fed. Cir. 1998).

370 Igual posición adopta la legislación suiza de patentes en su artículo 33.4 en donde se dispone que los derechos de terceros que no estén inscritos en el registro no serán oponibles a adquirentes de buena fe. Esta ley establece textualmente: “Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet”. En el artículo 34.3 de esta ley se establece una disposición idéntica pero en relación a las licencias no inscritas: “Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet”.

371 Rhone-Paulenc Agro v. DeKalb Genetics Corp. 284 F. 3d 1323 (Fed. Cir. 2002).

372 D. J. Dykeman y D. W. Kopko. “Recording Patent License Agreements in the uspto”, cit., p. 3.

373 La Sección 37 cfr § 3.11 del Manual de procedimiento de examinación de patentes establece literalmente: “Assignments of applications, patents, and registrations, accompanied by completed cover sheets as specified in §§ 3.28 and 3.31, will be recorded in the Office. Other documents, accompanied by completed cover sheets as specified in §§ 3.28 and 3.31, affecting title to applications, patents, or registrations, will be recorded as provided in this part or at the discretion of the Director”.

374 El Uniform Comercial Code § 9-106 establece que “[g]eneral intangibles’ means any personal property (including things in action) other than goods, accounts, chattel paper, documents, instruments, and money. This would include copyrights, trademarks, and patents”, ucc § 9-106, Official Comment to 1990 Official Text.

375 V. Mahamedi. “Recording Security Interests in Patents: Accepting a Traditional Federal System to Preserve the Policies of Patent Law”, Boston University Journal of Science & Technology Law, n.º 15, 1996, p. 8.

376 Reglamento de Ejecución del Convenio relativo a la Patente Europea 2000, en la redacción adoptada por el Consejo de Administración en su decisión del 12 de diciembre de 2002, boe n.º 22 del 25 de enero de 2003. En la Regla 143 se enumeran los documentos que serán admitidos al registro de la epo y particularmente en la letra w se indica la cesión de la solicitud de patente europea.

377 Cfr. propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria del 8 de marzo de 2004, disponible en [http://www.uaipit.com] (sección de legislación). Artículo 1. “La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá concederse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Comunidad”.

378 En el artículo 9h del Reglamento de la patente unitaria se hace una referencia a la inscripción de licencias y transferencias al regular las funciones de la epo; sin embargo, no se establece el carácter obligatorio de las inscripciones ni las consecuencias jurídicas de las mismas.

379 Un ejemplo de esta situación se encuentra en la ley alemana, en donde el fundamento del contrato de licencia aparece únicamente en dos disposiciones: los parágrafos 20 de la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, (en adelante gwb) y 15.2 del Patentgesetz, disponible en [http://www.uaipit.com], sección de legislación consultada el 5 de mayo de 2012.

380 Para un análisis de la evolución de la producción tecnológica española cfr. J. M. Ortiz-Villajos. Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea: estudio de las patentes registradas en España entre 1882 y 1935, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1999.

381 Ley 11/86 de patentes, cit., supra.

382 El artículo 54 del Real Decreto 2245 del 10 de octubre de 1986, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986 de Patentes establece en referencia a la información necesaria para la inscripción de una licencia en el registro que: “… en la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su objeto, duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se indicará si el titular de la licencia puede cederla o conceder sublicencias. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 75 de la Ley de Patentes”.

383 M. Sornarajah. The international law on foreign investment, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 7.

384 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, icj Reports 1970, p. 3. En este caso la compañía canadiense fue declarada en quiebra por un juzgado de Reus en 1948 y posteriormente el gobierno belga, ya que los accionistas de dicha compañía eran de esta nacionalidad, elevó un demanda ante la Corte internacional de justicia tratando de ejercer la protección diplomática sobre el perjuicio sufrido por sus nacionales (personas naturales y jurídicas). En la decisión se rechazaron las pretensiones por no poseer Bélgica el ius standi para alegar la protección diplomática de sus nacionales ya que, de acuerdo con la Corte, el facultado para invocar dicha protección debía ser el Estado canadiense. Dos precedentes de suma importancia ha dejado este caso: el primero, que el Estado en el cual una sociedad se encuentra constituida prevalece sobre la nacionalidad efectiva, que en este caso era belga; el segundo, que la protección diplomática puede ejercerse sobre personas naturales, pero también jurídicas. El texto completo de la decisión de la Corte se encuentra disponible en [http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf] consultada el 19 de mayo de 2012.

385 M. Sornarajah. The international law on foreign investment, cit., p. 10.

386 Ibíd., p. 65

387 Para un análisis completo del Acuerdo trim, cfr. P. Macrory, A. Edmond Appleton y M. G. Plummer. The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis, vol. 2, Nueva York, Springer, 2005.

388 Anexo 1. a) “La compra o la utilización por una empresa de productos de origen nacional o de fuentes nacionales, ya se especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos, o como proporción del volumen o del valor de su producción local; o b) que las compras o la utilización de productos de importación por una empresa se limite a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte”.

389 C. M. Correa y N. Kumar. Protecting foreign investment: implications of a wto regime and policy options, Londres, Zed Books, 2003, p. 85.

390 Reporte del panel de la omc en el caso Indonesia car case WT/DS554/R y WT/DS559/R del 2 de julio de 1998, disponible en [http://www.wto.org], consultada el 19 de mayo de 2012; F. Ortino y E. U. Petersmann. The wto dispute settlement system, 1995-2003, Londres, Kluwer Law International, 2004, p. 177; B. M. Hoekman y M. Kostecki. The political economy of the world trading system: the wto and beyond, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 203.

391 Acerca de este tema en el marco del nafta cfr. D’Amato y Hertz. “Shaping the trident; Intellectual property under nafta, investments protection agreements and the World trade organization”, Canada-United States Law Journal, n.º 261, 1997.

392 B. Javorcik. “The composition of foreign investment and protection of intellectual property rights in transition economies”, European Economic Review, n.º 48, 2004, p. 45.

393 E. Asiedu y H. Esfahani. “Ownership structure in foreign direct investment projects”, Review of Economics and Statistics, n.º 83, 2001, p. 653.

394 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –unctad–. World Investment Report: Transnational Corporations and the Internalization of R & D, Nueva York y Ginebra, 2005.

395 M. Blomström y A. Kokko. “How foreign investment affects host countries”, cit., p. 17.

396 Si bien es cierto que en su mayoría las actividades de innovación desarrolladas por este tipo de compañías se lleva a cabo en el lugar en donde la sede principal de la empresa tiene su asiento, también lo es que la tendencia a la descentralización en las labores de investigación y desarrollo está en franco aumento. Para un análisis detallado de la forma en que las empresas transnacionales han descentralizado distintas tareas, incluyendo la de investigación y desarrollo, cfr. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –unctad–. World Investement Report, Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2011; sobre el mismo tema, desde un punto de vista económico, B. Javorcik. “Foreign direct investment and international technology transfer”, 2010, disponible en [http://www.chch.ox.ac.uk/sites/default/files/javorcik.pdf], consultada el 19 de mayo de 2012.

397 C. Correa. “Technology transfer in the wto Agreements”, Asian Biotechnology Development Review, vol. 3, n.º 1, 1999, p. 443.

398 Cfr. T. Moran. “How to investigate the impact of foreign direct investment on development and use the results to guide policy”, en S. Collins. Brookings trade forum, Washington, Brookings Institution Press, 2008, p. 42; y E. Mansfield. Intellectual property protection, direct investment, and technology transfer: Germany, Japan, and the United States, Washington, World Bank Publications, 1995. En esta última obra el autor, a través de encuestas a empresas líderes en el sector de la electrónica, farmacéutica y maquinaria pesada de Alemania, Japón y Estados Unidos, trata de establecer una relación en la que los países con mayor protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual serán los destinatarios preferidos de los países industrializados para realizar procesos de transferencia de tecnología. Sin embargo, en estudios más extensivos no se encuentra una clara relación entre la mayor protección de los derechos de propiedad industrial y el incremento de la inversión extranjera. En este sentido, cfr. K. Maskus y D. Eby-Konan. “Trade-Related Intellectual Property Rights: Issues and Exploratory Results”, Analytical and Negotiating Issues in the Global Trading System, 1994, pp. 23 y ss.

399 K. Maskus y D. Eby-Konan. “Trade-Related Intellectual Property Rights: Issues and Exploratory Results”, cit., p. 23. Diferentes estudios realizados para poner en evidencia la relación entre la inversión extranjera directa y la mejora en la productividad de las empresas locales han llevado a resultados contradictorios; uno de los motivos de esta contradicción radica en que estos trabajos han tomado como base datos de empresas ubicadas en países desarrollados en donde la brecha tecnológica entre empresas locales y foráneas no es de igual magnitud a la que se presenta en los países con menor nivel de desarrollo tecnológico.

400 A partir de la década de los noventa se incrementó exponencialmente el número de agencias de promoción de inversiones que pasaron de 11 en 1990 a 63 en 2005, con marcada influencia en los países en desarrollo en donde se pasó de 3 a 20 en el mismo periodo de tiempo. De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Mundial, 59 de los 108 países consultados ofrecieron algún tipo de incentivo para atraer la inversión extranjera. Smarzynska Javorcik. “Foreign Direct Investment and International Technology Transfer: What do We Know? What Would We Like to Know?”, Inédito, 2007, citado por Banco Mundial. Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the Developing World, Washington, World Bank Publications, 2008, p. 160.

401 B. Javorcik. “Foreign direct investment and international technology transfer”, cit., p. 5.

402 Datos obtenidos del Bureau of Economic Analysis del Departamento de Estado de Estados Unidos. Foreign Direct Investment in the U.S.: Balance of Payments and Direct Investment Position Data, disponible en [http://www.bea.gov/international/di1fdibal.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

403 Exon-Florio provision of the Defense Production Act, usc app 2170.

404 Este tipo de operaciones está regulado por la International Banking Actiba– de 1978, la Foreign Bank Supervision Enhancement Actfbsea– de 1991 y la Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act de 1994, así como por las legislaciones estatales. Cfr. Oficina Económica y Comercial de España. “Restricciones a la inversión extranjera directa en Estados Unidos”, n.º 08/24/06, was-JI, Washington, 2006. Las restricciones impuestas por estas leyes están relacionadas con los límites en el número máximo de sucursales por Estado y en la adquisición de acciones con derecho a voto, con la exigencia de depósitos como medida de seguridad, la obligación de proporcionar información sobre las actividades del banco dentro y fuera del país, y el registro ante el Secretario del Tesoro.

405 En este sector la Federal Communications Commission a través de la Federal Communications Act, 47 usc § 310(b)(3) y 47 usc § 310(b)(4) de 1934, posteriormente modificada por la Telecommunications Act de 1996 que establece el requisito de la obtención de una licencia para la transmisión de energía, comunicaciones o señales de radio. Esta licencia no se otorga a empresas que tengan una participación extranjera superior al 20-25%, salvo casos de interés nacional. En cuanto al transporte marítimo, las encargadas de regular el sector son la Shipping Act de 1916 usc. secc. 801 y la Merchant Marine Act de 1920, usc secc. 876.

406 Un importante número de las restricciones en este sector se encuentran consignadas en el Defense Industrial Security Program del Departamento de Defensa, desarrollado a través de la National Security Act de 1947, 50 usc 401 y la Executive Order n.º 10865, en ellas se establece el requisito de obtención de una autorización para acceder a la posibilidad de participar en procesos de contratación con el Departamento de Defensa.

407 Estas restricciones se encuentran en la Atomic Energy Act de 1954, 42 usc Secc. 2011 y, la Federal Power Act de 1920, 16 usc 791 que regulan la energía nuclear e hidroeléctrica, el gas natural y la electricidad.

408 De acuerdo la Federal Communications Act, 47 usc § 310(b)(3) y 47 usc § 310(b)(4), las empresas aéreas extranjeras pueden participar en una empresa nacional pero dicha participación no puede superar el 25% del poder de voto, o el 50% del capital social.

409 L. Fullerton y C. Griner. Review of Foreign Acquisitions Under the Exon-florio Provision, Chicago, American Bar Association, 1991, p. 151.

410 J. K. Jackson. “The Exon-Florio National Security Test for Foreign Investment”, en Library of Congress Washington D. C. Congressional Research Service, 2010, p. 26.

411 En este caso la empresa China National Aero Technology Import and Export Corp. –catic– notificó al cfius su intención de emprender una operación para adquirir parte de la compañía aérea Manufactoring Co. –mamco– dedicada a la producción de pequeños componentes metálicos para aeronaves comerciales cuyo principal cliente era la empresa Boeing. La operación fue llevada a cabo antes de obtener la aprobación del cfius, así que la Casa Blanca, por recomendación de dicho organismo, ordenó la marcha atrás de la operación argumentando que con ella se podría poner en peligro la seguridad nacional. Cfr. L. Fullerton y C. Griner. Review of Foreign Acquisitions Under the Exon-florio Provision, cit., p. 152.

412 Foreign Investment and National Security Act, 50 usc app. 2061.

413 El término “infraestructuras críticas” es definido textualmente por la Exon-Florio Act como: “Systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the United States that the incapacity or destruction of such systems or assets would have a debilitating impact on national security”.

414 Este caso se hizo público por divulgación de la empresa china, pero el documento con las observaciones del cfius no fue publicado por tener carácter reservado.

415 Para revisar los modelos utilizados por el Reino Unido, Francia y Alemania, cfr. [http://mentclaims.com/subscriber_treaties_bilateral] consultada el 19 de mayo de 2012.

416 De acuerdo con el glosario de la UE, la política comercial común “… constituye uno de los principales instrumentos de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Es competencia exclusiva de la Unión e hizo posible la creación de una unión aduanera entre los Estados miembros. La política comercial común implica una gestión uniforme de las relaciones comerciales con los terceros países, en particular mediante un arancel aduanero común y regímenes comunes relativos a las importaciones y las exportaciones. El Tratado de Lisboa amplía asimismo la política comercial común a las inversiones extranjeras directas”, disponible en [http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/commercial_policy_es.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

417 M. Bungenberg. European Yearbook of International Economic Law, Londres, Springer, 2011, p. 39.

418 Artículo 2.º tfue: “Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión”.

419 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países, com (2010) 344, disponible en [http://www.europarl.europa.eu], consultada 19 de mayo de 2012.

420 Tratado de la Unión Europea del 9 mayo 2008, doue C 115-13, disponible en [http://eur-lex.europa.eu/].

421 Ya existen antecedentes en la negociación de tratados de libre comercio que involucran temas de inversión extranjera en donde la UE ha supeditado la firma del tratado a temas de derechos humanos y mejoramiento de condiciones de sindicalistas. Esta situación se puede apreciar en el caso del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia. Noticia del 11 de abril de 2011, disponible en [http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-262164-tlc-entre--colombia-y-union-europea-va-buen-camino], consultada el 19 de mayo de 2012.

422 Según V. Sánchez. El Derecho de la Unión Europea, Barcelona, Huygens Editorial, 2010, p. 122, “El procedimiento legislativo ordinario implica que Reglamentos, Directivas o Decisiones de la Unión son adoptados conjuntamente por el Parlamento y el Consejo, a propuesta de la Comisión. Cfr. artículos 289 y 294 del Tratado de la Unión Europea”.

423 Los textos de los acuerdos con Colombia y Perú que se encuentran pendientes de ratificación y todos sus anexos se están disponibles en [http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691], consultada el 19 de mayo de 2012.

424 Los parámetros establecidos por la omc están contenidos en la Declaración Ministerial de la Organización Internacional de Comercio relativa al acuerdo sobre los adpic y la salud pública del 14 de septiembre de 2001, WT/min (01)/dec/2. Doha, en la que se acepta la importancia de la creación de medidas de flexibilización a los derechos de propiedad industrial e intelectual que permitan dar acceso a la salud pública a las poblaciones de países miembros: disponible en [http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm], consultada el 19 de mayo de 2012; de igual manera, en la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los adpic y la salud pública del 30 de agosto de 2003, WT/L/540 y Corr. 1, donde se establecen las condiciones para la importación de medicamentos a través de la figura de las licencias obligatorias en países con poca o nula capacidad de producción industrial: disponible en [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/implem_para6_s.htm], consultada el 19 de mayo de 2012. Y, finalmente, el Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre los adpic de 8 de diciembre de 2005, WT/L/641, Ginebra, en el que se establecen las características puntuales que deben tener las licencias obligatorias que implican procesos de importación y exportación de medicamentos: disponible en [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

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