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Los contratos de transferencia internacional de tecnología

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Manuel Guerrero Gaitán

Capítulo I. La práctica contractual en los procesos internacionales de transferencia de tecnología

Volltext

I. PLANTEAMIENTO

11. En este capítulo se expone la forma en que se implementan los procesos de transferencia de tecnología en el ámbito internacional con el fin de identificar los problemas que se presentan en estos procesos y que impiden la realización de una correcta transferencia tecnológica. Con este propósito se examina el contrato de licencia como paradigma de los contratos de transferencia de tecnología (II), debido a que los elementos esenciales de este contrato se encuentran presentes en las demás figuras contractuales, de las cuales se estudian sus rasgos característicos (A). Posteriormente se delimita el problema del desequilibrio existente entre la capacidad de negociación de las partes en un contrato internacional de transferencia de tecnología, para lo cual se establecen los diferentes tipos de licencia (B), su carácter atípico (C) y la consecuente importancia que representa para este tipo de contratos la autonomía de la voluntad (III), tanto en su vertiente conflictual (A), cuanto material (B). Una vez establecida la importancia de la autonomía de la voluntad, debido al marcado carácter atípico de estas figuras contractuales, se centrará el estudio en las cláusulas y conductas que los contratantes, haciendo uso de su autonomía material, suelen adoptar en este tipo de contratos y que pueden conducir a abusos por parte del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología objeto del contrato (IV). En este apartado, con base en los contratos analizados, se identifican las cláusulas más frecuentes en los contratos de licencia de tecnología y se ilustran los casos en que dichas cláusulas pueden constituir un impedimento para la correcta transferencia de tecnología.

22. El objetivo de este capítulo es doble: en primer lugar, verificar las causas del desequilibrio en los contratos de transferencia de tecnología en la práctica negocial internacional, y en segundo lugar, identificar las cláusulas que por sus efectos nocivos para la transferencia de tecnología suponen mayor riesgo para los receptores. Este análisis permitirá valorar en su conclusión la importancia que tiene para la sociedad la imposición de límites a la autonomía de la voluntad de las partes a través de normas imperativas que restrinjan la configuración de conductas abusivas que impidan una correcta transferencia internacional de tecnología.

II. EL CONTRATO DE LICENCIA COMO PARADIGMA DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 1 B. Javorcik. “The composition of foreign investment and protection of intellectual property rights (...)
  • 2 M. Sabido Rodríguez. Capítulo XIX “Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, en A (...)
  • 3 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 73.

33. Los procesos de transferencia internacional de tecnología, tal como se indicó en el apartado introductorio, pueden desarrollarse mediante diferentes métodos como la adquisición o compra de equipos e intermediación de productos1, o mediante diferentes figuras contractuales atípicas, que se denominarán “contratos de transferencia de tecnología”2. Este tipo de contratos posee elementos pertenecientes a diversas figuras negociales e involucra prestaciones que se pueden pactar, bien sea en un solo acuerdo o en una multiplicidad de contratos íntimamente relacionados entre sí3.

  • 4 Una excepción a esta característica la constituye el contrato de cesión ya que se perfecciona en e (...)
  • 5 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, Barcelona, Bosch, (...)

4Dentro de la categoría de los contratos de transferencia de tecnología las figuras contractuales más utilizadas son los contratos de cesión, licencia, franquicia, operaciones de joint venture y los contratos de ingeniería. La justificación del tratamiento conjunto de estos contratos radica en la existencia de características comunes en todas estas figuras, tales como su carácter sinalagmático o bilateral, puesto que imponen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes contratantes; su duración, ya que la mayoría de ellos son de tracto sucesivo al establecer prestaciones reiteradas, tales como el pago de royalties establecidos en función de diversos criterios, como niveles de venta, dividendos obtenidos o unidades producidas4, y su carácter intuito personae, toda vez que se llevan a cabo atendiendo a las especiales cualificaciones tanto del productor, cuanto del receptor de la tecnología objeto del acuerdo5.

  • 6 Entre los autores que se inclinan por la utilización de esta clasificación se encuentra P. A. De M (...)
  • 7 Existe una discusión en cuanto a la terminología usada para definir los contratos que involucran d (...)

54. No obstante sus características comunes, es posible identificar dos subcategorías dentro de los contratos de transferencia de tecnología en atención al contenido obligacional del contrato analizado6: la primera la componen los contratos de transferencia de tecnología con causa simple, y la segunda, aquellos con causa compleja7. Los contratos de transferencia de tecnología con causa simple tienen como fin lograr la autorización de uso, o el cambio de titularidad de un conjunto de conocimientos tecnológicos protegido por la disciplina de la propiedad industrial e intelectual, mientras que en los contratos con causa compleja dicha autorización o cambio de titularidad es solo uno de los diversos elementos dirigidos a la consecución de un fin específico.

  • 8 A. López Terruela martínez. “Capítulo xviii. Contratos internacionales sobre propiedad intelectual (...)
  • 9 G. Anand y T. Khanna. “The Structure of Licensing Contracts”, en Journal of Industrial Economics ( (...)

65. Es necesario destacar que los contratos con causa simple no representan la figura más frecuente en su forma pura o individual en la práctica negocial, puesto que en muchas ocasiones forman parte de acuerdos que incluyen otro tipo de prestaciones8, sin embargo, la importancia de esta clase de contratos radica en que constituyen la estructura básica en la cual se apoyan las figuras contractuales complejas. Ahora bien, con ello no se quiere decir que los contratos con causa simple no sean utilizados actualmente o que hayan caído en desuso; al contrario, su utilización comprende, en la mayoría de los casos, tecnologías que han alcanzado un nivel suficiente de madurez y que cuentan con un alto grado de protección, de suerte que este tipo de contratos suele utilizarse en industrias con mercados homogéneos en los que existe un bajo nivel de diferenciación en los productos9.

  • 10 R. Evangelio Llorca. El encargo de obra intelectual, Madrid, Dykinson, 2006, p. 50. Algunos autore (...)

76. Los contratos con causa compleja son aquellos en los cuales se encuentran prestaciones propias de uno o más negocios típicos, y prestaciones no pertenecientes a ningún tipo legal y diversas entre sí10. Este tipo de contratos son de amplia utilización debido a la combinación de prestaciones que pueden ser configuradas en virtud de la autonomía de la voluntad de los contratantes.

  • 11 En este sentido A. Sirotti Gaudenzi. Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol. i, (...)
  • 12 A. Kutty y S. Chakravarty. “The competition - IP dichotomy: Emerging challenges in technology tran (...)

87. La licencia se caracteriza por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de las partes. Estas características han conducido a que algunos autores consideren a la licencia, más que como una figura contractual, como un esquema negocial que comprende diversas formas de regular las condiciones en que un tercero puede explotar una invención técnica titularidad de otra persona11. En efecto, aunque se esté ante un contrato de gran complejidad prestacional, siempre que se hable de transferencia de tecnología se estará frente a una autorización de uso, bien sea simple o recíproca de unos conocimientos tecnológicos protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual. Esta estructura, coincidente con la de la licencia, constituye el núcleo fundamental de los contratos con causa compleja, puesto que el elemento que caracteriza un contrato de joint venture, uno de ingeniería o uno de franquicia, como herramienta para llevar a cabo una transferencia tecnológica, es la autorización de explotación de unos conocimientos tecnológicos; por lo tanto, salvo algunas consideraciones particulares que se deban realizar en casos concretos, el esquema de los contratos de licencia será aplicable a la mayoría de las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo los procesos de transferencia tecnológica en el ámbito internacional12.

  • 13 J. Dratler. Licensing of intellectual property, Nueva York, Law Journal Press, 2005, Sec. 1.01, 1- (...)
  • 14 A. G. Toth. The Oxford encyclopedia of European community law, vol. iii, Oxford, Oxford University (...)

98. Como consecuencia de la existencia de los elementos esenciales del contrato de licencia en las demás figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo los procesos de transferencia de tecnología, existe una directa relación entre licenciamiento y transferencia de tecnología13, de forma tal que en el Derecho anglosajón en ocasiones se presente incluso una equivalencia entre los conceptos de licenciamiento y transferencia de tecnología. Esta equivalencia ha sido puesta de relieve por autores como A. G. Toth al afirmar que la expresión transferencia de tecnología (technology transfer) implica el acuerdo o licencia por la cual una parte concede a la otra la facultad de explotar su derecho, que puede ser intelectual, industrial o cualquier otra información tecnológicamente valiosa14.

109. A continuación se expondrán los rasgos básicos de los contratos más utilizados en la práctica negocial para llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología con el fin de identificar los elementos comunes en la práctica internacional.

A. FIGURAS CONTRACTUALES MÁS UTILIZADAS PARA LLEVAR A CABO LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1. LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DEL CONTRATO DE LICENCIA

  • 15 S. Progoff. Understanding the intellectual property license, Springer Science & Business, Berlin, (...)
  • 16 J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., Sec 1.01, 1-7.

1110. La licencia es una de las figuras contractuales más utilizadas en la contratación internacional de transferencia de tecnología, puesto que puede ser utilizada como una herramienta para autorizar el uso de diferentes bienes inmateriales tales como invenciones no patentadas, solicitudes de patente, secretos empresariales, trazados topográficos de circuitos integrados, derechos de obtentor de variedades vegetales, derechos de autor sobre programas de ordenador y, por supuesto, las patentes de invención15. En efecto, la licencia es un tipo de contrato que puede presentarse al interior de la estructura de un mismo grupo de empresas, en un joint venture, o entre empresas o personas sin vinculación alguna. Esta capacidad de adaptación de la licencia ha conducido a que se otorgue una directa relación entre licenciamiento y transferencia de tecnología16.

  • 17 En el mismo sentido, ibidem.

1211. El principal propósito del contrato de licencia es otorgar a un tercero la autorización para explotar un derecho sobre un bien inmaterial; sin embargo, existen otras razones para acudir a esta figura contractual tales como la resolución de algún tipo de disputa entre las partes, o la creación de las bases para una futura operación de integración o para resolver problemas de bloqueo de patentes17.

  • 18 Reglamento (CE) n.º 2394 del 23 de julio de 1984 de la Comisión, relativo a la aplicación del apar (...)

1312. Uno de los pocos instrumentos jurídicos que contenía una definición de contratos de licencia era el actualmente derogado Reglamento 2394/8418 que reguló por primera vez este tipo de contratos en relación con el Derecho de competencia económica. En él se definía la licencia de patente como una

… autorización por el titular de una patente a otra persona para que explote la invención patentada por uno o varios de los modos de explotación previstos en el derecho de patentes, en particular la fabricación utilización y comercialización.

  • 19 Cfr. R. Bercovitz Álvarez. “Contratos sobre propiedad industrial”, Capítulo xx, “Contratos sobre b (...)
  • 20 En este sentido se pronuncia la jurisprudencia española de la Sala de lo Contencioso-Administrativ (...)
  • 21 El alcance de la licencia puede ser incluso restringido a un campo técnico determinado. Cfr. M. Si (...)
  • 22 El carácter oneroso o gratuito como elemento esencial del contrato de licencia ha sido objeto de d (...)

14En la medida en que actualmente no existe una definición legal de este contrato, será necesario acudir a las numerosas definiciones doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se han formulado para extraer los elementos comunes. Así, es posible identificar en todas ellas los mismos elementos fundamentales19: el primero de ellos y uno de los más importantes es la retención de la titularidad del derecho por parte del licenciante20; el segundo es la autorización de explotación total o parcial de las facultades que comprende el derecho21, y el tercero, la contraprestación debida por el licenciatario al licenciante22.

  • 23 En la sentencia 284 F. 3d 1323 la Corte de Apelaciones del Circuito Federal se cita el precedente (...)
  • 24 M. Anderson. Technology transfer. Law practice and precedents, Oxford, Tottel Publishing, 2008, p. (...)

15En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de licencia en el Derecho estadounidense se realiza una aplicación analógica al contrato de arrendamiento, al igual que ocurre en el Reino Unido23, en donde se dispone que la licencia genera contractual rights pero no interest in property, lo cual quiere decir que al no haber una transferencia de titularidad, el Derecho aplicable será el Derecho contractual, mas no el Derecho de propiedad24.

16En la Unión Europea, en la sentencia del asunto Falco Privatstiftungel, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea25 (en adelante tjue) sostuvo el carácter negativo de las obligaciones comprendidas en el contrato de licencia, en el sentido que el licenciante del derecho se obliga, frente al licenciatario, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último. Esta sentencia es de vital importancia, ya que por primera vez el Tribunal dejó en claro que los contratos de explotación sobre bienes inmateriales no deben ser considerados contratos de prestación de servicios. No obstante, es preciso tener en cuenta que, tal y como se verá más adelante, la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología que involucran bienes intangibles tienen un carácter mixto, por consiguiente, sería perfectamente posible que un contrato en el cual la licencia sobre uno de estos bienes tenga el carácter de accesoria, por ejemplo, un contrato de investigación y desarrollo, sea considerado un contrato de prestación de servicios.

  • 26 Sentencia del tjue C-376/11 “Pie Optiek”, del 19 de julio de 2012. El texto en español de las conc (...)

17El 3 de mayo de 2012 se presentaron las conclusiones del abogado general sobre el asunto C-376/11, Pie Optiek26, pronunciándose sobre el concepto y características de los contratos de licencia sobre bienes inmateriales. Por la importancia que este caso reviste para la caracterización del contrato de licencia es importante realizar una breve exposición de sus antecedentes de hecho.

  • 27 Reglamento (CE) n.º 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de abril de 2002, relati (...)

18Una empresa de Estados Unidos, titular de una marca en Benelux, celebró un contrato, que las partes denominaron de licencia, con una sociedad belga con el objeto de que esta última solicitara un nombre de dominio “eu” que sería posteriormente transferido a la empresa estadounidense a cambio de un precio. La importancia para las partes de la caracterización en este caso viene determinada porque la condición de licenciatario sería la que legitimaría a la sociedad belga a solicitar el registro del dominio, puesto que conforme al artículo 4.2. b del Reglamento 733/2002 sobre aplicación del dominio de primer nivel “.eu”27 sólo es posible el registro de un nombre de dominio de segundo nivel bajo “.eu” cuando la empresa solicitante “tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad”. La parte demandante en este asunto era otra sociedad belga que buscaba la transferencia del nombre de dominio registrado, demostrando que entre la empresa de Estados Unidos y la sociedad belga no existió un verdadero contrato de licencia que facultara a esta última a solicitar el registro del dominio “.eu”.

19En las conclusiones el abogado general, después de analizar la regulación sobre el contrato de licencia en el Derecho de la Unión Europea, tanto en el Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria, cuanto el Reglamento 772/2004 sobre acuerdos de transferencia de tecnología), compara dos conceptos de contrato de licencia: en primer lugar, el adoptado en el asunto Falco ya estudiado, es decir, la licencia como un contrato en el que el licenciante del derecho se obliga, frente al licenciatario, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último; en segundo lugar, aquel en el que la licencia se entiende como la autorización de explotación de un derecho. Finalmente se concluye que en el Derecho de la Unión el contrato de licencia es un contrato que tiene por objeto autorizar al licenciatario una utilización normal de ciertos derechos (utilización que puede variar en función del tipo de derecho) y no una mera renuncia por parte del titular al ejercicio de sus derechos de oposición.

  • 28 J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., Sec 1.01, 1-7.

2013. Con el fin de contar con un concepto unificado como punto de partida para este trabajo, se tomará la licencia como aquella autorización que concede el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual (licenciante) a un tercero (licenciatario) con el fin de explotar total o parcialmente los conocimientos protegidos por el derecho objeto del contrato. De ello se infiere que el principal propósito del contrato de licencia es otorgar a un tercero la autorización para explotar un derecho sobre un bien inmaterial; sin embargo, existen otras razones para acudir a este tipo de figura contractual, tales como la resolución de algún tipo de disputa entre las partes, o la creación de las bases para una futura operación de integración, o para resolver problemas de bloqueo de patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual28.

  • 29 J. Massaguer. El contrato de licencia de know how, Barcelona, Bosch, 1989, p. 32.
  • 30 E. Chuliá Vicent y T. Beltrán Alandete. “Capítulo vi, El contrato de know how”, en Aspectos jurídi (...)

2114. La estructura del contrato de licencia no varía de acuerdo con el objeto en el que recaiga, pero es necesario tener en cuenta las diferencias que se presentan en una licencia sobre un derecho exclusivo registral, como las patentes de invención, y uno extraregistral, como el know how29, consistentes en que, mientras en el primero la tecnología protegida por la patente se encuentra debidamente preservada en virtud de este acto jurídico, no siendo un secreto de la empresa que lo ha efectuado dado el carácter público del registro de patentes, en los contratos de licencia de know how el carácter secreto de su objeto es un elemento fundamental que condicionará algunos aspectos del contrato tales como su publicidad30.

22De lo anteriormente analizado se desprende que los elementos estructurales del contrato de licencia permanecerán inalterables a pesar de que, por una parte, el objeto del contrato varíe en cuanto a su forma de protección (patente, know how, derecho de obtentor de nuevas variedades vegetales, etc.), y por otra, que se pacten prestaciones simultaneas a la autorización de explotación de los conocimientos tecnológicos, tales como la construcción de una planta industrial (contrato de ingeniería) o la constitución de una nueva empresa (operaciones de joint venture).

  • 31 J. Hagedoorn, S. Lorenz-Orlean y H. van Kranenburg. “Inter-firm technology transfer: partnership-e (...)

2315. En la práctica negocial internacional se aprecia cada vez con más frecuencia la utilización de formas contractuales complejas que incluyen una pluralidad de prestaciones adicionales a las que tradicionalmente se consideran como elementos esenciales del contrato de licencia31. En efecto, los procesos de transferencia de tecnología frecuentemente se presentan en forma de acuerdos marco que involucran estructuras similares a las de los contratos con causa simple (como la licencia) y adicionalmente estipulan otro tipo de prestaciones, tales como la creación de nuevas empresas, la transmisión de manuales empresariales, o la construcción de estructuras. Este tipo de acuerdos es utilizado principalmente en industrias relacionadas con alta tecnología, debido a sus necesidades de colaboración permanente y supervisión por parte de los contratantes. Generalmente, cuando una tecnología es de difícil protección, verbigracia en un producto que pueda ser susceptible de ingeniería inversa o una invención que por su rápida adaptación y desarrollo no sea conveniente protegerlo mediante una patente, es usual que se utilice un contrato joint venture, que permitirá al titular de la misma ejercer un control más estricto sobre su contraparte y crear un ambiente de confianza en torno al deber de confidencialidad, lo que hará más fácil la transferencia de tecnología.

2416. Estudiadas las características fundamentales del contrato de licencia de tecnología, corresponde a continuación establecer los rasgos básicos de las figuras contractuales complejas más utilizadas en procesos de transferencia de tecnología, sin pretender entrar en un análisis exhaustivo de cada figura por exceder este al objeto de esta investigación, la cual tiene por objeto señalar las prestaciones esenciales que estos contratos presentan, y que los diferencian del contrato de licencia, con el fin de establecer la aplicabilidad o no de las conclusiones extractadas del estudio del contrato de licencia a las demás figuras contractuales usadas para implementar los procesos internacionales de transferencia de tecnología.

2. LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE OPERACIONES DE JOINT VENTURE

a. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL JOINT VENTURE

  • 32 En inglés el término “venture” cuya traducción literal al español sería “riesgo”, tiene una connot (...)

2517. La conocida expresión joint venture, nacida del Derecho angloamericano, es la abreviatura de International Joint Business Venture, y su traducción literal es “aventura conjunta” o “riesgo en común”32. Se trata de un concepto genérico que engloba una serie de actividades caracterizadas por la colaboración entre empresas para lograr un fin determinado. Este tipo de operaciones es denominado en algunas ocasiones “contratos de empresa conjunta”.

  • 33 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

26La dinámica empresarial del mundo globalizado ha determinado que ciertas actividades sean realizadas a través de mecanismos de cooperación entre empresas que no impliquen la constitución de un esquema de negocios multinacional o la fusión de las sociedades participantes. Es así como la utilización de la figura del joint venture brinda a los participantes la posibilidad de trabajar de forma conjunta pero conservando la independencia económica de los intervinientes33. Por esta razón, el uso de este tipo de operaciones se ha popularizado en los últimos años de forma tal que en la actualidad constituye una de las principales herramientas en la contratación internacional, debido a las numerosas ventajas que representa para las partes, entre las cuales se puede mencionar la reducción de costos de operación, la minimización de riesgos, o el simple hecho de contar con el apoyo de un socio local que aporte su conocimiento del mercado nacional.

  • 34 C. A. Ghersi. Contratos civiles y comerciales, parte especial, t. ii, Buenos Aires, Astrea, 1998, (...)

27En países en vías de desarrollo este tipo de contratos sirven como herramienta para superar problemas como la escasez de recursos y el atraso tecnológico, toda vez que la aportación de bienes y conocimientos a un esfuerzo común tendrá un impacto de mayor beneficio que la simple acción de constitución de una empresa extranjera que desarrolle su objeto social con recursos propios, de suerte que es en los sectores de explotación de recursos naturales en los que en mayor medida se presenta el uso de las operaciones de joint venture34.

  • 35 Una excepción se puede encontrar en República Popular China, donde está vigente la Ley del 13 de a (...)
  • 36 Reglamento ( cee) n.º 4064 del 21 de diciembre de 1989 del Consejo, sobre el control de las operac (...)
  • 37 En esta comunicación la Comisión señala cuatro medios de control sobre este tipo de empresas:
    – Un (...)
  • 38 W. van Hilten. Joint ventures, Amsterdam, Deventer, 1968, citado por E. Guardiola Sacarrera. Contr (...)

28Al igual que acontece con otras figuras contractuales, y a pesar de su amplia utilización, el contrato de joint venture carece en la mayoría de legislaciones35 de una regulación legal; no obstante, en el entorno europeo, la Comisión, en una comunicación concerniente al Reglamento 4064/89 sobre concentraciones de empresas36, ha definido el joint venture como una empresa sujeta al control conjunto de dos o más empresas que son económicamente independientes la una de la otra37. En este mismo sentido se pronuncia W. van Hilten, quien lo define como una forma de colaboración entre empresas que conservan su independencia, y que realiza un objetivo en el seno de una empresa común totalmente diferenciada, mediante aportación de know how y una participación en el capital social38.

  • 39 D. Prescott y S. Swartz. Joint Ventures in the International Arena, International Practitioner’s D (...)

29Por su parte D. Prescott define al joint venture como un acuerdo entre empresas en el cual se comparten los riesgos (pérdidas y responsabilidades), las ganancias, el control y/o la administración a la vez que las partes conservan su independencia39. Como se puede observar, además de los elementos de colaboración e independencia anotados en las anteriores definiciones, este autor introduce una idea importante, consistente en la asunción conjunta de riesgos, que es precisamente una de las razones por las cuales esta figura contractual ha tenido tanto éxito en la contratación transnacional.

  • 40 J. O. Rodner S. Elementos de finanzas internacionales, Caracas, Sucre, 1997, citado por E. Guardio (...)

30En el contexto latinoamericano, S. Rodner propone definir al joint venture como aquella figura en la cual dos o más inversionistas participan en forma conjunta, tanto en el capital, como en el manejo de la empresa receptora de la inversión, participando en la dirección y control de la sociedad, siendo cada inversionista lo suficientemente importante dentro de la composición de la empresa como para que las decisiones financieras de esta se tomen midiendo el capital de cada uno40.

  • 41 B. Roig Amat. “Actividad y ventajas de las empresas conjuntas”, en Cuadernos impi, n.º 38, 1998, c (...)

31Ahora bien, entre todos los autores que proponen una definición del término, una de las más precisas es la de B. Roig Amat, quien sostiene que la figura del joint venture es aquella que se forma como resultado de un acuerdo entre dos o más sociedades o empresarios individuales, y cuya finalidad es realizar una operación de negocio distinta, y generalmente complementaria, de la que desempeñan sus socios y cuya gestión está bajo el control o poder común41.

32A pesar de las diferencias existentes en las definiciones anteriores, es posible extractar los elementos comunes a todas ellas que son las que caracterizan esta figura contractual:

  1. Debe tratarse de un proyecto de tipo societario que comporte la creación de un nuevo ente encargado de desarrollar un objetivo específico.
  2. Los participantes deberán dotar a la empresa creada de los medios necesarios para el cumplimiento del objetivo propuesto. En este sentido, las aportaciones pueden ser de diversos tipos: de naturaleza financiera, de acceso a ciertos beneficios en especie tales como la admisión a zonas de explotación petrolera o minera, de realización de trabajos de fabricación o explotación, o la concesión de autorizaciones para la utilización de tecnologías protegidas por derechos de propiedad intelectual42.
  3. Debe existir un objetivo o proyecto a realizar de forma conjunta por las partes a través de la nueva empresa.
  4. La administración y manejo de la nueva empresa debe realizarse de manera conjunta por las partes intervinientes.
  • 43 L. Dimatteo. Law of international contracting, Bedfordshire, Nueva York, Kluwer, 2009, p. 381.

3318. Ahora bien, a pesar de que tanto los autores como las definiciones citadas muestran como elemento común la constitución de un ente independiente, es posible llevar a cabo una operación de joint venture sin la consititución de dicho ente. Precisamente, la creación o no de este ente independiente ha llevado a la doctrina a identificar dos tipos de operaciones de joint venture: la primera es aquella en la cual las partes deciden trabajar mancomunadas para lograr un objetivo común, y la segunda consiste en la creación de una entidad jurídica independiente que será la encargada de la realización del objetivo compartido por las partes43.

  • 44 Pery-Knox-Gore. “Joint ventures”, en Structuring International Contracts, Londres, Kluwer Denis Ca (...)
  • 45 A. Ortega Giménez. “El contrato de joint venture internacional”, en vLex International, n.º 4, 200 (...)

34El primer tipo de joint venture ha sido definido como “single project joint venture” y en él una pluralidad de partes acuerdan colaborar con el fin de desarrollar oportunidades de negocios específicas con un objetivo determinado. Este tipo de operaciones suele tener un ciclo de vida relativamente corto44. En virtud de este tipo de joint venture, también denominado “contractual”, las empresas firmantes quedan obligadas por “pactos contractuales que establecen los derechos y obligaciones de las partes de cara a la ejecución conjunta de dicha actividad en favor de un tercero”45.

  • 46 Pery-Knox-Gore. “Joint ventures”, cit., p. 87.
  • 47 A. Ortega Giménez. “El contrato de joint venture internacional”, cit., p. 4.

35El otro tipo de joint venture se denomina “bussines alliance joint venture” o “equity joint venture”; en él las partes se comprometen a crear una nueva entidad jurídica a la que deberán dotar de capital, órganos de administración y dirección, etc.46. En palabras de A. Ortega Giménez, se trata de una modalidad que implica la constitución de una empresa común, con personalidad jurídica propia y órganos de administración independientes de las empresas asociadas, pero controlada por las mismas, para llevar a cabo una actividad determinada47. Esta categoría es utilizada cuando existe una vocación de continuidad de la colaboración llevada a cabo entre las partes y por lo tanto, es en donde con mayor frecuencia se realiza una transferencia de tecnología al momento de dotar a la nueva empresa o venture de los elementos necesarios para cumplir el fin preestablecido.

  • 48 Reglamento del Consejo (CE) n.º 139 del 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentracion (...)
  • 49 Artículo 3 (4) Reglamento del Consejo ( cee) n.º 4064, del 21 de diciembre de 1989, sobre el contr (...)
  • 50 Commission Notice on the concept of full-function joint ventures under Council Regulation – eec(...)

36La importancia de esta clasificación trasciende el ámbito académico; prueba de ello se encuentra en el entorno europeo donde es de suma importancia determinar si la operación de joint venture es de carácter cooperativo o de concentración, toda vez que si pertenece a esta última clase será aplicable el Reglamento 139/2004 sobre concentraciones de empresas48. De acuerdo con este Reglamento, la creación de un joint venture que desarrolla con vocación de permanencia todas las funciones de un ente autónomo será considerada como una operación de concentración49 y por tanto deberá notificar a la Comisión. En contraposición, una operación de joint venture con carácter cooperativo será aquella que solo lleva a cabo una función específica de las empresas fundadoras sin que se tenga acceso al mercado. Uno de los ejemplos de este tipo de operaciones son los limitados a investigación y desarrollo, o los de producción50.

  • 51 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 328.
  • 52 D. Gómez Cáceres y G. Cristobal Carle. Contratos en el marketing internacional, cit., p. 243.

3719. Las motivaciones para llevar a cabo una operación de joint venture son variadas. Un joint venture puede ser la etapa final o de consolidación de un proceso de expansión de mercados, que bien pudo empezar como un contrato de licencia o uno de franquicia, de modo tal que los antiguos licenciatarios o franquiciados pasan a convertirse en socios de la empresa de nueva creación51. Otro motivo puede ser la exigencia para la participación en una licitación o concurso internacional, en donde el pliego de condiciones disponga que el contrato solo sea adjudicado a un ente con personalidad jurídica en el país52. De igual manera, la reducción de costos es usualmente uno de los motivos más importantes para acudir a la figura del joint venture, ya que este propósito puede lograrse con la creación de la nueva empresa en un lugar con beneficios fiscales o con condiciones laborales que permitan acceder a mano de obra más barata, para citar solo algunos de los medios utilizados para recortar los gastos de producción y funcionamiento, sin olvidar la intención de acceder a mercados extranjeros minimizando o repartiendo los riesgos de inversión, para lo cual se acude a un socio originario del país de destino que pueda aportar sus conocimientos del mercado local.

  • 53 E. Chuliá Vicent y T. Beltrán Alandete. Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, cit., p. 83.
  • 54 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p., 125.

3820. Pero el motivo que más interesa para el presente trabajo es la intención de una de las partes de desarrollarse en una nueva esfera de la cual no posee la tecnología necesaria para su implementación; o la situación inversa, la posesión de una tecnología, pero la carencia de los recursos necesarios para su explotación comercial53. Es por esta razón que la utilización de la figura del joint venture se ha transformado en un elemento eficaz para la cooperación industrial de empresas provenientes de países con grados dispares de desarrollo, siendo particularmente frecuente que una de las partes se comprometa a suministrar la tecnología requerida para llevar a cabo el fin perseguido54. Este último punto es el que interesa para los propósitos del presente trabajo, puesto que uno de los recursos que usualmente se aportan a la nueva empresa que surge con motivo de la celebración de una operación de joint venture es precisamente la autorización de uso de bienes inmateriales traducidos en activos tecnológicos.

39Piénsese, por ejemplo, en un grupo de empresas que desean participar en un proceso de licitación internacional para la construcción de un proyecto de ingeniería de grandes dimensiones. Tal vez una sola empresa no posee la capacidad técnica para la construcción por sí sola de la obra solicitada, pero con la creación de una nueva empresa por medio de una operación de joint venture, la unión de los capitales, así como la experiencia y conocimientos técnicos en los distintos campos de acción de cada empresa, hará posible la realización de dicho proyecto.

4021. Una operación de joint venture de carácter asociativo es un complejo proceso en el cual se suelen presentar diversas fases claramente identificables, las cuales deben ser enunciadas, ya que en cada una de ellas pueden presentarse en mayor o menor medida procesos de transferencia tecnológica.

  • 55 A. Ortega Giménez. “El contrato de joint venture internacional”, cit., p. 4.

41La primera fase consiste en la negociación. Esta etapa supone la primera toma de contacto entre las partes intervinientes, la identificación de la información a compartir con la consecuente suscripción de acuerdos de confidencialidad, el intercambio de las posturas iniciales y la fijación de la estrategia a seguir en las otras fases de la operación55.

  • 56 Ídem.

42La segunda es la llamada fase de estructuración. En el desarrollo de esta fase se procederá a fijar de manera específica las prestaciones a realizar por cada una de las partes, la determinación de los fines concretos que se pretenden lograr, el establecimiento de las aportaciones de los intervinientes y la elección de la forma en que se llevará a cabo el negocio56. En efecto, las partes intervinientes en la operación de joint venture necesitan dotar en esta fase a la empresa de nueva creación, de las autorizaciones para usar los bienes intangibles pertenecientes a cada una o a algunas de ellas. Para llevar a cabo este fin se realizan acuerdos de transferencia total o parcial de los activos intangibles; dicho en otras palabras, se efectúan contratos de licencia y cesión de bienes de propiedad industrial e intelectual.

43Tal como se estudió, en ocasiones la contraprestación por el otorgamiento de la licencia sobre una patente o un know how puede estar dada, o bien en forma de acciones de capital social, o puede estar condicionada al desembolso de la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto.

44Supuesto fáctico

La empresa A es la titular de un derecho de patente sobre un procedimiento para optimizar la producción de energía solar y desea participar en una licitación para la construcción de plantas productoras de energías renovables a gran escala. Después de negociaciones con una empresa extranjera b, se acuerda llevar a cabo una operación de joint venture en la cual la empresa A otorgará una licencia exclusiva a la empresa recién constituida y la empresa B realizará los desembolsos necesarios para dotar de capital a esta misma empresa.

  • 57 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

45En casos como el planteado es de especial importancia diseñar en esta etapa la manera en que se relacionará la empresa de nueva creación con las partes intervinientes en la operación y viceversa. En este sentido, será necesario definir la forma en que se realizará su administración y los pactos de no competencia o colaboración a los que hubiese lugar57.

  • 58 Ídem.

46Finalmente, la última fase es la de la formalización de la operación de joint venture. En esta etapa se plasman en la redacción del acuerdo marco los acuerdos pactados en las fases previas y, en su caso, los acuerdos complementarios58.

  • 59 A. Sierralta Ríos. Joint venture internacional, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad (...)

47Habitualmente las licencias sobre los derechos de propiedad intelectual que se otorgan a la nueva empresa pueden estar integradas en el clausulado del contrato o, como se comentó en párrafos anteriores, pueden consignarse en un acuerdo satélite59; en ambos casos se aplicará la misma estructura del contrato de licencia estudiado previamente. La única variación que se puede presentar respecto a un contrato de licencia simple es en el aspecto de la forma de pago de la compensación económica por concepto de royalties, que para un acuerdo satélite en una operación de joint venture estará determinada por otros aspectos del negocio consignados en el acuerdo base.

  • 60 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

48Otro de los puntos fundamentales a tener en cuenta en esta fase es la definición de los aspectos societarios de la empresa de nueva creación, es decir, el Derecho de acuerdo con el cual se creará la sociedad, la modalidad de la misma y el régimen jurídico al cual va a estar sujeta, incluyendo los estatutos que guiarán su accionar60.

  • 61 K. Saunders. “The Role of Intellectual Property Rights in Negotiating and Planning a Research Join (...)

4922. Ahora bien, uno de los campos en los que los contratos de joint venture son usados de manera más frecuente es el de la investigación para un posterior desarrollo industrial o comercial. En este campo la utilización de esta figura contractual trae consigo importantes ventajas tales como la no duplicación de los esfuerzos de investigación, una mejor aplicación de las tecnologías existentes, la reducción de los riesgos económicos al compartirse entre las partes la asunción de dichos riesgos y los costos derivados de los procesos de investigación y producción, y la posibilidad de acceso a nuevos mercados, entre otros61.

50De lo dicho anteriormente se desprende que el uso del contrato de joint venture como herramienta para llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología supone grandes ventajas, de las cuales la de mayor importancia es el hecho de otorgar a las partes la posibilidad de combinar fuerza, experiencia y tecnologías compartiendo al mismo tiempo los riesgos y costes del proyecto objeto del contrato.

b. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE JOINT VENTURE

5123. El joint venture es un contrato atípico que, tal como se dijo en su momento, involucra diversas prestaciones encaminadas al cumplimiento de un fin propuesto por las partes. En este sentido, es preciso aclarar que toda operación de este tipo posee un doble carácter: el societario y el contractual.

  • 62 Ibíd., p. 67.

52El carácter societario hace referencia a la constitución de la empresa de nueva creación o empresa resultante. A este respecto, son de aplicación las normas destinadas a la regulación de las sociedades, pero teniendo en cuenta que entre las empresas constituyentes, es decir, entre los participantes del acuerdo, no existe un ánimo de asociación o affectio societatis. Por este motivo, cuando una controversia relacionada con un contrato de joint venture se lleva ante los tribunales, primero se consideran los principios del Derecho contractual y en segundo lugar los del Derecho de sociedades62.

  • 63 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 94.

53El carácter contractual de la operación se manifiesta en el denominado “acuerdo de base”, que es donde se fijan los objetivos y modalidades de la colaboración. Este acuerdo posee rasgos similares a los convenios previos de constitución de una sociedad, así como también del convenio entre accionistas, ya que se determinan las pautas de funcionamiento de la sociedad que se pretende crear63. Así pues, es posible afirmar que el acuerdo base puede ser fuente de otras obligaciones contractuales entre las partes y de estas ante terceras personas.

54Supuesto fáctico

En el acuerdo base de un contrato de joint venture destinado a la explotación de una reserva de litio se estipula que la nueva empresa deberá realizar los contratos de estudios de suelos con una empresa local y que posea una experiencia demostrada en el sector.

  • 64 H. Altozano García-Figueras y J. Portero Fontanilla. Cómo negociar acuerdos de joint venture y otr (...)

55Este ejemplo permite observar cómo las partes adquieren la obligación de celebrar contratos independientes al del propio joint venture64, lo cual proporciona una idea de la complejidad de las situaciones que se deben regular en este tipo de contratos; es por esta razón que se suelen pactar acuerdos complementarios o satélites que se incorporan al documento inicial, destinados a dotar a la nueva empresa de los medios necesarios para la consecución del fin propuesto. Frecuentemente estos acuerdos satélites son incluidos en el contrato base por medio de una cláusula que expresamente dispone su inclusión como parte integral del acuerdo.

5624. En este orden de ideas, es imposible aproximar el contrato de joint venture con una sola figura contractual, por lo que las normas aplicables al contrato base corresponderán al tipo de prestaciones que se esté analizando; es decir, en lo referente a la obligación de transmisión de derechos de propiedad industrial o intelectual serán de aplicación las normas sobre licencia y cesión, en los aspectos de administración y manejo de la sociedad se aplicarán las normas de Derecho societario, y así sucesivamente.

c. CONTENIDO DEL CONTRATO

5725. Cada país tiene normas distintas y específicas con relación a los actos de comercio, la inversión extranjera y la constitución de las sociedades, que son algunos de los temas fundamentales en el acuerdo de base o contrato de joint venture y en los acuerdos complementarios o satélites. Por esta razón, solo después de un minucioso estudio del caso en concreto será posible establecer el Derecho aplicable y, por ende, los preceptos aplicables, de manera que todos los requisitos legales se cumplan y la constitución de la nueva sociedad y el joint venture en general sean válidos.

  • 65 M. Medina de Lemus. Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula, cit., p. 383.

5826. Generalmente el desarrollo de la operación de joint venture se lleva a cabo a través de tres instrumentos separados: en el primero, llamado acuerdo base o joint venture agreement, se establecen los principios y se marcan las pautas de realización de la operación delimitando todos los ámbitos a los que va a extenderse la colaboración; en el segundo, compuesto por los denominados acuerdos satélite o complementarios, se trata lo relacionado con los detalles de ejecución del contrato, tales como licencias de derechos de propiedad intelectual o formas de financiación65, y en el tercero, que comprende los estatutos sociales, se consignan los detalles de funcionamiento de la nueva empresa.

  • 66 Ídem.

59La estructura descrita obedece a finalidades eminentemente prácticas, tales como la conservación de ciertas informaciones fuera del registro público en el que se deba inscribir el acuerdo base. En este caso, es posible que determinados acuerdos satélite tengan un carácter reservado, como los que están relacionados con conocimientos técnicos secretos, o contengan información sensible como la capacidad financiera de las empresas constituyentes. De igual manera, es posible reformar aspectos puntuales de la ejecución del contrato modificando solo el acuerdo complementario sin la necesidad de reformar el texto contractual en su totalidad66. Ahora bien, se debe tener siempre presente que el objetivo fundamental del acuerdo base es la regulación de las actividades de las empresas participantes en la operación de joint venture y no confundirlo con el acuerdo de constitución de la sociedad de nueva creación formalizado en la escritura de constitución ni con la persona jurídica resultante. Esta diferenciación puede llevarnos, tal como se estudiará posteriormente, ante situaciones en que el acuerdo base y la sociedad conjunta se encuentren gobernados por legislaciones distintas.

6027. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el contenido del contrato de joint venture estará determinado por el objetivo concreto que se pretende cumplir con su creación, se estima conveniente abordar el tema de las obligaciones de las partes del contrato de forma conjunta y no separadamente, como se realizó con las figuras negociales estudiadas hasta este momento, con especial énfasis en los aspectos del acuerdo base, que por su relevancia deben ser tenidos en consideración en la redacción de este tipo de contratos.

  • 67 E. Chuliá Vicent y T. Beltrán Alandete. Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, cit., p. 86.

61El domicilio de la empresa de nueva creación es un aspecto que debe quedar reflejado expresa y claramente en el texto del contrato. Es necesario tener un domicilio en el lugar en el que se pretenda llevar a cabo la actividad económica, ya que si los contratantes pertenecen a países distintos y la actividad se desarrolla en otro territorio diferente al de procedencia de las partes, la fijación de un domicilio será de utilidad en diversos aspectos, entre otros, la potencial determinación de la ley aplicable al contrato o la competencia judicial internacional. De igual manera, junto al domicilio es recomendable hacer referencia a la posibilidad de constituir filiales o sucursales de esta empresa en otros lugares67.

  • 68 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 353.

62Otro de los puntos fundamentales del contenido del acuerdo base de un contrato de joint venture es el del capital social. En efecto, las partes tienen la obligación de establecer los aportes que cada una de ellas realiza para la constitución del capital de la nueva empresa. Debe mencionarse el número de participaciones de cada uno de los socios, el valor nominal de las mismas, la forma de reembolsarlo y la valoración de las aportaciones no dinerarias, entre otros68. Es necesario tener presente que una de las formas usuales de llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología en un contrato de este tipo radica en la aportación de las autorizaciones necesarias a la nueva empresa para la utilización de patentes de invención, derechos sobre programas de ordenador, conocimientos técnicos y otros tipos de intangibles. Estas aportaciones deben quedar consagradas de manera expresa en la redacción del contrato.

  • 69 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

6328. Es importante señalar que la existencia del acuerdo base tiene como efecto que las actividades a realizar por la sociedad de nueva creación estarán orientadas por este y no por los estatutos sociales como ocurriría en cualquier otro tipo de sociedad. Esta situación presenta riesgos potenciales como el hecho de que en caso de que una de las partes transfiera las acciones o participaciones que le corresponden en la sociedad de nueva creación a un tercero, este, en su calidad de sucesor, puede alegar que el acuerdo base no le vincula jurídicamente. Con el fin de evitar este riesgo es posible acordar una limitación a las partes de la posibilidad de transferir su posición en el joint venture, pero esta estará condicionada a la admisibilidad que tenga la ley rectora de la sociedad a este tipo de acuerdos69.

  • 70 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 353.
  • 71 M. de la Fuente y A. Echarri. Modelos de contratos internacionales, cit., p. 150.

64Otro aspecto a analizar es el de los órganos de administración de la nueva sociedad. Aquí se debe especificar la estructura del órgano de administración, y los aspectos relacionados con el nombramiento y funciones de sus integrantes. De igual manera, es importante fijar el quórum necesario para la toma de decisiones para la empresa70. En este punto es preciso tener en cuenta que en el órgano administrativo de la nueva sociedad deben estar representadas todas las empresas intervinientes en la operación, aunque la presidencia del mismo suele tener carácter rotativo71.

  • 72 A. Echarri Ardanaz, A. Pendás Aguirre y A. Quintana Sanz-Pastor. Joint Venture, cit., p. 30.
  • 73 M. Medina de Lemus. Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula, cit., p. 378.
  • 74 A. Sierralta Ríos. Joint venture internacional, cit., p. 229.
  • 75 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 353.
  • 76 Ídem.

65Por otra parte, aunque no tienen una relación directa con el proceso de transferencia tecnológica, merecen ser señalados los aspectos relativos a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales: debido a las especiales características de la empresa fruto del joint venture es necesario establecer cláusulas para limitar la libre venta de acciones, así como cláusulas de tanteo y retracto, reparto de beneficios y auditoría de cuentas72. Este es uno de los escenarios en los cuales se debe tener un cuidado extremo, no sólo en cuanto a los porcentajes para el reparto de las utilidades, sino también en todos los aspectos relacionados con el control cambiario y el envío de divisas. El reparto de utilidades comporta en ocasiones la transferencia de dividendos al exterior, por lo que es aconsejable tener en cuenta que existen legislaciones que imponen barreras para la repatriación de estos beneficios73. Unido a este último punto se encuentran los aspectos fiscales de los recursos que llegan del extranjero y tienen como destinataria la nueva empresa, o viceversa, y los beneficios obtenidos por esta que deben ser enviados a las respectivas empresas contratantes74. Finalmente, es importante incluir dentro de los aspectos más relevantes del contenido del acuerdo base las causas de extinción de la sociedad, la cual puede ocurrir por el cumplimiento del plazo fijado o del objetivo previsto; puede estipularse, además, cualquier otro motivo establecido en el contrato, tal como la separación de un socio o la disolución o liquidación de alguna de las sociedades75; en caso que esta sucediera por una disputa entre los socios es prudente estipular las disposiciones encaminadas a la solución de controversias entre ellos. En este tema es altamente recomendable la utilización de una cláusula en la que se establezca con claridad la jurisdicción competente y la legislación aplicable, sobre todo en aquellas operaciones en que el capital esté repartido en partes iguales y se dificulte el proceso de toma de decisiones. Usualmente se establecen cláusulas compromisorias para llevar las controversias ante tribunales arbitrales76.

  • 77 A. Sierralta Ríos. Joint venture internacional, cit., p. 228.

66Una de las obligaciones que se presentan con mayor relevancia en estos acuerdos es la que adquieren las partes en el sentido de no competir con la empresa de nueva creación, y a su vez esta no competir con las empresas constituyentes. Esta es una de las cuestiones que plantea un posible choque con las normas imperativas del derecho de defensa de la competencia77.

6729. Pues bien, el aspecto que más interesa para el objeto de estudio de este trabajo es el relacionado con la transferencia de tecnología. Como se mencionó en líneas anteriores, con frecuencia los aspectos relacionados con la autorización de uso de derechos de propiedad industrial e intelectual están contenidos en acuerdos satélite en los cuales se debe estipular con detalle la forma en la cual se va a llevar a cabo la transferencia tecnológica. Por lo general las partes intervinientes en el contrato optan por otorgar una autorización de uso sobre los derechos que protegen la tecnología transferida reteniendo su titularidad, caso en el cual se estaría frente a la misma estructura de un contrato de licencia y por tanto es necesario remitirse a lo anteriormente estudiado acerca de esta figura contractual.

68Ahora bien, el tema de la transferencia de tecnología no debe estar reflejado solamente en los acuerdos satélite constituidos para tal fin; por el contrario, en el acuerdo base, aunque no se describan en detalle las obligaciones de las partes en torno a la forma y contenido de la transferencia tecnológica para evitar los inconvenientes señalados en su momento acerca de la publicidad que supone el registro societario, deberá expresarse claramente la existencia de estos acuerdos y que su texto formará parte integrante del contrato de joint venture.

69Supuesto fáctico

Dos empresas deciden celebrar un contrato de joint venture para que la empresa de nueva creación participe en la licitación de un contrato estatal de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en un país diferente al de origen de las partes. La empresa A se obliga a dotar de activos físicos y liquidez a la empresa de nueva creación, mientras la empresa B se compromete a otorgar a la nueva empresa la autorización de uso de su portafolio de patentes y tres procedimientos secretos protegidos bajo la figura del know how.

70Al constituir el domicilio en el país donde se construirá la planta será necesario inscribir la nueva sociedad ante la autoridad encargada del registro societario, por tanto, todos los documentos que contengan información reservada, tales como los relativos a los procedimientos protegidos por know how, no deberán ser incorporados en el acuerdo base, sino que deberán ser consagrados en acuerdos satélite que conservarán su carácter reservado. No obstante, en el mencionado acuerdo base deberá existir una cláusula en la que se estipule la inclusión de estos acuerdos al texto del contrato de joint venture.

  • 78 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 73.

7130. En ocasiones como la expuesta en el ejemplo, la transferencia de tecnología reviste tal importancia que puede ser la razón de la existencia del contrato. Estas situaciones se suelen dar cuando una de las partes constituyente es la que pone a disposición de la empresa de nueva creación sus derechos sobre bienes intangibles78, caso en el que deberá consignarse esta situación en el apartado del capital social sin perjuicio de la existencia de acuerdos satélite encargados de regular los aspectos relacionados con las autorizaciones a que haya lugar, y de la misma forma, deberá hacerse mención de la titularidad de los nuevos derechos intelectuales que surjan como producto del desarrollo de la actividad para la cual es constituida la empresa.

  • 79 G. Devlin y M. Bleackley. “Strategic alliances-guidelines for success”, Long Range Planning, vol. (...)

72En conclusión, situaciones como la del ejemplo utilizado permiten observar la importancia que los contratos de joint venture tienen en los procesos de transferencia tecnológica, ya que permiten la creación de sinergias, es decir, la combinación de fuerzas entre diversos recursos empresariales para la producción de bienes o prestación de servicios que actuando separadamente serían menos efectivos o incluso inviables79.

73Vistas las características fundamentales del contrato de joint venture, corresponde estudiar otro de los contratos complejos de mayor utilización en la práctica negocial internacional: el contrato de franquicia.

3. LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LA FRANQUICIA

a. IMPORTANCIA DE LA FRANQUICIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

  • 80 E. Rincón Cárdenas, E. Santamaría Ariza y J. Calderón villegas. El tratado de libre comercio, la i (...)

7431. La franquicia es una de las figuras contractuales que ha presentado un mayor crecimiento en los últimos años, a tal punto, que es innegable el papel fundamental que cumple en la moderna economía mundial. Su utilidad para llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología está sufriendo una variación, desde sus etapas iniciales en donde el flujo de tecnología provenía de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo, hasta la nueva tendencia en donde una buena parte de las actividades que envuelven estos tipos de contratos proviene de países con niveles tecnológicos similares al del país destinatario del negocio. Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en Colombia, en donde, a pesar de que la mayoría de la actividad relacionada con la franquicia proviene de Estados Unidos, España e Italia, aumentan las provenientes de países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. De igual manera, el fenómeno de los negocios basados en la estructura de franquicias ha ido en aumento en economías emergentes como Brasil, en donde el crecimiento de la actividad franquiciadora superó el pib en 2009, alcanzando la cifra de US $ 35.000 millones, otorgándole uno de los cinco primeros lugares en el ranking mundial, de acuerdo con el World Franchise Councilwfc80.

  • 81 N. áLvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras”, en R. Berkov (...)

7532. El contrato de franquicia constituye un sistema de colaboración empresarial que lleva implícito un elemento de distribución, toda vez que en realidad se ejecutan una pluralidad de acuerdos dentro de un mismo marco normativo a través de los cuales se implementa una red de distribución. Sin embargo, el elemento fundamental de este contrato, que lo diferencia de otras figuras contractuales, es la identificación que llevan a cabo los consumidores de los bienes fabricados o distribuidos, o de los servicios prestados por el franquiciado, con los fabricados, distribuidos o prestados por el franquiciador, como si de un único empresario se tratase81.

7633. Una de las características fundamentales de la franquicia es también la presencia de bienes inmateriales, usualmente protegidos por la disciplina de propiedad industrial e intelectual; sin embargo, esto no significa que todos los contratos de franquicia lleven implícita una transferencia tecnológica. En el siguiente epígrafe se expondrán las razones por las cuales solo algunos contratos de franquicia pueden ser incluidos dentro de la categoría de acuerdos de transferencia de tecnología, y una vez individualizados se analizará su contenido negocial con el fin de determinar los elementos caracterizadores de la franquicia como método para implementar procesos de transferencia tecnológica.

b. DIFERENTES CLASIFICACIONES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

  • 82 D. Villaverde Panduro. “El contrato de franquicia y su utilización para el impulso de la economía (...)

7734. La clasificación de los contratos de franquicia deriva de la presencia de elementos que son propios de diferentes figuras contractuales, como la concesión, el contrato de licencia de know how, el contrato de licencia de marca y patente y, en fin, el contrato de asistencia técnica82. En este sentido, se han llevado a cabo diversas clasificaciones de los contratos de franquicia atendiendo a diferentes criterios pero, por su importancia en el ámbito internacional es importante hacer especial referencia a dos de ellas.

7835. La primera clasificación tiene que ver con el sistema de introducción de la franquicia en un determinado mercado. De acuerdo con esta clasificación, es posible encontrar dos categorías de franquicia: la directa, en el cual el franquiciador celebra tantos contratos de franquicia como franquiciados haya seleccionado, o aquella en la que el franquiciador celebra un contrato de franquicia principal o franquicia maestra, es decir,

  • 83 Artículo 2.2 del Real Decreto 2485/1998, modificado por el Real Decreto 419 del 7 de abril de 2006 (...)

… aquél por el cual una empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de una compensación financiera, directa, indirecta o ambas el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados, conforme al sistema definido por el franquiciador, asumiendo el franquiciado principal el papel de franquiciador en un mercado determinado83.

  • 84 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)
  • 85 unidroit. Guía unidroit de franquicia principal, Roma, Instituto Internacional para la Unificación (...)

79Esta última categoría se muestra más idónea para la entrada a un nuevo mercado internacional por parte de la empresa franquiciadora, puesto que el franquiciado principal será el responsable de la expansión de la franquicia en el territorio determinado84. Con el fin de colaborar en el desarrollo de este tipo de acuerdos se ha llevado a cabo, en el seno del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado –unidroit–, una guía para la formulación y regulación de los negocios de franquicia principal85.

  • 86 Esta clasificación ha sido adoptada por el Reglamento n.º 4087 del 30 de noviembre de 1988, de la (...)
  • 87 G. Barein de Módica. Contrato de franchising, Asunción, Intercontinental Editora, 2000, p. 44.

8036. La segunda clasificación, que ha gozado de mayor difusión y que es la que mejor se adapta a los propósitos de este trabajo, es aquella que, atendiendo al objeto del contrato, divide a la figura en franquicia industrial o de fabricación, franquicia de distribución y, por último, franquicia de servicios86. La franquicia industrial comprende productos fabricados por el franquiciado en sus propias instalaciones, siguiendo las instrucciones específicas del franquiciador, quien, a su vez, establece el sistema de comercialización y distribución. El ejemplo paradigmático de esta clase de franquicias es el de Coca-Cola87.

  • 88 Ibíd., p. 43.

81En la franquicia de distribución el franquiciado obtiene la autorización para vender los productos, bien sea fabricados por el franquiciador o por terceros vinculados jurídica o económicamente con él. En esta categoría el franquiciador ha establecido previamente un sistema de compras y distribución al cual incorpora al franquiciado, quien se beneficiará de la imagen empresarial, la publicidad, los pronósticos financieros, el manejo de inventario y, en general, de todos los desarrollos que impliquen una ventaja comercial para la red de franquicias. Un ejemplo de este tipo de franquicias es el sector de los combustibles y las estaciones de servicio88.

  • 89 Ibíd., p. 42.

82Finalmente, en la franquicia de servicios el franquiciado adquiere el derecho a prestar los mismos servicios que presta el franquiciador de la forma en que este indique. En ocasiones se establece un formato según el cual se prestará el servicio acompañado de ciertos aspectos exteriores de presentación, tales como un particular diseño arquitectónico para el caso de las franquicias hoteleras; en otros casos el paquete de instrucciones puede resultar determinante, como en el caso franquicias de enseñanza de idiomas en las cuales el método de enseñanza es el elemento fundamental del contrato89.

c. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

  • 90 Como ejemplos de regulación de esta figura se puede citar a los Estados Unidos en donde se cuenta (...)
  • 91 Real Decreto 419 de 2006, cit., supra; Ley de Ordenamiento del Comercio Minorista, cit., supra.

8337. El contrato de franquicia en la mayoría de los países del mundo sigue siendo un contrato atípico, puesto que, aunque en algunas legislaciones nacionales90 como la española91 se regulan determinados aspectos puntuales, no se establece un régimen propio que deba gobernar todos los aspectos de su contenido negocial.

  • 92 Asunto 161/84 Pronuptia, cit., supra.

84Al igual que en las figuras contractuales estudiadas anteriormente, es necesario determinar y concretar las prestaciones que cada una de las partes debe desarrollar en caso de que los términos del contrato no sean lo suficientemente claros, sean ambiguos o incluso inexistentes y, puesto que no existe una regulación legal completa, ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de fijar los elementos característicos de este tipo de contratos. Uno de los antecedentes jurisprudenciales más relevantes en cuanto al contrato de franquicia lo constituye, en el ámbito europeo, la sentencia del caso Pronuptia92, según la cual, las características que definen su naturaleza jurídica son las siguientes:

  1. Que el franquiciador debe transmitir su know how, asistencia o metodología de trabajo, aplicando sus métodos comerciales, y
  2. Que dicho franquiciador queda obligado a diseñar, dirigir y sufragar las campañas publicitarias realizadas para difundir el rótulo y la marca del franquiciador.

85Desde este punto de vista, se puede afirmar que los elementos principales del contrato de franquicia son, por una parte, la colaboración entre empresas autónomas e independientes, y por otra, la presencia de una autorización de uso de un conjunto de bienes inmateriales.

  • 93 M. Broseta Pont y F. Martínez Sanz. Manual de Derecho Mercantil, vol. ii, Madrid, Tecnos, 2009, p. (...)

8638. El elemento de la colaboración entre empresas ha llevado a algunos autores a incluir el contrato de franquicia dentro de la categoría de los contratos de colaboración empresarial o, incluso, en los de distribución comercial93 (agencia, distribución, concesión), puesto que el franquiciador actúa no solo en su propio beneficio sino también en el del franquiciante. En realidad esta asimilación es comprensible puesto que el contrato de concesión guarda numerosas similitudes con el contrato de franquicia; no obstante, la analogía se torna imposible si se tiene en cuenta que el franquiciado, a diferencia del concesionario, queda facultado para desarrollar un modelo de empresa similar a la del franquiciador.

  • 94 J. A. Echebarría. El contrato de franquicia, Madrid, McGraw-Hill, 1995, pp. 137 a 148.

87En cuanto a la analogía con el contrato de agencia, uno de los argumentos a favor de la identificación entre estas dos figuras es la identidad entre el poder de dictar instrucciones del agente o mandante y el poder de dirección del franquiciador, resaltando los elementos de subordinación y dependencia económica como efectos del elevado nivel de integración del contrato de franquicia94; sin embargo, mientras en la agencia las instrucciones son el criterio más relevante para la integración de la actuación del gestor, y se extienden tanto a la naturaleza como al conjunto de condiciones de los negocios que promueve o concluye, en la franquicia la facultad que posee el franquiciador de impartir instrucciones al franquiciado se refleja en el contenido del contrato y no proviene de una genérica sumisión (como en la agencia). En palabras de Bercovitz,

  • 95 N. Álvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras”, en R. Bercov (...)

… el poder del franquiciador se extiende, exclusivamente, al ámbito de actuaciones que permiten protegerle frente al aprovechamiento desleal de sus competidores; y a cuanto sea preciso para proteger la identidad y el prestigio de la red de distribución que funciona bajo su marca95.

  • 96 Directiva ( cee) del Consejo n.º 86/653 del 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de (...)
  • 97 Guía unidroit de franquicia, cit., supra, p. 9.

8839. Es necesario apartarse de esta interpretación, puesto que la Directiva Europea 653/8696 establece en su artículo 1.º apartado 2 que un agente comercial es un intermediario autónomo que posee autoridad continuada para negociar la venta o la compra de bienes por cuenta de otra persona (el principal), o para negociar y celebrar tales transacciones por cuenta de, y en el nombre de, ese principal, mientras, de otro lado, el franquiciador y el franquiciado son dos empresarios autónomos que invierten y arriesgan sus propios recursos económicos. De la misma manera, las partes en el contrato de franquicia no son responsables por las acciones u omisiones del otro e, incluso, frecuentemente los contratos de franquicia contienen cláusulas que excluyen expresamente el carácter de agente del franquiciado frente al franquiciador, por lo que carece de facultad para vincularlo en cualquier operación97.

  • 98 W. Garner. Franchise and distribution. Law and practice, Nueva York, Clark, Boardman and Callaghan (...)
  • 99 J. Lázaro Sánchez. “El contrato de franquicia”, cit., p. 100.

8940. Algunos autores han tratado de aproximar el contrato de franquicia con el contrato de distribución98. Aunque con la categoría de franquicias de fabricación, que es la figura que más interesa para los fines de este trabajo, la semejanza es mínima, al referirnos a la franquicia en general es innegable la similitud que guardan estos contratos. Sin embargo, el elemento diferenciador está dado por el mayor grado de integración económica que las partes presentan en el contrato de franquicia frente al de distribución, ya que mientras en el contrato de distribución internacional se lleva a cabo una reventa por el distribuidor de los productos suministrados por el proveedor, colaborando con este en la promoción comercial de los mismos, la franquicia se caracteriza por el aprovechamiento que, a cambio de contraprestación, pretende hacer el franquiciado de la imagen o estilo empresarial diseñado y probado por el franquiciador99.

  • 100 James v. Whirlpool Corporation, 806 F. Supp. 835, 842 (ED Mo. 1992).

90En los Estados Unidos se ha debatido el tema de la relación entre el contrato de distribución y el de franquicia con similares resultados que en el ámbito europeo, ya que en el caso Joseph James, Darrell Woods and St. Louis Appliance Parts Inc. v Whirlpool Corp100 se decidió que el contrato objeto del litigio no constituía una franquicia, sino un contrato de distribución, entre otras razones, porque el demandado no le permitió a su contraparte tener un control significativo sobre las operaciones de explotación comercial.

  • 101 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 114.

9141. Finalmente, debido a la importancia manifiesta que tienen los bienes inmateriales en el contrato de franquicia, se ha tratado de asimilar estos contratos con el de licencia, argumentando que la franquicia es una licencia cuyo objeto sería la empresa como concepto inmaterial al tratarse de una reproducción de la metodología o estilo empresarial del franquiciador. En este sentido, aunque es indiscutible que la licencia tiene una estructura cercana al contrato de franquicia, no es posible llevar a cabo una identificación plena de las dos figuras, debido a la incompatibilidad de la licencia con la naturaleza habitual de las relaciones de colaboración existentes en el contrato de franquicia, en el cual se busca crear un sistema vertical con el que las partes involucren prestaciones múltiples no solamente limitadas a derechos de propiedad intelectual101.

  • 102 Idéntica situación se plantea en el ordenamiento jurídico colombiano en donde no existe ninguna no (...)
  • 103 J. Lázaro Sánchez. “El contrato de franquicia”, cit., p. 103.

9242. Lo sostenido en los párrafos precedentes lleva a la conclusión de que es imposible aproximar el contrato de franquicia a una sola figura contractual típica, por tanto, es necesario reafirmar que la franquicia es un contrato atípico102 y complejo que integra prestaciones de otros contratos, típicos y atípicos; es decir, aunque es un contrato con una causa única, incorpora elementos propios de figuras contractuales diversas, como la concesión, la licencia sobre bienes inmateriales, la asistencia técnica y el arrendamiento, entre otros. En consecuencia, será necesario aplicar por vía analógica las disposiciones relativas a los negocios instrumentales que se incorporan en el texto del contrato, por ejemplo: las normas sobre el contrato de compraventa cuando sea el franquiciante quien entregue las mercancías al franquiciado; las normas del arrendamiento de servicios con ocasión de la prestación de asistencia comercial y técnica que el franquiciante ha de prestar al franquiciado durante toda la vigencia del contrato, y las normas aplicables a los contratos de licencia sobre bienes inmateriales103.

93Ahora bien, la diversidad de prestaciones que deben realizar las partes intervinientes en un contrato de franquicia, y la consecuente dificultad para reconducirla a otras figuras contractuales típicas, hacen que la identificación de la prestación característica, en el momento en que sea necesario establecer la ley aplicable a este tipo de contratos, sea extremadamente complicada, ya que si bien el titular de los derechos inmateriales es quien otorga la autorización de uso y el manual con las instrucciones necesarias para explotar el negocio, será el franquiciado el encargado de desarrollar estas directrices y en quien reposa en última instancia la responsabilidad del éxito del mismo.

d. CONTENIDO DEL CONTRATO

9443. Los derechos y obligaciones contenidos en el contrato de franquicia conducen a que las partes, a pesar de ser entes independientes, desarrollen una interdependencia mutua. A continuación se expondrán las obligaciones básicas de franquiciante y franquiciado, sin perjuicio de los elementos y pactos accesorios que puedan ser celebrados con miras a cumplir fines específicos, centrándonos en aquellos aspectos relevantes para llevar a cabo una transferencia tecnológica.

(1) OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE
  • 104 J. C. Burruezo García. Gestión moderna del comercio minorista, Madrid, esic, 2003, p. 64.

9544. Las obligaciones del franquiciante resultan no solamente de la aplicación analógica y extensiva de las disciplinas pertenecientes a otros contratos como el arrendamiento y la agencia, sino también de los deberes generales de buena fe y lealtad contractual que constituyen pieza fundamental en el contrato de franquicia104.

96La primera obligación del franquiciante es la puesta a disposición del paquete de franquicia, es decir, otorgar al franquiciado la autorización de uso de los bienes inmateriales que formen parte de la franquicia y junto con ella, en caso que se esté en presencia de una franquicia de fabricación, toda la información técnica y las autorizaciones de uso de tecnologías protegidas por derechos de patente que sean necesarias para llevar a cabo los procesos de producción. Es precisamente en esta obligación en la cual se lleva a cabo una transferencia de tecnología, ya que se está trasladando al franquiciado un conjunto de conocimientos y técnicas ignoradas por él antes de la firma del acuerdo.

  • 105 Ley Española de Patentes, cit., supra.

97De la obligación anterior se deriva un segunda obligación, consistente en el deber del franquiciante de responder por la titularidad y goce pacífico del bien objeto del contrato. Esta obligación surge de la aplicación analógica que se lleva a cabo de las normas de la Ley Española de Patentes105, por lo tanto, es necesario remitirse a lo dicho en el acápite de obligaciones del licenciante.

  • 106 En caso de tratarse de una master franchise, esta información será la que dará la pauta para lleva (...)
  • 107 J. Lázaro Sánchez. “El contrato de franquicia”, cit., p. 103.

98La tercera obligación está dirigida a la asistencia y asesoramiento técnico del franquiciado. Aquí se lleva a cabo la transmisión del know how, la cual se realiza frecuentemente mediante la entrega del manual operativo de la franquicia y la prestación de la asistencia prevista a tal fin en el propio contrato. De la misma forma, se suministrará por parte del franquiciante toda la información sobre las condiciones económicas y legales del mercado local106, por ejemplo, incluirá información relativa al objeto de la franquicia, la disponibilidad de materia prima y las exigencias legales que afectan el funcionamiento del negocio107. Es importante señalar que dentro de esta obligación se encuentra el deber de informar todos los cambios relativos a las políticas y estrategias comerciales de la red de franquicias.

  • 108 M. C. Alba Aldave. Franquicias: una perspectiva mundial, México, unam, 2005, p. 114.

99Algunos autores consideran la capacitación como una obligación de carácter autónomo108, pero en nuestra opinión, esta debe estar incluida dentro de la asistencia técnica, puesto que la formación y adiestramiento del franquiciado es una manera más de transmitir los conocimientos y experticias del franquiciante.

  • 109 Cfr. Código Deontológico de franquicia aplicable en España, apartado 2.2, disponible en [http://ww (...)

100Por último se encuentra la obligación relativa al mantenimiento del prestigio, o mejor, del valor intrínseco de la imagen empresarial objeto del contrato. Esta obligación se puede satisfacer mediante diferentes conductas tales como la publicidad, el marketing, el desarrollo de nuevos productos, modernas técnicas de venta, etc. Al respecto, el código europeo de franquicia decretaba en su versión original que el franquiciador debía dedicar a la promoción e innovación de su marca aquellos medios humanos y económicos que permitieran asegurar el desarrollo y la perennidad de su concepto109.

  • 110 M. Broseta Pont y F. Martínez Sanz. Manual de Derecho Mercantil, vol. ii, Madrid, Tecnos, 2009, p. (...)

101De las anteriores obligaciones se puede concluir que el franquiciante debe procurar un máximo nivel de integración con el franquiciado sin reservar aquella información que considere importante, ya que de la identificación que realicen los consumidores de las dos partes, independientes entre sí, como una sola dependerá el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual110. De lo anterior se desprende que la franquicia es uno de los métodos más efectivos para lograr una transferencia tecnológica mediante la cual el receptor realice una asimilación plena de conocimientos de la cual dependerá el éxito del negocio.

(2) OBLIGACIONES DEL FRANQUICIADO

10245. La primera y principal obligación del franquiciado es el pago de la contraprestación según los términos pactados. Podrá consistir en la entrega de una cantidad de dinero única o en el abono de una cantidad fija o variable, usualmente mensual y porcentual, sobre la base de los niveles de ingresos del franquiciado. La forma de mayor utilización es la combinación de las anteriores, en donde se paga una suma inicial, generalmente llamada derecho de entrada o initial fee, complementada luego con el pago periódico de una cantidad establecida de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente.

  • 111 A. Ruiz de Velasco y del Valle. Manual de Derecho mercantil, Madrid, Universidad Pontificia de Com (...)

103La segunda obligación la constituye la financiación de la inversión necesaria para llevar a cabo la implementación de la estructura empresarial, de acuerdo con las instrucciones del franquiciante111.

  • 112 A. Bercovitz. Contratos mercantiles, Navarra, Aranzadi, 2001, p. 318.

104La tercera obligación es la de sumisión a las instrucciones, control e inspecciones del franquiciante. En este sentido, a pesar de que las partes gozan de autonomía e independencia jurídica, el franquiciante tiene la facultad de imponer ciertos controles y de llevar a cabo comportamientos dirigidos a salvaguardar la homogeneidad de las prestaciones mercantiles; el franquiciado, entonces, tiene el deber de permitir las inspecciones del franquiciante, proporcionándole los elementos necesarios para facilitar la determinación de los resultados económicos obtenidos y los estados financieros requeridos, con miras a una dirección de gestión eficaz112. De igual manera, dentro de la obligación de sumisión es posible incluir aquella según la cual el franquiciado debe cumplir con las normas de calidad de los productos que se distribuyan o fabriquen, o de los servicios que se presten, para el caso de las franquicias de distribución.

  • 113 Esta es una de las obligaciones que debe ser observada a la luz del derecho de defensa de la compe (...)
  • 114 F. Miquel Peris y F. Parra. Distribución comercial, Madrid, esic, 2008, p. 121.

105Una consecuencia del deber de lealtad que vincula a las partes en este contrato es la obligación de no competencia113. De acuerdo con ella, el franquiciado se obliga a no iniciar, durante la duración del contrato, y por un periodo de tiempo razonable posterior a la terminación del mismo, una actividad económica idéntica a la del franquiciante, en un territorio que pueda entrar en competencia con el del este o sus franquiciados114.

106Por último, con el fin de preservar el carácter secreto del know how, el franquiciado no podrá divulgar a terceros los conocimientos técnicos proporcionados por el franquiciador, ni durante, ni después de la finalización del contrato. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que el deber de confidencialidad es genérico, es decir, abarca todos los conocimientos, secretos o no, a los que se tenga acceso en razón de la relación jurídica de las partes.

107Como se puede observar de las obligaciones mencionadas, una gran parte del éxito en el cumplimiento del objeto contractual dependerá de la habilidad que presente el franquiciado en la asimilación de la tecnología transferida en virtud del acuerdo. Por este motivo, se debe reiterar la importancia que reviste el contrato de franquicia en los procesos de transferencia internacional de tecnología, ya que es la única de las formas contractuales analizadas que condiciona una plena transferencia de los conocimientos del titular de los derechos a la parte receptora de la tecnología para el logro del fin propuesto por las partes.

4. LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DEL CONTRATO DE INGENIERÍA

a. IMPORTANCIA DEL CONTRATO DE INGENIERÍA EN LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

  • 115 Como afirma I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, Valencia, Tirant lo Blanch, 2 (...)
  • 116 Debido a la complejidad de las prestaciones de este tipo de acuerdos es frecuente encontrar en el (...)
  • 117 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

10846. El contrato de ingeniería es otro de los ejemplos paradigmáticos en el campo de los nuevos contratos internacionales115, debido a su complejidad, tanto desde el punto de vista de los sujetos que intervienen116, como de las prestaciones realizadas por los mismos. En efecto, estos contratos presentan una especial diversidad en la práctica negocial, debido a que la empresa de ingeniería se compromete, a cambio de un precio, a realizar ciertas prestaciones que varían de acuerdo con el propósito específico del contrato117.

  • 118 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 182.

109Debido a los avances tecnológicos que han determinado el cambio de las prácticas en el campo de la ingeniería y, por ende, de la estructura de los contratos que abordan esta materia, no existe actualmente una regulación legal de origen estatal que aporte una definición de lo que se entiende por contrato de ingeniería. Esta situación obliga a acudir a las distintas definiciones dadas por la doctrina. Algunos autores se refieren a este contrato como un conjunto de trabajos y estudios de carácter técnico, económico y de investigación, normalmente efectuado por una empresa o departamento especializado, para la realización de un determinado proyecto industrial, y que suelen materializarse en proyectos, informes técnicos y planos118.

  • 119 R. Illescas Ortiz y P. Perales Viscasillas. Derecho mercantil internacional, Madrid, Editorial uni (...)

110Otra definición doctrinal afirma que el contrato de ingeniería es aquel por el cual la empresa de ingeniería se compromete, frente a su cliente, a confeccionar, dirigir y controlar un proyecto, pudiendo, además, asumir otras obligaciones como la ejecución, el mantenimiento y la gestión de la obra119.

111Para mayor exactitud de la definición es necesario citar al profesor P. de Miguel Asensio, quien se refiere a los contratos de ingeniería como aquellos en los cuales

  • 120 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 97.

… un empresario se compromete, a cambio de un precio, a llevar a cabo una serie de prestaciones que van desde la elaboración de simples estudios técnicos de organización empresarial, régimen de mercados, productividad, promoción o planificación de actividades mercantiles, etc., hasta la confección de proyectos o incluso la construcción y montaje de plantas industriales completas, con posibles prestaciones de asistencia técnica, suministro de bienes de equipo, cesión de patentes y otros similares120.

112De las definiciones citadas, y en especial de la anterior, se desprende que este tipo de contratos involucra un complejo entramado obligacional debido a la diversidad de actividades que se despliegan para la ejecución de la obra objeto del contrato, situación que conduce, tal como se verá a continuación, a la dificultad para establecer su naturaleza jurídica.

b. NATURALEZA JURÍDICA

11347. El contrato de ingeniería tiene un carácter eminentemente atípico, que pese a incluir dentro de su estructura prestaciones pertenecientes a diferentes figuras contractuales típicas y atípicas, conserva una causa única y autónoma consistente en la realización de la obra.

  • 121 Entre los autores que consideran al contrato de ingeniería próximo al de ejecución de obra se encu (...)
  • 122 E. Gallego Sánchez. Contratación mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, p. 242.

114En España la doctrina mayoritaria coincide en aproximar los contratos de ingeniería a los de ejecución de obra o arrendamiento de obra121, pero haciendo la salvedad de que en este tipo de contratos la regulación está diseñada para obras materiales, dejando de lado la ejecución de obras inmateriales tales como la elaboración de estudios y planos, de suerte que no sería posible la aplicación de las normas de este contrato a la modalidad de ingeniería consultora. En este sentido, hay quienes se inclinan por la semejanza con el contrato de arrendamiento de servicios, argumentando que no se genera cosa nueva y que, con frecuencia, la retribución a entregar se calcula en función del tiempo necesario para realizarlo122.

  • 123 Ibíd., p. 245.

11548. Otro aspecto que ha generado debate es el de la naturaleza civil o mercantil del contrato de ingeniería: un sector sostiene que, debido a la aproximación que se realiza al contrato de arrendamiento de obra, consagrado en los artículos 1568 y siguientes del Código Civil español, al no existir regulación por la legislación mercantil para este contrato, la naturaleza del mismo es civil; sin embargo, otro sector de la doctrina sostiene que puesto que generalmente, debido a la complejidad de las prestaciones que presenta este tipo de acuerdos, el contratista es un empresario, se estaría en presencia de un contrato de naturaleza eminentemente mercantil123.

  • 124 A. Hernández Rodríguez. Los contratos internacionales de construcción ‘ llave en mano’, Granada, C (...)

11649. De igual importancia es la discusión acerca de si en el marco de un contrato de ingeniería se estaría frente a obligaciones de medio o de resultado. En este sentido es innegable que, salvo casos particulares en que se estipule lo contrario, en la generalidad de los contratos de este tipo existe un denominador común consistente en que de todos los contratos de ingeniería se deriva una obligación global de resultado124, bien se refiera esta a la realización del proyecto o a la ejecución de la obra, aunque en el análisis particular de cada prestación puedan concurrir, asimismo, obligaciones de medio.

  • 125 Real Decreto Legislativo 2, del 16 de junio de 2000, por el que se aprueba el texto refundido de l (...)

117Ahora bien, existen muchos casos en los que el cliente puede ser un órgano del Estado que encarga a una empresa de ingeniería la realización de un proyecto de construcción o de carácter industrial. En estas situaciones se aplican las disposiciones administrativas pertinentes, que para España están contenidas en el Texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas de 2000, en donde se califica al contrato como administrativo125.

  • 126 En ocasiones la jurisprudencia califica como arrendamiento de obra el contrato para la realización (...)
  • 127 N. Álvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras. El contrato d (...)

11850. La falta de regulación estatal y de un criterio jurisprudencial uniforme126, sumado a la diversidad de prestaciones que se presentan en las distintas modalidades del contrato de ingeniería, conducen a la necesidad de aplicar las disposiciones propias de cada negocio instrumental que se encuentra presente dentro del marco de esta figura contractual, de manera que será necesario aplicar las normas relativas a la compraventa, en caso de que haya una transmisión del derecho de dominio sobre bienes, arrendamiento de servicios, licencia sobre bienes inmateriales, etc. La dificultad se presenta al momento de determinar la ley aplicable, ya que, como se analizará posteriormente, es necesario establecer la prestación característica de este tipo de contratos. Desde ya se puede adelantar que, con la salvedad de la especial configuración de cada negocio, teniendo en cuenta que el objeto del contrato será la realización de un proyecto, entendiendo por tal el resultado de un trabajo intelectual que exige una cualificación técnica determinada susceptible de posterior realización, este será desarrollado por el consultor que, en última instancia, será quien ejecute la prestación característica127.

  • 128 Asociaciones de carácter internacional como la International Federation of Consulting Engineers fi (...)
  • 129 R. Cavallo Borgia. Il Contratto di Engineering, Padua, Cedam, 1992, p. 107. Citado por I. Reig fab (...)

11951. En el ámbito internacional, la mencionada ausencia de regulación en las legislaciones internas de los países y la dificultad para lograr una aproximación con una sola figura típica que haga posible la aplicación por analogía de sus normas, ha dado como resultado la creación de regulaciones específicas a través de contratos modelo128. Estos contratos modelo son de amplia difusión y presentan características comunes tales como su complejidad, su uniformidad, su continua evolución y la elasticidad para adaptarse a las distintas legislaciones nacionales, posibilitando de esta manera su uso a nivel nacional e internacional129.

c. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE INGENIERÍA

  • 130 Los contratos de ingeniería consultora son tratados en la Sentencia del Tribunal Supremo español d (...)
  • 131 Cfr. G. Cristóbal Carré. “Los contratos llave en mano como instrumento de transferencia tecnológic (...)

12052. Con el fin de agrupar los contratos de ingeniería de acuerdo con sus características fundamentales se ha realizado tradicionalmente una diferenciación entre los contratos de ingeniería dedicados a la elaboración de estudios o proyectos de ingeniería (como planos, o estudio de suelos) y aquellos que tienen por objeto, además de la realización de una obra inmaterial marcadamente intelectual, otras prestaciones materiales como el suministro de materiales y equipos, y/o la ejecución de la obra proyectada. Los primeros han sido denominados contratos de ingeniería consultora (consultant engineering)130 y los segundos de ingeniería comercial (commercial engineering)131.

121Dentro de la categoría de ingeniería consultora es posible encontrar diferentes tipos de contratos con características similares; entre ellos los más relevantes son: a. Los “contratos de estudio”, cuyo fin, como su nombre lo indica, es la elaboración de estudios técnicos o económicos que usualmente son el punto de partida para un proyecto posterior; b. Los “contratos de asesoramiento”, cuyo objeto es la prestación de servicios técnicos a título informativo; c. Los denominados “contratos de proyecto”, suscritos con el fin de elaborar un proyecto a ejecutar en un futuro, por ejemplo, el diseño de una planta industrial; d. Los contratos de “supervisión”, destinados a la inspección y vigilancia de un proyecto que realiza un tercero, y e. Los “contratos de dirección integrada”, asignados con el propósito de que el cliente administre y gestione por su cuenta la realización de una obra de ingeniería o la construcción e instalación de una planta industrial.

122Por su parte, la categoría de los contratos de ingeniería comercial comprende tres clases distintas de contratos: a. La primera agrupa los llamados contratos de ejecución de planta industrial o “design and build”. Esta es la forma más sencilla del contrato de ingeniería comercial en la cual el contratista se obliga a la concepción, diseño y construcción de la obra; b. La segunda modalidad está integrada por los contratos tradicionales de construcción de obra, “design then bid” (primero proyecta y luego licita). En esta clase es frecuente encontrar uno o más contratos, o incluso subcontratos, normalmente integrados por tres partes: cliente, contratista e ingeniero; c. Finalmente, la tercera la clase está conformada por los contratos de proceso acelerado de construcción, o “fast track process construction”, en los cuales se aplica un modelo de ejecución de los trabajos según el cual el contrato se ejecuta sin que los planos y las especificaciones estén enteramente elaborados; es decir, la construcción de la obra avanza de forma paralela al desarrollo de los estudios de concepción de la obra. A pesar de los evidentes problemas de planeación y coordinación que este tipo de contratos plantean, permiten, no obstante, dada su flexibilidad, por una parte, ajustar la planificación ante nuevas situaciones financieras o presupuestarias y, por otra, ofrecen la posibilidad de incluir las innovaciones tecnológicas que surjan durante la ejecución de la obra.

  • 132 Cfr. I. Reig fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 66; y M. Medina de Lemus. C (...)
  • 133 I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 73.

123Debido a la importancia que ha cobrado el componente tecnológico en este tipo de acuerdos, algunos autores defienden también la existencia de una tercera categoría, denominada “ingeniería de procedimiento” o “process engineering132. Esta categoría comprende, además de la proyección y ejecución de la planta industrial, características de los contratos de ingeniería comercial, prestaciones encaminadas a la obtención de una transferencia tecnológica tales como el montaje de maquinaria, la formación del personal local, y el otorgamiento de autorizaciones de uso y explotación de patentes o know how. El fin último de esta clase de contratos consiste en entregar al cliente la obra en pleno funcionamiento133.

  • 134 AA. VV. Los contratos y estatutos civiles y mercantiles, Valencia, Ediciones FC. 2010, código iden (...)
  • 135 G. Cristóbal Carré. “Los contratos llave en mano como instrumento de transferencia tecnológica en (...)
  • 136 N. Álvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras. El contrato d (...)
  • 137 Ídem.

12453. Junto a las otras categorías tradicionales es posible identificar, dentro de los contratos de ingeniería de procedimiento, tres tipos de acuerdos: a. El primero lo constituyen los contratos llave en mano (turnkey contract)134, que son aquellos que tienen como fin la entrega de un establecimiento industrial completamente instalado y en funcionamiento. Con este tipo de contratos se persigue el desarrollo y entrega, por parte del contratista, de un establecimiento industrial con todos sus elementos como medio para que el cliente pueda desarrollar la actividad de producción en los términos acordados en el contrato135; b. El segundo grupo lo conforman los contratos llamados “de producto en mano”, que se caracterizan por, además de incluir todas las prestaciones del contrato llave en mano, proporcionar la tecnología necesaria para la producción de las plantas industriales objeto del contrato, abarcando además, en algunos casos, el suministro de los elementos o materiales necesarios para llevar a cabo el proceso productivo136; c. Finalmente, el tercer grupo está conformado por una variación de los contratos anteriores denominada “de producto vendido”, que incluye la prestación adicional del servicio de distribución de los productos fabricados en la planta industrial a cambio de un porcentaje sobre las ventas137.

  • 138 Entre los autores que consideran a la ingeniería como una categoría de los contratos de transferen (...)

125De lo anterior se infiere la estrecha relación que existe entre los contratos de ingeniería y la transferencia de tecnología; sin embargo, el tratamiento de esta relación a nivel doctrinal ha tomado diferentes matices: de una parte están quienes creen que los contratos de ingeniería comercial forman parte de la categoría de contratos de transferencia de tecnología138, y de otra, quienes piensan que los acuerdos de transferencia de tecnología son accesorios al contrato de ingeniería.

d. CONTENIDO DEL CONTRATO

12654. En concordancia con la clasificación realizada de los contratos de ingeniería, en este apartado el estudio se centrará en los contratos de ingeniería comercial, toda vez que, tal como ya se mencionó, es en los que con mayor frecuencia se encuentran prestaciones que involucran una transferencia tecnológica, no sin antes señalar que la doctrina apunta a la existencia de una prestación esencial común a todas las categorías de estos contratos, consistente en la realización del proyecto; sin esta obligación las prestaciones dirigidas a la supervisión de la ejecución, el mantenimiento de equipos y la capacitación, entre otras, carecerían de sentido.

12755. Los contratos de ingeniería comercial, en su mayoría encaminados a la construcción de obras civiles o industriales, y los de ingeniería de procedimiento, vienen acompañados usualmente de acuerdos referidos a prestaciones auxiliares que complementan su objeto principal, consistente en la construcción de la obra; estos acuerdos pueden tener como fin el suministro de bienes y seguros, o el alquiler de equipos, entre otros, lo cual genera que cada contrato tenga un contenido único dependiendo del objeto a realizar.

128De acuerdo con la situación anteriormente descrita en este apartado se sigue el mismo esquema utilizado para el estudio del contenido del contrato de joint venture, describiendo las obligaciones de las partes de una forma conjunta.

  • 139 F. Vicent Chuliá. Introducción al Derecho mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 128.

129Lo primero que se debe tener en cuenta al abordar el estudio del contenido de los contratos de ingeniería comercial es el proyecto, que es su elemento esencial139. En él se encuentran la totalidad de actividades relativas a la obra desde el punto de vista técnico, financiero, contable y de seguros, entre otros; sin embargo, es en el apartado denominado “condiciones generales” o “condiciones del contrato” en donde residen los aspectos jurídicos.

  • 140 A. Bercovitz. “El contrato de ingeniería (características y concepto)”, Hacienda Pública Española (...)

130En este orden de ideas, el proyecto será el que determine el contenido del contrato, que puede referirse a la construcción de inmuebles tales como instalaciones industriales, a la construcción de maquinaria, o una combinación de ambos. Además, determinadas modalidades de contratos de ingeniería comprenderán otros aspectos como los organizativos o de formación de personal140.

131En muchas ocasiones las condiciones contractuales son impuestas unilateralmente por el cliente, incluso antes de conocer la identidad del contratista, como sucede en los procesos de licitación; aunque también se dan casos en los cuales es el contratista quien prepara el contrato con base en uno de los contratos tipo anteriormente comentados.

  • 141 I. Reig Fabado. Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería, cit., p. 143.

132Con el fin de exponer de una forma más clara las obligaciones presentes en estos contratos, se abordará el tema desde el punto de vista de las etapas en las que se desarrolla el contrato de ingeniería: precontractual, preparatoria y operativa141.

  • 142 Ídem.

13356. La fase precontractual o de negociación reviste una altísima importancia en el desarrollo del contrato, ya que es la que sienta las bases para las actividades desplegadas en etapas posteriores. En esta fase, aunque el contrato no ha entrado en vigor formalmente, surgen algunas obligaciones para las partes, tales como la buena fe y el deber de confidencialidad sobre la información a la que se haya tenido acceso con ocasión del proceso de negociación142. De esta situación se desprende que sea habitual en esta fase la firma de los acuerdos de confidencialidad estudiados anteriormente, ya que es precisamente la etapa en la que se evalúa la utilidad que prestará al proyecto la tecnología de propiedad de la empresa que pretende realizar la obra.

134Piénsese en un contrato en el que se busca llevar a cabo la construcción y gestión de una planta de tratamiento de desechos tóxicos; la empresa que pretende la adjudicación del contrato deberá exponer a su potencial contratante las ventajas que tiene la tecnología de su propiedad para la consecución del objeto del contrato y para llevar a cabo esta exposición puede ser necesario revelar información reservada, protegida por know how, que sin el respectivo contrato de confidencialidad correrá el riesgo de perder su carácter secreto y, por ende, su valor comercial.

135En algunos casos durante esta fase se llevan a cabo los estudios preliminares (preinvestment studies) y la concepción detallada del proyecto. Estas dos actividades pueden, o bien incluirse dentro del clausulado del contrato o tratarse como un contrato independiente. Aunque se ha tratado de asociar esta figura con la presentación de una oferta, se puede diferenciar de esta por el carácter remuneratorio que aquí se presenta y del que aquella carece.

13657. La segunda fase del contrato de ingeniería comercial se denomina “preparatoria”, y se adelanta desde la entrada en vigor del contrato hasta el inicio de la etapa de ejecución material de la obra; es en esta etapa donde se lleva a cabo el perfeccionamiento del contrato que supone la existencia formal del mismo.

  • 143 International Federation of Consulting Engineersfidic–, Libro naranja, disponible en [http://www (...)

137Las obligaciones del cliente en esta fase son: asistir e informar, realizar determinados trabajos preparatorios, poner a disposición del contratista el lugar en el cual se deberá ejecutar la obra y seleccionar el personal143.

  • 144 I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 160.

138En cuanto a las obligaciones del contratista, este tiene el deber de obtener los permisos y licencias necesarias, así como realizar los trabajos de adecuación que la posterior ejecución de la obra requiera. Debe estipularse expresamente los efectos de una eventual denegación de los permisos requeridos. De igual manera, el contratista deberá hacer las gestiones tendientes a la subcontratación de personal y al aprovisionamiento de los materiales necesarios para la construcción144.

  • 145 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios interna (...)

139Es necesario poner de relieve que, debido a que los contratos de ingeniería se caracterizan por su larga duración y su gran impacto económico, la estipulación de cláusulas de garantía es indispensable para el buen término del proyecto. Lo mismo se predica de las cláusulas de hardship y de fuerza mayor145.

  • 146 I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 160.

14058. Por último, la fase operativa supone la ejecución material de la obra y su recepción. Esta fase se inicia con la construcción de la obra y termina con la recepción de la misma cuando ya se haya llevado cabo la transferencia de la propiedad del contratista al cliente. Está dividida en dos subetapas: la primera es la etapa de ejecución y la segunda la de recepción146.

141En la etapa de ejecución el cliente asume una posición pasiva, en donde su obligación principal es el pago del precio pactado. Por otro lado, es en esta fase donde el contratista debe llevar a cabo la prestación característica del contrato, consistente en la realización de todas las actividades encaminadas a la construcción de la obra. Estas actividades pueden consistir en la construcción y supervisión de la obra, el suministro tanto de personal como de maquinaria y materiales, y la transferencia de tecnología.

  • 147 Ídem.

142Las obligaciones principales del contratista en esta fase consisten en terminar y completar la obra de acuerdo a lo establecido en el proyecto, sin vicios ni defectos, y cumplir con los plazos fijados para su ejecución. La entrega de la obra en las condiciones pactadas es una obligación del contratista cuya inobservancia puede dar lugar a la responsabilidad por incumplimiento contractual y a la indemnización por daños y perjuicios147.

  • 148 Ibíd., p. 163.

143En la etapa de recepción el cliente debe aceptar la entrega de la obra, llevando a cabo las verificaciones pertinentes para contrastar la adecuación del resultado final con las condiciones establecidas en el proyecto. Si fuere el caso, también es deber del cliente formular las reservas que tenga respecto al funcionamiento o cualquier otro aspecto de la obra, las cuales deberán ser atendidas por el contratista. Por su parte, el contratista deberá realizar las pruebas mecánicas de funcionamiento y rendimiento, y las modificaciones o reparaciones indicadas por el cliente después del proceso de verificación. Una vez se hayan llevado a cabo las modificaciones exigidas, el cliente procederá a manifestar su conformidad con la prestación del contratista y quedará obligado a recibir la obra y al pago del precio final148.

14459. Una vez estudiadas las características básicas de los contratos más utilizados para adelantar procesos de transferencia de tecnología, es posible observar que, a pesar de la complejidad de las prestaciones de las figuras contractuales examinadas, el núcleo fundamental en el que se lleva a cabo la transferencia tecnológica en estos contratos se realiza siguiendo la estructura del contrato de licencia. Por ejemplo, en un contrato de joint venture en el que no exista la estructura de un contrato de licencia, así sea en un acuerdo satélite, sería imposible afirmar que existirá una transferencia tecnológica; podrá existir la voluntad de los participantes de cooperar para lograr un objetivo común, pero no se puede decir que se lleve a cabo una transferencia de tecnología. Lo mismo se puede aplicar a un contrato de ingeniería: si no existe dentro del acuerdo una subestructura equiparable a la de la licencia, se estará en presencia de un contrato de construcción de obra civil, en el caso de los contratos de ingeniería constructora, o en un contrato de prestación de servicios, en los contratos de ingeniería consultora; pero si en realidad se quiere caracterizar un contrato de ingeniería dentro de la categoría de contratos de transferencia de tecnología necesariamente deberá existir una autorización de explotación de un intangible.

14560. Lo estudiado en este epígrafe permite concluir que en la práctica negocial internacional los contratantes disponen de diferentes tipos de figuras negociales capaces de adaptarse a sus necesidades específicas. La utilización de uno u otro tipo de contrato dependerá de diferentes factores, tales como el grado de integración y conocimiento de las partes contratantes, de las situaciones específicas del país receptor de la tecnología (p. ej., imposiciones legales para la creación de joint venture con participantes locales) o, en fin, del tipo de tecnología que se busque transferir. Lo más importante que se quiere destacar es que todas las figuras analizadas contienen, además de los elementos y prestaciones que las caracterizan, los mismos elementos esenciales del contrato de licencia y, por ello, las conclusiones que se extraen del análisis de la licencia son aplicables a las otras figuras contractuales estudiadas; a continuación se realizará el estudio del contrato de licencia como instrumento para la transferencia internacional de tecnología.

B. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA SEGÚN LA LEGITIMACIÓN, EXCLUSIVIDAD Y LIMITACIONES A LA EXPLOTACIÓN DEL LICENCIATARIO

14661. En este epígrafe se busca identificar los distintos tipos de licencias de tecnología, con el propósito de tener un punto de referencia claro cuando en posteriores capítulos se utilicen algunas categorías de licencias, como las licencias obligatorias, para corregir abusos que se pueden presentar dentro del desarrollo de un contrato de licencia internacional de tecnología o, en general, en cualquier tipo de contrato que involucre una transferencia tecnológica.

  • 149 P. Martín Aresti. “Cesión y licencia de patente y marca”, en Contratos sobre bienes inmateriales, (...)

14762. Es posible distinguir diferentes tipos de licencias de acuerdo con las circunstancias que acompañen su concesión. Siguiendo a P. Martín Aresti, los criterios fundamentales utilizados para llevar a cabo una clasificación de las diferentes manifestaciones del contrato de licencia atienden a la legitimación del licenciatario (1), al carácter exclusivo o no del derecho de licencia concedido (2), y a las limitaciones objetivas, temporales o territoriales que se hayan establecido al derecho de explotación del licenciante por comparación al que ostenta el titular de la patente149 (3). Estos criterios de clasificación, lejos de limitarse a propósitos académicos, son utilizados intensamente en la práctica negocial internacional y determinan, en muchos casos, si se está en presencia de una cláusula abusiva o, por el contrario, si dicha cláusula está diseñada para proteger los derechos de terceros.

1. LA LICENCIA EN FUNCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DEL LICENCIATARIO: LICENCIAS CONTRACTUALES Y OBLIGATORIAS

  • 150 Dentro de esta categoría se encuentran las licencias de pleno derecho recogidas en el artículo 81 (...)
  • 151 En el Capítulo iii, en el epígrafe titulado “El Derecho de la competencia en Argentina y los contr (...)

14863. Las licencias son construidas en función del origen de la legitimación y, en este sentido, existen licencias de carácter negocial o contractual y licencias de carácter obligatorio. Las licencias con origen negocial son aquellas que tienen su fundamento en la celebración de un negocio jurídico en virtud del cual se extiende a un tercero la autorización de uso de la patente, de acuerdo a los parámetros establecidos por las partes150. Este tipo de licencias constituirán el punto central de este trabajo; sin embargo, es imprescindible estudiar cuidadosamente las licencias obligatorias, puesto que estas han sido creadas como uno de los límites fundamentales a la autonomía de la voluntad de los contratantes y, tal como se examinará posteriormente151, pueden constituir una sanción para aquellos que, valiéndose de su posición de ventaja en el contrato, intenten imponer cláusulas que impliquen condiciones gravosas para el licenciatario.

  • 152 Sobre las licencias obligatorias en la ley española de patentes, cfr. R. Bercovitz Álvarez. “Contr (...)
  • 153 Cfr. Organización Mundial de Comercio. “Licencias obligatorias de productos farmacéuticos y adpic(...)
  • 154 Sobre las licencias obligatorias desde la perspectiva del acuerdo adpic cfr. J. Condon. El Derecho (...)

149Las licencias de carácter obligatorio son aquellas que, en contraposición a las negociales, no tienen su origen en un acuerdo de voluntades, toda vez que su otorgamiento proviene de una decisión de índole administrativa como consecuencia de circunstancias excepcionales152. De acuerdo con la definición dada por la omc, las licencias obligatorias son el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente153. El artículo 31 del acuerdo adpic establece las situaciones en que es posible conceder este tipo de licencias y los requisitos para su concesión154.

15064. Esta polémica figura fue uno de los logros más importantes de los países en vía de desarrollo y de los menos desarrollados en las discusiones de la reunión ministerial de Doha de 2001155, en la cual se estableció que el acuerdo adpic no debería impedir a los países miembros tomar medidas para la protección de la salud pública de sus ciudadanos. No obstante, su uso solo se da en ocasiones muy excepcionales.

  • 156 C. M. Correa. “Tratados bilaterales de inversión: ¿agentes de normas mundiales nuevas para la prot (...)

15165. Las licencias obligatorias consisten en autorizaciones otorgadas por el gobierno a un tercero para la utilización, sin que intervenga la voluntad del titular, de un derecho de propiedad industrial e intelectual. Dichas licencias están determinadas por unos límites espaciales y temporales, y están sujetas al pago de una compensación a su titular. El Estado puede decidir si lleva a cabo la explotación del derecho por sí mismo o a través de un subcontratista156.

  • 157 Artículo 31 del Acuerdo adpic.

15266. En el artículo 31 del Acuerdo adpic se establece que un país miembro puede incluir en su legislación interna el uso de licencias obligatorias en situaciones de emergencia nacional o en casos de uso público sin fines comerciales. Sin embargo, el requisito para que la licencia obligatoria sea concedida es que se haya intentado negociar previamente con el titular del derecho; no obstante, este requisito puede obviarse en casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. En todo caso, el alcance y tiempo de esta licencia deberá ser determinado por las circunstancias que llevaron a su aplicación157.

  • 158 The General Council Chairperson’s Statement, 30 de agosto de 2003, disponible en [http://www.wto.o (...)

153Es por esto que, en nuestra opinión, el artículo de los adpic comentado deja numerosos interrogantes para la aplicación práctica de las licencias obligatorias: el primero es definir el alcance de la expresión emergencia nacional; el segundo, concretar cuál es el grado de esfuerzo que el Estado debe realizar para alcanzar un acuerdo con el titular antes que se establezca que las negociaciones han fallado; el tercero tiene que ver con la compensación que debe ser concedida al titular del derecho, y, finalmente, el cuarto hace referencia a si existe la posibilidad, para los países menos desarrollados sin capacidad productiva, de importar los productos cubiertos por el derecho objeto de la licencia. Estos interrogantes deberán ser solventados por las legislaciones internas de cada país miembro158.

  • 159 R. Hunter et al. “Compulsory Licensing: A Major IP Issue in International Business Today?”, Europe (...)

15467. Un caso paradigmático de la aplicación de la figura de las licencias obligatorias se llevó a cabo en Brasil en mayo de 2007, cuando el gobierno de ese país decidió expedir una licencia obligatoria para la importación del compuesto “efavirenz”, una medicina para el tratamiento del virus del vih después que Merck, titular de la patente sobre este medicamento, no aceptara la reducción del 60% en el precio, solicitada por el gobierno brasileño. El presidente de entonces, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que “desde el punto de vista económico la diferencia de precios era grotesca y desde el punto de vista político era un irrespeto pensar que un enfermo brasileño tenía un menor valor”, en referencia a la negociación que la farmacéutica Merck realizó con Tailandia en la que los precios impuestos por esta empresa eran considerablemente menores que los propuestos para Brasil. La reacción de la farmacéutica no se hizo esperar: en un comunicado la empresa sostuvo que la expropiación de sus derechos de propiedad industrial era un desolador mensaje para las compañías basadas en la investigación acerca de la falta de atractivo que significaría tomar riesgosas investigaciones para curar las enfermedades que aquejaban al tercer mundo. En cuanto a la diferencia de precios con los negociados con Tailandia, la farmacéutica sostuvo que al ser Brasil en ese momento la 12.ª economía mundial, tenía una mayor capacidad de pago que otros países con menores recursos y con mayores niveles de vih en su población159.

15568. Las licencias obligatorias, a pesar de su uso restringido, han sido una gran fuente de preocupación para empresas, sobre todo del sector farmacéutico, por sus potenciales alcances observados en el caso expuesto anteriormente y, tal como se verá en capítulos posteriores, han sido objeto de intentos por dificultar su aplicación mediante diferentes mecanismos, entre ellos los tratados bilaterales de libre comercio.

  • 160 H. Lidgard y J. Atik. “Facilitating compulsory licensing under trips in response to the aids crisi (...)
  • 161 Como afirma G. Astesiano. “La doctrina de las facilidades esenciales en los Estados Unidos de Nort (...)
  • 162 C. Herrero Suárez. Los contratos vinculados (tying agreements) en el derecho de la competencia, Ma (...)

15669. La mayoría de los países de tradición continental ha promulgado leyes de patentes, o disposiciones en esas leyes, en las cuales se establecen los requisitos necesarios para la concesión de una licencia obligatoria; sin embargo, en los Estados Unidos no se ha creado un régimen propiamente dicho de licencias obligatorias160. En ese país la aplicación de las doctrinas de esencial facilities161 y patent misuse162, con origen en el Derecho de la competencia, establece mecanismos muy semejantes al de las licencias obligatorias, que han llevado a que en la práctica se hayan utilizado con mayor frecuencia estas figuras que en los países con tradición del Derecho continental.

  • 163 U.S. Code título 42 parte vii § 7401.
  • 164 U.S. Code título 28, parte iv § 1498.
  • 165 R. J. Hunter. “Compulsory Licensing: A Major IP Issue in International Business Today?”, cit., p. (...)
  • 166 Ídem.

15770. No obstante, existen otras situaciones en las que, aparte de las doctrinas de esencial facilities y patent misuse, se han concedido licencias obligatorias en Estados Unidos: la primera, en los casos en que el propio gobierno utiliza la patente, y la segunda, en virtud de la Clean Air Act163. La primera situación en que se utilizó esta figura quedó consignada en el Título 28 del U.S. Code164 que permite al gobierno usar una patente sin obtener una licencia del titular de la misma. En efecto, a pesar de la inicial reticencia de este país a la introducción e implementación de la figura de las licencias obligatorias, el gobierno ha utilizado este mecanismo concediendo licencias en una gran variedad de sectores estratégicos tales como la energía nuclear, la biotecnología y la farmacéutica. El ejército también ha utilizado las licencias obligatorias sobre tecnologías de satélites y de lentes de visión nocturna165. La segunda situación en las que son utilizadas las licencias obligatorias es en virtud de leyes específicas como la Clean Air Act a través de la cual el gobierno puede utilizar tecnologías contra la polución del aire sin necesidad de obtener una licencia del titular de la patente166.

15871. Es discutible si el otorgamiento de las licencias obligatorias está relacionado con la protección de la parte débil de la relación; es más, al no estar en presencia de un acuerdo de voluntades no se puede hablar de una relación contractual; sin embargo, siguiendo el razonamiento expuesto a lo largo de este trabajo de investigación, en la mayoría de los casos el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual constituye la parte fuerte de la relación y, tal como se estudió, las licencias obligatorias se conceden en circunstancias excepcionales que conducen a que su otorgamiento redunde en beneficio de la colectividad. En este sentido se puede afirmar que en estos casos la sociedad en general constituye la parte débil de la relación y, por lo tanto, merece ser protegida a través de estas figuras extraordinarias.

2. LA LICENCIA EN FUNCIÓN DEL CARÁCTER EXCLUSIVO O NO DEL DERECHO CONCEDIDO: LICENCIAS EXCLUSIVAS Y SIMPLES

  • 167 P. Martín Aresti. “Cesión y licencia de patente y marca”, Capítulo xi “Contratos sobre bienes inma (...)

15972. La segunda categoría de los contratos de licencia a estudiar es aquella que tiene relación con el carácter exclusivo o no de la licencia. Las licencias exclusivas son aquellas cuya concesión impide el otorgamiento de otras licencias; en ellas el licenciatario será el único facultado para explotar económicamente el derecho. En el Derecho español, de acuerdo con el artículo 75.6 de la Ley española de Patentes, y salvo pacto en contrario, se entiende que el titular tampoco podrá explorar la patente. Esta disposición impone al licenciante una doble obligación de, por una parte, no conceder licencias a terceros y, por otra, no explotar por sí mismo la patente objeto del contrato. De esta forma es posible observar que se está en presencia de una norma de carácter proteccionista para el licenciatario, puesto que, dentro del territorio designado en el contrato, tendrá no solo una protección ante terceros que quieran explotar la invención o procedimiento, sino de la que se pudiera derivar de la explotación económica del propio titular de la patente. Ahora bien, es necesario aclarar que en caso de que el licenciante se reserve el derecho de explotación, la licencia no pierde su carácter exclusivo. Esta situación se denomina licencia exclusiva simple o licencia única167.

  • 168 P. Martín Aresti. La licencia contractual de patente, Pamplona, Aranzadi, 1997, p. 56.

16073. A los efectos de esta investigación es importante señalar el caso de aquellas licencias exclusivas que se conceden para todas las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todos los territorios en que se extiendan sus efectos y por la totalidad del tiempo de vigencia del mismo. En estos casos en realidad se estaría realizando una aproximación a la figura de cesión, o incluso a la de compraventa, puesto que no existe una posición unánime respecto del régimen aplicable a esta modalidad de licencia al ser contradictorias las soluciones dadas en los distintos ordenamientos. Así, en Alemania, en una decisión del gobierno federal, se pone de manifiesto la diferencia entre los contratos de cesión (al que se aplicarían las normas de la compraventa) y de licencia, al señalar que la cesión es un contrato de tracto único que tiene como fin la transmisión de la titularidad, mientras en el de licencia se establece una relación con vocación de permanencia, que no persigue el cambio de titularidad del objeto del contrato168.

16174. En contraposición a la licencia exclusiva se encuentra la licencia simple o no exclusiva. Esta modalidad del contrato de licencia consiste en que el titular de la patente se reserva el derecho de conceder licencias a terceros para la explotación de una misma patente en el territorio designado, por lo tanto, la licencia será exclusiva o no dependiendo de dicha reserva por parte del titular, reserva que deberá ser indicada en el contrato. En este sentido, en el Derecho español (art. 75.5 de la Ley española de Patentes) se dispone claramente que en caso de que no se realice una estipulación en el contrato sobre la exclusividad o no de la licencia, se presumirá que esta no tiene carácter exclusivo.

3. LA LICENCIA EN FUNCIÓN DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DEL LICENCIANTE: LICENCIA DE FABRICACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN

  • 169 P. Martín Aresti. “Cesión y licencia de patente y marca”, Capítulo xi “Contratos sobre bienes inma (...)

16275. La tercera categoría de licencia a examinar está dada en función de las limitaciones objetivas, temporales o territoriales que se hayan establecido al derecho de explotación del licenciante. En cuanto a las limitaciones objetivas, es necesario recordar que las facultades que se otorgan al titular de una patente en el momento de su concesión consisten en la fabricación y comercialización en exclusiva del derecho objeto de la misma. De esta forma, el titular del derecho puede optar por conceder la licencia únicamente sobre una de estas facultades, es decir, es posible conceder una licencia dirigida solamente a la fabricación de la invención o procedimiento, o una con el único fin de la comercialización del producto protegido por la patente. En el primer caso se estaría en presencia de un contrato de licencia de fabricación, y en el segundo, de una licencia de distribución169. La transferencia de tecnología se realiza con mayor claridad en las licencias de fabricación, pero teniendo en cuenta el valor de los conocimientos comerciales y el desarrollo de las técnicas de comercialización y distribución, es posible que esta se realice también en el marco de un contrato de licencia de distribución.

16376. En cuanto a las limitaciones de tipo temporal y territorial, la licencia puede ser concedida por un tiempo menor al periodo de vigencia del derecho objeto del contrato o en un territorio menor a aquel en que el derecho surte sus efectos. De igual manera, las limitaciones objetivas pueden versar no solamente en cuanto a las facultades de explotación del derecho de patente, sino sobre las modalidades de explotación de la misma. Para ilustrar lo anterior a continuación se expone el siguiente supuesto fáctico.

164Supuesto fáctico

La empresa noruega Interfuel es titular de una solicitud de patente europea con efectos en Alemania, España y el Reino Unido sobre un compuesto químico utilizado como aislante acústico que, a su vez, presenta propiedades adhesivas. Esta empresa celebra un contrato de licencia de patente con la sociedad alemana Henkrisch A. G. en virtud del cual se otorga la autorización de uso de la patente para todas las aplicaciones industriales relacionadas con el sector acústico. Posteriormente Interfuel concede una licencia de explotación a la empresa inglesa Gluessence para las aplicaciones adhesivas del compuesto. En el texto de los dos contratos se concede la posibilidad de llevar a cabo una aplicación prioritaria en otro país a petición del licenciante en donde, a cambio del pago de los costos derivados de la solicitud, el licenciante adquirirá el 40% de la titularidad de la nueva patente. Al estar, tanto la sociedad inglesa cuanto la alemana, interesadas en el mercado chino, la empresa inglesa interpone una demanda ante los tribunales españoles por violación del contrato de licencia basado en las restricciones por el campo de aplicación establecidas en el contrato.

165En este caso el titular de la patente tiene la posibilidad de conceder una licencia distinta sobre cada una de las aplicaciones técnicas del producto protegido; es decir, es posible otorgar una licencia a un tercero para explotar el producto en el campo del aislamiento sonoro y otra licencia sobre la explotación en el área de los productos adhesivos, de suerte que no existirá una violación del contrato entre las partes; no obstante, será necesario determinar el régimen de cotitularidad de las aplicaciones prioritarias en China.

16677. De lo anterior es posible concluir que la variada configuración que las partes pueden otorgar a los contratos de licencia en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, ha hecho difícil su análisis unitario y, por tanto, es manifiesta la importancia que reviste en este tipo de contratos una completa redacción del contenido obligacional que las partes dispongan en ejercicio de su autonomía de la voluntad, en el que se deben consignar, lo más detalladamente posible, las prestaciones debidas por las partes, con el fin de evitar el tener que acudir a una figura análoga para lograr la integración del contrato que, tal como se ha señalado, debido a la diferente aproximación que se da a la naturaleza jurídica de esta figura contractual, puede llegar a generar un menoscabo en la seguridad jurídica de los contratantes.

C. ATIPICIDAD DEL CONTRATO DE LICENCIA

1. DIFICULTAD EN LA APLICACIÓN ANÁLOGA DE LAS NORMAS DE OTRAS FIGURAS CONTRACTUALES

  • 170 La legislación española de patentes, acorde con su carácter de receptor de tecnología, se aleja de (...)
  • 171 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 146.

16778. A pesar de su incuestionable utilidad para llevar a cabo negocios jurídicos relacionados con bienes intangibles, y del recurrente uso en el tráfico económico que le ha conferido una tipicidad social, el contrato de licencia es por excelencia un contrato legalmente atípico, por carecer de una regulación específica que gobierne los diferentes aspectos de su desarrollo, tales como su creación, las obligaciones de las partes o su extinción. En efecto, en ninguna de las legislaciones consultadas para la realización de este trabajo se ha encontrado un marco normativo que regule íntegramente el contrato de licencia; no obstante, en algunos ordenamientos, como el español, se encuentran disposiciones dispersas que se pronuncian sobre aspectos puntuales de este contrato170. Esta situación ha ocasionado que algunos autores consideren a la licencia un contrato típico; sin embargo, la doctrina mayoritaria considera la licencia como un contrato atípico, debido a que las disposiciones existentes están dirigidas a regular aspectos concretos, tales como los tributarios, la publicidad del contrato o las normas de defensa del Derecho de la competencia171.

  • 172 P. Martín Aresti. La licencia contractual de patente, cit., p. 58. Es importante tener en cuenta e (...)

16879. La atipicidad legal de la licencia hace necesario, al igual que ocurre con otros contratos atípicos, que se plantee su naturaleza jurídica, con el objetivo de intentar una reconducción a una figura contractual tipificada que posea características similares y que aporte soluciones a las controversias generadas por la falta de previsión de las partes en el contenido del contrato, o una interpretación divergente del mismo. En otras palabras, es necesario definir la naturaleza jurídica de este contrato con el propósito de determinar la posibilidad de aplicar por vía analógica las normas de un contrato regulado, que presente una estructura obligacional próxima a la licencia172.

16980. Al iniciar la tarea de definir la naturaleza jurídica del contrato de licencia a los efectos de analizar la repercusión en la práctica internacional, el obstáculo fundamental radica en las diversas maneras en que las partes pueden configurar este tipo de contratos, puesto que será necesario analizar el contenido obligacional de los mismos en cada caso concreto. Esta caracterización, lejos de perseguir objetivos meramente teóricos, es de vital importancia en la práctica negocial, ya que permitirá utilizar las normas de contratos afines como elemento integrador en caso de silencio de las partes en los contratos de licencia. A continuación se expone un ejemplo que puede ilustrar esa situación.

170Supuesto fáctico

A, titular de una patente de invención, concede a B, mediante un contrato de licencia exclusiva, todas las facultades que comprende el derecho de patente, de acuerdo con la lex contractus (ley española elegida por las partes) y por todo término de vigencia del mismo. B asumirá todos los costos derivados del mantenimiento de la patente y se encargará de la protección de la misma frente a infractores o terceros que ataquen su validez.

  • 173 Esta posición es adoptada por el artículo 77 apartado 3 de la Ley española de patentes que realiza (...)
  • 174 Sentencia del Tribunal de Milán del 18 de julio de 1960, recogida en Riv. dir. inter. 1965, ii, pp (...)

171En el caso planteado, en atención al contenido obligacional del contrato, es posible afirmar que, puesto que el acuerdo de voluntades se rige por la ley española que establece que en la licencia exclusiva el titular no está facultado para llevar a cabo la explotación de la invención, la licencia sería en principio asimilable al contrato de cesión173 y este, a su vez, al de compraventa174. Sin embargo, se debe apuntar que el contrato de licencia no entraña una transmisión de titularidad del bien objeto del contrato y, por tanto, mientras el titular del derecho mantenga su posición y se configure una relación de tracto sucesivo, por ejemplo, en cuanto al pago de royalties, no existirá justificación para asimilarla al contrato de compraventa.

172Este ejemplo permite observar las dificultades y falta de utilidad que puede presentar el intento de formular generalizaciones en cuanto a la figura contractual a la que debe asimilarse o reconducir el contrato internacional de licencia.

2. INTENTOS DE RECONDUCCIÓN A OTRAS FIGURAS CONTRACTUALES

  • 175 Sobre el derecho de usufructo y su comparación con las licencias sobre bienes inmateriales, cfr. G (...)

17381. El contrato de licencia ha sido comparado con el derecho de usufructo175, en el cual se transfiere el derecho de goce sobre el bien, pero se conserva el derecho de disposición del mismo. Esta interpretación no sería posible en un sistema legal como el español en el cual se establece expresamente la posibilidad de constituir un usufructo sobre la patente (art. 74.1 Ley española de Patentes) y separadamente se considera la existencia de licencias exclusivas para todas las modalidades de explotación de la patente (art. 75.1 ibíd.).

  • 176 Ley 11 del 20 de marzo de 1986, de patentes.
  • 177 C. Fernández Novoa y J. A. Gómez Segade. La modernización del derecho español de patentes, cit., p (...)

17482. También se ha intentado la reconducción a algunos aspectos del contrato de compraventa. Un ejemplo de esto se encuentra en el artículo 77 apartado 3 de la Ley española de Patentes176 que realiza un reenvío a las normas del saneamiento por evicción177. Sin embargo, como ya se anotó, el contrato de licencia no entraña una transmisión de titularidad del bien objeto del contrato y, por tanto, mientras el titular del derecho mantenga su posición y se configure una relación de tracto sucesivo, por ejemplo, en cuanto al pago de royalties, no existirá justificación para asimilarla al contrato de compraventa.

  • 178 A. Casalonga. Traité téchnique et practique de la brévets d’invention, París, Librairie Générale d (...)

17583. De mayor aceptación ha sido la postura del Derecho francés178 según la cual al contrato de licencia se podrían aplicar las disposiciones relativas al arrendamiento, dado el carácter personal que revisten los dos contratos y las marcadas similitudes de los mismos: los dos contratos consisten en una facultad de uso de un bien por un periodo de tiempo determinado a cambio de cierta contraprestación, generalmente, el pago de un precio.

176Por otra parte, el Código Civil español, en su artículo 1542, define el arrendamiento como el contrato por el que una las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Es evidente entonces que los tres elementos estructurales del contrato contemplados en esta definición se identifican con los señalados sobre el contrato de licencia; en otras palabras, tanto el contrato de licencia, cuanto el de arrendamiento comparten el carácter temporal, el carácter oneroso y la falta de transmisión de la titularidad.

  • 179 P. Martín Aresti. La licencia contractual de patente, cit., p. 58.

17784. Sin embargo, aunque se puede aceptar, en principio, una identidad estructural en los dos tipos de contrato, licencia y arrendamiento, el objeto de los mismos es el que difiere diametralmente, ya que mientras el arrendamiento ha sido pensado para regular bienes materiales, la licencia, en especial la licencia de patentes o know how, va a regular posiciones jurídicas complejas. Es precisamente la diversa naturaleza de los bienes objeto del contrato de licencia la que redunda en una escasa utilidad de las normas del arrendamiento para regular situaciones inherentes a una patente de invención, tales como la obligación de explotar la invención protegida, situación que no encontrará respuesta en las normas del Código Civil179.

3. CARÁCTER SUI GENERIS DEL CONTRATO DE LICENCIA Y REPERCUSIÓN EN LA PRÁCTICA INTERNACIONAL

  • 180 Ídem.

17885. Como consecuencia de la imposibilidad de lograr la total asimilación de la licencia con algún contrato típico, la doctrina y la jurisprudencia de numerosos países han considerado a la licencia como un contrato sui generis que no es reconducible a ninguna otra figura contractual en particular y, como tal, es imposible lograr su aproximación total a un contrato regulado por la ley180. Tal como expresa A. Roncero Sánchez:

  • 181 A. Roncero Sánchez. El contrato de licencia de marca, Madrid, Civitas, 1999, p. 154.

[…] el contrato de licencia no puede ser subsumido en ninguna otra figura típica, por lo que ha de considerarse como una modalidad negocial distinta y singular frente a las demás, sin perjuicio de la mayor o menor proximidad que en cada caso pueda presentar con alguna de aquéllas […] dada la heterogeneidad de la figura en la praxis derivada de la variedad de su objeto y de la diversidad de su contenido, no es posible afirmar con carácter general la similitud con una u otra figura determinada, cuestión que habrá de resolverse mediante un proceso de inducción a partir del contenido obligacional del contrato en el caso concreto181.

  • 182 G. Cabanellas. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado, cit., (...)

17986. En aras de determinar el tipo de obligación que define la licencia G. Cabanellas sostiene que si se consideran los contratos de licencia desde el punto de vista de las obligaciones que ellos engendran, se encuentra que la obligación principal a cargo del licenciante es una obligación de no hacer, y dentro del catálogo de contratos típicos no se puede concluir que ninguno tenga como eje central este tipo de obligaciones de no hacer182. Esta obligación de no hacer consiste básicamente en no ejercitar las acciones que otorga la ley al titular de un derecho de exclusiva en contra del licenciatario; sin embargo, es necesario tener en cuenta que en España se incluyen en las obligaciones del licenciante, por una parte, el deber de realizar todas las acciones tendientes a garantizar la correcta explotación del objeto del contrato, salvo pacto en contrario y, por otra, la transferencia del know how que sea necesario para la explotación de la invención. En este sentido, si se tiene en cuenta la existencia de estas disposiciones, se estaría frente a obligaciones de hacer, lo que conduce a que el planteamiento según el cual las obligaciones de no hacer constituyen el fundamento del contrato de licencia quede fuera de discusión en España.

  • 183 K. L. Port et al. Licensing intellectual property in the information age, Durham, Carolina Academi (...)

18087. En Estados Unidos la tesis según la cual la obligación principal del licenciante consiste en una obligación de no hacer es expuesta en el caso Heaton. Co v. Eureka Speciality Co. en donde se sostiene que una licencia simple (bare license) no otorga al licenciatario otro derecho distinto al de realizar una actividad que de otra forma podría prohibir el titular, es decir, esta clase de licencia solo otorga al licenciatario la facultad de defenderse de una acción por infracción del legítimo titular del derecho objeto del contrato. Este planteamiento tiene implicaciones prácticas de suma importancia, puesto que el titular de una licencia simple no tendrá el derecho de demandar en solitario a un tercero que esté realizando actos de infracción, toda vez que el único facultado para hacerlo será el propio licenciante183.

  • 184 Cfr. Section 261. U.S. Patent Act. “Ownership; assignment: Patents shall have the attributes of pe (...)

181Las normas acerca de la disposición y transferencia del Derecho de patentes en el sistema americano se encuentran en las secciones 261 y 262 del U.S. Patent Act. En la primera disposición se establece que las patentes tienen los mismos atributos que la propiedad personal y, posteriormente, se pone de relieve la posibilidad de conceder licencias para un territorio específico o para todo el país184.

  • 185 En el Reino Unido el Derecho aplicable a la propiedad personal se encuentra en dos textos normativ (...)
  • 186 J. P. Errico. Licensing law handbook, New York, Clark Boardman Callagham, 1995, p. 43.
  • 187 Cfr. asunto Cutter Laboratories v. Lyophile-Cryochem Corporation, 179 F2d 80.

182De acuerdo con la categoría de la propiedad personal185, opuesta a la propiedad real en el sistema del common law, las transferencias de derechos pueden ser llevadas a cabo en todo o en parte y tienen efectos vinculantes186. En el asunto Cutter laboratories v. Lyophile-Cryotherm Corp.187, se resumen las características de esta clase de acuerdos.

La patente otorga a su titular un monopolio, de suerte que puede: usar o vender el producto patentado, licenciarlo a otros de forma parcial o exclusiva, autorizar el otorgamiento de sublicencias, o ceder la patente a cambio de una remuneración; la única limitación existente consiste en que el titular no puede ejercer su monopolio legal como un medio para suprimir la competencia o para adquirir un monopolio mayor al que fue concedido.

  • 188 Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin. Alumni Research. Foundation, 146 F. 2d 941 (9th Cir. 194 (...)

18388. La libertad contractual, en cuanto a la libre determinación de las partes del contenido del contrato, es un principio fundamental en Estados Unidos. Tratándose de licencias y cesiones este principio ha sido confirmado por la jurisprudencia sin excepciones. Sin embargo, tratándose de la libertad de conceder o no una licencia se ha impuesto como límite el sistema de licencias obligatorias, en aquellos casos en que la salud pública así lo requiera188.

18489. En conclusión, si bien es cierto que las normas reguladoras del arrendamiento pueden en ocasiones cumplir una función integradora frente al silencio de las partes atendiendo a la señalada similitud estructural de ambos contratos, es innegable que estas solo pueden ser aplicadas a casos concretos en los cuales carezca de importancia la naturaleza material o inmaterial del objeto del contrato. Las anteriores consideraciones tienen un enorme significado práctico, puesto que si la licencia no es reconducible a ninguna figura típica y, por lo tanto, se le da el carácter de contrato sui generis, para determinar las normas aplicables en caso de una deficiente o incompleta configuración del contenido negocial por las partes será necesario analizar en cada situación la configuración de las prestaciones para intentar encontrar las disposiciones más adecuadas para su integración. De esta manera, en defecto de ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, la respuesta se dará una vez se haya presentado el conflicto, con la consecuente inseguridad jurídica que ello conlleva.

III. LA IMPORTANCIA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

18590. En el epígrafe anterior se estableció la atipicidad legal del contrato de licencia y las dificultades que conlleva la aproximación a otras figuras tipificadas en el ordenamiento jurídico. Esta atipicidad conduce a que el principio de la autonomía de la voluntad cobre una especial relevancia, puesto que en ejercicio del mismo las partes contarán con una enorme libertad para configurar las prestaciones de la relación contractual.

  • 189 En la doctrina es frecuente encontrar los términos autonomía privada, autonomía de la voluntad y l (...)
  • 190 C. A. Soto Coaguila. “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria (...)

18691. El principio de la autonomía de la voluntad189, tal como ha afirmado la jurisprudencia en repetidas ocasiones, constituye uno de los pilares fundamentales del sistema del Derecho civil y es esencial en el campo del derecho de las obligaciones. Este principio ha sido definido como el poder de gobierno de la propia esfera jurídica y como el poder de la persona para reglamentar y ordenar las relaciones jurídicas en las que ha de ser parte. Otros autores han definido la autonomía privada como la “facultad que el ordenamiento jurídico le concede a las personas, para que en ejercicio de su libertad, puedan contratar y determinar libremente el contenido de su contrato, creando relaciones contractuales válidas”190.

  • 191 J. Roca Guillamón. “Codificación y crisis del Derecho civil”, Anales de Derecho de la Facultad de (...)
  • 192 A. L. Calvo Caravaca. Nueva Lex Mercatoria y contratos internacionales, Bogotá, Grupo Ibañez, 2006 (...)
  • 193 M. Medina de Lemus. Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula, cit., p. 131. La distinció (...)

187La importancia de este principio en el comercio internacional ha hecho manifiesta la necesidad de reconocimiento de la autonomía de la voluntad como principio regulador de las situaciones internacionales191 que, en relación con la contratación internacional, se manifiesta en su faceta conflictual con la elección del derecho aplicable a los contratos transnacionales192 y con su faceta material en virtud de la cual los particulares determinan las prestaciones a cumplir en el contrato193.

  • 194 C. A. Soto Coaguila. “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria (...)
  • 195 P. Cordech, A. Azagra y A. Fernández. “Autonomía privada, fraude de ley e interpretación de negoci (...)

18892. El principio de la autonomía de la voluntad, que ha sido definido como el poder de gobierno de la propia esfera jurídica y como el poder de la persona para reglamentar y ordenar las relaciones jurídicas en las que ha de ser parte, constituye uno de los pilares fundamentales del sistema del derecho civil y es esencial en el campo del Derecho de las obligaciones y de los contratos194. La doctrina ha puesto de manifiesto la doble dimensión del principio de la autonomía de la voluntad, en donde, por una parte está el aspecto social o normativo, y por otra el aspecto individual195.

  • 196 Ibíd., p. 5.

189La dimensión social o normativa del principio de la autonomía de la voluntad hace referencia al proceso de tipificación de una figura creada por los particulares en ejercicio de su facultad de auto regulación. Piénsese en el contrato utilizado por las partes para regular una situación en un campo determinado que, debido a su éxito, es copiada por otros miembros del sector hasta que con el pasar del tiempo se convierte en una cláusula de estilo que contienen los formularios contractuales para finalmente ser incorporada en un cuerpo normativo con carácter legal196.

  • 197 Ibíd., p. 3.

19093. Por otro lado, la dimensión individual del principio de la autonomía de la voluntad es la que permite a los particulares establecer, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esta es un área en la que se incluyen la facultad básica de elegir si se contrata o no la de elección de la figura negocial que más convenga para cada situación, la de dotar de contenido al contrato elegido y, finalmente, la de elegir el ordenamiento aplicable a la relación contractual, así como el tribunal competente en caso de conflicto197.

191A continuación se examinará la forma en que esta doble faceta del principio de la autonomía de la voluntad repercute en el desequilibrio entre las partes en un contrato de licencia de tecnología. Para ello se analizará la autonomía de la voluntad conflictual (A) y, posteriormente, la autonomía de la voluntad material (B).

A. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONFLICTUAL

  • 198 J. Carrascosa González y A. L. Calvo Caravaca. Derecho mercantil contemporáneo, t. i, Bogotá, Edic (...)
  • 199 A. Abarca Junco. Derecho Internacional Privado, vol. i, Madrid, uned, 2010, p. 309.

19294. La autonomía de la voluntad conflictual, a diferencia de la material, posee un marcado carácter internacional, puesto que es aquella que, en el marco del Derecho internacional privado, faculta a las partes para elegir el Derecho aplicable a un contrato internacional198. Esta elección está supeditada a una norma jurídica del ordenamiento, encargada de decidir la capacidad de elección y el quantum de la libertad de la que gozan las partes199. Según sostiene A. Boggiano,

  • 200 A. Boggiano. Derecho internacional privado, t. i, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, p. 232.

… el principio de Derecho internacional privado que permite la elección por las partes del Derecho aplicable al contrato internacional puede caracterizarse como una práctica generalmente aceptada por los Estados y por ello como una regla consuetudinaria internacional200.

  • 201 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, firmada en Méxi (...)

19395. En Europa la norma que establece esta facultad está contenida en el artículo 3.º del rri el cual decreta que los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. En América Latina esta facultad se encuentra reconocida en el artículo 7.º de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales201.

  • 202 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 300.

19496. El fundamento de la autonomía de la voluntad conflictual se encuentra en la norma de Derecho internacional privado del lugar en el que se encuentra ubicado el tribunal que conoce de la controversia, de suerte que será la que fije los límites y condiciones que deberán cumplirse para la designación de Derecho aplicable al contrato. En otras palabras, la elección de la ley que regirá el contrato se realiza en virtud del poder que la ley del foro confiere a las partes202. El siguiente supuesto permite ilustrar de forma práctica esta situación.

195Supuesto fáctico

La empresa brasilera Bestiario celebra en la ciudad de Rio de Janeiro un contrato de licencia cruzada con la empresa alemana Basff A. G con el fin de otorgar una autorización recíproca para explotar sendas patentes de invención que se bloqueaban mutuamente. La ley elegida por los contratantes para gobernar la relación contractual es la ley alemana. Al presentarse una controversia, la empresa brasilera demanda ante los tribunales de Brasil con el fin de obtener una declaración de infracción de la patente objeto del contrato.

  • 203 Artículo 9.º de la Ley de Introducción al Código Civil (Decreto-ley n.º 4.657, del 4 de septiembre (...)

196En este caso en particular, aunque las partes contratantes habían convenido que la ley aplicable a la controversia era la ley alemana, debido a que la controversia se presenta ante los tribunales del Brasil, será aplicable por dichos tribunales el artículo 9.º de la Ley de Introducción al Código Civil203 que dispone que “para establecer el régimen de las obligaciones deberá aplicarse la ley del país en que se constituyeron”, de suerte que la elección hecha por las partes carecerá de efectividad. Aunque se estudiará la determinación del derecho aplicable con más detalle en el Capítulo II, este ejemplo sirve para demostrar la existencia de límites a la autonomía conflictual de las partes, ya que para elegir la ley que regirá su relación contractual se deberá celebrar el contrato en el país de la ley que se pretenda aplicar. En la práctica esta situación ha llevado a que los intervinientes en este tipo de contratos decidan, o bien viajar al país extranjero cuya ley se quiere aplicar, o bien optar por cláusulas de sometimiento a arbitraje comercial internacional cuya regulación permite la elección del Derecho aplicable.

  • 204 J. C. Fernández Rosas. “Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un derecho contractua (...)
  • 205 M. Virgós Soriano. Lugar de la celebración y ejecución en la contratación internacional, Madrid, T (...)

19797. La posibilidad de elección de la ley aplicable al contrato, que supone la autonomía conflictual, lleva consigo dos grandes ventajas dirigidas a facilitar el comercio internacional204: la primera es la certeza de las normas aplicables al acuerdo, y la segunda, la satisfacción de intereses específicos de los contratantes. En cuanto a la primera ventaja, en palabras de M. Virgós Soriano, la elección de la ley aplicable a la relación contractual responde a las exigencias de seguridad jurídica, certeza en el resultado y previsibilidad205. En efecto, cuando las partes tienen claridad acerca de las normas que rigen el contrato es posible realizar adaptaciones previas a conductas futuras, con lo cual será posible llevar a cabo cálculos más precisos sobre las expectativas contractuales. Por ejemplo: en un contrato internacional entre dos empresas en el cual se estipula que la ley aplicable será la ley americana, al tener claro que esta es la ley que regirá la relación, será más fácil realizar los cálculos de los costes relacionados con los aspectos laborales, tributarios, administrativos, etc.

19898. Una vez se las partes han elegido la ley rectora del contrato de acuerdo con sus necesidades, este ordenamiento cumplirá tres funciones específicas, a saber:

  1. Otorgar fuerza vinculante al acuerdo de voluntades entre los contratantes y a la existencia misma del contrato;
  2. Imponer los límites a la facultad de regulación de las partes, y
  3. Servir como método integrador en la interpretación del contrato sirviendo para colmar las posibles lagunas materiales206.
  • 207 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 299.
  • 208 A. Clark. Technology. The law of exploitation and transfer, Oxford, Oxford University Press, 1997, (...)
  • 209 V. Irish. Divulgación de información confidencial, oMpi, 2003, disponible en [http://www.wipo.int/ (...)

19999. Desde la perspectiva de los intereses de las partes, la autonomía de la voluntad conflictual permite a los contratantes elegir la ley que más se acomode a las características especiales del contrato207. Un ejemplo es el de los acuerdos de confidencialidad que se suelen designar como ley aplicable a la legislación y los tribunales del Reino Unido debido a las ventajas que esto conlleva en términos de protección y celeridad de las acciones. En el sistema inglés se encuentran la “law of confidence” y la “law of equity” como marco protector para acuerdos que involucren información confidencial208; además de contar con una tradición de protección a la información reservada o confidencial, los jueces suelen actuar con rapidez en acciones que tienen como fin detener la divulgación de este tipo de información209.

  • 210 Cfr. G. Monroy Cabra. Tratado de Derecho internacional privado, Bogotá, Temis, 2006, p. 305. Esta (...)

200100. Ahora bien, en un contrato en que las partes no poseen un equilibrio en el poder de negociación, la elección de la ley aplicable al contrato en virtud de la autonomía de la voluntad conflictual puede constituir la mejor forma para eludir normas que impidan la estipulación de condiciones gravosas para una de las partes. En otras palabras, con la libertad de elección de la ley aplicable a la relación contractual existe el riesgo de que las normas imperativas dirigidas a proteger a la parte débil de la relación puedan ser obviadas por la elección de otro ordenamiento jurídico. En este sentido, se sostiene que esta prerrogativa otorga a las partes un poder legislativo que convierte leyes imperativas en facultativas210.

B. LA INFLUENCIA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD MATERIAL EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

  • 211 Las legislaciones internas de una gran cantidad de países han consagrado este principio según el c (...)
  • 212 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 299.

201101. Esta es la libertad negocial propiamente dicha211, ya que en virtud de ella las partes tienen la facultad para dotar de contenido a las cláusulas del contrato, dentro de los límites establecidos por la legislación rectora del acuerdo previamente elegida en virtud del principio de la autonomía conflictual o, en su defecto, por medio de los criterios de determinación de la ley aplicable a falta de su elección212. Esta libertad se ejerce con mayor intensidad en los contratos de transferencia de tecnología debido a su carácter atípico, señalado en epígrafes anteriores, que conduce a que existan límites más difusos a la facultad de configuración del contenido del contrato.

202102. La autonomía de la voluntad material, a diferencia de la conflictual, permite a las partes crear normas sustanciales que constituirán el contenido del contrato propiamente dicho, con lo cual es posible, incluso, excluir algunas disposiciones coercitivas del ordenamiento elegido mediante la incorporación de normas contrarias al mismo, siempre y cuando aquellas no posean un carácter imperativo, es decir, es necesario que las partes tengan la capacidad de derogarlas. De esta manera, se puede afirmar que la autonomía de la voluntad material se desarrolla en el ámbito de un ordenamiento jurídico concreto, puesto que solo puede actuar dentro del marco del derecho dispositivo, a pesar de que por vía de remisión puedan incorporarse al texto del acuerdo normas de otros ordenamientos, por ejemplo, los principios unidroit, o normas tipo creadas por asociaciones de profesionales, tales como la International Federation of Consulting Engineers (en adelante fidic), usadas en los contratos de ingeniería.

  • 213 J. Mosset Iturraspe. Edición Homenaje, Universidad Nacional del Litoral, Santa fe, 2005, p. 424.

203103. De acuerdo con lo anterior, el principio de la autonomía de la voluntad material implica que las normas legales que fijan criterios supletorios a la voluntad de los interesados no serán transgredidas cuando los particulares hagan libre uso de su autonomía, siempre y cuando esta se desarrolle dentro de los límites que la ley impone. En efecto, al desarrollarse en un ordenamiento jurídico concreto, la autonomía de la voluntad material desempeña la función de crear obligaciones particulares que se convierten en ley para las partes contratantes (pacta sunt servanda). Esta función, tal como se verá posteriormente, encuentra sus límites en que, en primer lugar, no todos los sectores del ordenamiento jurídico permiten el ejercicio de tal autonomía, en otras palabras, esta solo se puede ejercitar en los sectores donde rija el derecho dispositivo, y en segundo lugar, en las limitaciones impuestas por el mismo ordenamiento en razón de la moral, la ley y el orden público213.

204104. Si se tiene en cuenta lo sostenido anteriormente en relación con la atipicidad del contrato de licencia y su condición de contrato sui generis que no permite una fácil reconducción a una figura típica, se tendrá como resultado que los contratantes poseen un amplísimo margen para configurar las prestaciones que deben ser cumplidas en virtud de la relación contractual. Al igual que se comentó en el epígrafe referente a la autonomía de la voluntad conflictual, la libertad que se concede a los contratantes en los contratos de licencia de tecnología en virtud de la autonomía privada material puede conducir a que, debido al desequilibrio existente en este tipo de contratos, la parte fuerte de la relación imponga condiciones que perjudiquen o que sean demasiado gravosas para la parte débil, generalmente representada por la parte receptora de los conocimientos tecnológicos.

205105. En efecto, en la medida en que los derechos de propiedad industrial e intelectual otorgan una posición de ventaja en el mercado, existe el riesgo potencial de que se configure un abuso de posición dominante. Esta posibilidad se plantea en el Acuerdo adpic al establecer dentro del punto de los principios que los Estados Miembros pueden “aplicar medidas necesarias” para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares.

206106. Habiendo estudiado las características fundamentales de los contratos de licencia, su clasificación, carácter atípico y la marcada influencia que en ellos ejerce el principio de la autonomía de la voluntad, tanto en su vertiente material cuanto conflictual, en el siguiente epígrafe se realizará un análisis de las cláusulas que en la práctica negocial internacional se presentan con mayor frecuencia en los contratos de licencia de tecnología para, posteriormente, en el siguiente capítulo, analizar la manera en que diferentes países establecen disposiciones imperativas con el fin de reprimirlas.

IV. ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA NEGOCIAL DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA CON EMPRESAS DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: SUPUESTOS PRÁCTICOS

A. PLANTEAMIENTO

207107. La autonomía de la voluntad, como se ha señalado, en su manifestación de la libertad negocial faculta a los particulares para dotar de contenido a los contratos de acuerdo con sus necesidades específicas; y es precisamente en los contratos atípicos donde esta autonomía de la voluntad de los contratantes cobra aún mayor importancia debido a la falta de regulación por el Estado.

208108. Como también se ha señalado, los contratos internacionales de licencia presentan en muchas ocasiones un desequilibrio en donde la parte fuerte de la relación es usualmente titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología objeto del contrato; en ese sentido, la principal manifestación de este desequilibrio es el riesgo de la existencia de obligaciones impuestas por el licenciante al licenciatario que amplían indebidamente su derecho exclusivo y que tienen como propósito impedir una correcta transferencia a la parte receptora de la tecnología. Por esta razón, corresponde a continuación analizar la práctica negocial de los contratos internacionales de transferencia de tecnología con empresas de países de América Latina a través de supuestos prácticos que permitan examinar las cláusulas contractuales que pudieran “imponerse”.

209109. La posibilidad de la existencia de cláusulas o prácticas impuestas por el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que impongan condiciones gravosas a la parte receptora de tecnología ha sido reconocida en el artículo 40 del Acuerdo adpic al disponer:

  1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.
  2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.
  • 214 C. M. Correa. Research handbook on the protection of intellectual property under wto rules, Chelte (...)
  • 215 J. Drexl. Research handbook on intellectual property and competition law, Cheltenham, Edward Elgar (...)

210110. Esta disposición es la más detallada del Acuerdo adpic sobre las cláusulas que pueden generar abusos por parte del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual, y en cierta forma recoge lo discutido en el capítulo de competencia del borrador del Código Internacional de Conducta Internacional de transferencia de tecnología214. No obstante, deja abiertas numerosas incógnitas, tales como cuáles serán las bases para determinar cuándo una conducta impide la transferencia de tecnología, o una de las más importantes, cuáles son las conductas, más allá de los ejemplos citados, que pueden constituir un impedimento para una correcta transferencia tecnológica215.

  • 216 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – unctad –. “Borrador del Código In (...)

211111. En este trabajo de investigación se toma como base el gran esfuerzo que durante más de una década se realizó en la unctad sobre la negociación del Código Internacional de Conducta Internacional de Transferencia de Tecnología; no obstante, teniendo en cuenta que las mencionadas negociaciones se llevaron a cabo hace más de dos décadas, se realizó una selección de las conductas que actualmente generan mayor riesgo, siendo conscientes al mismo tiempo de las nuevas realidades que se presentan en la práctica negocial. Por este motivo, no se producirá una coincidencia exacta con las conductas enumeradas en la última versión del borrador del Código con las mencionadas en este trabajo de investigación216.

  • 217 Con el fin de establecer las conductas más usuales y que dificultan una correcta transferencia tec (...)

212112. En este epígrafe se estudiarán las cláusulas que, de acuerdo con la investigación realizada217, se presentan con mayor frecuencia en la práctica negocial y que pueden representar un riesgo para la parte receptora de la tecnología objeto del contrato. El primer grupo de cláusulas que se analizará es el relacionado con el precio de la tecnología objeto del contrato (B); posteriormente se estudiarán las cláusulas que establecen una limitación al uso de la tecnología objeto del contrato y aquellas que impiden el ejercicio de acciones contra los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología (C); después se examinarán las licencias atadas (D) y se finalizará con el análisis de las cláusulas de retrocesión (E).

213Este estudio se realiza con el propósito de delimitar el problema al que se debe enfrentar la parte débil de un contrato de licencia de tecnología para, una vez identificadas estas prácticas, examinar en el siguiente capítulo el tratamiento que países con diferentes niveles de desarrollo tecnológico otorgan a este tema, con el objetivo de realizar una propuesta acerca de la mejor forma de reglamentación de la transferencia de tecnología en el ámbito de los países de América Latina. Para ilustrar de una mejor forma la manera en que se llevan a cabo el tipo de cláusulas indicado arriba, se utilizarán ejemplos hipotéticos extraídos de la práctica analizada, toda vez que los precedentes jurisprudenciales serán objeto de análisis en posteriores capítulos de acuerdo con el país respectivo.

B. LIMITACIONES AL PRECIO DE LA TECNOLOGÍA

1. LIMITACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE ROYALTIES

214113. Posiblemente la etapa más complicada en el desarrollo de los procesos de transferencia de tecnología es aquella en la que se lleva a cabo la fijación del valor de la retribución por el acceso a la tecnología objeto de la negociación, puesto que mientras el titular de los derechos busca obtener una maximización de sus beneficios, la parte receptora de la tecnología tratará de lograr la menor cantidad de obligaciones económicas frente a su contraparte. Por esta razón, en el aspecto de la fijación del monto a pagar, al menos el mínimo o básico requerido para llegar a un acuerdo, se refleja más que en ningún otro aspecto el poder de negociación de las partes.

  • 218 Párrafo 156. Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos d (...)

215114. Aunque las partes intervinientes en un contrato de licencia de tecnología pueden fijar libremente la forma en la que se llevará a cabo la remuneración al licenciante en contraprestación por la autorización de uso de la tecnología del licenciatario218, de la forma en que se establezca esta obligación puede derivarse un riesgo potencial para este último. Un ejemplo de esta situación se encuentra en los casos en que la fijación de los royalties coloca al licenciatario en condiciones de inferioridad frente a las empresas que operen en el mismo sector del mercado. El siguiente caso permitirá ilustrar la repercusión práctica de este tipo de cláusulas.

216Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:

La empresa belga atk Technologique S. A., titular de un derecho de patente sobre una tecnología de compresión de archivos electrónicos, ha decidido otorgar una licencia no exclusiva a la empresa A, a la empresa B y a la empresa C, todas de nacionalidad argentina, con el fin de explotar la tecnología en Argentina y Chile. Sin embargo, los royalties fijados a la empresa B son ostensiblemente mayores que los de las otras licencias otorgadas bajo las mismas condiciones contractuales.

  • 219 Sentencia del tjue del 5 de octubre de 1988, asunto 238/87, AB Volvo v. Erik Veng, disponible en [(...)

217115. Como se puede observar con el supuesto planteado, la empresa B estará en condiciones de inferioridad respecto a sus competidores, producto de la discriminación en los pagos debidos al licenciante. Como se estudiará posteriormente con más detenimiento, en Estados Unidos se considera que esta práctica es admisible, mientras que en la Unión Europea esta conducta puede ser considerada como un caso de abuso de posición dominante219.

  • 220 J. T. McCarthy, R. E. Schechter y D. J. Franklyn. Mccarthy’s Desk Encyclopedia of Intellectual Pro (...)
  • 221 Brulotte v. Thys Co. 379 U.S. 29 (1964).
  • 222 Para un análisis económico de este tipo de cláusulas en diferentes modalidades de contratos de lic (...)

218116. Otras de las cláusulas que se presentan dentro de esta categoría son aquellas que imponen el pago de royalties una vez que el derecho de propiedad industrial o intelectual objeto del contrato haya entrado en el dominio público (post expiration royalties); aunque es necesario aclarar que si la contraprestación por el uso del derecho es una suma fija, pagada por cuotas cuya duración se extiende más allá del momento de la expiración del mismo, esta conducta no constituirá una práctica abusiva en contra del licenciatario220. Esta posición fue sostenida en la decisión del caso Brulotte221, que se estudiará posteriormente en el Capítulo ii, y que constituye el precedente jurisprudencial más utilizado frente a estas conductas, en donde se defendió que los royalties debidos en contraprestación al uso o explotación del derecho de patente, mientras este estuviese vigente, podían ser pagados por un periodo de tiempo que excediese el término de duración del derecho exclusivo222.

  • 223 Este tipo de cláusulas se corresponde con aquellas que imponen al licenciatario la adquisición de (...)

219117. Otra práctica que se presenta a menudo en la determinación de los royalties por parte del licenciante es aquella que consiste en atar las sumas debidas, no solamente a la tecnología objeto del contrato sino a otros tipos de tecnología accesoria (bundling ) o, incluso, en ocasiones, se imponen royalties sobre las ventas totales de los productos fabricados por el receptor de la tecnología, a pesar de que no se esté usando la tecnología licenciada (total sale royalties). Esta situación se presenta cuando el cómputo de la contraprestación se calcula de manera conjunta sobre diversas tecnologías suministradas por el mismo licenciante223.

220118. Existe otro tipo de cláusulas denominadas reach-through que se utilizan en contratos que envuelven una clase especial de tecnología que sirve como herramienta de investigación para desarrollar otros productos. En virtud de este tipo de cláusulas, el titular de la patente sobre esta clase de tecnología recibirá una remuneración de acuerdo con el nivel de ventas del producto con ella creado.

2. FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO LICENCIADO

221119. Las cláusulas mediante las cuales el licenciante incide o fija directamente los precios a ser cobrados por el licenciatario son objeto de numerosos problemas, puesto que deben ser analizadas en conjunto con otras circunstancias con el objeto de determinar si son una práctica abusiva. Existen múltiples variaciones a este tipo de conductas, tales como la fijación de precios máximos, precios mínimos o un precio rígido.

  • 224 X. Ginebra Serrabou. “La propiedad industrial y la competencia económica en México”, Boletín Mexic (...)

222120. En principio es lógico argumentar que el licenciante tiene el derecho a fijar los precios de los productos protegidos por su derecho exclusivo ya que de no existir la licencia, la explotación la realizaría él mismo y, de esta manera, determinaría el precio a su antojo. No obstante, es necesario tener en cuenta que ningún conocimiento tecnológico es utilizado aisladamente, de suerte que es innegable la existencia de otros factores que tendrán una incidencia directa en el precio del producto final, de suerte que la fijación de precios respecto de los productos fabricados con la tecnología licenciada supone exceder el monopolio legal más allá de lo previsto por el correspondiente derecho exclusivo224.

  • 225 United States v. General Electric Co. 272 U.S. 476 (1926).

223121. Tal como se estudiará en detalle en el Capítulo ii, este tipo de cláusulas ha sido objeto de debate continuo, especialmente en procesos llevados ante las autoridades de competencia económica, ya que cuando existe un contrato de licencia entre dos empresas competidoras que contengan cláusulas de este tipo es posible que se esté en presencia de una práctica concertada violatoria del Derecho de la competencia225. No obstante, en algunas ocasiones se admite la posibilidad de imponer precios de venta máximos o recomendar un precio de venta, quedando excluidos los precios mínimos o fijos.

224122. Otra de las cláusulas usuales que pueden representar un perjuicio para la parte receptora de la tecnología objeto del contrato son aquellas que fijan los cánones de retribución en función al nivel de ventas del licenciatario, sea utilizada o no la tecnología objeto del contrato. Estos acuerdos de fijación de precios pueden tomar diferentes formas, ya sea directa o indirectamente, afectando los precios que tendrá que pagar el consumidor final. Una forma de fijación indirecta sería aquella en la cual el titular de los derechos prevé un aumento en los royalties en caso de que el receptor de la tecnología decida aplicar unos precios más bajos que los sugeridos por el licenciante.

C. RESTRICCIONES AL USO DE LA TECNOLOGÍA LICENCIADA

1. RESTRICCIONES SOBRE LA EXPORTACIÓN

225123. Este tipo de cláusulas son de difícil interpretación, debido a que dentro de los factores a considerar está la naturaleza del derecho protector de la tecnología y sus características intrínsecas. En efecto, de la categoría del derecho que protege los conocimientos tecnológicos dependerá la posibilidad de que exista un potencial abuso del licenciante, puesto que se deberá tener en cuenta si se está en presencia de un derecho condicionado por el principio de territorialidad, y si así fuese, la existencia de derechos exclusivos en otros territorios de titularidad del licenciante. El siguiente supuesto práctico ayudará a ilustrar la manera en que estas restricciones se presentan en la práctica negocial.

226Supuesto fáctico

La empresa alemana Henschmen A. G. es poseedora de un know how que será comunicado a través de un contrato de licencia a la empresa brasileña Rego y Cia. Dentro de las cláusulas del contrato se establece que la sociedad brasileña no podrá exportar los productos fabricados con el know how objeto de la licencia al territorio argentino.

227En este caso, debido a que el know how no está condicionado por el principio de territorialidad, la cláusula no constituiría un abuso para el licenciatario, toda vez que la empresa alemana estaría haciendo un uso de su derecho ajustado a la ley. Ahora bien, piénsese que la tecnología objeto del contrato, en el ejemplo planteado, no está protegida por el régimen del know how sino a través de una patente de invención que se encuentra en vigor únicamente en el territorio brasileño. En este caso la restricción de exportación impuesta al licenciatario constituiría un abuso, ya que, al no existir una patente que impida la comercialización en Argentina, contractualmente se está ampliando injustificadamente un monopolio concedido por el Estado.

  • 226 X. Ginebra Serrabou. “La propiedad industrial y la competencia económica en México”, cit., p. 11. (...)

228124. Como se puede apreciar en el supuesto planteado, el carácter abusivo o no de estas cláusulas debe considerarse a la luz de los derechos de propiedad industrial de que goce el licenciante en el exterior, toda vez que si este cuenta con derechos exclusivos en los países respecto de los cuales se imponen restricciones, la limitación de las exportaciones a estos territorios sería simplemente el ejercicio de facultades conferidas por estos derechos, de suerte que la existencia de esta cláusula sería irrelevante. No obstante esta afirmación, debe hacerse claridad en cuanto a la patentes sobre procedimientos, puesto que las posibilidades del titular de una patente de impedir la exportación de productos fabricados con tales procedimientos en el exterior depende de las normas del país en que se ha concedido tal patente y de su interpretación, la cual no es uniforme en todo el mundo226.

2. RESTRICCIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LAS ADAPTACIONES DEL LICENCIATARIO

  • 227 Es necesario tener en cuenta que en la mayoría de los casos las tecnologías no son diseñadas espec (...)

229125. Las cláusulas que estipulan que el licenciatario no podrá realizar labores de investigación o adaptación, bien sea en relación con la propia tecnología objeto del contrato o respecto de los productos con ella fabricados, constituye una de las conductas más lesivas y perjudiciales, no solamente para la parte contratante, sino también para la sociedad en general, puesto que uno de los principales objetivos que se busca con la transferencia de tecnología es su adaptación al medio local y de esta manera generar nuevos procesos de innovación en entornos distintos al de la creación original de la tecnología227.

  • 228 B. Hansen. “Economic aspects of technology transfer to developing countries”, International Review (...)
  • 229 A. Kutty y S. Chakravarty. “The competition - IP dichotomy: Emerging challenges in technology tran (...)

230126. De acuerdo con la teoría del desarrollo de B. Hansen228, la capacidad de absorción y adaptación de la tecnología transferida a través de los contratos de licencia es el eslabón fundamental en la cadena de desarrollo y progreso de una sociedad. Actualmente la mayoría de países de América Latina se encuentran en la segunda etapa de desarrollo de Hansen, es decir, se ha desarrollado una fuerza de trabajo lo suficientemente capacitada para crear una adaptación de la tecnología al entorno del país receptor. Por este motivo, la restricción de la capacidad de adaptación que el licenciatario pueda implementar sobre la tecnología objeto del contrato representaría entonces una barrera para alcanzar el pleno desarrollo de la sociedad del país receptor. Ahora bien, en ocasiones las cláusulas de adaptación se encuentran justificadas en razón de la salvaguardia de la calidad del producto final obtenido por medio de la tecnología objeto del contrato229. A continuación se presenta un supuesto práctico que permite ilustrar este tipo de restricciones.

231Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:

La empresa italiana Mottolla y Di Blasio Spa es la titular de una patente de procedimiento para producir moldes de tubos de alta presión. Una de las etapas del procedimiento determina que la inyección de aire en el plástico debe realizarse cuando este tenga una temperatura de 150ºC. Dentro de los contratos de licencia que esta empresa utiliza, se estipula una cláusula en la que se prohíbe al licenciatario adaptar el procedimiento en esta etapa, puesto que la variación de temperatura ocasionaría una menor calidad del producto final.

  • 230 G. Cabanellas. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado, cit., (...)

232127. Tal como se puede inferir del supuesto planteado, las cláusulas que limitan la adaptación de la tecnología pueden no revestir peligro para el licenciatario cuando estas están dedicadas a responder al propósito de asegurar una explotación adecuada de la tecnología, evitándose así posibles responsabilidades para el licenciante y, al mismo tiempo, asegurando el éxito comercial de la explotación que redundará en beneficio para las partes contratantes. Debe, por lo tanto, precisarse en qué grado las cláusulas que prohíban o limiten las adaptaciones de la tecnología dejan cierta libertad al licenciatario para ajustar su empleo dentro de cierto marco230. Por otra parte, en cuanto a las cláusulas que restringen la investigación es preciso aclarar que estas son en ocasiones necesarias cuando la restricción impuesta sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados.

3. PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIFERENTES A LAS DEL LICENCIANTE

233128. Dentro de este tipo de cláusulas se pueden encontrar dos diferentes modalidades: aquellas que restringen el uso de tecnologías de terceros y las que impiden el uso de la tecnología propia del licenciatario.

234129. Las primeras son claramente contrarias al derecho de libre competencia económica, puesto que, tal como se comentó de algunas cláusulas de restricción territorial, su uso generaría una ampliación injustificada del monopolio otorgado por el Estado con la concesión de un derecho de propiedad industrial. El siguiente caso ilustra la situación analizada.

235Supuesto fáctico

La empresa Holandesa Black Rose Ltd. es titular de un derecho de obtentor sobre una nueva variedad de rosa amarilla. En el texto del contrato de licencia celebrado con la sociedad ecuatoriana Flores de Guayaquil S. A. se impone una cláusula en la que se impide al licenciatario la comercialización de variedades de rosas con colores similares al amarillo de las rosas protegido por el derecho de obtentor.

236Este ejemplo permite ilustrar una situación en que, mediante un contrato entre particulares, se está amplificando el ámbito de aplicación del derecho exclusivo otorgado por el Estado, de suerte que en este tipo de casos, no solamente el perjudicado sería el licenciatario, sino la colectividad, al atentar contra el derecho a la libre competencia económica.

237130. La segunda clase de cláusulas es aquella que impide la utilización del licenciatario de la tecnología que actualmente posee, bien por desarrollo propio o por adquisición contractual. Este tipo de cláusulas, junto a las que restringen la capacidad de investigación de la tecnología objeto del contrato, es especialmente perjudicial para el licenciante.

4. RESTRICCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN

238131. Esta categoría de cláusulas debe ser analizada con sumo cuidado puesto que, al igual que acontece con las restricciones territoriales, puede ser utilizada para encubrir prácticas concertadas dirigidas a limitar la oferta en un mercado específico. Ahora bien, en cuanto a los potenciales riesgos que este tipo de cláusulas puede representar para la parte receptora de la tecnología, será necesario examinar si ellas no han sido utilizadas para imponer un bloqueo al uso de otras tecnologías, más allá de lo que resultaría del mero efecto sustitutivo que cabe atribuir a las nuevas invenciones. A continuación un caso que presenta una cláusula de este tipo:

239Supuesto fáctico

American Pharma Ltd., empresa de Estados Unidos, es titular de una patente de procedimiento sobre un principio activo cuya patente de producto ha expirado y, por tanto, se encuentra en el dominio público. En un contrato de licencia de patente celebrado con la sociedad mexicana, Pharmainsumos S. A. se impone una restricción sobre la cantidad de producto que la empresa mexicana puede comercializar.

240132. Del caso expuesto se puede observar que, aunque el principio activo se encuentra en el dominio público y, por tanto, puede ser producido por cualquier método o tecnología que no esté protegida por una patente de procedimiento, el resultado de la cláusula será limitar esta facultad, impidiendo que el licenciante utilice cualquier otra tecnología que no sea la licenciada para la producción del principio activo. Como se puede apreciar, este es un método indirecto para restringir el uso de tecnologías competidoras del licenciante. Ahora bien, al igual que en la mayoría de las conductas analizadas anteriormente, no es posible afirmar que siempre que exista una limitación a la capacidad productiva del licenciatario esta restricción estará diseñada en contra de sus intereses; en algunos casos, tal como se verá a continuación, estas restricciones pueden estar dirigidas a la protección misma del licenciatario.

5. LIMITACIONES AL USO POR CAMPO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LICENCIADA (FIELD OF USE RESTRICTIONS)

  • 231 F. Etro. Competition, innovation, and antitrust: a theory of market leaders and its policy implica (...)

241133. Como se ha señalado en líneas anteriores, la tecnología en ocasiones tiene más de un campo de aplicación, es decir, puede ser utilizada para solucionar una multiplicidad de problemas técnicos. Piénsese en el ejemplo de un compuesto activo, el “sildenafil”, que inicialmente fue creado para tratar problemas de hipertensión y posteriormente se descubrieron sus efectos contra la disfunción eréctil. Pues bien, en estos casos en los que la tecnología puede ser aplicada en campos distintos, el titular de la misma tiene el derecho a otorgar una o más autorizaciones de uso para cada uno de los campos en que el conocimiento licenciado tenga aplicación, incluso de forma exclusiva (field of use clauses)231. A continuación se expone el siguiente caso práctico.

242Supuesto fáctico

La empresa Leth Co. de Estados Unidos es titular de una patente de invención sobre la tecnología de pantallas táctiles para dispositivos electrónicos. Esta tecnología puede ser usada en el campo de la telefonía móvil, los ordenadores portátiles y las tabletas o pda. Una vez la tecnología está lo suficientemente madura, Leth Co. decide celebrar un contrato de licencia exclusiva para cada uno de los campos de aplicación de su tecnología. De esta manera realiza un contrato con la sociedad China htc para el campo de los teléfonos móviles, uno con la empresa Samsung para el mercado de las tabletas y uno con Acer para los ordenadores portátiles, todos ellos de forma exclusiva para su respectivo campo de aplicación. Dentro del contenido del contrato se estipula que el licenciatario no deberá producir, por sí mismo ni por intermedio de un tercero, productos que se encuentren fuera del campo de aplicación al que se ha concedido la licencia.

  • 232 M. Mohri. Maintenance, Replacement and Recycling-Patentees’Rights in the Aftermarkets-Germany, the (...)
  • 233 Para un análisis de este tipo de cláusulas desde el punto de vista económico cfr. F. Schuett. “Fie (...)

243134. Este tipo de situaciones merece especial atención y cuidado, porque existe la posibilidad de una competencia entre licenciatarios exclusivos que redundará en la pérdida de la posición ventajosa de un mercado en el que se creía que no existiría competencia232. Siguiendo con el supuesto planteado, piénsese que la empresa htc desarrolla tecnología propia que incorpora la tecnología objeto del contrato con la empresa estadounidense y saca al mercado un teléfono móvil inteligente que presenta características que lo hacen competir en el mercado con los pda de Samsung. Esta empresa, a su vez, incorpora dentro de sus pda la posibilidad de enviar mensajes de texto a teléfonos móviles. Esta situación es denominada “overlap” o superposición de tecnologías233.

244135. Aunque en este caso no se está en presencia de una cláusula diseñada para perjudicar expresamente al licenciatario, será necesario realizar un análisis en conjunto de las obligaciones contenidas en el contrato y la situación de las partes con el fin de determinar si existió una previsión de esta situación por parte del licenciante.

245136. Precisamente, una de las fórmulas existentes para mitigar los efectos de la posible superposición de una tecnología en diferentes campos de aplicación es la estipulación de cláusulas que restrinjan la capacidad de producción del licenciatario. En efecto, en el epígrafe anterior se estudió este tipo de cláusulas y se afirmó que no son perjudiciales en todos los escenarios; pues bien, para el caso ahora planteado, una cláusula de restricción de la cantidad de productos producidos en cada campo de aplicación con la tecnología objeto del contrato podrá servir como fórmula para superar la mencionada superposición. Este tipo de soluciones presenta un carácter complejo y debe ser analizada cuidadosamente, puesto que existe el riesgo de caer en el ámbito de la repartición de mercados o las prácticas concertadas, reprimidas por el derecho a la libre competencia económica.

D. CLÁUSULAS QUE LIMITAN LAS POSIBILIDADES DE ENTABLAR ACCIONES DE NULIDAD RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL LICENCIANTE (NON CHALLENGING CLAUSES)

  • 234 Federal Trade Commission and Department of Justice. “Issue report on antitrust enforcement and int (...)

246137. Una de las cláusulas que usualmente se encuentra en los contratos de transferencia de tecnología es la cláusula de renuncia (non challenging clauses o non assertion clause). El objetivo de este tipo de acuerdos es obligar a una de las partes a no hacer valer sus derechos sobre sus patentes u otros derechos de propiedad industrial e intelectual contra la otra parte contratante, incluso si esta iba a ser objeto de un procedimiento por infracción. La utilidad práctica de este tipo de acuerdos se asemeja al de las licencias cruzadas, ya que permite a las partes evitar largos y costosos procedimientos judiciales234. Sin embargo, estas pueden ser objeto de reproche por las autoridades de competencia si presentan un contenido muy amplio o una duración injustificada, toda vez que los efectos de estas podrían crear duopolios entre los participantes de un contrato con tales características. A continuación se expone un supuesto que permite ilustrar el uso de este tipo de cláusulas.

247Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:

La empresa española Tuadrigram Ltda. es titular de una patente sobre un dispositivo de almacenamiento de energía solar. La sociedad mexicana Villa e Hijos, deseosa de entrar en el mercado español, decide interponer una acción de nulidad contra la patente de la empresa española. Como solución a este conflicto, las partes acuerdan celebrar un contrato de licencia en el cual, en contraprestación a no iniciar acciones por infracción, la empresa mexicana se compromete a no entablar demandas de nulidad contra la patente de la sociedad española.

248138. El ejemplo planteado no supone un riesgo para el licenciatario, sino para el derecho a la libre competencia económica. Ahora bien, más allá del riesgo que supone este tipo de cláusulas para el Derecho a la libre competencia, estas pueden ser usadas para bloquear la tecnología existente o por desarrollar del licenciatario, o simplemente para reforzar las posibilidades de que patentes nulas mantengan una validez aparente.

249Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:

La empresa española Tuadrigram Ltda. mencionada en el caso anterior, decide licenciar su patente a una empresa argentina con una cláusula en la que se obliga al licenciatario a abstenerse de iniciar acciones en contra de la validez del derecho objeto del contrato. Una vez iniciado el proyecto en Argentina, el licenciatario se percata de que existen en el mercado competidores que utilizan una tecnología equivalente a la licenciada y cuyo uso ha sido anterior a la fecha de solicitud de la patente de la sociedad española.

250En este caso se observa que de no existir esta cláusula, la empresa argentina tendría la posibilidad de impugnar la validez de la patente objeto del contrato, pudiendo de esta forma utilizar la tecnología sin tener que incurrir en los costes derivados del pago de los royalties debidos a la sociedad española.

E. LICENCIAS ATADAS (TYING LICENSING)

  • 235 D. Rubinfeld y R. Maness. “The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust”, en F. Levequ (...)

251139. Una práctica frecuente en los contratos de transferencia de tecnología es la vinculación de la concesión de licencias sobre una tecnología específica a la aceptación de otras que protegen otro tipo de derechos235. Este tipo de conductas, también conocido como, package licensing o bundling, presenta enormes dificultades al estar en presencia de un contrato complejo o un conjunto de contratos coligados, ya que será necesario determinar en qué grado una operación que incluya licencias de patentes y otros derechos de propiedad industrial, y transferencia de conocimientos no patentados supone una imposición de parte del licenciante.

252140. Al igual que otras conductas analizadas en este epígrafe, este tipo de cláusulas puede traer efectos benéficos para las partes contratantes y para los procesos de innovación en general, o puede convertirse en una herramienta para imponer cargas indebidas a la parte receptora de la tecnología licenciada.

  • 236 Ibíd., p. 89.

253Dentro de los beneficios que estas prácticas presentan se pueden mencionar las ventajas que implica para el licenciatario tener un grupo de derechos protectores de tecnología complementarias que redunden en una mayor eficiencia en los procesos de producción o comercialización de los productos236.

  • 237 M. Leaffer. “Patent Misuse and Innovation”, Journal of High Technology Law, vol. x, n.º 2, 2010, p (...)

254141. Ahora bien, estas cláusulas también pueden ser utilizadas en perjuicio del licenciatario al obligarlo a adquirir licencias de derechos sobre tecnologías que no necesita o derechos que pueden tener una validez dudosa237. El siguiente caso ayuda a ilustrar esta situación.

255Supuesto fáctico

La empresa francesa Oiseau Bleu S. A. es titular de una patente de producto sobre una autoparte. Al iniciar negociaciones con la sociedad colombiana Filtros de los Andes la empresa francesa condiciona el otorgamiento de la licencia a la aceptación por parte del licenciatario de un conjunto de patentes de procedimiento que son innecesarias para la producción de la autoparte objeto de la patente de producto.

256En el caso planteado se aprecia claramente que la cláusula tiene la intención de imponer la adquisición y pago de royalties de tecnología innecesaria para el licenciatario. El método utilizado en la práctica contractual para distinguir con claridad una cláusula de este tipo, que sea necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, de una que represente un abuso contra el licenciatario consiste en determinar si existe otra cláusula en la que se permita al licenciatario utilizar el derecho licenciado independientemente de las prestaciones adicionales que se presume han sido impuestas por el licenciante.

  • 238 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrust enforcement and intellectual prop (...)

257142. Existen diferentes modalidades dentro de esta categoría de cláusulas que pueden ser usadas para atar un producto o una licencia al derecho de propiedad industrial que en realidad se pretende obtener por el licenciatario; entre ellas están las que tienen por objeto imponer al licenciatario la obligación de comprar o adquirir productos provenientes del licenciante restringiendo de esta manera la posibilidad de acudir a otro proveedor; las que vinculan físicamente el objeto protegido por la patente con otro que no goza de esta protección, y la creación de ciertas restricciones físicas, tales como la compatibilidad exclusiva del objeto patentado con otros productos del licenciante238.

F. CLÁUSULAS DE RETROCESIÓN (GRANT BACK CLAUSES)

  • 239 G. R. Ferrera et al. CyberLaw: Text and Cases, Mason, Cengage Learning, 2011, p. 284.
  • 240 Antitrust Guidelines, cit., supra.
  • 241 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Flexibilidades en materia de patentes en el Mar (...)

258143. Otra conducta usual es la de obligar al licenciatario a transferir los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen las mejoras que se han realizado a la tecnología objeto del contrato de licencia (grant back clauses)239. Estas cláusulas, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden presentar efectos pro-competitivos o anticompetitivos. Como efectos pro-competitivos se puede mencionar que estos acuerdos permiten que los contratantes compartan tanto los riesgos, cuanto los beneficios de las investigaciones y desarrollos que se logren con la tecnología inicialmente objeto del contrato. Adicionalmente, este tipo de cláusulas pueden conducir a nuevos procesos de innovación por parte del licenciante con base en la tecnología perfeccionada por el licenciatario240. En general, las cláusulas de retrocesión suelen ser frecuentes, puesto que permiten al licenciante comunicar su tecnología sin el temor de que el licenciatario logre obtener un resultado mejor que la tecnología objeto del contrato y que posteriormente represente competencia para su negocio241.

  • 242 J. P. Choi. “A Dynamic Analysis of Licensing Boomerang Effect and Grant-Back Clauses”, Internation (...)
  • 243 Directrices de la Ley antimonopolio japonesa para contratos de licencia internacionales, 24 de may (...)

259144. Ahora bien, de la redacción de estas cláusulas dependerá si están dirigidas a compartir la tecnología entre los contratantes242, o a la imposición de una condición gravosa para el licenciatario que produzca una falta de interés por llevar a cabo actividades de investigación y posterior desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología transferida. Por esta razón en algunos países las cláusulas de retrocesión están prohibidas por considerarlas contrarias a los intereses de los nacionales. Este fue el caso de la legislación japonesa de 1968243.

260Supuesto fáctico

La sociedad Austriaca Flach A. G. es titular de know how sobre la fabricación de botellas de vidrio templado para uso de laboratorio. A través de un contrato de licencia se comunica la información a la empresa colombiana Pelbar S. A. a la cual se impone la obligación de ceder la titularidad a Flach sobre cualquier mejora que la empresa colombiana logre con la implementación del procedimiento de fabricación de botellas.

261El ejemplo planteado es un caso en el que la cláusula de retrocesión impone una obligación lesiva al licenciatario, puesto que la tecnología desarrollada por este pasará a manos del licenciante. Ahora bien, si la cláusula estipulara que no se llevará a cabo una cesión, sino una licencia a favor de la empresa austriaca, tal acuerdo sería totalmente razonable, equilibrado y no causaría un perjuicio injustificado a la empresa colombiana.

  • 244 J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., sec. 6.05. 6-80.

262145. Ahora bien, existen otros tipos de riesgos relacionados con las cláusulas de retrocesión y directamente vinculados con las cláusulas que tienen como propósito extender la vigencia de los derechos exclusivos objeto del contrato. Anteriormente se estudiaron las conductas que tenían como fin extender los derechos sobre una tecnología más allá de la duración otorgada por el Estado; pues bien, las cláusulas de retrocesión pueden convertirse en una fórmula para llevar a cabo esta extensión244. A continuación se analiza un caso que permite ilustrar una relación contractual con este tipo de cláusulas.

263Supuesto fáctico

La empresa estadounidense Marshal-Ross Co. celebra un contrato de licencia de patente con la empresa colombiana Azúcar de caña, S. A. en la cual se autoriza el uso de una patente de procedimiento que expirará cinco años después de la firma del contrato. En el contenido del mismo se pacta una cláusula de retrocesión en la cual se estipula que, aun después de la expiración del término de vigencia del contrato, cualquier mejora al procedimiento patentado que genere una nueva patente será objeto de una licencia exclusiva a favor de la empresa estadounidense.

  • 245 Esta conducta aparece descrita en el artículo 40.2 del acuerdo adpic, cit., supra.

264Como se puede observar, son diferentes las modalidades y finalidades que se pueden utilizar en una cláusula de retrocesión, por tanto, los casos en que se impone la obligación al licenciatario de ceder o licenciar en exclusiva los derechos sobre las mejoras a los productos o procedimientos cubiertos por los derechos de propiedad industrial e intelectual suelen ser analizados de forma más estricta que aquellos que solamente obligan a la concesión de una licencia no exclusiva245.

  • 246 Uno de los argumentos del Grupo B (constituido por los países desarrollados) en las discusiones so (...)

265146. Las conductas citadas en las páginas anteriores son solo una muestra de las prácticas más usuales en los contratos de licencia de tecnología, pero es preciso aclarar que todas ellas se pueden presentar en el clausulado de cualquiera de las figuras contractuales previamente estudiadas en este capítulo. El uso de este tipo de cláusulas constituye un riesgo que debe ser analizado cuidadosamente, debido a que no en todos los casos estas conductas están en contra del licenciatario de una forma injustificada246, de allí la importancia que representa el estudio de las mismas de acuerdo con las especiales circunstancias del caso y de las políticas de innovación que tenga el país en el que las mismas despliegan sus efectos.

V. CONCLUSIÓN

266147. De la investigación realizada en el Capítulo i de este trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones que se exponen agrupadas en torno a los principales problemas tratados y en la medida en que son relevantes para proseguir el análisis planteado.

267En relación con la caracterización del contrato de licencia como paradigma de los contratos de transferencia de tecnología, los contratos de transferencia internacional de tecnología presentan un factor común que coincide con los elementos esenciales del contrato de licencia, esto es, la autorización de explotar una tecnología a cambio de una retribución. Además, a pesar de las diferencias en las prestaciones de las diversas figuras contractuales utilizadas para implementar los procesos de transferencia de tecnología y de su carácter sui generis es posible llevar a cabo un estudio de dichos procesos tomándolos como una categoría de contratos.

268En cuanto a los efectos de la atipicidad de los contratos de transferencia de tecnología se concluye que el carácter atípico, no solo de la licencia, sino de los otros contratos de transferencia de tecnología estudiados, conduce a que las partes posean un amplio margen para el diseño del contenido obligacional del contrato en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, situación que, sumada al desequilibrio en el poder de negociación de los contratantes, en donde el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual usualmente ocupa el papel de la parte fuerte de la relación contractual, frecuentemente presenta conductas cuyas cláusulas pueden constituir obstáculos para la realización de una correcta transferencia de tecnología.

269Por lo que hace referencia a las principales manifestaciones del desequilibrio contractual en los contratos internacionales de transferencia de tecnología se ha demostrado que la práctica negocial internacional de los contratos de transferencia de tecnología revela la existencia de cláusulas mediante las cuales el licenciante, o el titular de los conocimientos tecnológicos, extiende el alcance de sus derechos exclusivos más allá del alcance otorgado por el Estado. Las cláusulas que se considera que tienen el potencial de impedir una correcta transferencia tecnológica a la parte receptora son: la fijación de precios, las restricciones a la investigación y adaptación de la tecnología objeto del contrato, la prohibición de utilización de tecnologías diferentes a las del licenciante, la exportación, las restricciones al volumen y estructura de producción, la prohibición de entablar acciones de nulidad respecto de los derechos del licenciante, las licencias atadas, y las cláusulas de retrocesión, todas ellas usuales en la práctica contractual analizada.

270En relación con el carácter abusivo o no de las cláusulas estudiadas, a pesar de considerar que las cláusulas analizadas son las que presentan mayores riesgos para la parte receptora, es difícil catalogar una conducta como abusiva sin haber analizado los elementos particulares de cada caso, debido a que en ocasiones una conducta o una cláusula, que en principio parecería abusiva, puede estar destinada a proteger los derechos de otros licenciantes o a proteger la tecnología objeto del contrato. Ante esta situación, el Estado debe intervenir imponiendo unos límites a la autonomía de la voluntad de los participantes en el contrato, mediante el establecimiento de un marco imperativo que cree condiciones de igualdad material entre los contratantes, pero que, a su vez, no se convierta en un mecanismo que conduzca a que el titular de los conocimientos tecnológicos pierda el interés de explotar o compartir dichos conocimientos.

271Extraídas estas conclusiones, y con el objetivo de continuar avanzando en nuestra investigación siguiendo el iter lógico marcado en la misma, en el siguiente capítulo se examinará la manera en que los ordenamientos de países productores de tecnología regulan los contratos de transferencia de tecnología con el propósito de establecer la posibilidad de extrapolar los elementos que más se ajusten a la realidad de los países de América Latina.

Anmerkungen

1 B. Javorcik. “The composition of foreign investment and protection of intellectual property rights in transition economies”, cit., pp. 42 a 44.

2 M. Sabido Rodríguez. Capítulo XIX “Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, en A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González (dirs.). Curso de contratación internacional, 2.ª ed., Madrid, Colex, 2006, p. 598. Acerca de la dificultad para clasificar este tipo de contratos se pronuncia P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, Madrid, Civitas, 2000, p. 55; e I. Guardans Cambó. “Contratos de transferencia de tecnología”, en A. L. Calvo Caravaca y L. Fernández de la Gándara. Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, p. 1633. Otros autores entienden por contratos de transferencia de tecnología los contratos que involucran un conocimiento técnico o know how. Al respecto, J. A. Arrubla Paucar. Contratos mercantiles, Medellín, Diké, 2009, pp. 429 a 480.

3 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 73.

4 Una excepción a esta característica la constituye el contrato de cesión ya que se perfecciona en el momento en el que se lleva a cabo la transferencia de la titularidad del derecho objeto del contrato.

5 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, Barcelona, Bosch, 2004, p. 196.

6 Entre los autores que se inclinan por la utilización de esta clasificación se encuentra P. A. De Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 37; y B. Ubertazzi. “La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología”, en Actas de derecho industrial y derecho de autor, t. 27, 2007, p. 456, y M. Sabido Rodríguez. “Capítulo xix Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, cit., p. 598.

7 Existe una discusión en cuanto a la terminología usada para definir los contratos que involucran distintos tipos de prestaciones y obligaciones. Un sector de la doctrina denomina a este tipo de contratos “mixtos”, identificándolos como aquellos en que fusionan o conjugan en un solo negocio prestaciones de dos o más negocios típicos: M. Albaladejo García. Derecho civil, t ii, Barcelona, Bosch, 2002, p. 416. La posición mayoritaria sostiene que los contratos mixtos y los complejos son dos denominaciones de un mismo negocio jurídico, razón por la cual en el desarrollo del presente trabajo se utiliza la expresión “contratos con causa compleja”. C. Pauleau. Incidencia del derecho en la creación y funcionamiento de las Joint Ventures. Análisis de la organización jurídica de las Joint Ventures en la Unión Europea, con especial referencia a España, Tesis doctoral, A. Fernando Cerdà y F. Vicent Chuliá (dirs.), Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 2000, p. 227.

8 A. López Terruela martínez. “Capítulo xviii. Contratos internacionales sobre propiedad intelectual e industrial”, en A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González (dirs.). Curso de contratación internacional, 2.ª ed., Madrid, Colex, 2006, p. 567. Este sería el caso de un acuerdo que incorpore una licencia de patente más la obligación por parte del licenciante de transmitir un know how determinado y asistencia técnica adicional.

9 G. Anand y T. Khanna. “The Structure of Licensing Contracts”, en Journal of Industrial Economics (J. Ind. Econ.), vol. 48, 2000, p. 103.

10 R. Evangelio Llorca. El encargo de obra intelectual, Madrid, Dykinson, 2006, p. 50. Algunos autores han utilizado el término partnership-embedded licensing agreements para referirse a contratos en los cuales además de una licencia se presenta cierto nivel de asociación entre los contratantes, como podría ser el caso de un contrato de franquicia industrial o de joint venture. J. Hagedoorn, S. Lorenz-Orlean y H. van Kranenburg. “Inter-firm technology transfer: partnershipembedded licensing or standard licensing agreements?”, en Industrial and Corporate Change, vol. 18, n.º 3, 2008, p. 529. En este sentido, afirman estos últimos autores textualmente: “We understand a partnership-embedded licensing agreement to refer to those agreements where companies engage in technology transfer through a licensing agreement that is implanted in a broader agreement, a partnership, which also has other objectives than the single act of transferring technology from one company to the other”.

11 En este sentido A. Sirotti Gaudenzi. Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol. i, Milan, Wolters Kluwer Italia, 2008, p. 418.

12 A. Kutty y S. Chakravarty. “The competition - IP dichotomy: Emerging challenges in technology transfer licenses”, en Journal of Intellectual Property Rights, n.º 16, 2011, p. 260.

13 J. Dratler. Licensing of intellectual property, Nueva York, Law Journal Press, 2005, Sec. 1.01, 1-6 (obsérvese que las características de esta publicación – y otras publicaciones estadounidenses similares – no permiten citar las páginas, sino tan solo la sección).

14 A. G. Toth. The Oxford encyclopedia of European community law, vol. iii, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 305.

15 S. Progoff. Understanding the intellectual property license, Springer Science & Business, Berlin, 2004, p. 112. Por otra parte, J. Dratler realiza una clasificación de contratos de licencia en la cual incluye los derechos mencionados dentro de la categoría de “licencias tecnológicas”. Cfr. J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., Sec 1.01, 1-6.

16 J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., Sec 1.01, 1-7.

17 En el mismo sentido, ibidem.

18 Reglamento (CE) n.º 2394 del 23 de julio de 1984 de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado cee a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes, doue, n.º L 173 de 30 de junio de 1983, p. 1, disponible en [http://eur-lex.europa.eu/], consultada el 19 de mayo de 2012.

19 Cfr. R. Bercovitz Álvarez. “Contratos sobre propiedad industrial”, Capítulo xx, “Contratos sobre bienes inmateriales”, cit., p. 4544; D. Pfaff. “International licensing contracts, transfer of technology and transnational law”, en The transnational law of International Commercial Transactions, Londres, Kluwer, 1982, pp. 199 a 200; y P. Martín Aresti. “Cesión y licencia de patente y marca”, Capítulo xi, “Contratos sobre bienes inmateriales”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano. Tratado de contratos, vol. iv, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 2130.

20 En este sentido se pronuncia la jurisprudencia española de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Sección Segunda, Sentencia del 28 de diciembre de 1995. Recurso de Casación n.º 4648/1995. RJ 1995/4224.

21 El alcance de la licencia puede ser incluso restringido a un campo técnico determinado. Cfr. M. Singer y D. Stauder. European patent convention. A commentary, Bonn, Thomson Sweet & Maxwell, 2003, p. 278.

22 El carácter oneroso o gratuito como elemento esencial del contrato de licencia ha sido objeto de discusión por la doctrina y la jurisprudencia ya que, por ejemplo, bajo la legislación española de patentes (art. 77 de la Ley de Patentes) es admisible un contrato de licencia gratuito; cfr. por todos S. Mena (dir.). Contratación mercantil y bancaria, Madrid, Grupo Editorial El Derecho y Quantor, 2010, p. 382. Otros autores como J. A. Gómez Segade consideran la retribución como un elemento esencial del contrato de licencia, y advierten que el simple hecho de que no exista un royalty o canon no significa que no exista contraprestación, toda vez que esta se puede configurar de diversas maneras, tales como la comunicación de mejoras o el suministro de materia prima: Cfr. J. A. Gómez Segade. La modernización del derecho español de patentes, cit., p. 264. En contra de esta posición se encuentra la Sentencia del tjue del 27 de septiembre de 1988, Asunto 65/86 Bayer AG y Maschinenfabrik Hennecke Gmbh v. Heinz Suellhoefer. Para los fines de este trabajo se considera que la retribución es un elemento esencial de la licencia.

23 En la sentencia 284 F. 3d 1323 la Corte de Apelaciones del Circuito Federal se cita el precedente Arnett v. Stephens, 199 Ky. 730, 251 S. W. 947, 950, (1923), con el fin de determinar la validez de una sublicencia otorgada a Monsanto en donde la licencia en que se sustenta el contrato posterior es declarada nula. “An assignor of a lease, unless by special covenant, is not a warrantor of title, and the assignee does not occupy the position of a bona fide purchaser”.

24 M. Anderson. Technology transfer. Law practice and precedents, Oxford, Tottel Publishing, 2008, p. 627.

25 tjue. Sentencia del 23 de abril de 2009, asunto C-533/07, disponible en [http://www.curia.europa.eu/], consultada el 19 de mayo de 2012.

26 Sentencia del tjue C-376/11 “Pie Optiek”, del 19 de julio de 2012. El texto en español de las conclusiones se encuentra disponible en [http://curia.europa.eu/].

27 Reglamento (CE) n.º 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel “. eu”, doue l-113/2 de 30 de abril de 2002, disponible en [http://www.eur-lex.europa.eu].

28 J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., Sec 1.01, 1-7.

29 J. Massaguer. El contrato de licencia de know how, Barcelona, Bosch, 1989, p. 32.

30 E. Chuliá Vicent y T. Beltrán Alandete. “Capítulo vi, El contrato de know how”, en Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, Barcelona, Bosch, 2005, p. 98.

31 J. Hagedoorn, S. Lorenz-Orlean y H. van Kranenburg. “Inter-firm technology transfer: partnership-embedded licensing or standard licensing agreements?”, cit., p. 530. En un estudio realizado por un periodo de diez años en diferentes campos tecnológicos, alrededor del 70% de los contratos de transferencia de tecnología analizados pertenecen a la categoría de contratos con causa compleja.

32 En inglés el término “venture” cuya traducción literal al español sería “riesgo”, tiene una connotación positiva, razón por la cual tal vez la traducción más adecuada al castellano sería “aventura”.

33 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, Madrid, Iustel, 2009, p. 207.

34 C. A. Ghersi. Contratos civiles y comerciales, parte especial, t. ii, Buenos Aires, Astrea, 1998, p. 62.

35 Una excepción se puede encontrar en República Popular China, donde está vigente la Ley del 13 de abril de 1988, sobre joint venture cooperativos entre nacionales y extranjeros, disponible en [http://www.bjblx.cn/html/1275.html], consultada el 19 de mayo de 2012.

36 Reglamento ( cee) n.º 4064 del 21 de diciembre de 1989 del Consejo, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, doue L 395 del 30 de diciembre de 1989, disponible en [www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=celex:31989R4064R%2804%29:ES:html].

37 En esta comunicación la Comisión señala cuatro medios de control sobre este tipo de empresas:
– Un derecho de propiedad y de disfrute de los bienes de la empresa de nueva creación. – Influencia sobre la composición, deliberación y toma de decisiones del órgano de administración.
– Un derecho de voto en éste órgano.
– Contratos concernientes a la gestión de actividades de la nueva empresa.
Comunicación doce serie C n.º 203, del 14 de agosto de 1990 en relación con el Reglamento 4064/89 sobre concentraciones de empresas. Bol. 7/8-1990,

38 W. van Hilten. Joint ventures, Amsterdam, Deventer, 1968, citado por E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, Barcelona, Bosch, 2004, p. 323. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –ocde– define joint venture como una asociación, entre dos o más empresas, con el objeto de realizar en común una determinada actividad a través de una nueva entidad creada y controlada por los participantes. D. Gómez Cáceres. Los contratos en el marketing internacional, cit., p. 241.

39 D. Prescott y S. Swartz. Joint Ventures in the International Arena, International Practitioner’s Deskbook Series, Chicago, American Bar Association, 2010, p. 1.

40 J. O. Rodner S. Elementos de finanzas internacionales, Caracas, Sucre, 1997, citado por E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 323.

41 B. Roig Amat. “Actividad y ventajas de las empresas conjuntas”, en Cuadernos impi, n.º 38, 1998, citado por M. de la Fuente y A. Echarri. Modelos de contratos internacionales, Madrid, Confemetal, 1999, p. 145.

42 M. Medina de Lemus. Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula, Madrid, Dykinson, 2007, p. 374.

43 L. Dimatteo. Law of international contracting, Bedfordshire, Nueva York, Kluwer, 2009, p. 381.

44 Pery-Knox-Gore. “Joint ventures”, en Structuring International Contracts, Londres, Kluwer Denis Campbell, 1997, p. 87.

45 A. Ortega Giménez. “El contrato de joint venture internacional”, en vLex International, n.º 4, 2009, p. 4.

46 Pery-Knox-Gore. “Joint ventures”, cit., p. 87.

47 A. Ortega Giménez. “El contrato de joint venture internacional”, cit., p. 4.

48 Reglamento del Consejo (CE) n.º 139 del 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, doue n.º 124/1 del 29 de enero de 2004, disponible en [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0022:ES:pdF].

49 Artículo 3 (4) Reglamento del Consejo ( cee) n.º 4064, del 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, doue n.º L 395 de 30 de diciembre de 1989, disponible en: [http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=1989&nu_doc=4064].

50 Commission Notice on the concept of full-function joint ventures under Council Regulation – eec – n.º 4064/89 on the control of concentrations between undertakings, disponible en [http://www.hartpub.co.uk/updates/Korah/ff-joint.pdf].

51 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 328.

52 D. Gómez Cáceres y G. Cristobal Carle. Contratos en el marketing internacional, cit., p. 243.

53 E. Chuliá Vicent y T. Beltrán Alandete. Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, cit., p. 83.

54 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p., 125.

55 A. Ortega Giménez. “El contrato de joint venture internacional”, cit., p. 4.

56 Ídem.

57 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 209.

58 Ídem.

59 A. Sierralta Ríos. Joint venture internacional, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991, p. 124.

60 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 208.

61 K. Saunders. “The Role of Intellectual Property Rights in Negotiating and Planning a Research Joint Venture”, en Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 7, n.º 75, 2003, p. 82.

62 Ibíd., p. 67.

63 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 94.

64 H. Altozano García-Figueras y J. Portero Fontanilla. Cómo negociar acuerdos de joint venture y otros contratos internacionales, Madrid, Instituto Español de Comercio Exterior, 2003, p. 240

65 M. Medina de Lemus. Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula, cit., p. 383.

66 Ídem.

67 E. Chuliá Vicent y T. Beltrán Alandete. Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, cit., p. 86.

68 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 353.

69 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 209.

70 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 353.

71 M. de la Fuente y A. Echarri. Modelos de contratos internacionales, cit., p. 150.

72 A. Echarri Ardanaz, A. Pendás Aguirre y A. Quintana Sanz-Pastor. Joint Venture, cit., p. 30.

73 M. Medina de Lemus. Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula, cit., p. 378.

74 A. Sierralta Ríos. Joint venture internacional, cit., p. 229.

75 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 353.

76 Ídem.

77 A. Sierralta Ríos. Joint venture internacional, cit., p. 228.

78 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 73.

79 G. Devlin y M. Bleackley. “Strategic alliances-guidelines for success”, Long Range Planning, vol. 21, n.º 11, 1988, p. 19.

80 E. Rincón Cárdenas, E. Santamaría Ariza y J. Calderón villegas. El tratado de libre comercio, la integración comercial y el Derecho de los mercados, Bogotá, Universidad del Rosario, 2007, p. 237, información disponible en la página web de la Asociación Brasileña de Franquicia: [http://www.portaldofranchising.com.br], consultada el 19 de mayo de 2012.

81 N. áLvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras”, en R. Berkovitz Rodríguez-Cano. Tratado de contratos, vol. iv, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 4325.

82 D. Villaverde Panduro. “El contrato de franquicia y su utilización para el impulso de la economía peruana”, vLex International, n.º 4, 2009, p. 3.

83 Artículo 2.2 del Real Decreto 2485/1998, modificado por el Real Decreto 419 del 7 de abril de 2006, boe n.º 100 del 27 de abril de 2006.

84 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 516.

85 unidroit. Guía unidroit de franquicia principal, Roma, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado –unidroit–, 2007.

86 Esta clasificación ha sido adoptada por el Reglamento n.º 4087 del 30 de noviembre de 1988, de la Comisión, relativo a la Aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a Categorías de Acuerdos de Franquicia, doue, n.º L 359/46 del 28 de diciembre de 1988, disponible en [http://www.boe.es/doue/1988/359/L00046-00052.pdf]. Actualmente el Reglamento que regula tanto los acuerdos verticales como los contratos de franquicia es el Reglamento 330 del 20 de abril de 2010, de la Comisión, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas de distribución, doue, n.º L 102/1 del 23 de abril de 2010, disponible en [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:ES:pdf]. La jurisprudencia española sigue esta clasificación, entre otras, en la Sentencia n.º 385 del 30 de abril de 1998, del Tribunal Supremo español RJ 1998/3456; Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª Sentencia del 27 junio 2008; recurso contencioso-administrativo n.º 246/2005 rjca 2008/410; y por la jurisprudencia de la Unión Europea, Sentencia del tjue del 28 de enero de 1986, asunto 161/84, Pronuptia, disponible en [http://www.curia.europa.eu/], consultada el 5 de mayo de 2012. A pesar de que muchos autores consideran la franquicia maestra (master franchising) como otro tipo de franquicia, esta se puede incluir en cualquiera de las dos categorías mencionadas ya que la diferencia que se presenta es la autorización al franquiciado para concluir contratos de franquicia con terceros. J. Lázaro Sánchez. “El Contrato de franquicia”, Anales de Derecho, n.º 18, 2000, p. 192.

87 G. Barein de Módica. Contrato de franchising, Asunción, Intercontinental Editora, 2000, p. 44.

88 Ibíd., p. 43.

89 Ibíd., p. 42.

90 Como ejemplos de regulación de esta figura se puede citar a los Estados Unidos en donde se cuenta con la Federal Trade Commission Franchise Disclosure Rule, en vigor desde 1979, reformada recientemente en el año 2007; México que regula el contrato de franquicia en su ley de propiedad industrial modificada el 25 de enero de 2006 precisamente en el sentido de ampliar la regulación de este tipo de contratos, y Brasil con la Ley n.º 8955 del 15 de diciembre de 1994 en la que se establecen las informaciones que el franquiciante deberá entregar al franquiciado.

91 Real Decreto 419 de 2006, cit., supra; Ley de Ordenamiento del Comercio Minorista, cit., supra.

92 Asunto 161/84 Pronuptia, cit., supra.

93 M. Broseta Pont y F. Martínez Sanz. Manual de Derecho Mercantil, vol. ii, Madrid, Tecnos, 2009, p. 134.

94 J. A. Echebarría. El contrato de franquicia, Madrid, McGraw-Hill, 1995, pp. 137 a 148.

95 N. Álvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano. Tratado de contratos, vol. iv, cit., p. 4347.

96 Directiva ( cee) del Consejo n.º 86/653 del 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, doue n.º L 382 del 31 de diciembre de 1986, pp. 17 a 21, disponible en [http://civil.udg.edu/epclp/texts/es/86-653.htm]. Esta Directiva introduce en el sistema del common law la figura de la agencia, prácticamente desconocida hasta el momento.

97 Guía unidroit de franquicia, cit., supra, p. 9.

98 W. Garner. Franchise and distribution. Law and practice, Nueva York, Clark, Boardman and Callaghan, 1994, Capítulo i, p. 2; y J. Kleidermacher. Franchising, aspectos económicos y jurídicos, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1993, p. 115.

99 J. Lázaro Sánchez. “El contrato de franquicia”, cit., p. 100.

100 James v. Whirlpool Corporation, 806 F. Supp. 835, 842 (ED Mo. 1992).

101 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 114.

102 Idéntica situación se plantea en el ordenamiento jurídico colombiano en donde no existe ninguna norma jurídica específica que regule de manera autónoma el contrato de franquicia. P. Sigué y C. Rebolledo. La franquicia en Colombia, Bogotá, Norma, 2005, p. 92.

103 J. Lázaro Sánchez. “El contrato de franquicia”, cit., p. 103.

104 J. C. Burruezo García. Gestión moderna del comercio minorista, Madrid, esic, 2003, p. 64.

105 Ley Española de Patentes, cit., supra.

106 En caso de tratarse de una master franchise, esta información será la que dará la pauta para llevar a cabo la división territorial necesaria para el establecimiento de las sub franquicias.

107 J. Lázaro Sánchez. “El contrato de franquicia”, cit., p. 103.

108 M. C. Alba Aldave. Franquicias: una perspectiva mundial, México, unam, 2005, p. 114.

109 Cfr. Código Deontológico de franquicia aplicable en España, apartado 2.2, disponible en [http://www.guia.ceei.es/archivos/Documento/Codigo_Deontologico_Europeo_franquicia.pdf].

110 M. Broseta Pont y F. Martínez Sanz. Manual de Derecho Mercantil, vol. ii, Madrid, Tecnos, 2009, p. 135.

111 A. Ruiz de Velasco y del Valle. Manual de Derecho mercantil, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2007, p. 857.

112 A. Bercovitz. Contratos mercantiles, Navarra, Aranzadi, 2001, p. 318.

113 Esta es una de las obligaciones que debe ser observada a la luz del derecho de defensa de la competencia, razón por la cual será objeto de estudios ulteriores.

114 F. Miquel Peris y F. Parra. Distribución comercial, Madrid, esic, 2008, p. 121.

115 Como afirma I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 49, “El progreso tecnológico en el ámbito de la ingeniería ha ejercido, pues, un impacto determinante en la evolución de su función y, por ende, de estos contratos. La incorporación de la tecnología supone la necesidad de una supervisión en el proceso de instalación, e incluso, en la terminación del proceso, que implica la participación y asesoramiento del ingeniero en materias que involucran cuestiones tecnológicas”.

116 Debido a la complejidad de las prestaciones de este tipo de acuerdos es frecuente encontrar en el ámbito internacional que la parte encargada de la realización del proyecto pertenece a un grupo empresarial o proviene de una operación de joint venture, situación que complica más el ya de por sí complejo entramado prestacional del contrato.

117 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 538. En similar sentido cfr. E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 182; R. Illescas Ortiz y P. Perales Viscasillas. Derecho mercantil internacional, Madrid, Editorial universitaria Ramón Areces, 2003, p. 281, y P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 97.

118 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 182.

119 R. Illescas Ortiz y P. Perales Viscasillas. Derecho mercantil internacional, Madrid, Editorial universitaria Ramón Areces, 2003, p. 281.

120 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 97.

121 Entre los autores que consideran al contrato de ingeniería próximo al de ejecución de obra se encuentra A. Bercovitz. Contratos mercantiles, cit., p. 96.

122 E. Gallego Sánchez. Contratación mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, p. 242.

123 Ibíd., p. 245.

124 A. Hernández Rodríguez. Los contratos internacionales de construcción ‘ llave en mano’, Granada, Comares, 1999, p. 98.

125 Real Decreto Legislativo 2, del 16 de junio de 2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, boe del 21 de junio de 2000.

126 En ocasiones la jurisprudencia califica como arrendamiento de obra el contrato para la realización de una planta, así, Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Sentencia n.º 1066 del 20 noviembre de 2001.

127 N. Álvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras. El contrato de ingeniería (engineering)”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano. Tratado de contratos, vol. iv, cit., p. 4527.

128 Asociaciones de carácter internacional como la International Federation of Consulting Engineers fidic.

129 R. Cavallo Borgia. Il Contratto di Engineering, Padua, Cedam, 1992, p. 107. Citado por I. Reig fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 98. En cuanto al uso de los contratos modelo de asociaciones internacionales, cfr. A. Daskalopulu. Logic-Based Tools for Legal Contract Drafting: prospects and problems, Uxbridge, Brunel University, 1997.

130 Los contratos de ingeniería consultora son tratados en la Sentencia del Tribunal Supremo español del 19 de junio de 1982 (RJ 1982\3433), sobre el encargo a una empresa de ingenieros consultores de la realización de estudios y asesoramiento técnico para la localización del lugar idóneo para la instalación de una planta industrial. Cfr. en este sentido, R. Mínguez prieto. “El contrato de ingeniería”, en M. Beltrán Sánchez y U. Nieto Carol (coords.). Contratación mercantil: jornadas sobre contratación mercantil, Madrid, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 1999, pp. 167 a 168, y N. Álvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras. El contrato de ingeniería (engineering)”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano, cit., p. 4517.

131 Cfr. G. Cristóbal Carré. “Los contratos llave en mano como instrumento de transferencia tecnológica en el comercio internacional”, Revista vLex, n.º 16, 2004, p. 7; y A. Hernández Rodríguez. Los contratos internacionales de construcción ‘ llave en mano’, cit., p. 102. Cfr. I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 72.

132 Cfr. I. Reig fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 66; y M. Medina de Lemus. Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula, Madrid, Dykinson, 2007, p. 416.

133 I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 73.

134 AA. VV. Los contratos y estatutos civiles y mercantiles, Valencia, Ediciones FC. 2010, código identificador de documento electrónico cye0207. Esta modalidad de contrato es aquella en la que “el contratista se obliga frente al cliente o contratante, a cambio de un precio, generalmente alzado, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra determinada que él mismo previamente ha proyectado. En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente”. Otras prestaciones que siempre están presentes en los contratos llave en mano formando parte de la obligación global del contratista son: el suministro de materiales y maquinaria; el transporte de los mismos; la realización de las obras civiles; la instalación y montaje, y, la puesta a punto y en funcionamiento de la obra proyectada. En la mayoría de los casos, se suelen pactar prestaciones a cumplir con posterioridad a la ejecución de la obra, tales como la capacitación de personal y la asistencia técnica. Al observar la cantidad y la entidad de las prestaciones a las que se obliga el contratista es posible inferir que uno de los factores que motivan la utilización de estos contratos es la tecnología involucrada en el proyecto objeto del contrato, que se traducirá, no solamente en estudios técnicos y tecnologías aplicadas, sino también en los derechos de propiedad industrial implicados en el proceso de producción por el contratista. Cfr. en este sentido, G. Paiva Hantke. Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1991, p. 112. Este contrato implica que el vendedor efectúa las operaciones técnicas y administrativas necesarias para la creación de una empresa y solo la vende una vez esta esté en plena capacidad de funcionamiento.

135 G. Cristóbal Carré. “Los contratos llave en mano como instrumento de transferencia tecnológica en el comercio internacional”, cit., p. 7. Con el fin de cumplir con el objeto del contrato la sociedad de ingeniería asume las prestaciones de diseño, supervisión, dirección, instalación y puesta en funcionamiento, incluyendo habitualmente algunas posteriores a la entrega, como las de formación de personal y asistencia técnica; en otras palabras, el contratista no sólo realiza la proyección y ejecución de la obra, sino que, adicionalmente, se compromete a entregarla completamente finalizada con los procedimientos de producción preparados para su funcionamiento, “hasta el punto de garantizar el funcionamiento de la obra y su explotación por el personal local que ha sido previamente formado por él mismo”.

136 N. Álvarez Lata et al. “Contratos de prestación de servicios y realización de obras. El contrato de ingeniería (engineering)”, cit., p. 4518.

137 Ídem.

138 Entre los autores que consideran a la ingeniería como una categoría de los contratos de transferencia de tecnología están E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 182; D. Gómez Cáceres. Los contratos en el marketing internacional, cit., p. 205, e I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 49.

139 F. Vicent Chuliá. Introducción al Derecho mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 128.

140 A. Bercovitz. “El contrato de ingeniería (características y concepto)”, Hacienda Pública Española 94, 1985, citado por E. Gallego Sánchez. Contratación mercantil, cit., p. 246.

141 I. Reig Fabado. Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería, cit., p. 143.

142 Ídem.

143 International Federation of Consulting Engineersfidic–, Libro naranja, disponible en [http://www.fidic.org].

144 I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 160.

145 J. C. Fernández Rosas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio. Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 540.

146 I. Reig Fabado. El contrato internacional de ingeniería, cit., p. 160.

147 Ídem.

148 Ibíd., p. 163.

149 P. Martín Aresti. “Cesión y licencia de patente y marca”, en Contratos sobre bienes inmateriales, Capítulo xi, cit., p. 2130.

150 Dentro de esta categoría se encuentran las licencias de pleno derecho recogidas en el artículo 81 de la Ley española de patentes, cit., supra, que son aquellas en las cuales el titular declara por escrito a través de la Oficina Española de Patentes y Marcasoepm– que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención o el procedimiento a cualquier interesado, el cual deberá a entregar una justa contraprestación. Esta modalidad de licencia de patente tiene como fin incentivar la explotación de la invención además de gozar de beneficios fiscales como señalan F. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte. Instituciones de Derecho mercantil, Pamplona, Aranzadi, 2009, p. 224.

151 En el Capítulo iii, en el epígrafe titulado “El Derecho de la competencia en Argentina y los contratos de transferencia de tecnología”, se estudia el caso de la reglamentación de las licencias obligatorias en Argentina como medio para reprimir las cláusulas anticompetitivas en un contrato de transferencia de tecnología.

152 Sobre las licencias obligatorias en la ley española de patentes, cfr. R. Bercovitz Álvarez. “Contratos sobre propiedad industrial”, cit., pp. 4548 a 4553.

153 Cfr. Organización Mundial de Comercio. “Licencias obligatorias de productos farmacéuticos y adpic”, disponible en [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

154 Sobre las licencias obligatorias desde la perspectiva del acuerdo adpic cfr. J. Condon. El Derecho de la Organización Mundial de Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica, Londres, Cameron May Publishing, 2007, pp. 712 a 738.

155 El texto completo de la declaración de Doha comentado está disponible en [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohaexplained_s.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

156 C. M. Correa. “Tratados bilaterales de inversión: ¿agentes de normas mundiales nuevas para la protección de los derechos de propiedad intelectual?”, en International Centre for Trade and Sustainable Development, 2004, pp. 14 a 15.

157 Artículo 31 del Acuerdo adpic.

158 The General Council Chairperson’s Statement, 30 de agosto de 2003, disponible en [http://www.wto.org], consultada el 18 de mayo de 2012.

159 R. Hunter et al. “Compulsory Licensing: A Major IP Issue in International Business Today?”, European Journal of Social Sciences, vol. ii, n.º 3, 2009, p. 374.

160 H. Lidgard y J. Atik. “Facilitating compulsory licensing under trips in response to the aids crisis in developing countries”, Loyola-LA Legal Studies Paper, n.º 18, 2005, p. 7.

161 Como afirma G. Astesiano. “La doctrina de las facilidades esenciales en los Estados Unidos de Norteamérica y su recepción en el derecho argentino: una primera aproximación”, en Publicaciones de la Facultad de Derecho, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, 2002, p. 2, “… la doctrina de las Facilidades Esenciales ha sido desarrollada por la jurisprudencia norteamericana como fundamento legal para la imposición de sanciones y responsabilidad, a monopolista que niega acceso, en términos justos y razonables, a un competidor a las facilidades declaradas esenciales”.

162 C. Herrero Suárez. Los contratos vinculados (tying agreements) en el derecho de la competencia, Madrid, La Ley, 2006, p. 197. En virtud de la aplicación de la doctrina del patent misuse, o de uso indebido, se puede negar al titular de la patente, el derecho a ser resarcido en casos de infracción a la misma cuando esta haya sido usada de una forma abusiva. Un ejemplo en el que se ha declarado un uso indebido ha sido en el de las conductas constitutivas del tying o licencias atadas.

163 U.S. Code título 42 parte vii § 7401.

164 U.S. Code título 28, parte iv § 1498.

165 R. J. Hunter. “Compulsory Licensing: A Major IP Issue in International Business Today?”, cit., p. 371.

166 Ídem.

167 P. Martín Aresti. “Cesión y licencia de patente y marca”, Capítulo xi “Contratos sobre bienes inmateriales”, cit., p. 2131.

168 P. Martín Aresti. La licencia contractual de patente, Pamplona, Aranzadi, 1997, p. 56.

169 P. Martín Aresti. “Cesión y licencia de patente y marca”, Capítulo xi “Contratos sobre bienes inmateriales”, cit., p. 2132.

170 La legislación española de patentes, acorde con su carácter de receptor de tecnología, se aleja de los demás ordenamientos de su entorno para asegurar el papel del contrato como transmisor y difusor de tecnología. A. Bercovitz Rodríguez-Cano. La nueva ley de patentes, ideas introductorias y antecedentes, Madrid, Tecnos, 1986, p. 120.

171 E. Guardiola Sacarrera. Contratos de colaboración en el comercio internacional, cit., p. 146.

172 P. Martín Aresti. La licencia contractual de patente, cit., p. 58. Es importante tener en cuenta en este sentido que la atipicidad no es un problema de obligatoriedad del contenido del contrato, sino de las disposiciones aplicables al mismo en los casos en que existen silencios de las partes respecto de algunos aspectos, o cuando existe una deficiente formulación de los mismos.

173 Esta posición es adoptada por el artículo 77 apartado 3 de la Ley española de patentes que realiza un reenvío a las normas del saneamiento por evicción. Por todos, C. Fernández Novoa y J. A. Gómez Segade. La modernización del derecho español de patentes, Madrid, Montecorvo, 1984, p. 246.

174 Sentencia del Tribunal de Milán del 18 de julio de 1960, recogida en Riv. dir. inter. 1965, ii, pp. 31 y ss.

175 Sobre el derecho de usufructo y su comparación con las licencias sobre bienes inmateriales, cfr. G. Cabanellas. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado, Buenos Aires, Heliasta, 2000, pp. 41 y 42. En el mismo sentido T. Ascarelli. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, E. Verdera y L. Suárez Llanos (trads.), Barcelona, Bosch, 1970, p. 816.

176 Ley 11 del 20 de marzo de 1986, de patentes.

177 C. Fernández Novoa y J. A. Gómez Segade. La modernización del derecho español de patentes, cit., p. 246.

178 A. Casalonga. Traité téchnique et practique de la brévets d’invention, París, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 1949, p. 432.

179 P. Martín Aresti. La licencia contractual de patente, cit., p. 58.

180 Ídem.

181 A. Roncero Sánchez. El contrato de licencia de marca, Madrid, Civitas, 1999, p. 154.

182 G. Cabanellas. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado, cit., p. 19.

183 K. L. Port et al. Licensing intellectual property in the information age, Durham, Carolina Academic Press, 2005, p. 334.

184 Cfr. Section 261. U.S. Patent Act. “Ownership; assignment: Patents shall have the attributes of personal property. […] The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States”. De igual manera, el UK Patent Act dispone que la patente o la solicitud de la misma tienen el carácter de propiedad personal: Sección 30.1

185 En el Reino Unido el Derecho aplicable a la propiedad personal se encuentra en dos textos normativos: el Law of Property Act de 1925 y el Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act de 1994. Sin embargo, existen casos en los cuales no se aplican las disposiciones de estos textos, como en la transferencia de patentes en la cual la ley de Patentes de 1977 dispone que debe estar consignada por escrito y firmada por todas las partes intervinientes, mientras el Law of Property Act de 1925 establece que no son necesarias estas formalidades. Cfr. en este sentido, M. Anderson. Technology Transfer. Law Practice and Precedents, Oxford, Tottel Publishing, 2008, p. 625.

186 J. P. Errico. Licensing law handbook, New York, Clark Boardman Callagham, 1995, p. 43.

187 Cfr. asunto Cutter Laboratories v. Lyophile-Cryochem Corporation, 179 F2d 80.

188 Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin. Alumni Research. Foundation, 146 F. 2d 941 (9th Cir. 1944).

189 En la doctrina es frecuente encontrar los términos autonomía privada, autonomía de la voluntad y libertad contractual, usados de forma indistinta; sin embargo, según C. A. Soto Coaguila. “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, Iurídica, n.º 2, 2005. p. 530, estos conceptos poseen diferentes alcances: la autonomía privada ha sido definida como el eje para vertebrar toda la actividad humana y sus manifestaciones en el patrimonio, el derecho subjetivo y el negocio jurídico; la expresión autonomía de la voluntad, por su parte, suele hacer referencia a la formación del negocio jurídico, razón por la cual es también denominada autonomía negocial. En este punto se debe apuntar que el concepto de negocio jurídico supera en amplitud al del contrato según la concepción de la escuela alemana, razón por la cual se crea la libertad negocial, una categoría independiente para ocuparse de los contratos. Así las cosas, la libertad negocial sería el concepto más específico y concreto de los tres y se refiere a la manifestación del principio de autonomía únicamente dirigido a la contratación. Conocida también como libertad de configuración interna. En este sentido cfr. también J. Almagro Nosete y I. Sierra Gil de la Cuesta. Comentario del Código Civil, t. 6, Barcelona, Bosch, 2006, p. 567. Sin embargo, en este trabajo se utilizará el término autonomía de la voluntad tanto en su vertiente conflictual, como material, o “autonomía material” y “autonomía conflictual” por ser esta la expresión más utilizada por la mayoría de la doctrina iusinternacional privatista; cfr. por todos, J. C. Fernández Rosas. “Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional”, en aediPr. 2004, p. 35.

190 C. A. Soto Coaguila. “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, cit., p. 14.

191 J. Roca Guillamón. “Codificación y crisis del Derecho civil”, Anales de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, n.º 8, 1985, p. 28, afirma que la autonomía de la voluntad, refiriéndose específicamente al área de la contratación, debe perseguir unos fines socialmente apreciables y, por tanto, se transforma en un “poder-función” al que la ley propone la consecución de un fin. L. Ferri, por su parte, critica esta postura argumentando que la misma estaría en contra de la distinción entre Derecho público y Derecho privado, entre intereses públicos y privados ya que según sus palabras, es justamente en estos últimos en donde se desarrolla la autonomía privada. L. Ferri. La autonomía privada, L. Sancho Mendizábal (trad.), Madrid, Revista de Derecho Privado, 1969, p. 80.

192 A. L. Calvo Caravaca. Nueva Lex Mercatoria y contratos internacionales, Bogotá, Grupo Ibañez, 2006, p. 59.

193 M. Medina de Lemus. Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula, cit., p. 131. La distinción realizada entre autonomía conflictual y material, no es un mero capricho de la doctrina, por el contrario, presenta importantes utilidades prácticas tales como permitir diferenciar las cláusulas sobre Derecho aplicable de aquellas que constituyen una regulación del fondo del contrato, lo cual implica otorgar un tratamiento distinto a cada una de ellas. Un ejemplo sería un contrato en el que se acuerde que la ley aplicable al mismo será la de un país específico, pero que a través de otras cláusulas se impongan obligaciones contenidas en el texto normativo de un ordenamiento diferente o incluso de un instrumento internacional del cual los países de los intervinientes no forman parte.

194 C. A. Soto Coaguila. “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, Iurídica, n.º 2, 2005, p. 14.

195 P. Cordech, A. Azagra y A. Fernández. “Autonomía privada, fraude de ley e interpretación de negocios jurídicos”, InDret, n.º 3, 2004, p. 4.

196 Ibíd., p. 5.

197 Ibíd., p. 3.

198 J. Carrascosa González y A. L. Calvo Caravaca. Derecho mercantil contemporáneo, t. i, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, p. 32.

199 A. Abarca Junco. Derecho Internacional Privado, vol. i, Madrid, uned, 2010, p. 309.

200 A. Boggiano. Derecho internacional privado, t. i, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, p. 232.

201 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, firmada en México el 17 de marzo de 1994. Aunque en la Convención participaron Bolivia, Brasil, Uruguay, México y Venezuela, solo estos dos últimos la han ratificado.

202 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 300.

203 Artículo 9.º de la Ley de Introducción al Código Civil (Decreto-ley n.º 4.657, del 4 de septiembre de 1942), dou 9 de noviembre de 1942.

204 J. C. Fernández Rosas. “Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un derecho contractual europeo más coherente”, Revista Jurídica Española La Ley, n.º 11, Madrid, 2005. La libertad para elegir la ley aplicable a la relación contractual puede conducir a que se elija una ley diferente a la de la sede del tribunal elegido. En este caso, dicho tribunal deberá aplicar una ley extranjera con todos los inconvenientes que ello genera. Cfr. en este sentido, C. Espluges Mota, J. L. Iglesias Buhigues y G. Palao Moreno. Application of Foreign Law, Munich, Walter de Gruyter, 2011.

205 M. Virgós Soriano. Lugar de la celebración y ejecución en la contratación internacional, Madrid, Tecnos, 1989, p. 134; en el mismo sentido, J. C. Fernández Rosas. “Lex Mercatoria y autonomía conflictual en la contratación transnacional”, aediPr. 2004, p. 35.

206 J. C. Fernández Rosas. “Lex Mercatoria y autonomía conflictual en la contratación transnacional”, cit., p. 58.

207 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 299.

208 A. Clark. Technology. The law of exploitation and transfer, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 267.

209 V. Irish. Divulgación de información confidencial, oMpi, 2003, disponible en [http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm], consultada el 19 de mayo de 2012.

210 Cfr. G. Monroy Cabra. Tratado de Derecho internacional privado, Bogotá, Temis, 2006, p. 305. Esta situación provocó la llamada reacción objetivista, con la cual el principio de la autonomía de la voluntad conflictual fue limitado por la jurisprudencia y la legislación exigiendo, por una parte, una real condición internacional en el contrato y, por otra, una conexión real entre el contrato y la ley elegida. A. L. Calvo Caravaca y J. Oviedo Albán. Nueva Lex Mercatoria y contratos internacionales, Bogotá, Ibañez, 2006, p. 77.

211 Las legislaciones internas de una gran cantidad de países han consagrado este principio según el cual las partes poseen la libertad para dotar de contenido al contrato por ellas celebrado; algunos ejemplos se encuentran en los artículs 1255 del Código Civil español, 1197 del Código Civil argentino o 1602 del Código Civil colombiano. En el ámbito de la contratación internacional está contemplado por distintas disposiciones de numerosos textos normativos y convenios internacionales, como el artículo 6.º de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, del 11 de abril de 1980 ( boe n.º 26, del 30 de enero 1991, corr. err. boe n.º 282, del 22 de noviembre de 1996), que permite a las partes excluir la aplicación de la presente Convención o, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. Cfr., en este mismo sentido, los principios unidroit que disponen en su artículo 1.1 que las partes tienen la libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido. En el sistema del common law, aunque se presenta la libertad de negociar libremente el contenido del contrato, se debe tener en cuenta que existen dos elementos fundamentales para que una obligación sea exigible: la presencia de una retribución para los contratantes (consideration) y la existencia de un acuerdo válido entre ellos (valid agreement). La jurisprudencia de Estados Unidos, en un caso en el que se rechaza una deuda contraída a cambio de un derecho exclusivo sobre las mejoras a unas lámparas, sostuvo que las partes con suficiente capacidad mental para administrar sus propios asuntos, tienen el derecho de negociar el contenido de sus acuerdos. Cfr. Hardesty v. smith, Supreme Court of Indiana, 3 Ind. 39, (1851).

212 P. A. de Miguel Asensio. Contratos internacionales sobre propiedad industrial, cit., p. 299.

213 J. Mosset Iturraspe. Edición Homenaje, Universidad Nacional del Litoral, Santa fe, 2005, p. 424.

214 C. M. Correa. Research handbook on the protection of intellectual property under wto rules, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2010, p. 239.

215 J. Drexl. Research handbook on intellectual property and competition law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2008, p. 39.

216 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – unctad –. “Borrador del Código Internacional de Conducta Internacional de Transferencia de Tecnología, versión al cierre de la sexta sesión de la conferencia en 5 junio de 1985”, Ginebra, Organización de Naciones Unidas n.º TD/code tot/47, 1985. En el texto del Capítulo 4 del borrador del Código se establecen las siguientes cláusulas y conductas: 1. Cláusulas de retrocesión; 2. Cláusulas que impiden plantear nulidad al derecho licenciado; 3. Cláusulas de provisión exclusiva; 4. Restricciones a la investigación; 5. Restricciones al uso de personal; 6. Fijación de precios; 7. Restricción de adaptaciones; 8. Imposición de ventas o representaciones exclusivas; 9. Licencias atadas; 10. Restricciones a la exportación; 11. Consorcios de patentes y licencias cruzadas; 12. Restricciones a la publicidad; 13. Pagos después de la expiración del derecho objeto del contrato, y 14. Restricciones después de vencido el término del contrato.

217 Con el fin de establecer las conductas más usuales y que dificultan una correcta transferencia tecnológica se han consultado, como se ha tenido ocasión de apuntar, los contratos internacionales de licencia y transferencia de tecnología celebrados entre los años 2001 a 2011 de la base de datos de la agencia de propiedad industrial; cfr. J. Isern Patentes y Marcas de la ciudad de Barcelona. [http://www.jisern.com].

218 Párrafo 156. Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), disponible en [http://www.uaipit.com], de legislación consultada el 5 de mayo de 2012.

219 Sentencia del tjue del 5 de octubre de 1988, asunto 238/87, AB Volvo v. Erik Veng, disponible en [http://www.curia.europa.eu/], consultada el 5 de mayo de 2012.

220 J. T. McCarthy, R. E. Schechter y D. J. Franklyn. Mccarthy’s Desk Encyclopedia of Intellectual Property, Washington, Bureau of National Affairs, 2004, p. 185.

221 Brulotte v. Thys Co. 379 U.S. 29 (1964).

222 Para un análisis económico de este tipo de cláusulas en diferentes modalidades de contratos de licencia cfr. E. Ottoz y F. Cugno. “Hybrid Licensing of Product Innovations”, Review of Law & Economics, vol. 5, n.º 1, 2009.

223 Este tipo de cláusulas se corresponde con aquellas que imponen al licenciatario la adquisición de tecnología adicional del licenciante, cfr. infra.

224 X. Ginebra Serrabou. “La propiedad industrial y la competencia económica en México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.º 121, 2008, p. 9.

225 United States v. General Electric Co. 272 U.S. 476 (1926).

226 X. Ginebra Serrabou. “La propiedad industrial y la competencia económica en México”, cit., p. 11. En el mismo sentido C. M. Correa y S. D. Bergel. Patentes y competencia, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1996, pp. 90 a 92.

227 Es necesario tener en cuenta que en la mayoría de los casos las tecnologías no son diseñadas específicamente para el país receptor de la misma, de suerte que será necesaria una adaptación al entorno local para tener un mayor grado de efectividad. unctad. “Facilitating Transfer of Technology to Developing Countries: A Survey of Home-Country Measures”, en unctad Series on Technology Transfer and Development, Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2004, p. 14.

228 B. Hansen. “Economic aspects of technology transfer to developing countries”, International Review of Industrial Property, vol. ii, n.º 4, 1980, pp. 435 a 440. Según esta teoría, existen tres etapas de desarrollo tecnológico en una sociedad caracterizadas por su diferente capacidad de absorción. En la primera hay una dependencia total de la tecnología extranjera, debido a que no existe una capacidad de investigación en el país receptor, de manera que será necesario, junto con la tecnología, importar fuerza de trabajo y esquemas de administración. El método por excelencia en esta etapa es el de los contratos turn key. En la segunda etapa se ha creado ya una fuerza de trabajo cualificada y se han establecido unas redes de distribución y comercialización fuertes, de suerte que localmente será factible adaptar las tecnologías; el método más apropiado en esta etapa es el contrato de licencia. Finalmente, en la tercera etapa, el país tiene unas habilidades de investigación suficientes para replicar tecnología, con lo cual los acuerdos conjuntos de investigación y desarrollo, y las operaciones de joint venture son los mecanismos más idóneos.

229 A. Kutty y S. Chakravarty. “The competition - IP dichotomy: Emerging challenges in technology transfer licenses”, cit., p. 261.

230 G. Cabanellas. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado, cit., p. 733.

231 F. Etro. Competition, innovation, and antitrust: a theory of market leaders and its policy implications, Berlin, Springer, 2007, p. 239.

232 M. Mohri. Maintenance, Replacement and Recycling-Patentees’Rights in the Aftermarkets-Germany, the U.S. and Japan, Munich, Herbert Utz Verlag, 2010, p. 119.

233 Para un análisis de este tipo de cláusulas desde el punto de vista económico cfr. F. Schuett. “Field-of-use restrictions in licensing agreements”, en Munich Personal RePEc Archive, Paper 8534, Munich, Universidad de Munich, 2008.

234 Federal Trade Commission and Department of Justice. “Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, cit., p. 89.

235 D. Rubinfeld y R. Maness. “The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust”, en F. Leveque y H. Shelanski (eds.). Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2005, p. 88.

236 Ibíd., p. 89.

237 M. Leaffer. “Patent Misuse and Innovation”, Journal of High Technology Law, vol. x, n.º 2, 2010, p. 163.

238 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrust enforcement and intellectual property rights: Promoting innovation and competition, Washington, 2007.

239 G. R. Ferrera et al. CyberLaw: Text and Cases, Mason, Cengage Learning, 2011, p. 284.

240 Antitrust Guidelines, cit., supra.

241 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Flexibilidades en materia de patentes en el Marco Jurídico Multilateral y su aplicación legislativa en los planos nacional y regional – Parte ii”, Documento cdip/7/3 del 18 de marzo de 2011, p. 41.

242 J. P. Choi. “A Dynamic Analysis of Licensing Boomerang Effect and Grant-Back Clauses”, International Economics Review, vol. 43, n.º 3, 2002, p. 810.

243 Directrices de la Ley antimonopolio japonesa para contratos de licencia internacionales, 24 de mayo de 1968, i (7) Section 6 (1). Sobre la influencia positiva que tuvieron las restricciones a estas cláusulas en la innovación japonesa, cfr. H. Iyori. “Competition Policy And Government Intervention in Developing Countries: An Examination of Japanese”, Economic Development Washington University Global Studies Law Review, vol. i, p. 35.

244 J. Dratler. Licensing of intellectual property, cit., sec. 6.05. 6-80.

245 Esta conducta aparece descrita en el artículo 40.2 del acuerdo adpic, cit., supra.

246 Uno de los argumentos del Grupo B (constituido por los países desarrollados) en las discusiones sobre el borrador del Código Internacional de Conducta sobre Transferencia de Tecnología para no otorgar efectos vinculantes a este instrumento consistía en que, debido a la variedad de formas que pueden presentar estas prácticas, siempre será necesario realizar un análisis caso por caso. H. Hovenkamp, M. Janis y M. A. Lemley. IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, cit., sec. 40.3.

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