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Les métamorphoses de la marque

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Jacques Larrieu

Deuxième partie. Évolution du régime

Les directives d’examen de l’INPI en matière de marques

Valérie Astic

Texte intégral

1Avant d’analyser les directives d’examen de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de validité des signes déposés à titre de marque et de procédure d’opposition, il convient de rappeler quelques chiffres. Il y a environ 80 000 dépôts de marques par an auprès de l’office. Parmi celles-ci, 3 à 5 % font l’objet d’une objection de fond et 28 à 32 % d’irrégularités de forme. Les oppositions concernent en moyenne 5 à 6 % des dépôts. Sur l’ensemble des recours formés contre les décisions de l’INPI, les Cours d’appel prononcent 51 % de confirmation en matière d’opposition et 90 % en matière de validité.

2Pour appréhender avec succès la procédure d’enregistrement des marques devant l’Institut français, il est judicieux de procéder à un inventaire des pratiques de l’office tant au niveau de l’examen de validité qu’en matière d’opposition.

I – EXAMEN DE VALIDITE

3L’examen de validité doit être effectué dans les 4 mois du dépôt par l’INPI. Il constitue un contrôle de la régularité des conditions de fond et de forme que doit respecter toute demande d’enregistrement de marque, à l’exception de la disponibilité. L’appréciation se fait par rapport au libellé des produits et services en se plaçant à la date du dépôt. Toute objection doit faire l’objet d’une notification motivée.

A- Contenu de l’examen

4De plus en plus, les agents de l’INPI procèdent à une analyse très fine des produits et services dès la première notification.

1) Conditions de forme

5Aujourd’hui, on assiste à une diminution notable des problèmes de forme grâce au dépôt électronique des marques. Il y a désormais seulement 28 à 32 % des dépôts qui comportent des irrégularités contre 50 % auparavant. Mais, ces dépôts réguliers en la forme se révèlent fragiles lors d’un conflit en contrefaçon ou de leur extension à l’étranger car ils sont constitués pour la majorité d’entre eux d’une liste de produits et services standard issue du résumé de la classification internationale de Nice qui souvent ne correspond pas aux besoins réels de protection du déposant.

6Les cas les plus fréquents d’irrégularités sont l’imprécision de la rédaction du libellé des produits et services telle que par exemple les intitulés “objets de décoration” ou “objets publicitaires”, car ils sont susceptibles de relever de plusieurs classes, ou l’expression “maintenance informatique” qui ne permet pas de déterminer s’il s’agit de prestations relatives au matériel ou au logiciel ; l’absence de signature du déposant ou de son mandataire sur les formulaires qui, faute de régularisation, entraîne le rejet définitif et total de la marque ; la qualité du signataire au sein de l’entreprise déposante ; l’absence de pouvoir en cas de dépôt en copropriété.

2) Conditions de fond

7La pratique de l’INPI au regard des motifs de rejet a beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1991 et plus encore ces dernières années sous l’influence de la jurisprudence communautaire.

a) fonction distinctive de la marque

8Les signes non distinctifs ne permettent pas de remplir la fonction de la marque : car ce sont des signes qui ne permettront pas de distinguer les activités de l’entreprise de celles de ses concurrents. Ils ne donneront pas la possibilité au consommateur d’identifier l’origine commerciale du produit. Les signes choisis doivent être arbitraires par rapport aux activités désignées dans le dépôt. Cette règle permet d’éviter l’appropriation de termes qui doivent rester à la libre disposition de chacun car utilisés pour désigner le produit lui-même ou une caractéristique de celui-ci.

9A partir de cette notion s’est développé un nouveau motif de rejet : le caractère non susceptible de distinguer, qui vient s’ajouter au critère traditionnel de rejet fondé sur la descriptivité.

- non susceptible de distinguer :

10Cette notion a été introduite récemment dans la pratique de l’INPI. Le signe ne peut pas constituer une marque. Il ne remplit pas la fonction principale de la marque. Ce motif est presque toujours soulevé en association avec le caractère descriptif. Ce sont des signes banals que le consommateur est habitué à rencontrer et qu’il ne percevra pas comme une marque. Ils ne peuvent être enregistrés. Ainsi, les demandes suivantes ont été refusées par l’Institut : “GALETS DE SU-RIMI” en classe 29, “ZERO IRRITATION” en classe 3, “NOUNOU A DOMI-CILE” en classe 45.

- descriptivité :

11Ce motif s’applique aux marques verbales. Le caractère descriptif d’un signe est analysé par rapport au public auquel est destiné le produit. Il est indifférent que le terme ne soit pas connu de l’ensemble de la population française. Ainsi, “LAMBIG” a été rejeté comme étant la désignation usuelle d’une eau de vie de cidre, car ce terme est employé usuellement par la partie de la population qui élabore et consomme le produit.

12Les signes déposés à titre de marque constitués par la caractéristique du produit désigné sont rejetés. Ainsi “PRATIQUEMENT INCASSABLE” pour des objets en verre ; “BRILLANCE” pour des shampoings ; “JAVEL’ISANT” pour des produits de nettoyage ; “JAVELISABLE” pour des tissus.

b) absence de tromperie

13L’Institut a quasiment abandonné le motif pour tromperie sur la composition des produits désignés. Il estime que le consommateur d’attention moyenne est plus éclairé car il y a une hausse des connaissances moyennes du public français.

14Les objections fondées sur ce motif n’interviennent que si l’utilisation du signe porte atteinte à un texte de loi ou lorsqu’il y a tromperie manifeste ou en cas de tromperie pour “caractère officiel”. Ainsi, la demande de marque comportant notamment le terme “CUIR” pour désigner des imitations du cuir a fait l’objet d’un rejet. Il en est de même de l’expression “FACULTE EUROPEENNE DE SOPHROLOGIE” pour des services de relaxation qui présente un caractère officiel en laissant croire à l’existence d’un établissement bénéficiant de l’agrément des institutions européennes.

c) licéité

- utilisation légalement interdite :

15Ce motif de rejet est presque toujours cumulé avec celui de la tromperie. Le terme “MED”, abréviation qui évoque le domaine médical, fait l’objet d’une analyse plus fine qu’auparavant. Désormais, l’analyse est effectuée par rapport à l’ensemble de la marque. Le rejet n’intervient que si les trois lettres se détachent. Inversement, dès lors qu’ils se fondent dans un ensemble, la marque sera enregistrée comme par exemple la dénomination “MEDINA”. De même, le terme “DOCTEUR” ne fait plus l’objet de rejet. Il n’est plus exigé que les produits et les services soient contrôlés par un médecin diplômé. Cependant, l’utilisation de “PHARM” pour des produits qui ne relèvent pas du monopole pharmaceutique constitue une atteinte aux dispositions du Code de la santé publique. A ce titre, les marques qui comportent ce terme font l’objet de rejet total ou partiel selon les produits désignés.

- atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

16Le respect des bonnes mœurs s’apprécie indépendamment des produits et services énoncés dans le dépôt. C’est un motif assez rare en pratique car l’INPI n’est pas juge du mauvais goût.

17Le motif de l’ordre public est lui aussi peu prononcé. Cependant, il est possible de citer quelques exemples récents de rejet : “EXTAZY, IF YOU TAST IT, YOU’LL BE ADDICT” pour des boissons non alcoolisées car il s’agit d’une incitation à la consommation de drogue ; “HITLER” notamment pour des services relevant des classes 35 et 41 car c’est une référence à l’homme politique qui a prôné une doctrine antisémite et qui a été à l’origine d’une extermination raciale.

B – Etapes de la procédure d’examen

18Au-delà des étapes énoncées dans le Code de la propriété intellectuelle, l’envoi d’une notification de rejet d’une marque pour un problème de validité par l’office français ouvre un dialogue entre l’examinateur et le déposant.

19L’examen de recevabilité de la demande de marque est fait à bref délai. Dans les faits, il est réalisé le jour même ou dans la semaine du dépôt. Depuis mars 2005, à compter de la réception de la décision d’irrecevabilité, le titulaire du dépôt dispose d’un délai d’un mois pour régulariser. Avec le dépôt en ligne, les cas d’irrecevabilité deviennent rarissimes car la procédure électronique oblige à remplir les quatre critères requis pour que la demande soit recevable : identification du déposant, représentation du signe, énumération des activités pour lesquelles une protection est demandée et paiement de la taxe de dépôt.

20L’examen de validité, quant à lui, est réalisé dans les quatre mois du dépôt. En cas d’irrégularités de fond et/ou de forme, une notification est adressée au déposant. Celui-ci peut présenter des arguments dans les deux mois. Il peut régulariser le dossier en procédant à un retrait partiel ou une limitation du libellé. Il est également possible qu’il lui soit proposé une régularisation d’office sous délai d’un mois dans le cas d’une objection de forme.

21En cas de contestation du titulaire, un projet de rejet lui sera adressé par l’INPI. Il disposera d’un nouveau délai pour présenter de nouveaux arguments. Le dossier fera ensuite l’objet d’un troisième examen et une décision définitive sera rendue. Laquelle pourra être contestée devant la Cour d’appel compétente.

22Un peu moins de 5 % des objections émises par l’office font l’objet d’une levée d’objection dans le cadre de l’examen de validité.

II – PROCEDURE D’OPPOSITION

23Les classes qui sont le plus souvent concernées par une opposition sont les suivantes : 35, 41 et 25. Plus de 79 % des recours devant la Cour d’appel visent des décisions d’opposition. La procédure est jalonnée de difficultés pour les deux parties : le déposant et l’opposant.

A – Examen de la demande d’opposition

24La procédure d’opposition est enfermée dans le respect de délais très contraignant puisque la décision définitive doit impérativement être rendue dans les six mois à compter de la fin du délai pour former opposition. Par voie de conséquence, les décisions rendues subissent cette influence.

1) recevabilité de l’opposition

25Il existe de nombreux cas d’irrecevabilité d’une opposition. Les plus fréquents sont les suivants : l’opposition est faite par télécopie et porte sur une marque en couleur, le formulaire d’opposition n’est pas signé ; la signature est celle d’un tiers en lieu et place du mandataire désigné (ainsi, il ne faut pas signer avec la mention “PO”).

2) analyse de l’argumentaire

26L’opposant procède à une comparaison des activités concernées par les deux marques en conflit puis à celle des signes en présence.

27La position de l’Institut n’a pas beaucoup varié en matière de comparaison des produits et services désignés dans les deux marques. Elle est conforme à la jurisprudence en la matière.

28La reproduction à l’identique du signe est rarement rencontrée car la plupart des conflits sont fondés sur l’imitation de la marque première par la marque seconde. Tout l’argumentaire repose dès lors sur la démonstration d’un risque de confusion. Il appartient à l’examinateur de l’office d’apprécier l’existence de celui-ci. Pour cela, différents critères sont retenus. L’analyse est effectuée au cas par cas.

29Quelques exemples où le risque de confusion a été retenu :

  • ressemblance prépondérantes : “JOOP” contre “JOOX” (Paris 04/07/2008) ; “ENERGEOS” contre “ENERGEO ENVIRONNEMENT” (Aix 11/12/2008)
  • structure commune : “EASYCAR” contre “EASYLIMOUSINE” (Aix 24/07/2008)
  • élément dominant commun aux deux signes : “HAPPY” contre “HAPPY SHOWER” (Paris 30/05/2008)

30A l’inverse, voici quelques exemples où l’examen a conclu à l’absence de risque de confusion :

  • élément commun fondu dans un ensemble unitaire intellectuel : “ABSOLU” contre “BLANC ABSOLU” (Lyon 26/06/2008)
  • ensemble unitaire visuel : “OXY” contre “OXYLIO” (Paris 04/02/2008)
  • élément commun occupant une place mineure : “LOU” contre “MI CASA LOU” (Paris 26/11/2008)
  • élément commun faiblement distinctif : “ELASTOFLEX” contre “ELAS-TOMAX” (Paris 14/01/2009)
  • différences d’ensembles prépondérantes : “TOM ET PILOU” contre “TOM ET JULIE” (Lyon 11/12/2008)

31Sous l’influence de la jurisprudence communautaire, des notions et des exigences nouvelles sont apparues dans la pratique de l’Institut. Ainsi, la notion de “consommateur pertinent”. Il s’agit pour l’INPI du public français au sens large et du consommateur du produit figurant dans le libellé de dépôt. Les arguments présentés doivent être justifiés. La notoriété de la marque antérieure doit être démontrée par des documents extérieurs à l’entreprise. Il doit s’agir d’éléments objectifs. Sinon, la notoriété ne sera pas retenue. Il en est de même de la démonstration du caractère dominant d’un élément qui doit être étayée par l’analyse des autres éléments composants le signe.

32Les recherches sur Internet sont rarement pertinentes car leur résultat n’est pas exploitable. En effet, on ne sait pas à quel titre est faite la citation sur les pages du web (sens courant ou phénomène de mode). De plus, le système des référencements payants fausse le jeu de la pertinence des documents cités.

B – Etapes de la procédure d’opposition

33Comme en matière d’examen de validité, la procédure d’opposition permet d’instaurer un dialogue entre l’administration et les titulaires des marques.

34Il y a cependant des précautions à prendre. Il faut notamment faire attention aux oppositions suspendues lorsque la marque antérieure n’est pas encore enregistrée car il est nécessaire de prévenir l’INPI dès que la marque est enregistrée surtout s’il s’agit d’une marque communautaire. Il en est de même en cas de suspensions judiciaires dès lors que la procédure avance.

35Depuis avril 2010, si la demande de marque frappée d’une opposition fait l’objet d’une notification d’irrégularités de fond et de forme, et qu’aucune régularisation n’intervient de la part du déposant, l’INPI prononcera le rejet définitif de celle-ci. Auparavant, l’opposition continuait comme si de rien n’était. Cette nouvelle approche permet de simplifier la procédure.

36En conclusion, on observe une forte influence de la jurisprudence communautaire sur la pratique de l’Institut français en matière d’examen de validité et de procédure d’opposition pour les marques.

37Les examinateurs ont le souci d’affiner leur analyse dès le rendu des premières décisions tant au niveau des libellés de produits et services lors de la notification qu’en matière d’opposition en suivant un raisonnement très précis et une analyse qui dissèque les arguments des parties.

38Il appartient au déposant comme à l’opposant d’argumenter face à l’INPI en apportant les éléments pertinents pour étayer leur raisonnement.

39La marque permet l’obtention d’une exclusivité. C’est un droit privatif. Et à ce titre, il nécessite une réflexion en amont ainsi que le recours à une expertise pour s’assurer de sa disponibilité et organiser la meilleure protection juridique du projet de l’entreprise.

© Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011

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