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Les métamorphoses de la marque

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Jacques Larrieu

Deuxième partie. Évolution du régime

Droit communautaire, droit des marques et droit de la concurrence déloyale

Robert Kovar

Texte intégral

1Les rapports du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale sont, paradoxalement, à la fois distants et proches, complémentaires et conflictuels. C’est ce que révèle déjà l’examen des droits nationaux en général et du droit français en particulier. Ces relations deviennent encore plus complexes lorsqu’on les envisage dans le cadre du droit de l’Union européenne. Il s’y ajoute, en effet, une dimension supplémentaire : celle des relations entre les droits des Etats membres, d’une part et celle du droit communautaire et des droits nationaux de l’autre. Les traités successifs qui depuis celui de Rome ont jalonné la construction européenne ont accordé peu d’attention à la propriété industrielle et commerciale. Seul l’article 36 du Traité CEE, devenu depuis l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) lui est en partie consacré ne l’abordant au surplus que sous l’angle des justifications des mesures étatiques susceptibles de faire exception à l’interdiction des restrictions étatiques à la libre circulation des marchandises. Le droit de la concurrence déloyale est, pour sa part, totalement absent des prévisions des traités communautaires.

2Pourtant, très rapidement, la Cour de justice d’abord, le législateur communautaire, ensuite, se sont trouvés confrontés à la nécessité de régler les conditions de la coexistence du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale. Cette exigence s’imposait en premier lieu, en quelque sorte naturellement, puisqu’une marque, surtout lorsqu’elle jouit d’une certaine renommée, ne peut manquer d’attirer l’intérêt pas toujours loyal des concurrents. L’examen de la pratique judiciaire fait clairement apparaître l’importance du volume du contentieux se rapportant à des pratiques ayant pour auteurs des fabricants comme des distributeurs portant de diverses manières préjudices directement ou indirectement aux intérêts des titulaires de marques. Permettre une concurrence saine suppose d’organiser une prévention et une répression efficaces de ces procédés. L’expérience enseigne que pour atteindre cet objectif le concours du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale est indispensable.

3L’entreprise n’est pas pour autant exempte de difficultés. La première, assurément aussi la plus fondamentale tient à la nécessité de délimiter des champs d’intervention respectifs de chacun des deux droits en présence. Ce problème occupe une place essentielle dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Un recensement rapide des arrêts de cette juridiction révèle qu’il lui a été donné de rendre pas moins d’une dizaine arrêts en relation avec cette question. Cette délimitation procède de l’objet spécifique du droit de marque et des fonctions qu’il est appelé à assumer. Des pratiques de nature à affecter l’un ou l’autre de ses éléments relèveront du droit des marques, alors que celles qui, tout en portant atteinte aux intérêts du titulaire d’une marque, ne toucheront ni à l’objet spécifique du droit de marque ni à l’une de ses fonctions, pourront être justiciables du droit de la concurrence déloyale.

4Dans le contexte de l’Union européenne le tracé de la ligne de démarcation séparant le droit des marques du droit de la concurrence déloyale a également une incidence sur les domaines d’intervention respectifs du droit communautaire et des droits des Etats membres. En effet, si le droit des marques a fait l’objet d’une législation communautaire sous la forme d’une directive de rapprochement des législations des Etats membres, le droit de la concurrence déloyale demeure, pour l’essentiel, régi par des règles de droit national.

5L’analyse des relations du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale suppose donc, pour commencer, la détermination de l’identité de chacun de ces deux droits. Ce n’est qu’une fois cette première opération réalisée qu’il sera possible et indispensable de s’intéresser à leurs éventuelles interactions.

6Le droit communautaire est, à cet égard, marqué par un double mouvement. D’une part, il s’est attaché à affirmer la spécificité du droit des marques par rapport au droit de la concurrence déloyale. En cela, il se dissocie du droit allemand qui a longtemps été porté à considérer le droit des marques comme une branche du droit de la concurrence déloyale. Au contraire le droit communautaire s’efforce de différencier les deux domaines, même s’il n’y parvient pas toujours de manière parfaitement convaincante. Mais, d’autre part, le droit communautaire fait montre d’une certaine propension à attraire vers lui certains aspects qui peuvent sembler avoir vocation à relever du droit de la concurrence déloyale. Cette attraction n’a pas seulement pour effet de réduire le domaine d’intervention du droit de la concurrence déloyale, elle élargit aussi d’autant l’emprise du droit communautaire.

I – LA COEXISTENCE DU DROIT DES MARQUES ET DU DROIT DE LA CONCURRENCE DELOYALE

  • 1 JOCE 1989, L 40, p. 1.
  • 2 Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législ (...)

7La coexistence du droit de marques et du droit de la concurrence déloyale procède de ce que le droit communautaire reconnaît leur autonomie, tout en considérant qu’ils ne peuvent, pour autant, s’ignorer étant tenu, dans bien des cas, d’entretenir des relations de collaboration parfois délicates à aménager. Le sixième considérant de la directive 89/104/CEE, première directive rapprochant les législations des Etats membres en matière de marque énonçait que : “[…] la présente directive n’exclut pas l’application du droit des Etats membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs”1. La directive 2008/95/CE qui l’a remplacé a repris la même proposition2.

A – L’autonomie du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale

8L’autonomie de ces deux droits se vérifie d’abord en considérant le champ d’application de l’article 36 du TFUE. On sait que cette disposition valide certaines mesures des autorités étatiques restrictives de la liberté des échanges de marchandises lorsqu’elles sont justifiées par l’un des motifs qu’il recense, au nombre desquels se trouve mentionnée la propriété industrielle et commerciale. Même si la Cour de justice a fait prévaloir une interprétation libérale de cette notion, prenant en compte également le droit d’auteur, de sorte qu’il est d’usage aujourd’hui de parler à propos de cette disposition des droits de propriété intellectuelle, elle ne lui a jamais rattaché le droit de la concurrence déloyale.

  • 3 CJCE, arrêt du 17 mai 1981, affaire 113/80, Recueil, p. 1625.
  • 4 CJCE, arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff (...)

9Cette exclusion ressort sans la moindre ambiguïté de la jurisprudence de la Cour. Il a été jugé de manière constante que l’article 36 du TFUE, en tant que règle dérogatoire doit être interprété restrictivement. Ni la défense des consommateurs, ni la loyauté des transactions commerciales n’étant mentionnées parmi les exceptions figurant dans cette disposition, celles-ci ne pouvaient être étendues à des cas autres que ceux prévus limitativement3. On pouvait s’attendre à cette solution puisque peu auparavant dans l’arrêt Cassis de Dijon4, la Cour de justice avait inclus la protection contre la concurrence déloyale au nombre des exigences impératives susceptibles de justifier des mesures des autorités des Etats membres limitant ou empêchant la libre circulation des marchandises.

10Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice une séparation du régime appliqué à la protection des droits de la propriété intellectuelle d’une part et à la protection de la loyauté de la concurrence de l’autre. En effet, la comparaison des conditions de mise en œuvre respectivement de l’article 36 du TFUE et des exigences impératives révèle à côté d’une réelle parenté, des différences qui ne peuvent être négligées. Les exigences impératives s’analysent comme étant une expression concrète des compétences résiduelles des Etats membres. Elles permettent donc d’apprécier la nature des effets restrictifs d’une réglementation qui doit être indistinctement applicable aux produits nationaux comme à ceux importés dans le cadre de l’article 34 du TFUE. Dès lors que les conditions requises pour qu’une mesure puisse être justifiée au regard d’une exigence impérative elle ne peut être qualifiée de mesures d’effet équivalant à une restriction quantitative. Au contraire, les objectifs inscrits à l’article 36 du TFUE, s’analysent comme des dérogations à l’interdiction des restrictions quantitatives et des mesures qui sont d’effet équivalant.

11Il ressort de l’examen la “ratio” et la formulation de l’article 34 du TFUE qu’il désigne des interdictions qui affectent les importations ou les exportations.

  • 5 CJCE, arrêt du 2 mars 1982, BV Industrie Diensten Groep contre J.A. Beele Handelsmaatschappij BV., (...)

12Les conditions qui doivent être satisfaites pour que des mesures nationales se réclamant de la protection de la loyauté de la concurrence puissent déroger à l’interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalant ne sont pas les mêmes que celles qu’exigent l’application de l’article 30 du traité et donc la préservation des droits de propriété intellectuelle. Seules des réglementations nationales qui s’appliquent indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés peuvent espérer pouvoir se prévaloir d’une exigence impérative prévalant sur le principe de la libre circulation des marchandises5, alors qu’on s’accorde pour admettre que cette condition ne vaut pas lorsque est en cause l’application de l’article 36 du TFUE.

13La différence ainsi établie au regard du droit communautaire explique qu’il s’impose de tracer une ligne de démarcation entre ce qui relève du droit de la propriété intellectuelle et ce qui ressortit du droit de la concurrence déloyale. Cette nécessité est particulièrement sensible dans la directive relative au rapprochement des législations nationales en matière de marques, puisqu’il s’agit en même temps de délimiter les champs d’intervention respectifs du droit de l’Union et des droits des Etats membres. C’est ce qui ressort explicitement du point (7) de l’exposé des motifs de la directive où il est dit qu’elle n’est pas destinée à “exclure l’application aux marques des dispositions du droit des Etats membres autres que le droit des marques, telles les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs”. Cette association se concrétise, en particulier, dans l’article 5, paragraphe 5 de cette directive en ce qui concerne les marques jouissant d’une renommée. Selon cette disposition “les articles 1 à 4 (de cette directive) n’affectent pas les dispositions applicables dans un Etat membre et relatives à la protection contre l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice”. L’intervention des droits nationaux qui incluent les règles relatives à la loyauté de la concurrence est limitée aux hypothèses où l’usage d’une marque ne correspond pas à sa fonction distinctive qui constitue l’utilité essentielle de la marque et fournit une indication décisive sur l’origine industrielle du produit ou du service. Cette autonomie se retrouve à propos des actions en justice ayant pour objet la sanction des violations des droits de propriété intellectuelle, du droit de marque précisément, et celles destinées à réprimer les pratiques de concurrence déloyale. Même si elles entretiennent, en pratique, des rapports étroits et pas toujours simples, ces deux types d’actions se distinguent tant par leurs objectifs que par les conditions de leur exercice.

14L’objectif de l’action en concurrence déloyale est de prévenir et de sanctionner l’utilisation de procédés déloyaux dans la concurrence. L’action en concurrence déloyale est une action de responsabilité civile. Elle permet à celui qui est victime de telles pratiques de demander réparation à autrui pour le préjudice qui lui a été causé. Le succès d’une action en concurrence déloyale est subordonné à trois conditions : le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

  • 6 CJCE, arrêt du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, affaire 102/77, Recueil p. I-1139, point 7 ; arrêt (...)
  • 7 CJCE, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, affaire C-206/01, Recueil p. I-10273, poin (...)

15Le but de l’action en contrefaçon est de sanctionner l’atteinte portée à un droit privatif. Ses conditions d’exercice et ses effets ont pour objet un titre de propriété intellectuelle. On est ainsi ramené à l’objet spécifique du droit de propriété intellectuelle concerné, pour ce qui nous intéresse ici du droit de marque. En effet, c’est l’objet spécifique de ce droit qui mérite d’être protégé par cette action. Aussi, s’avère-t-il indispensable de préciser ce qui appartient à l’objet spécifique du droit de marque. De manière itérative, la Cour de justice a jugé que l’objet spécifique du droit de marque est d’assurer à son titulaire le droit exclusif de distinguer ses produits par ce signe pour leur première mise en circulation et de la protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque6. La définition de l’objet spécifique du droit de marque intègre la fonction essentielle qui est la sienne, à savoir sa fonction distinctive qui est, d’ailleurs, indissociable de la fonction d’indication de la provenance des produits ou des services. Le titulaire de la marque se voit donc reconnaître la faculté de s’opposer à toute pratique d’un tiers susceptible de porter atteinte à cette fonction de la marque7. Le droit communautaire ne s’en tient pas à cette fonction originelle. Il reconnaît que la marque assume d’autres fonctions économiques, sociologiques ou psychologiques qui doivent également être protégées. Cet élargissement des fonctions des marques a été réalisé par la Cour de justice à travers une série d’arrêts sur lesquels il y aura lieu de revenir. Il ne peut manquer de se répercuter sur le tracé de la ligne de démarcation entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale.

B – La complémentarité du droit de la concurrence déloyale et du droit des marques

  • 8 Cette question a été examinée par la Cour de justice dans son arrêt du 23 mars 2010, Google France (...)

16A l’instar de ce qui vaut pour les droits nationaux, le droit communautaire reconnaît l’autonomie de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale, qui peuvent être exercées séparément. Mais il peut également se faire qu’elles soient mises en œuvre simultanément. De toute façon le sort de l’une n’a pas d’incidence sur l’autre8.

17L’action en concurrence déloyale peut intervenir en lieu et place de l’action en contrefaçon assurant ainsi une protection supplétive au titulaire du droit de marque. Il peut aussi se faire que l’action en concurrence déloyale procure une protection alternative lorsque l’action en contrefaçon est praticable en concours avec l’action en concurrence déloyale.

18La protection supplétive ou subsidiaire assurée par l’action en concurrence déloyale suppose qu’il ne puisse être fait appel à l’action en contrefaçon, les conditions qu’elle suppose n’étant pas réunies. L’action en concurrence déloyale doit alors être fondée sur des faits qui lui sont propres. Elle vise un comportement fautif distinct de toute atteinte au droit de propriété conféré par le droit de marque. Il en sera ainsi du dénigrement, de la désorganisation d’un réseau de distribution, d’allégations mensongères portant préjudice à un concurrent. De tels comportements seront condamnables que la situation mette en cause une marque ou non.

19L’action en concurrence déloyale peut aussi procurer une protection complémentaire alors même que les faits incriminés sont constitutifs d’une contrefaçon. En supposant que l’usurpation d’une marque crée un risque de confusion, toute contrefaçon de marque peut en outre être appréhendée par le moyen de la concurrence déloyale.

  • 9 Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législ (...)

20S’agissant du caractère déceptif d’une marque, le renvoi aux droits nationaux de la concurrence déloyale prévu par le septième considérant de l’exposé des motifs de la directive relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les marques9 est susceptible, en principe au moins, d’être à l’origine de deux situations problématiques :

  • le premier cas, concevable au moins, est celui où la marque est nulle ou déchue parce qu’elle est de nature à tromper le public10. Pour autant, son utilisation n’est pas nécessairement interdite. En effet, les Etats membres conservent la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques11. La nullité ou la déchéance d’une marque la privera des prérogatives qui découlent de son enregistrement. En théorie, il pourrait se faire que le droit des marques d’un Etat membre n’interdise néanmoins pas son usage. En pratique une telle hypothèse est hautement improbable. Deux raisons permettent de le penser : l’utilisation d’une marque trompeuse peut être regardée comme un acte de concurrence déloyale, dans la mesure cependant où les conditions de l’action correspondante se trouvent réunies. Elle peut, par ailleurs, être regardée comme trompeuse à l’égard des consommateurs ;
  • la deuxième situation est celle où la marque n’est ni nulle ni déchue au regard du droit des marques, mais où son utilisation est de nature à être un acte de concurrence déloyale.
  • 12 CJCE, arrêt du 26 novembre 1996, Filli Graffione SNC contre Ditta Fransa, affaire C-313/94, Rec. p (...)

21Reste encore au moins un dernier cas de figure dans lequel la conjonction du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale révèle une combinaison particulière qui procède de la spécificité du cadre communautaire. La Cour de justice a eu à en connaître dans l’affaire Graffione qui se caractérise par le fait qu’une marque avait été considérée comme ayant un caractère déceptif dans un Etat membre, alors que sa validité avait été reconnue dans un autre. Les produits revêtus de cette marque ne pouvaient donc être commercialisées par une entreprise opérant dans le premier de ces Etats. Ils pouvaient l’être au contraire dans le deuxième Etat. Se prévalant du principe de la libre circulation des marchandises un importateur avait estimé être en droit de les introduire dans le marché du premier de ces Etats. Un de ses concurrents s’y opposa. La Cour a jugé que lorsqu’une marque est considérée trompeuse par une juridiction d’un Etat membre, la directive ne s’oppose pas à ce que l’usage de cette marque puisse être interdit dans un autre Etat membre où le produit est importé par le droit de la concurrence déloyale ou par le droit de la consommation et permet de prohiber la commercialisation des produits portant cette marque provenant d’un Etat où la validité ou l’usage de cette marque n’a pas été remis en cause12. Ainsi, la possibilité d’admettre une interdiction de commercialisation fondée sur la nature trompeuse d’une marque n’est pas en principe, exclue par la circonstance que dans d’autres Etats membres, la même marque n’est pas réputée comme telle. L’appréciation du caractère déceptif d’une marque étant susceptible de dépendre des particularités linguistiques et culturelles nationales, pouvant varier d’un Etat membre à un autre, une marque qui pourra ne pas être trompeuse pour les consommateurs dans un de ces Etats pourra, au contraire, provoquer une tromperie dans un autre.

  • 13 CJCE, arrêt du 30 mars 2006, Elisabeth Florence Emmanuel contre Continental Shelf 128 Ltd, affaire (...)

22Les rapports entre le droit des marques et le droit de la concurrence loyale peuvent être certes complémentaires n’en sont pas moins hiérarchisés. En effet, une marque qui a été jugée ne pas être trompeuse au regard de la directive relative au rapprochement des législations sur les marques ne peut pas être considérée, en elle-même, déceptive au regard du droit de la concurrence déloyale. Seuls des comportements qui pour être en relation avec l’utilisation d’une marque en sont néanmoins distincts pourront être sanctionnés au titre de la concurrence déloyale. Ce pourra être le cas d’une publicité dénigrant une autre marque. Par contre, dans le cas d’une marque trompeuse, les Etats membres peuvent prévoir qu’outre l’interdiction de l’enregistrement de cette marque, son usage sera sanctionné par application du droit de la concurrence déloyale. Alors qu’elle avait pu être quelque peu confuse dans son arrêt Graffione, la démarche de la Cour de justice sera parfaitement linéaire dans son arrêt du 30 mars 2006, Elisabeth Florence Emmanuel13. Elle permet de distinguer ce qui appartient au droit des marques et ce qui ressortit au droit de la concurrence loyale. Répondant à la question de savoir s’il peut être fait usage d’une marque déceptive, la Cour procède en deux temps :

  • le caractère éventuellement trompeur de la marque est déterminé en fonction du droit des marques ;
  • le fait que comme en l’espèce la marque n’est pas jugée trompeuse n’interdit pas de recourir à des dispositions qui ne relèvent pas de ce droit. La Cour examine en particulier les conditions dans lesquelles cette marque est utilisée. Ces circonstances peuvent receler une tromperie. Celle-ci ne résulte donc pas de la marque considérée en elle-même, mais de la manière dont elle est présentée, des modalités de son usage.
  • 14 11 Article 3 de la directive 2008/95/CE, précité.

23En l’espèce, à propos de la marque d’une créatrice de haute couture qui a fait l’objet d’une cession, la Cour de justice invite le juge national de vérifier s’il n’existe pas une volonté de l’entreprise qui a introduit la demande d’enregistrement de cette marque de faire croire aux consommateurs que la personne dont le nom correspond à cette marque est toujours la créatrice des produits portant ladite marque ou qu’elle prend part à leur création. Selon la Cour, il s’agirait, en effet, dans ce cas, d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive 89/10414 et qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque en elle-même et, par voie de conséquence la possibilité de l’enregistrer.

II – L’ATTRACTION EXERCEE PAR LE DROIT DES MARQUES SUR LE DROIT DE LA CONCURRENCE DELOYALE

  • 15 Directive 2008/95/CE, exposé des motifs (11).

24L’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice se caractérise par un élargissement des fonctions reconnues aux marques. La législation communautaire concernant tant le rapprochement des législations des Etats membres en matière de marques que l’institution d’une marque communautaire a confirmé cette extension. En déclarant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de “garantir la fonction d’origine de la marque, devrait être absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services” et que cette “protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services”15, la directive 2008/95 livre une première indication déterminante pour l’appréciation de la portée de la protection du droit de marque. Elle met en évidence que s’il s’agit d’abord de garantir la fonction d’origine de la marque, les autres fonctions de la marque méritent aussi d’être protégées. Elle révèle en outre que la protection de la fonction d’origine des produits ou des services sera modulée selon l’étroitesse de la relation pouvant exister entre les signes et les produits ou services.

25La prévalence reconnue à la protection de la garantie de provenance s’impose puisqu’il s’agit incontestablement de la fonction première et essentielle de la marque. Les autres fonctions qui lui ont été rattachées n’ont été reconnues que dans un deuxième temps. Il est d’usage de les distinguer en insistant sur le fait que leur signification est davantage de nature économique. En réalité on peut penser que la fonction essentielle et les autres fonctions de la marque s’imbriquent plus qu’elles ne se distinguent. L’élargissement des fonctions de la marque auxquels le droit communautaire des marques assure sa protection peut avoir pour effet de réduire d’autant le champ d’intervention du droit de la concurrence loyale, alors même que s’agissant des fonctions autres que celle ayant pour objet la garantie de provenance des produits et des services on peut se demander si leur objet ne les rattacherait pas davantage à la protection contre les pratiques de concurrence déloyale.

A – L’élargissement de la protection des fonctions de la marque par le droit des marques

  • 16 OHMI, Chambre de recours, 14 septembre 2000, Unilever, R 436/1999-1, PIBD 2001, 734-III-367.

26Cet élargissement qui a constitué la matière d’une longue série d’arrêts est résumé en ces termes dans une décision de la 1re Chambre de recours de l’OHMI : “… la fonction d’origine n’est pas, ou n’est plus la seule fonction juridique d’une marque. La marque renferme également le goodwill [l’image de marque] associé à un produit déterminé, rendant ainsi le goodwill facilement transférable au moyen d’une cession ; elle remplit une fonction de garantie en suscitant chez le consommateur une attente que le produit qu’il achète demain aura la même qualité que le produit qu’il a acheté hier, et elle remplit une fonction publicitaire en ce sens qu’elle constitue un bon moyen par lequel les efforts visant à créer une image positive pour un produit peuvent être canalisés”16.

  • 17 CJCE, 17 octobre 1990, Hag GF, affaire C-10/89, Recueil p. I-3711 ; arrêt du 11 novembre 1997, Loe (...)
  • 18 TPI, arrêt du 27 février 2002, Ellosc/OHMI, affaire T-219/00, Recueil, p. II-753, point 28.

27La marque a principalement une fonction distinctive. L’article 2 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 qui détermine les signes susceptibles de constituer une marque exige que ceux-ci “soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises”. De manière répétée, la Cour de justice déclare à ce propos qu’“il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final, l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible, l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance”17. Cette fonction assurée par la marque va “permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative”18. Il ne s’agit donc pas d’une identification en quelque sorte abstraite du signe, mais des qualités du produit ou du service désigné par lui.

  • 19 CJCE, arrêt du 12 juin 2008, 02 Holdings et 02 (UK), Recueil p. I-4231 ; arrêt du 12 novembre 2002 (...)

28La nécessité que cette fonction essentielle soit affectée est l’une des conditions requises pour qu’il y ait atteinte à la marque19. Cependant, la Cour a étendu cette jurisprudence en décidant qu’une atteinte à la marque au regard de l’article 5, paragraphe 1, a), de la directive 89/104, devenue la directive 2008/95 peut exister même en l’absence de cette condition si les autres fonctions de la marque sont touchées.

  • 20 CJCE, arrêt du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, affaire 102/77, Recueil p. 1139 ; arrêt du 10 octob (...)
  • 21 V. conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Parfums Christian Dior, arrêt du 4 novemb (...)
  • 22 Voir les arrêts précités à la note 16.
  • 23 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal SA contre Bellure NV, affaire C-487/07 10 C 180, 1er août 200 (...)

29Très tôt la Cour de justice a désigné la fonction de garantie de l’origine des produits ou des services comme étant la fonction essentielle de la marque20, ce qui pouvait amener à considérer que d’autres fonctions pouvaient être accueillies21. L’existence d’autres fonctions de la marque que sa fonction a été effectivement consacrée par la suite dans plusieurs arrêts22. Dans son arrêt L’Oréal elle a affirmé que ces autres fonctions recouvrent la garantie de qualité des produits ou services ainsi que la protection de la communication, de l’investissement ou de la publicité23. Elles se rattachent à la promotion de l’innovation et de l’investissement.

  • 24 CJCE, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, affaire C-292/00, Recueil p. I-389, point 28 et CJCE, arr (...)

30La protection organisée par la directive du 22 octobre 2008, comme antérieurement par la directive 89/104, prend en charge aussi bien la fonction essentielle de la marque que ses autres fonctions. L’article 5, paragraphe 1, b) concerne l’usage “d’un signe pour lequel en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque”. Dans cette hypothèse, l’interdiction édictée ne vaut que lorsque la fonction essentielle de la marque, qui consiste à garantir aux consommateurs l’origine des produits ou des services risque d’être altérée24.

  • 25 Directive 2008/95, article 5, paragraphe 2.
  • 26 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal SA e.a. contre Bellure NV e.a., précité.

31Les marques renommées bénéficient d’une protection spéciale par rapport aux marques ordinaires : leur utilisation sans autorisation du titulaire peut être interdite non seulement pour les produits ou services identiques ou similaires, mais également pour tout bien ou service qui profiterait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque où leur préjudicierait25. Cette protection spéciale des marques renommées n’est pas conditionnée par l’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs. Elle est donc indépendante de la fonction essentielle de la marque26.

  • 27 CJCE, arrêt L’Oréal, précité.

32La Cour de justice a été confrontée à la question de savoir si l’article 5, paragraphe 1 sous a) de la directive devait être interprétée de la même manière que le paragraphe 2 de cet article. Elle a jugé que le titulaire de la marque enregistrée est habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas aux conditions de licéité énoncées à l’article 3 bis, paragraphe 1 de la directive 84/450 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque à condition que cet usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l’une des autres fonctions de la marque27.

B – L’intégration de la prohibition de pratiques commerciales déloyales au droit des marques

  • 28 P. de Candé, “L’action en concurrence déloyale est-elle menacée par l’évolution du droit de la pro (...)
  • 29 B. Dutoit, “Concurrence déloyale et droit comparé”, in La concurrence déloyale, permanence et deve (...)

33L’élargissement des fonctions de la marque au-delà de la fonction qui constitue l’essence de ce droit se traduit par un déplacement de la limite entre le droit de la concurrence déloyale et le droit de la propriété intellectuelle, particulièrement le droit des marques. Ce processus a pour effet d’étendre le domaine d’intervention de ce droit qui gagne sur celui du droit de la concurrence loyale28. Cette translation s’observe principalement à l’égard du “parasitisme économique” dont on s’accorde pour considérer qu’il est une pratique de concurrence déloyale29.

34Trois dispositions spécifiques du droit communautaire des marques ont rendu possible son emprise sur le droit de la concurrence déloyale.

35La première a pour objet l’extension de la protection de la marque au-delà du principe de spécialité. L’article 5, paragraphe 2 de la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques permet la protection des marques de renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

36La seconde disposition est l’article 7, paragraphe 2 de cette directive qui fixe une limite à l’épuisement du droit de marque dont le principe est énoncé dans le paragraphe précédent. Il est prévu que “le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce”.

  • 30 CJCE, arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen, affaire C-100/02, Recueil p. I-691, point 26.
  • 31 CJCE, arrêt du 23 février 1999, BMW, affaire C-63/97, Recueil p. I-905, point 61.

37L’article 6, paragraphe 1 de la directive est la troisième de ces dispositions. Elle détermine la limitation des effets du droit exclusif du titulaire de la marque. Ce droit ne l’autorise pas à interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires : a - de son nom et de son adresse, b - d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la provenance géographique, à l’époque de la production ou de la prestation de service30 ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, c-de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièces détachées. Encore faut-il que cet usage par un tiers “soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale”. La Cour a jugé qu’un usage qui n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière commerciale constitue “une concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire de la marque” ou encore que cette condition “constitue en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts du titulaire de la marque”31.

  • 32 Thèse précitée.

38L’article 5, paragraphe 2 de la directive qui permet d’étendre la protection des marques de renom au-delà des limites du principe de spécialité est souvent présenté comme intégrant cette protection au droit des marques en dérogeant au principe de spécialité. Il a cependant été soutenu que cette intégration n’avait pas pour conséquence que les comportements prohibés cessaient de relever du droit de la concurrence déloyale. Selon Nadine Venzke32 cette conception trouverait appui dans les législations nationales assurant la transposition en droit interne de cette disposition. Alors que l’article 5, paragraphe 2 se contentait d’offrir aux Etats membres la faculté de faire bénéficier les marques de renommée d’une protection particulière, la plupart de ces Etats l’ont introduite dans leur législation relative au droit des marques. Toutefois, ces dispositions ne sont pas conçues comme une exception au principe de spécialité du droit des marques, mais comme la consécration de la législation ou de la jurisprudence relative à la loyauté de la concurrence ou fondée sur la notion de concurrence parasitaire qui renvoi aux règles de la responsabilité civile. Quoi qu’il puisse en être, Nadine Venzke formule avec raison les observations suivantes qui sont essentielles pour apprécier correctement le sens de l’article en question : la protection accordée par l’article 5, paragraphe 2 est entièrement régie par la directive, de sorte que les droits nationaux ne peuvent assurer la protection des marques renommées que dans le respect des dispositions de la directive. L’intervention du droit national de la concurrence déloyale dans le cadre d’une harmonisation totale de ce droit dans le domaine de la protection des marques limite la portée de l’article 5, paragraphe 2 en ce qu’il ne peut être fait appel au droit national de la concurrence loyale au-delà de ce qu’autorise cette disposition telle qu’elle peut être interprétée par la Cour de justice.

  • 33 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, affaire C-487/07, précité.

39En ayant jugé que l’article 5, paragraphe 2 de la directive sur les marques devait être comprise en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré de la distinctivité ou de la renommée de la marque, ne présuppose ni un risque de confusion ni un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque ou à sa renommée, ou encore, plus généralement, au titulaire de celle-ci, la Cour a permis d’intégrer la protection contre le parasitisme dans le droit des marques. Il suffit pour en être convaincu de se reporter au point 50 de l’arrêt L’Oréal33 où il est dit que “le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée afin de pouvoir bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation ou prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci”.

  • 34 CJCE, arrêt du 4 novembre 2007, Christian Dior, affaire C-337/95, Recueil p. I-6013, point 43.
  • 35 CJCE, arrêt du 23 février 1999, BMW, affaire C-63/97, Recueil p. I-905.
  • 36 J. Schmidt-Szalewski, Le droit des marques, Dalloz, 1997, p. 31.
  • 37 J.S. Bergé, “L’entre-deux âges des droits intellectuels au temps communautaire”, Europe, février 1 (...)

40Des constatations convergentes ressortent de l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2 de la directive sur les marques. Cette disposition a pour objet de poser des limites à l’épuisement du droit conféré par la marque lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation des produits après qu’ils ont été mis sur le marché par lui ou avec son consentement. Il est fait mention d’un cas à l’origine d’une jurisprudence fournie correspondant à une telle hypothèse, à savoir lorsque l’état des produits a été modifié ou altéré par un tiers. L’atteinte du produit dans son état originaire n’est qu’un motif légitime parmi d’autres. La Cour de justice a jugé que l’atteinte à la réputation de la marque pouvait en être un autre34. La réputation de la marque peut se trouver affectée par diverses pratiques telles que la présentation négligée des produits à la suite de leur reconditionnement ou de publicité destinée à assurer la commercialisation du produit marqué. La jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 2 de la directive offre aussi un exemple où est en cause une situation qui pourrait être rapprochée du parasitisme35. Le titulaire de cette marque contestait la publicité d’un garagiste qui n’appartenait pas au réseau des concessionnaires BMW, mais qui était depuis un certain temps spécialisé dans la vente de voitures d’occasion et dans l’entretien et la réparation des véhicules de cette marque. Il lui était fait grief d’un usage illicite de cette marque, en tendant à accréditer l’idée que ce garagiste était spécialement lié à la société BMW tirant ainsi indûment profit de la réputation de cette marque. Dans la mesure où la marque était mentionnée dans ces messages publicitaires pour désigner des produits authentiques qui, au surplus, n’étaient en rien modifiés afin d’annoncer les activités de vente, de réparation et d’entretien de l’annonceur on pouvait se demander si la licéité de ce procédé devait être appréciée au regard du droit des marques ou du droit de la concurrence loyale36. La Cour de justice choisit de se référer à l’article 7, paragraphe 2 de la directive de rapprochement des législations relatives aux marques. Ce choix résulte d’une conception compréhensive des fonctions et de l’objet spécifique de la marque. Il lui a été reproché de créer une confusion des catégories juridiques37. L’atteinte à la réputation de la marque lorsqu’il ne s’agit pas d’une apposition illicite de celle-ci par un tiers ne doit-elle pas être considérée plutôt comme une atteinte à sa valeur économique qu’au droit de marque dont la fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine du produit n’est pas touchée ?

  • 38 Conclusions de l’avocat général Mayras, sous l’arrêt Terrapin, 22 juin 1976, affaire 119/75, Recue (...)
  • 39 CJCE, arrêt 17 octobre 1990, Hag II, affaire C-10/89, Recueil p. I-3711, point 13 ; arrêt du 22 ju (...)
  • 40 CJCE, arrêt du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, affaire 102/77, Recueil p. 1139, point 7 ; arrêt du (...)
  • 41 Nadine Venzke, thèse précitée, p. 38.
  • 42 CJCE, arrêt du 4 novembre 2007, précité, conclusions point 41.
  • 43 J.S. Bergé, article précité, p. 4.
  • 44 CJCE, arrêt du 11 novembre 1997, précité, conclusions points 16 et 17.

41Il est évidemment hors de question de contester au titulaire d’une marque de pouvoir agir pour assurer la défense de la réputation de ses produits ou services et par là de son entreprise. Néanmoins, on est en droit de se demander si cette protection doit nécessairement et en toute circonstance se faire en étendant le domaine couvert par le droit des marques. La dépréciation de la marque ne peut être assimilée à un acte de contrefaçon, même si la contrefaçon peut provoquer la dépréciation de la marque. Considérée en elles-mêmes les pratiques provoquant une atteinte de l’image d’une marque relèvent de la concurrence déloyale. De manière réitérée des avocats généraux ont exprimé leur préoccupation à cet égard38. D’un autre côté, on a le sentiment que la Cour s’est efforcée de parer aux critiques qui viennent d’être évoquées, en s’attachant à faire valoir qu’en réalité les fonctions adjointes à la garantie de l’identité du produit s’inscrivent dans le prolongement naturel de celle-ci. Ce raisonnement s’observe tout d’abord à propos de ce qu’on a pu appeler la fonction qualitative de la marque. Dans son arrêt Hag II, la Cour souligne que “les entreprises doivent être à même de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n’est possible que grâce à l’existence de signes distinctifs permettant d’identifier ces produits ou services. Pour que la marque puisse jouer ce rôle, elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité”39. Ainsi définie la fonction de garantie de la marque n’est pas de garantir la constance de la qualité des produits marqués, mais d’assurer au consommateur final que le produit en cause n’a pas fait l’objet avant sa commercialisation, d’une intervention d’un tiers qui n’a pas été autorisé par le titulaire de la marque tendant à modifier l’état originaire du produit. Cette prise de position de la Cour de justice se rapporte aux opérations de reconditionnement des produits qui ont suscité un abondant contentieux concernant en particulier les produits pharmaceutiques40. On a pu en déduire que “la fonction qualitative de la marque ne vise pas à garantir la qualité du produit mais à établir l’identité du titulaire de la marque responsable de la qualité du produit”41. Autrement dit, ainsi comprise la fonction de garantie de la qualité des produits est inhérente à la fonction de garantie de leur provenance. Dans ses conclusions sous l’arrêt Christian Dior42, l’avocat général Jacobs soutenait que la fonction de garantie de la provenance devait être entendue en ce sens que la marque représente aussi pour les consommateurs les qualités que ceux-ci associent à certains produits ou services en leur assurant qu’ils ne seront pas déçus dans leur attente. La fonction de garantie de la qualité est conçue comme s’intégrant dans la fonction d’indication de l’origine du produit43. C’est le point de vue que défend à nouveau cet avocat général dans ses conclusions dans l’affaire Loendasloot44 en exposant que “le titulaire de la marque commerciale a bien le droit d’empêcher une nouvelle commercialisation dans certains cas. La portée de son droit découle de la fonction essentielle d’une marque commerciale, à savoir garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. De plus, le droit de la marque commerciale permet à son titulaire d’attirer et de garder la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, ce qui est possible grâce à des signes distinctifs qui permettent leur identification. Il en découle que, même si un produit de marque a été légalement commercialisé par le titulaire des droits ou avec son consentement, le titulaire peut s’opposer à toute utilisation de la marque susceptible de nuire à la garantie d’origine ainsi conçue”. En somme, l’intervention d’un tiers non autorisé qui procède à une modification substantielle de l’état originaire du produit entraîne une rupture dans ce qu’on pourrait appeler la traçabilité du produit compromettant la détermination de son origine. Cette manière de présenter la fonction de qualité de la marque permet de l’inclure dans sa fonction essentielle en élargissant le sens et la portée de la notion d’origine.

  • 45 M.A. Hermitte, note sous CJCE, 4 novembre 1997, Christian Dior, affaire C-337/95, JDI, 1998, p. 55 (...)
  • 46 Dans le même sens, M. Luby, note sous CJCE, 14 septembre 1999, General Motors, affaire C-75/97, Re (...)

42Toutefois, cette démarche n’est pas transposable à toutes les atteintes susceptibles d’être portées à la fonction de désignation de la provenance du produit marqué. Certaines de ces atteintes qui n’affectent pas le produit dans sa qualité, dans ses propriétés ne peuvent pas être considérées comme de nature à compromettre la fonction d’identification de l’origine du produit, même entendue de façon compréhensive par la prise en compte de la qualité du produit que le consommateur peut associer à la marque. On peut penser qu’il en est ainsi lorsque l’usage de la marque ne touche qu’à l’image du produit, sa présentation, la publicité dont il fait l’objet. Quelle que soit l’étendue reconnue à la fonction de garantie d’origine, on perçoit difficilement comment, dans ces hypothèses, il serait possible d’établir un lien suffisamment certain entre les pratiques en question et la fonction essentielle de la marque. Sans aller jusqu’à l’intégrer dans la fonction d’indication de l’origine, certains auteurs ont avancé l’idée que la fonction publicitaire de la marque pourrait être reconnue “comme l’une des fonctions essentielles de la marque […] puisque la publicité est l’un des éléments qui entretient la valeur de la marque”45. Ainsi, la fonction publicitaire de la marque serait, à côté de la fonction de garantie de l’origine des produits une autre fonction essentielle, c’est-à-dire une fonction qui lui serait inhérente. Il existerait donc non pas une fonction essentielle mais éventuellement une pluralité de fonctions essentielles46.

  • 47 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal, précité, point 58.
  • 48 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal, précité, point 65.
  • 49 Conclusions sous l’arrêt L’Oréal, précité, point 62.

43La Cour de justice s’exprimera sur ce sujet dans son arrêt L’Oréal du 18 juin 2009. Rappelant que la “fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs la provenance du produit”, elle ajoute que la marque possède également d’“autres fonctions” “comme notamment celle consistant à garantir la qualité du produit ou celles de communication, d’investissement ou de publicité”47. En s’en tenant scrupuleusement aux termes utilisés par la Cour, la qualification d’essentielle est réservée à la fonction de garantie de l’origine des produits ou des services. D’autres fonctions, qu’on peut supposer ne pas être essentielles, sont rattachées à la marque. Ces fonctions annexes sont protégées par application de l’article 5, paragraphe 1, a) de la directive sur les marques. Pour la Cour, le droit exclusif prévu par cette disposition a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques que représentent les fonctions de la marque. Le titulaire de la marque est habilité de se prévaloir de son droit exclusif lorsque l’usage de sa marque par un tiers, sans préjudicier à sa fonction essentielle, “porte atteinte” ou est “susceptible de porter atteinte à l’une des autres fonctions de la marque”48. Selon l’avocat général Mengozzi, ce n’est que si un tel usage de la marque ne pourrait être interdit sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive sur les marques qu’elle pourrait, si les conditions nécessaires se trouvaient satisfaites, être poursuivie par application des dispositions nationales de transposition de cette directive49.

44Un constat s’impose au terme de ce parcours de la jurisprudence de la Cour de justice : il est établi que le droit communautaire confie au droit des marques la mission de protéger la marque contre les atteintes à sa réputation et à sa valeur économique. C’est donc bien le droit des marques qui a en charge la protection des fonctions de la marque autres que sa fonction essentielle. Plutôt que de choisir de se référer au droit de la concurrence déloyale, la Cour puis le législateur communautaire ont préféré se situer sur le terrain du droit des marques en étendant la liste des fonctions de la marque et en élargissant son objet spécifique.

45A cet égard, il convient de s’intéresser à l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, identique au texte correspondant de la directive 89/104. Cette disposition impose diverses limitations au droit exclusif du titulaire d’une marque. Selon son paragraphe 1er “le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires a) de son nom et de son adresse ; b) d’indication relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ; c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièces détachées pour autant que cet usage soit fait conformément aux “usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale”.

  • 50 CJCE, arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen, affaire C-100/02, Recueil p. I-691, point 26  (...)
  • 51 G. Bonet, Propriétés intellectuelles, RTDE, 2000. p. 125 et p. 126.
  • 52 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette C-228/03, Recueil, p. I-2337, point 41 ; arrêt du 7 janvier (...)

46La Cour a jugé qu’un tel usage qui ne serait pas conforme aux usages honnêtes constitue “une concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire de la marque”50. La doctrine, pour sa part a relevé que la concurrence déloyale était qualifiée, en droit communautaire, d’“usages honnêtes en matière industrielle et commerciale”, si bien que l’article 6 paragraphe 1 de la directive sur les marques ne permet pas tant la protection du droit de marque que la lutte contre les actes de concurrence déloyale51. La Cour affirme que l’“usage honnête”, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les marques, constitue en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque52. Ainsi, si le paragraphe 1 doit être compris comme envisageant le droit de la concurrence déloyale, on regrettera l’imprécision de la Cour qui risque de conduire à une confusion entre concurrence déloyale et droit des marques, le droit de la concurrence loyale visant à protéger “les intérêts légitimes du titulaire de la marque”. Si ces intérêts sont ceux qui constituent l’objet spécifique de la marque et sa fonction essentielle, le droit de la concurrence déloyale peut ne pas sembler être le moyen pertinent. En revanche, si “l’intérêt légitime du titulaire de la marque” doit être entendu au sens large, le droit de la concurrence déloyale peut contribuer à sanctionner des comportements qui portent atteinte à la marque, sans pour autant que son objet spécifique ou sa fonction essentielle soient atteintes, sous réserve du cas des marques renommées qui sont protégées dès lors que l’une des fonctions des marques est touchée.

47L’application de l’article 6, paragraphe 1 dépend de l’accomplissement d’une appréciation préliminaire prévue à l’article 5, paragraphe 1 de la directive sur les marques. En effet, l’article 6, paragraphe 1 impose des restrictions aux droits des titulaires de marques. Aussi, avant d’envisager l’application de cette disposition, il doit être établi que le droit des marques est en cause.

  • 53 CJCE, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, affaire C-17/06, Recueil p. I-7041, point 16.
  • 54 50 CJCE, arrêt précité, point 34.

48L’article 6, paragraphe a), a été mis en œuvre dans l’hypothèse d’un conflit entre une marque et une dénomination sociale. Dans la mesure où la dénomination sociale constitue l’usage de la marque au sens de l’article 5, paragraphe 1, cet usage peut être interdit à ce titre. Mais, cette interdiction peut se voir opposer l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 1 de la directive, pour autant que l’utilisation de la dénomination sociale ait été conforme aux usages honnêtes en matière commerciale53. Selon la Cour, “le respect de ladite condition d’usage honnête doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle, d’une part, l’usage de son nom par le tiers est compris par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme indiquant un lien entre les produits ou les services du tiers et le titulaire de la marque ou d’une personne habilitée à utiliser la marque et, d’autre part, le tiers aurait dû en être conscient. Constitue également un facteur devant être pris en compte lors de cette appréciation la circonstance qu’il s’agit d’une marque qui jouit dans l’Etat membre où elle est enregistrée et où sa protection est demandée, d’une certaine renommée dont le tiers pourrait tirer profit pour la commercialisation de ses produits ou de ses services”54. On relèvera à ce sujet, que dans la mesure où l’application de l’article 6 suppose au préalable l’application de l’article 5, paragraphe 1, l’atteinte au droit de la marque doit avoir été constatée. L’usage d’une dénomination sociale peut donc porter atteinte à la marque, mais cet usage ne peut être interdit dès lors qu’il est effectué conformément aux usages honnêtes.

  • 55 CJCE, arrêt du 7 janvier 2004, précité.

49L’article 6 paragraphe b) a été appliqué dans l’affaire Gerolsteiner Brunnen à propos d’une indication géographique utilisée à la manière d’une marque55. Sur la base de l’article 5 paragraphe 1 b), la Cour constate que “l’existence une marque verbale enregistrée dans un Etat membre et une indication de provenance géographique d’un autre Etat membre ne sauraient […] suffire pour conclure que l’usage de cette indication dans la vie des affaires n’est pas conforme aux usages honnêtes”. Pour que l’usage de l’indication de provenance géographique puisse être interdit au nom de la concurrence déloyale, un comportement supplémentaire au simple usage provoquant un risque de confusion additif doit par conséquent être constaté. Dans le cas d’espèce qui avait trait à des boissons, il pourrait s’agir de la forme et de l’étiquetage de la bouteille, celles-ci permettant d’apprécier si le producteur de la boisson portant l’indication de provenance géographique pourrait être considéré comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire de la marque.

  • 56 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, Recueil p. I-2337, point 35.
  • 57 CJCE, arrêt du 23 février 1999, BMW, affaire C-63/97, précité, points 54 et 58 à 63.
  • 58 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 34.
  • 59 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 43 ; arrêt du 23 février 1 (...)
  • 60 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 43 ; arrêt du 23 février 1 (...)
  • 61 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 44.
  • 62 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 45.
  • 63 CJCE, 25 octobre 2001, Toshiba, C-112/99, Recueil, p. I-7945.

50L’article 6, paragraphe 1 c), peut intervenir lorsque l’usage de la marque d’autrui est, en pratique, le seul moyen d’indiquer la destination du produit et de fournir une information compréhensible au public56, par exemple pour indiquer la réparation ou l’entretien des produits marqués57 ou pour indiquer la compatibilité d’un produit avec le produit marqué58. L’usage de la marque manquera aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale lorsque, “tout d’abord, il est fait d’une manière telle qu’elle peut · donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque”59. De plus un tel usage ne doit pas affecter la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée”60. Il ne doit pas, non plus, “entraîner le discrédit ou le dénigrement de cette marque”61. Enfin, “lorsque le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtue de la marque dont il n’est pas le titulaire, un tel usage de cette marque n’est pas conforme aux usages honnêtes au sens dudit article 6 paragraphe 1 c)”62. Ces quatre situations sont également celles retenues par la directive 97/55 sur la publicité comparative, respectivement aux points d), g), e) et 1 par l’article 3 bis de la directive 97/55 sur la publicité comparative. Un autre indice de cette relation entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale se rencontre dans l’affaire Toshiba jugée sur la base du paragraphe 1 g de la directive 97/55 relative à la publicité comparative et qui reproduit la solution consacrée dans l’arrêt BMW63.

Notes

1 JOCE 1989, L 40, p. 1.

2 Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée), JO no L 299 du 8 novembre 2008, p. 25 s.

3 CJCE, arrêt du 17 mai 1981, affaire 113/80, Recueil, p. 1625.

4 CJCE, arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, affaire 120/78, Recueil, p. 649, point 8 : “Les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant des disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits en cause doivent être acceptées dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant notamment (…) à la loyauté des transactions commerciales”.

5 CJCE, arrêt du 2 mars 1982, BV Industrie Diensten Groep contre J.A. Beele Handelsmaatschappij BV., affaire 6/81, Recueil, p. 707.

6 CJCE, arrêt du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, affaire 102/77, Recueil p. I-1139, point 7 ; arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb et autres, affaire C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Recueil p. I-3457, point 44.

7 CJCE, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, affaire C-206/01, Recueil p. I-10273, point 51 ; arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel, affaire C-48/05, Recueil p. I-1017, point 21.

8 Cette question a été examinée par la Cour de justice dans son arrêt du 23 mars 2010, Google France Sarl et autres, affaires jointes C-236/08 à 238/08, v. spécialement le point no 87.

9 Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée), JO no L 299 du 8 novembre 2008, p. 25 s.

10 Directive 2008/95/CE, articles 3, 1, g) et 12, 2, b).

11 Directive 2008/95/CE, exposé des motifs, point (6).

12 CJCE, arrêt du 26 novembre 1996, Filli Graffione SNC contre Ditta Fransa, affaire C-313/94, Rec. p. I-6039, point 33.

13 CJCE, arrêt du 30 mars 2006, Elisabeth Florence Emmanuel contre Continental Shelf 128 Ltd, affaire C-259/04, Recueil p. I-3089.

14 11 Article 3 de la directive 2008/95/CE, précité.

15 Directive 2008/95/CE, exposé des motifs (11).

16 OHMI, Chambre de recours, 14 septembre 2000, Unilever, R 436/1999-1, PIBD 2001, 734-III-367.

17 CJCE, 17 octobre 1990, Hag GF, affaire C-10/89, Recueil p. I-3711 ; arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot, affaire C-349/95, Recueil p. I-6227, point 24 ; arrêt du 29 septembre 1998, Canon, affaire C-39/97, Recueil p. I-5507, point 28 ; arrêt du 18 juin 2002, Philips, affaire C-299/99, Recueil p. I-5475, points 29 et 30 ; arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, affaire C/206/01, Recueil p. I-10273.

18 TPI, arrêt du 27 février 2002, Ellosc/OHMI, affaire T-219/00, Recueil, p. II-753, point 28.

19 CJCE, arrêt du 12 juin 2008, 02 Holdings et 02 (UK), Recueil p. I-4231 ; arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club,, affaire C-206/01, Recueil p. I-10273 ; arrêt du 6 octobre 2005, Median, affaire C-201/04, Recueil p. I-8551 ; arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel, affaire C-48/05, Recueil p. I-1017 ; arrêt du 11 novembre 2007, Céline, affaire C-17/06, Recueil p. I-7041.

20 CJCE, arrêt du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, affaire 102/77, Recueil p. 1139 ; arrêt du 10 octobre 1978, Centrafarm contre American Home Products Corporation, affaire 3/78, Recueil p. 1823.

21 V. conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Parfums Christian Dior, arrêt du 4 novembre 1997, affaire C-337/95, Recueil p. I-6013 et celles de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Arsenal Football Club, précité.

22 Voir les arrêts précités à la note 16.

23 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal SA contre Bellure NV, affaire C-487/07 10 C 180, 1er août 2000 p. 6.

24 CJCE, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, affaire C-292/00, Recueil p. I-389, point 28 et CJCE, arrêt du 12 juin 2008, Holdings 02 et O2 UK, précité.

25 Directive 2008/95, article 5, paragraphe 2.

26 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal SA e.a. contre Bellure NV e.a., précité.

27 CJCE, arrêt L’Oréal, précité.

28 P. de Candé, “L’action en concurrence déloyale est-elle menacée par l’évolution du droit de la propriété intellectuelle ?” Propriété intellectuelle, 2004, p. 492.

29 B. Dutoit, “Concurrence déloyale et droit comparé”, in La concurrence déloyale, permanence et devenir, Dalloz, 2001, p. 57, spéc. p. 71.

30 CJCE, arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen, affaire C-100/02, Recueil p. I-691, point 26.

31 CJCE, arrêt du 23 février 1999, BMW, affaire C-63/97, Recueil p. I-905, point 61.

32 Thèse précitée.

33 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, affaire C-487/07, précité.

34 CJCE, arrêt du 4 novembre 2007, Christian Dior, affaire C-337/95, Recueil p. I-6013, point 43.

35 CJCE, arrêt du 23 février 1999, BMW, affaire C-63/97, Recueil p. I-905.

36 J. Schmidt-Szalewski, Le droit des marques, Dalloz, 1997, p. 31.

37 J.S. Bergé, “L’entre-deux âges des droits intellectuels au temps communautaire”, Europe, février 1998, Chronique 2, p. 4, spéc. p. 6.

38 Conclusions de l’avocat général Mayras, sous l’arrêt Terrapin, 22 juin 1976, affaire 119/75, Recueil p. 1039 ; conclusions de l’avocat général Capotorti, 23 mai 1978, Hoffman-La Roche, affaire 102/77, Recueil p. 1139.

39 CJCE, arrêt 17 octobre 1990, Hag II, affaire C-10/89, Recueil p. I-3711, point 13 ; arrêt du 22 juin 1994, IHT, affaire C-9/93, Recueil p. I-2789, points 37 et 45 ; arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squill, affaires jointes C-427, 429 et 437/93, Recueil p. I-3457, point 43 ; arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot, affaire C-349/95, Recueil p. I-6244, point 22).

40 CJCE, arrêt du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, affaire 102/77, Recueil p. 1139, point 7 ; arrêt du 3 décembre 1981, Pfizer, affaire 1/81, Recueil p. 2913, point 8 ; arrêt du 11 juillet 1996, Eurim-Pharm, affaires jointes C-71, 72 et 73/94, Recueil p. I-3603, point 34 ; arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot, affaire C-349/95, Recueil p. I-6244, point 24).

41 Nadine Venzke, thèse précitée, p. 38.

42 CJCE, arrêt du 4 novembre 2007, précité, conclusions point 41.

43 J.S. Bergé, article précité, p. 4.

44 CJCE, arrêt du 11 novembre 1997, précité, conclusions points 16 et 17.

45 M.A. Hermitte, note sous CJCE, 4 novembre 1997, Christian Dior, affaire C-337/95, JDI, 1998, p. 556, spéc. p. 557.

46 Dans le même sens, M. Luby, note sous CJCE, 14 septembre 1999, General Motors, affaire C-75/97, Rev. Tr. Dr. Com. 2000, p. 530, spéc. p. 532 ; Madrano Caballero, “Le droit communautaire des marques”, RMUE, 1999, p. 141, spéc. p. 163 et 164.

47 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal, précité, point 58.

48 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal, précité, point 65.

49 Conclusions sous l’arrêt L’Oréal, précité, point 62.

50 CJCE, arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen, affaire C-100/02, Recueil p. I-691, point 26 ; arrêt du 11 septembre 2007, Céline, affaire C-17/06, Recueil p. I-7041, point 35.

51 G. Bonet, Propriétés intellectuelles, RTDE, 2000. p. 125 et p. 126.

52 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette C-228/03, Recueil, p. I-2337, point 41 ; arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, p. I-691, point 24.

53 CJCE, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, affaire C-17/06, Recueil p. I-7041, point 16.

54 50 CJCE, arrêt précité, point 34.

55 CJCE, arrêt du 7 janvier 2004, précité.

56 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, Recueil p. I-2337, point 35.

57 CJCE, arrêt du 23 février 1999, BMW, affaire C-63/97, précité, points 54 et 58 à 63.

58 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 34.

59 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 43 ; arrêt du 23 février 1999, BMW, affaire C-63/97, précité, point 51.

60 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 43 ; arrêt du 23 février 1999, BMW, affaire C-63/97, précité, point 52.

61 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 44.

62 CJCE, arrêt du 17 mars 2005, Gillette, affaire C-228/03, précité, point 45.

63 CJCE, 25 octobre 2001, Toshiba, C-112/99, Recueil, p. I-7945.

Auteur

Professeur émérite à l’Université de Strasbourg

© Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011

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