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Les métamorphoses de la marque

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Jacques Larrieu

Première partie. Évolution des formes et des missions

Les marques atypiques

Pascale Trefigny-Goy et Isabelle Meunier-Coeur

Texte intégral

  • 1 V. Art. L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définissant ainsi la marque.
  • 2 V. ainsi, Dossier Droits de propriété intellectuelle, Fonction (s) des droits de propriété intelle (...)
  • 3 J. Passa, op. cit., § 2, p. 17.
  • 4 Petit Larousse illustré.

1Cette contribution va tenter de restituer notre présentation in situ, sachant que la projection de nombreuses marques rendait la démonstration plus ludique. Il y est question de “marques atypiques”… Cela nous a permis de nous interroger sur cette notion et s’il n’y aurait pas des pratiques nouvelles en termes de signes susceptible d’attirer l’attention de la clientèle afin de l’amener à se fournir en tel ou tel produit ou service, rendu attractif par ce nouveau type de marque. Pour revenir à nos fondamentaux : “La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale1. La fonction première, essentielle, de la marque est de permettre d’identifier une origine aux produits ou services qui y sont associés2. Et le professeur Passa de relever très justement : “L’existence même du droit exclusif ne se justifie que si le signe qu’il a pour objet exerce, ou est apte à exercer, cette fonction d’identification de produits ou services sur le marché. Point de délivrance du droit, dès lors, point de validité ou de maintien en vigueur non plus, si le signe ne remplit pas, ou n’est pas susceptible de remplir, cette fameuse fonction de garantie d’identité d’origine que la Cour de justice a reconnue à la marque et à laquelle elle attache aujourd’hui tant de conséquences juridiques3. Il faudra par conséquent que ces “marques atypiques” soient bien susceptibles de répondre à cette fonction de garantie d’origine. La marque est constituée d’un signe, tel que défini dans l’enregistrement, pour s’appliquer aux produits et aux services expressément revendiqués par le déposant. Pour des raisons de sécurité des tiers, il est nécessaire que le signe réservé par le déposant puisse être identifié de façon rapide, précise et objective. C’est pourquoi le signe doit pouvoir faire l’objet d’une représentation graphique. Cela permet aux tiers, en consultant les registres des marques (version papier ou électronique) de savoir ce qui a été extrait de la liberté dans un secteur d’activité donné. Au titre des marques traditionnelles, nous connaissons bien les marques nominales, figuratives, semi-figuratives voire même tridimensionnelles. Mais les marques atypiques… Selon une définition commune, cet adjectif traduit “quelque chose que l’on peut difficilement classer ; qui diffère du type habituel4. Il nous a fallu étudier le champ des marques et comment celui-ci pouvait en effet révéler des modèles nouveaux.

  • 5 Et c’est d’ailleurs parce qu’il était d’usage de se faire connaître sous son nom de famille que le (...)
  • 6 Marque UE 1.526.441.
  • 7 V. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Propriété industrielle, Précis Dalloz, 6ème éd., 2006, 1407 ; déjà (...)
  • 8 Marque internationale ne désignant pas la France, no 386708
  • 9 Conseil d’Etat, 8 février 1974, Rouge Congo, Sté Esso standard, JCP 1974, III, 17720, note Chavann (...)
  • 10 Par exemple, le Professeur Chavanne y était opposé, op. cit., no 947.
  • 11 TA Paris, 10 février 1077, RIPIA 1977, 12, Ann. 1978, 14.
  • 12 Nîmes, 12 octobre 1982, PIBD no 315, III, 10.
  • 13 D’ailleurs, l’exigence de représentation graphique n’avait jusque là posé aucun problème. Un terme (...)

2Si nous voulons bien nous rappeler : à l’origine, le classicisme régnait. Des marques simples étaient choisies, qui correspondaient d’ailleurs souvent au nom de famille du chef d’entreprise (Ducros, Chanel, Yves Rocher, Procter et Gamble, etc.)5. Des termes arbitraires, distinctivité oblige, étaient encore déposés. Il s’agissait de ce qu’on nomme les marques nominales, sans doute les plus pertinentes, en réalité. Nous nous en expliquerons ultérieurement, au fil de nos développements. Ainsi, nous pouvons citer Petit bateau, pour des vêtements, Kodak, pour des films et autres produits photographiques, Lustucru pour des pâtes alimentaires, etc. Puis, assez vite, arrivent les couleurs, rendant les marques plus jolies, pimpantes. Voilà les marques semi-figuratives, lorsqu’elles associent un élément nominal à de la couleur. Mais aussi, des marques figuratives tout court lorsqu’elles ne réservent que des couleurs. La loi envisage l’enregistrement d’une combinaison de couleurs, définie comme un ensemble formé par la coexistence de plusieurs couleurs. Ainsi, le Football club Barcelona a enregistré ses couleurs, à savoir des rayures verticales intercalant du bleu et du rouge6. Les dispositions de couleurs peuvent encore être déposées. Il s’agit “d’une ou plusieurs couleurs disposées de façon distinctive (jaune dans un cercle, rouge dans un carré, etc.)”7. La marque d’un célèbre apéritif, Cinzano, par exemple, se présente comme deux triangles inversés contenus dans un rectangle, le triangle supérieur de couleur bleu foncé, le triangle inférieur, de couleur rouge, les deux traversés par le terme Cinzano, en lettres blanches8. Ces marques de couleurs ne posaient pas vraiment de difficultés. En revanche, vint “la” couleur… Ainsi, une décision ancienne a dû se prononcer sur la validité d’une marque revendiquant une teinte, le “rouge congo”, pour désigner des carburants. Et c’est par l’affirmative qu’il fut répondu9, bien que certains, déjà, dans la doctrine, faisaient observer qu’une telle réservation pouvait limiter considérablement la concurrence10. De même, à propos du “jaune bouton d’or” déposé par la société Kodak, il a été jugé que cette couleur unie pouvait constituer une marque en raison d’une définition scientifique proposée, par référence à la longueur d’onde, la manière de renvoyer la lumière, à la notion de pureté de la teinte choisie11. La question paraissait réglée puisque la loi les cite expressément. Plus innovantes, mais néanmoins déjà anciennes, sont apparues ensuite les marques tridimensionnelles. Juste, citons la forme de la bouteille Perrier, une des plus anciennes, reconnue apte à répondre à la définition de la marque12. Le marketing était passé par là et avec lui, un renouveau en quelque sorte des signes capables d’interpeller le consommateur. Délaissant quelque peu la vue, il était alors question de l’ouïe, de l’odorat, du goût, du toucher… D’une représentation graphique simple, il fallait parvenir à décrire ces nouveaux signes, ces signes atypiques. En effet, comment représenter ce qui ne se voit pas13 ?

3Nous allons envisager comment le droit appréhende ces marques peu conventionnelles, ces marques atypiques. Elles rencontrent, comme nous allons le voir, un certain nombre de difficultés, rendant périlleux le parcours du déposant alors même que se pose finalement une grande question : y-a-t-il un réel intérêt à réserver ce type de marques ?

I – UNE DIFFICILE APPREHENSION EN PRATIQUE PAR LE DROIT DES MARQUES

4La Cour de justice a posé des règles pour définir la notion de marque et les exigences formelles requises aux fins de représenter le signe ainsi choisi, mais leur application conduit à restreindre considérablement les signes éligibles.

A – Les règles posées par la Cour de justice

5A l’apparente souplesse de la définition même du signe enregistrable, répond une rigueur implacable avec, notamment l’exigence de représentation graphique, telle qu’appréciée par la Cour de justice.

1) Une apparente souplesse

  • 14 Nous ne pouvons pas ici chanter, comme lors de la conférence, et ce n’est d’ailleurs peut-être pas (...)
  • 15 Un exemple : la société Réminiscence est connue pour commercialiser des bijoux notamment, des acce (...)
  • 16 Citons une des couleurs les plus prisées, en tous les cas en jurisprudence : Orange, par exemple, (...)
  • 17 V. L. 711-1 b) CPI.
  • 18 Directive 89/104 du 21 décembre 1988, abrogée et remplacée par la directive 2008/95/ CE du 22 octo (...)
  • 19 CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Propr.industr. 2003, comm. 19, nos obs. ; Ibid. comm. 69, S (...)

6Une marque n’est pas forcément visible. En effet, un jingle14, une odeur15 ou une couleur16 peuvent très bien renseigner le consommateur sur une origine. La Cour de justice, saisie d’un contentieux à propos de l’enregistrement d’une odeur, a dû se prononcer sur la possibilité d’enregistrer de tels signes. Elle a observé que les textes sont accueillants. En effet, qu’il s’agisse des textes français ou communautaires, le législateur, prudemment, a employé l’adverbe “notamment”, montrant sa volonté de ne pas figer la liste proposée. Les sons et phrases musicales figurent dans notre code17 mais pas la directive18 ; mais peu importe, puisque la liste n’est pas exhaustive. Dans son arrêt Sieckman, la Cour de justice a jugé qu’il est possible d’enregistrer un signe “qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement”. Elle poursuit en estimant qu’une odeur peut très bien constituer une marque, être un indicateur d’origine pour des produits ou services19.

  • 20 OHMI, 1ère ch.rec., 11 février 1999, aff. R-156/1998-2.
  • 21 OHMI, 3ème ch.rec., 5 décembre 2001, Aff.R-711/1999-3, Myles Ltd Application

7D’ailleurs, l’OHMI, en chambre des recours, avait admis l’enregistrement d’une marque olfactive décrite verbalement comme revendiquant un droit sur “l’odeur d’herbe fraîchement coupée20. L’OHMI considérait que cette description était suffisante et que le signe pouvait être perçu comme un indicateur d’origine appliqué à des balles de tennis. Dans une autre affaire, l’OHMI estimait que les termes d’arôme de framboise pour désigner du carburant permettaient suffisamment de définir le signe sur lequel le déposant désirait un droit privatif, même si ensuite, l’office refusait d’enregistrer cette marque sur un autre terrain, celui du caractère distinctif21.

8Au vu des textes et des premières décisions, il semblait que ces marques pouvaient être accueillies par nos textes et permettre une réservation efficace. Pourtant, c’était sans compter sur une grande rigueur du côté de la jurisprudence ultérieure, s’appuyant sur les critères, nombreux, énoncés par la Cour de justice.

2) Une rigueur implacable

9Nous savons déjà que le signe choisi à titre de marque, pour assurer la validité du titre, ne doit pas heurter l’intérêt général des autres opérateurs. Il doit en outre être perçu comme une marque, car il doit être distinctif.

  • 22 OHMI, R 120/200-1, 4 août 2003, Eli Lilly, retenant l’intérêt général des autres opérateurs, mais (...)
  • 23 CJCE, 6 mai 2003, aff.C-104/01, Propr.indudst.2003, comm.69, S. Mandel ; Propr.industr. 2003, comm (...)

10Ainsi, dans une décision s’intéressant à la réservation du goût artificiel de framboise pour désigner des médicaments et notamment des sirops, l’OHMI a estimé qu’il était de l’intérêt de tous les opérateurs de pouvoir dissimuler l’éventuelle amertume du sirop par ce goût là22. C’est aussi sans doute ce qui justifiait que la position de la cour de justice, dans l’affaire Libertel, lorsqu’elle estimait qu’une couleur plate, sans forme ni contour, pouvait dans certaines circonstances être perçue en tant que marque, sous réserve d’une énumération limitée en termes de produits ou services pour lesquels la marque serait appliquée23. Il convient de composer entre les besoins de réservation des opérateurs et le principe de libre concurrence qui subsiste bien évidemment.

  • 24 V. J. Passa, Traité de Droit de la propriété industrielle, T.1 : LGDJ 2009, 2e éd., 112 s.

11Et il faut encore répondre à l’exigence autonome de distinctivité, posée dans la directive et le règlement relatif à la marque communautaire, mais qui a tardé à être perçue et appliquée en France car notre article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle français avait, une nouvelle fois, pris quelques libertés avec les termes des textes d’harmonisation24. Cette exigence conduit à ne pas considérer comme valable le signe déposé ou enregistré à titre de marque dès lors qu’il sera perçu comme un décor, comme un effet technique ou encore un effet esthétique. Même si nous savons que la condition de distinctivité doit s’apprécier pareillement quel que soit le type de signe concerné, il est indéniable que le consommateur perçoit un terme plus facilement comme un signe de ralliement, à condition que celui-ci ne soit pas la désignation habituelle du produit ou du service ou encore en lien avec une de ses caractéristiques, là où il sera moins habitué à cette fonction pour les signes autres tels qu’une nuance de couleur, une forme d’emballage et un effet de relief sur une surface du produit. Il semblerait que ce soit à force de répétitions, d’usages en vérité, que le consommateur associe tel élément particulier à une origine particulière.

  • 25 CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, op. cit.
  • 26 Ainsi, par exemple, l’OHMI a refusé d’enregistrer le rugissement du lion de la MGM, mais en précis (...)

12Avant même de se préoccuper de cette exigence, la Cour de justice a eu à se prononcer sur l’exigence formelle première : la représentation graphique du signe, classique ou atypique, et a posé tant de conditions qu’il est possible d’appeler cet arrêt de principe, suivi depuis lors, “d’arrêt couperet”. En effet, dans l’arrêt Sieckmann, à propos d’un signe olfactif (mais la motivation a ensuite servi à la marque réservant une nuance, une odeur, un bruit, etc.), la Cour de justice retient que le signe doit “pouvoir être représenté visuellement au moyen de figures, de lignes ou de caractères de façon claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective25. Et l’usage de tous ces qualificatifs répond à des tentatives précises de revendication de droits : “complète par elle-même” signifie qu’il ne faut pas être obligé de se référer à des éléments extérieurs (comme la mise à disposition gratuite d’échantillons) ; “facilement accessible” a permis de justifier le rejet de spectrogrammes dont la lecture, il est vrai, s’avère impossible pour le commun des mortels26 ; “durable” permet de rejeter les échantillons de parfums, qui ne sont pas stables dans le temps, de même que la reproduction d’une couleur qui peut varier avec la lumière et le temps ; “objective” permet d’exclure la description verbale d’une odeur car cela ouvre un monde de représentations possibles, excluant la sécurité des tiers quant à l’objet réservé, la marque. En effet, si chacun peut avoir sa propre analyse de la description offerte, l’insécurité apparaît, ce que la CJCE a voulu exclure. Les tiers doivent être mesure de connaître les signes enregistrés qui peuvent les conduire à répondre d’actes de contrefaçon, avec des possibles peines pénales, sans douter des contours exacts des marques existantes.

B – L’application pratique

13Certaines marques atypiques sont enregistrables sans – trop-de résistance ; d’autres rencontrent de sérieuses difficultés. Et la sévérité atteint même certains signes considérés jusque là comme classiquement enregistrables. Enfin, quelques unes sont totalement impossibles à enregistrer à l’heure actuelle.

1) Un accueil généreux des marques en mouvement et de position

14Ces marques là, bien que nouvelles dans le paysage médiatique, rentrent dans les critères d’enregistrement. L’exercice était plus aisé avec des diapositives, mais nous allons tenter de décrire ce dont il s’agit, en nous aidant des connaissances de nos lecteurs.

  • 27 Marque UE 008594566.
  • 28 Marque UE 008553133.

15- Un premier type de marques atypiques est ainsi apparu. Ainsi, par exemple, a été déposée à titre de marque en mouvement, la déclinaison Canal +, telle qu’elle apparaît en une séquence animée à la télévision, c’est-à-dire, avec l’apparition tout d’abord d’un écran noir, puis d’une croix blanche très fine, de moins en moins fine tout en se resserrant au milieu de l’écran, puis l’apparition de chacune des lettres composant ce mot, fraction de seconde après fraction de seconde, en commençant à gauche de la croix par le C, puis CA, etc. jusqu’à parvenir à son inscription en entier, la croix ayant continué de diminuer et se trouvant à la même taille, au final que l’inscription “Canal”27. Autre marque de mouvement assez connue pour que nous puissions la visualiser de mémoire : l’écran de veille de la marque Microsoft28. Au loin, quatre points lumineux, bleu, rouge, jaune et vert, très petits sur un fond noir, puis les points grossissent, semblant se rapprocher, ils s’associent enfin forment quatre losanges colorés qui ressemblent à une fleur, dont le cœur est blanc. Ces marques ont bien été déposées et ont été enregistrées. Il convient toutefois d’observer qu’elles sont plus faciles à déposer en tant que marque communautaire, car le formulaire de dépôt correspond à un format A4, qu’en tant que marque française puisqu’il s’agit de placer la représentation graphique dans un carré de 8 cm sur 8 cm…

  • 29 Marque UE no 7205057 du 2 septembre 2008.
  • 30 Nouveau dépôt en noir UE 8647241, visant les mêmes classes.

16- Lors de notre présentation, nous avons sollicité l’auditoire pour un petit exercice. Nous avons projeté plusieurs emballages de boites de jeux de la marque Ravensburger, de puzzles, de cubes, etc. Il fallait rechercher LE point commun de ces divers éléments : une marque de position. Elle a été déposée et enregistrée auprès de l’OHMI, pour désigner des produits et services en classe 16, 28 et 41, avec la revendication de la couleur bleue29. Elle a aussi fait l’objet d’une demande d’enregistrement sans couleur particulière, afin d’élargir son emprise sur le triangle apposé à un endroit particulier30. Cette marque est ainsi décrite, comme cela est offert au déposant de le faire : “La marque est constituée d’un triangle, apposé sur les produits, dans le coin inférieur droit des limites de conditionnement. En relation avec la protection des services pris en charge, ce triangle est apposé dans le coin inférieur des matériaux publicitaires, documents commerciaux, factures ou sur les objets utilisés pour réaliser les prestations”. Et c’est vrai que, notamment à force de répétitions, ou d’attention, cette marque semble effectivement constituer un point de ralliement de la clientèle.

  • 31 Marque UE no 8228595.

17Les marques de position identifient un endroit en particulier où une couleur, un signe, un élément sera apposé. La société Esso a déposé plusieurs marques de position dont certaines ont été refusées, sans doute parce qu’elles ne se démarquaient pas d’autres présentations, banales dans le secteur. En effet, Esso a voulu réserver un bandeau lumineux rouge, apposé sur le bord plat et large, perpendiculaire, qui soutient une toiture rectangulaire. Cet enregistrement s’est heurté à la résistance des examinateurs de l’OHMI, Esso préférant retirer sa demande d’enregistrement. Esso a alors présenté une autre demande dans laquelle le bandeau lumineux rouge s’interrompt pour laisser place à l’inscription lumineuse rouge Esso31. Cela va permettre d’obtenir une protection sur ce signe là, en termes de position, mais en comparant les deux dépôts et en tenant compte du refus opposé au premier, Esso ne pourra sans doute pas interdire à un concurrent d’user d’un bandeau lumineux rouge, pourtant placé au même endroit. Cette société ne pourra sans doute qu’interdire cette reprise associée à sa marque nominale, ce qui réduit d’autant l’intérêt de l’enregistrement selon nous.

  • 32 Marque 43 935 du 1er avril 1996 ; Marque UE 230813 enregistrée en classe 25. La société Lloyd Shoe (...)
  • 33 La société Louboutin dispose de nombreuses marques. La “semelle rouge” a été déposée, pour la 1ère(...)

18Nous pouvons, pour terminer la présentation de ces marques atypiques de position, évoquer celles qui sont utilisées sous la semelle des chaussures. Sans commencer par la plus célèbre, une marque a été déposée pour désigner, en classe 25, des chaussures d’hommes, dont la caractéristique est de disposer d’un trait plat épais d’environ 1 cm de couleur rouge, dans le talon de ladite chaussure, perpendiculaire par rapport à la longueur de la semelle et coupant en quelques sortes le talon au tiers de celui-ci, vers la fin de la chaussure32. Une autre marque en ce domaine est associée très souvent à la montée du “red carpet”, tapis rouge pour s’en ternir à l’usage de la langue française, que montent les stars et autres étoiles du cinéma, de la chanson, ou encore des anonymes, attirées (ce sont des femmes !) par la fameuse semelle rouge de marque Christian Louboutin33. Il est vrai qu’un escarpin d’une hauteur déraisonnable d’une douzaine de cm, voire plus (mais il est ensuite question d’équilibre afin d’éviter l’affront dû à une chute !), permettent d’arborer sans aucune hésitation cette couleur écarlate, associée à ladite marque. Sans doute, cette marque est-elle distinctive car elle frappe les esprits, mais encore faut-il que ce soit en tant que signe indicateur d’origine.

  • 34 V. TPICE, 14 sept. 2009, T-152/07, arrêt “cadran de montre”, Propr.industr.2009, comm.64, obs. A. (...)

19Certaines marques n’ont d’ailleurs pas réussi à démontrer en quoi elles pouvaient véritablement être appréhendées comme telles34. Donc, même si ces marques de position peuvent apparaître à la fois comme atypiques et enregistrables, elles doivent quand même être distinctives pour mériter protection. Rien de surprenant à cela.

2) Un accès encore possible, mais très difficile pour d’autres signes

20Dans des conditions quasi-exceptionnelles ou grâce à un subterfuge, certains signes atypiques peuvent être enregistrés. C’est ainsi des couleurs plates, des marques tridimensionnelles, des slogans, avec une mention spéciale pour les signes sonores, enregistrables plus facilement, une fois n’est pas coutume.

  • 35 Marque UE 74701, OMHI, R194/2000-3 du 3 juillet 2002. Dans cette décision, la chambre des recours (...)
  • 36 En mai 2003, la Fnac a déposé la nuance moutarde dans 14 classes de produits et de services. L’exa (...)
  • 37 TPICE, 12 novembre 2008, T-400/07.

21- Un point sur les couleurs plates ou en multi-combinaison s’impose. Alors que l’enregistrement de ce type de marques semblait entendu, il s’avère que ces signes, revendiquant une nuance de couleur, ce que la Cour de justice dénomme “une couleur sans forme ni contour”, puissent aujourd’hui être considérés comme des marques atypiques. Elles sont en effet désormais quasiment impossibles à enregistrer à ce titre, notamment auprès des instances communautaires ; seules des circonstances exceptionnelles le permettent. Ainsi, une nuance de vert a pu être enregistrée par la société National Car Rental Systems en tant que marque communautaire car les services revendiqués étaient extrêmement restreints : il s’agissait d’user de cette teinte de vert pour “des services de réservation et de location d’automobiles depuis des stations routières35. II est vrai, d’une part, que cette limitation évite une restriction excessive de la concurrence et d’autre part, cette couleur peut permettre à une clientèle étrangère de la ville d’identifier très vite où elle va pouvoir louer un véhicule et surtout où le restituer. La couleur hissée en hauteur peut en effet guider l’utilisateur et constituer un signe distinctif et fort utile. Autre exemple, une couleur plate a été considérée comme une marque valable, le fameux lilas associé au chocolat Milka, en raison de preuves d’un usage constant et l’association de ce mauve aux produits de chocolaterie. Pourtant, preuve de ce que ce type de marque est très mal perçu, un usage réel et constant ne fait pas tout, notamment lorsque la couleur est utilisée avec d’autres signes. C’est ce qui est arrivé pour le jaune moutarde de la Fnac36. A l’opposé, le fait de revendiquer une multitude de couleurs n’assure pas davantage l’accès à la réservation privative. Ainsi, une sorte d’Arlequin a été refusée à l’enregistrement37. Il a été jugé que vingt quatre couleurs dans la combinaison ne présentaient pas d’écart perceptible pour le public concerné (en relation avec les produits et services des classes 9, 16 et 42), par rapport aux couleurs communément utilisées, ou susceptibles de l’être dans la mesure où le consommateur en gardera une image imparfaite. Pour qu’une combinaison de couleurs puisse remplir une fonction d’identification, il faut qu’elle comporte des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et dès lors être capables de retenir l’attention du consommateur. Le public aura ici des difficultés à retenir d’une manière fiable les couleurs utilisées et leur assemblage. Du coup, trop, c’est exclu ; trop peu aussi !

  • 38 Rare exemple de la forme d’une bouteille d’eau, acceptée par le TPICE, estimant, généreux, une foi (...)
  • 39 OHMI, 3 février 2010, R 0805/2009-1.
  • 40 OHMI, 2 avril 2007, R 1093/2005-4.

22- Un autre éclairage, sur les marques tridimensionnelles, montre combien leur enregistrement est difficile, même s’il demeure envisageable. La jurisprudence communautaire, tout en rappelant qu’il convient de ne pas distinguer selon le type de marque, s’avère particulièrement sévère à l’égard des marques revendiquant une forme. Très peu, en effet, parviennent à l’étape enviée de l’enregistrement38 ! Récemment, a été rejetée la demande d’enregistrement d’une forme parallélépipédique ressemblant davantage à une bouteille de parfum qu’au contenant de vins39 ainsi que des bouteilles, avec des cercles les uns au dessus des autres enserrant le contour de la bouteille, appliquées à des boissons non alcoolisées40.

  • 41 TPICE, 2 juillet 2008, aff. T-186/07.
  • 42 OHMI, R 1193/2008-1.
  • 43 OHMI, R 616/2009-2.
  • 44 CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-398/08, Propr. industr. 2010, comm. 23, obs.A.Folliard-Monguiral ; C (...)
  • 45 OHMI, 4 févr.2010, aff. R-880/2009-.

23- Par ailleurs, dans un autre domaine, le tour des décisions en matière de slogans témoigne de la même difficulté à en obtenir la réservation sur le terrain des marques. Pour n’en citer que quelques-unes, parmi les plus récentes, bon nombre ont été refusées au motif que ces combinaisons ne seraient pas appréhendées comme des signes distinctifs, mais comme de simples messages promotionnels, loin de constituer un indicateur d’origine. Ainsi, la formule “Dream it Do it !” n’a pas pu accéder à l’enregistrement car le tribunal a estimé que le public ne verrait dans ce slogan qu’une incitation, une invitation à réaliser ses rêves41. “Free your Skin” a également été rejetée pour désigner des préparations de rasage et des rasoirs42. “What you need When you need it” a subi le même sort, la chambre de recours ayant estimé que ce slogan publicitaire avait pour seul but de mettre en lumière les aspects positifs des produits concernés (classe 9)43. Un cas sort de ce courant et pas des moindres puisqu’il s’agit d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, elle doit être resituée dans son contexte. Le 21 janvier 2010, en effet, la formule “Vorsprung durch Technik”, déposée par la société Audi, et signifiant “l’avancée par la technique” pour désigner notamment des véhicules, a été jugée valable en tant que marque, notamment grâce à son usage très ancien, 2001, pour la classe 12 et en raison de la production d’éléments montrant que ce slogan était fort connu dans les régions germanophones44. Fort de ce constat, ce qui est discutable, la Cour a retenu le caractère distinctif de ce signe pour l’ensemble des classes de produits et services concernées. Cependant, depuis, l’OHMI paraît n’avoir pas vraiment modifié sa position et a refusé d’enregistrer “What you need to know about everything that matter”, en différentes classes, relevant notamment que les neuf mots ne comportent aucun écart grammatical, aucune particularité dans leur construction45.

  • 46 V. sur ce point, CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-283/01, Shield Mark.
  • 47 La marque a été ainsi décrite “en le cri de TARZAN, le personnage de fiction, le cri est composé d (...)
  • 48 UE 000044629792. mp3.

24- Enfin, s’agissant des marques sonores, celles-ci peuvent être enregistrées, finalement assez aisément compte tenu de ce que nous venons d’observer, mais soit grâce à une abstraction, soit grâce à une astuce technique. En effet, il est possible d’enregistrer une marque sonore par le biais d’un extrait d’une partition de musique, composée de la clé, des notes, accompagnées de silences, etc46. Nous avions représenté une marque ainsi enregistrée pour désigner de la viande, du café et autres produits alimentaires. Nombre de musiques de radio ou encore de sociétés de téléphonie mobile ont fait l’objet d’enregistrement de marques, tout à fait valablement. Abstraction, néanmoins puisque toute personne n’ayant jamais appris le solfège ne parviendra jamais à réaliser quel signe peut bien se dissimuler derrière cette suite de petits signes sur ces lignes horizontales, la portée. L’astuce technique, maintenant, notamment concernant les marques communautaires. Pour n’être pas “facilement accessibles”, les différentes représentations proposées par spectres sonores, tels que le rugissement du lion de la MGM ou encore le cri de Tarzan (même décrit verbalement47), ou autres formes traduites par logiciels n’ont pas paru acceptables. Mais l’OHMI accepte que la marque sonore soit déposée dans un format MP3. Aussi, en consultant la base de données des marques communautaires, par internet, il sera possible d’écouter le son, objet du titre, et donc d’accéder de façon très claire, facile, objective, durable, etc. au signe réservé. Il reste que les sons déposés ainsi sont parfois très étonnants et à titre d’illustrations, nous avions fait écouter l’une de ces marques atypiques à l’auditoire, avec pour défi de reconnaître le signe qui devait accompagner la commercialisation de boissons. Il s’agissait d’une sorte de râle (effet attendu de la boisson, pas très enthousiasmant !), du brame d’un cerf48. Etonnant, pour sûr. Efficace ? Nous n’en avons aucune idée. L’INPI travaille pour permettre de tels enregistrements.

3) Un accès impossible…

25En effet, certains signes, bien qu’entrant parfaitement dans ce que nous pouvons nommer des marques atypiques, se trouvent refusés à l’enregistrement, sans discussion possible semble-t-il. Il s’agit des marques olfactives et gustatives.

  • 49 OHMI, 11 février 1999, R-156/1998-2, rendue par la deuxième chambre des recours de l’office commun (...)
  • 50 V. précit., CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Sieckman.
  • 51 TPICE, 27 octobre 2007, T-305/04, estimant en premier lieu, que : “concernant l’élément verbal, la (...)
  • 52 Demande de marque communautaire olfactive déposée le 28 juin 1999, revendiquant “Der Duft von Himb (...)
  • 53 OHMI, 5 décembre 2001, aff. R-711/1999-3.

26- Après une décision d’enregistrement d’une marque communautaire olfactive, restée bien isolée (la seule !), à propos de la réservation de la fameuse “odeur d’herbe fraîchement coupée”, pour désigner des balles de tennis, aucune autre marque de ce type n’a été admise ultérieurement49. Nous savons que la Cour de justice avait pourtant admis qu’une odeur puisse remplir la fonction d’indicateur d’origine mais avait ensuite posé tant de conditions qu’aucune des propositions de représentation graphique n’est parvenue à passer l’analyse rigoureuse des offices50. Par exemple, un cabinet de CPI avait tenté de faire enregistrer une marque olfactive décrite verbalement comme l’odeur de fraise mûre et montrant la représentation photographique d’un de ces très beaux fruits. Rien n’y fit51. De même, dans une affaire où il était question d’obtenir une marque olfactive sur l’arôme de framboise en relation du carburant52, il a été jugé que cette odeur constituait une caractéristique et que l’adjonction d’une telle odeur, plus agréable que celle du carburant lui-même, constitue par conséquent une amélioration du produit et par là même ne saurait être appréhendée comme un signe distinctif. Dans cette décision, la description a été jugée conforme car l’odeur de framboise serait simple, univoque (contrairement apparemment aux centaines de variétés de fraises) mais la marque est refusée pour ne pas répondre à l’exigence de distinctivité53.

  • 54 OHMI, 4 août 2003, aff. R-120/2001-2.
  • 55 CA Paris, 3 octobre 2009, Eli Lilly.

27- Quant aux marques gustatives, elles n’ont pas obtenu plus de succès. Ainsi, l’OHMI a considéré, à propos du souhait de réserver “le goût artificiel de l’arôme de framboise”, pour désigner des médicaments et notamment des sirops que la description verbale n’est pas suffisante et qu’en outre, une telle réservation réduirait excessivement la concurrence. Le signe, en toute hypothèse, ne sera pas perçu comme un signe distinctif, mais comme une caractéristique du produit, une finalité, afin de dissimuler le goût parfois amer des médicaments54. La jurisprudence française a suivi la position de la Cour de justice et, compte tenu des exigences requises, a estimé que la description verbale du goût de framboise pour désigner des médicaments ne répondait pas à celles-ci55.

28Après avoir étudié le sort réservé à ces marques atypiques, il nous est apparu intéressant de se demander si elles présentaient un réel intérêt.

II – ENREGISTRER DES MARQUES ATYPIQUES : QUEL INTERET ?

29Sans vouloir ôter toute utilité à notre sujet, nous nous sommes néanmoins interrogées pour savoir s’il y avait un réel intérêt à réserver des marques atypiques. Les statistiques démontrent en effet le peu d’engouement des opérateurs, peut-être refroidis d’ailleurs par les offices d’enregistrement. Il n’y aurait, pour la France, aucune marque olfactive, gustative enregistrée. Pour les marques communautaires, il y a eu 7 dépôts de marques olfactives, un seul enregistré, mais qui n’a pas été renouvelé, ce qui fait qu’il n’y a plus de marque olfactive communautaire. Il y a 9 hologrammes déposés, 127 marques communautaires sonores, 877 de couleurs et 5 839 marques tridimensionnelles…. sur 528 000 marques communautaires ! Ce qui fait somme toute assez peu, sans vouloir avoir l’air chagrin.

30Deux questions apparaissent par conséquent : les marques atypiques, quel intérêt pour les titulaires et quel intérêt pour les tiers ?

A – Quel intérêt pour les titulaires ?

31Ce point peut être décliné par rapport aux supports utilisables, à la portée du droit et enfin par rapport aux autres actions offertes aux titulaires pour défendre les signes qu’ils utilisent, les valeurs dont ils peuvent disposer sans constituer forcément des marques dûment enregistrées.

1) Par rapport aux supports utilisables

32En quelques mots, il s’agit ici de remarquer que ces marques atypiques peuvent réduire considérablement les supports utiles. En effet, songeons à une marque olfactive ou gustative, il paraît peu sérieux de l’utiliser sur un support papier, même s’il est sans doute possible de parfumer le document, support de publicité ou encore imaginer un papier qui pourrait être mâché, mais pour l’odeur, il faudra sans doute se résoudre au côté éphémère de la chose et pour le goût, qui de nos jours se soucie si peu des germes et autres microbes pour oser la démarche audacieuse du goût, sur un support manipulé par toutes sortes de personnes ? En outre, le coût de ce type de publicité serait sans doute un frein à son utilisation. Enfin, il paraît pour le coup hors de question d’imaginer véhiculer ces types de signes sur un support si porteur qu’internet. Aussi, peut-être que les opérateurs ne sont pas si friands que cela de ces signes qui sortent des sentiers battus.

33Même en s’en tenant à d’autres signes, novateurs, les marques en mouvement ne sont pas très intéressantes sur des supports figés tels que les journaux, magazines, etc. Restent les marques de positionnement… peut-être en effet les signes atypiques qui ont le plus de chances de s’installer durablement dans le paysage des marques.

2) Par rapport à la portée du droit

34Il est encore possible de s’interroger sur l’intérêt de ces drôles de marques quant à leur portée. La marque permet à son titulaire de disposer d’une protection contre la reprise du signe qu’il a enregistré, mais encore contre des déclinaisons qui seraient trop proches, au point d’induire en erreur le consommateur. Par exemple, pour les marques en mouvement, est-ce si utile que cela d’enregistrer une séquence animée autour d’un signe phare ? En effet, sachant que la protection d’une marque s’étend au-delà de la représentation enregistrée, les marques en mouvement (décomposition d’une image en plusieurs, très proches) seraient sans doute aussi bien protégées par l’enregistrement d’une seule des images. Passons aux marques sonores, nombre d’entre elles revendiquent un son bref. Il faut imaginer que leur protection sera sans doute faible, sauf à accorder une protection excessive au profit de leurs titulaires. Par ailleurs, qui sera à même d’apprécier le risque de confusion dès lors que le son repris par le tiers n’est pas exactement celui qui a été enregistré ? A-t-on forcément l’oreille exercée à ce type d’exercice ? Ces marques atypiques posent toutes sortes de difficultés, à bien y regarder. Ce n’est pas insoluble ; encore faut-il y avoir réfléchi avant de décider d’enregistrer ces nouveaux signes…

3) Par rapport aux autres actions possibles

35Non seulement ces marques atypiques ne sont pas toujours faciles à enregistrer, ne sont pas toujours pratiques à mettre en œuvre auprès du public, mais en plus, il convient de relever que ces nouveaux signes susceptibles d’attirer l’attention du consommateur peuvent bénéficier d’autres moyens de protection, soit plus adaptés, soit plus faciles à mettre en œuvre par les entreprises qui s’en revendiquent.

36Ainsi, en effet, les marques de mouvement peuvent-elles être couvertes par droit d’auteur, si elles traduisent une certaine originalité. Les marques olfactives, même s’il y a une controverse en France entre les juges du fond et la Cour de cassation, peuvent aussi être considérées comme des œuvres de l’esprit et à ce titre mériter une telle protection dès lors que leur créateur aura réalisé un apport pour parvenir à leur création.

  • 56 V. arrêt Sieckman, précit., même si, une fois ce constat arrêté, la Cour a ensuite posé tant d’exi (...)

37Autre possibilité, efficace : l’action en concurrence déloyale. Dès lors qu’un acteur économique a choisi d’utiliser, dans ses relations avec sa clientèle, un signe qu’il martèle, associe à toute sa communication, ses produits, leurs emballages, etc. Il pourra s’opposer à ce que des concurrents, voire au-delà avec la notion d’agissement parasitaire, emploient ledit signe. Il lui suffira de démontrer qu’un tel usage par un tiers suscite la confusion dans l’esprit de la clientèle pour obtenir gain de cause ou encore que le tiers parasite ses investissements, de façon indue, pour mettre en œuvre, efficacement, la notion d’agissements parasitaires. L’exemple des établissements Réminiscence peut être choisi. Ils commercialisent des bijoux, accessoires de mode et parfums, dont l’un est particulièrement musqué. Des consignes ont dû être diffusées pour que les boutiques en soient parfumées. L’odeur est caractéristique et l’expérience montre que, dans une ville inconnue, lorsque cette odeur se répand dans une rue, le consommateur – la consommatrice pour être plus exacte – s’attend à rencontrer un magasin Réminiscence. C’est un signe distinctif et cela rejoint l’observation de la Cour de justice qui avait bien admis qu’une odeur puisse constituer un tel signe56. Si un concurrent venait à parfumer ses boutiques d’une telle odeur, sans nul doute que Réminiscence pourrait agir, non sur la marque, puisqu’il n’y a pas de marque olfactive qui tienne, mais sur le terrain de la concurrence déloyale. Elle pourrait obtenir la condamnation de l’indélicat.

38Ces actions, on le voit, peuvent s’avérer suffisamment efficaces pour ne pas s’acharner à enregistrer à titre de marque ces signes nouveaux, surtout que les offices y sont réticents.

B – Quelle sécurité pour les tiers ?

39Certaines de ces marques atypiques posent de sérieuses questions aussi vis-à-vis des tiers. Avec un clin d’œil amusé, le conseil en propriété industrielle se demande s’il va devoir se remettre à la flûte à bec…. Et comment apprécier le caractère distinctif face à ces signes nouveaux ? Enfin, certaines de ces marques, pourtant enregistrées, viennent remettre sérieusement en cause les principes les plus fondamentaux en droit de la propriété intellectuelle.

1) Une maîtrise de connaissances au-delà du droit

  • 57 Avec l’observation que la représentation sera bien plus claire pour les marques communautaires, fo (...)

40En se mettant à la place du tiers, prudent, qui consulte les registres des marques afin de savoir s’il peut utiliser tel signe sans grand risque, ou même à la place du professionnel – du droit s’entend –, tel le CPI ou l’avocat qui conseille son client, comment appréhender ces signes atypiques ? Comment réaliser les recherches d’antériorités ? Ne serait-ce que pour les formes, c’est complexe. Alors, pour les bruits… Et même avec une portée musicale, il faudra en effet être capable de l’interpréter pour savoir si telle autre mélodie est identique, similaire au point d’induire en erreur le consommateur moyen… En effet, comment apprécier si l’on est suffisamment éloigné de ce qui a été enregistré… Et quelle imagination faut-il avoir pour identifier clairement une marque en mouvement alors qu’elle ne peut pas être déposée en séquence animée, mais avec plusieurs images sur “papier”57. Sans parler des odeurs, des goûts, à les supposer enregistrables, ce qui, sagement sans doute, n’est pas pour l’heure…

41La sécurité des tiers n’est pas assurée suffisamment avec ces signes atypiques. Il est finalement assez judicieux de constater que les offices, suivis par la Cour de justice, sont opposés à l’enregistrement de certains (les marques olfactives, gustatives) ou simplement réticents (pour les marques tridimensionnelles, les marques composées d’une seule couleur avec la difficulté de la limite dans la portée du droit notamment). Mais d’autres ont été enregistrés, parfois de façon sans doute pour le moins téméraire.

2) Une appréciation délicate du caractère distinctif

42Avec les marques atypiques, du moins certaines, il n’est pas toujours aisé d’apprécier le caractère distinctif. D’ailleurs, curieusement, il semble que les offices ne s’y soient pas toujours intéressés, enregistrant des marques qui ne sont pas forcément perçues en tant que telles ou encore qui ne sont pas arbitraires au regard des services désignés. Les marques composées de sons sont-elles examinées à la lumière de cette exigence ? Par exemple, les gazouillis d’un bébé ont été enregistrés à titre de marque communautaire, afin de désigner des services de conseils juridiques notamment. De prime abord, ce signe apparaît bien distinctif. Mais est-ce que l’office a vérifié ce point ? Nous verrons en effet que parmi les marques atypiques, l’OHMI a été très peu exigeant. Est-ce que les gazouillis d’un bébé pourraient être enregistrés pour désigner des services de soins aux jeunes enfants ?

43Un gazouillis joyeux d’un bébé n’est-il pas la simple traduction auditive de termes laudateurs simples regardés d’un mauvais œil par l’OHMI ? Il est sans doute nécessaire que les offices soient attentifs à ces difficultés que soulèvent ces signes nouveaux, mais encore là encore tout un nouveau périmètre serait à définir.

3) Une remise en cause de principes fondamentaux

  • 58 Marque UE 005952999 de mai 2007, enregistrée en mai 2008, déposée sous priorité GB.
  • 59 Marque UE 003429909, d’octobre 2003, enregistrée en décembre 2005, déposée sous priorité finlandai (...)

44Enfin, preuve que l’office des marques communautaires s’est laissée surprendre, de nombreuses marques de position ont été enregistrées avant d’être rejetées par le Tribunal, faute d’être perçues comme un indicateur d’origine. Et quelques marques en mouvement ont été enregistrées alors qu’elles ne l’auraient pas été sous une autre forme, plus classique. Par exemple, une marque communautaire a été acceptée montrant, selon la description proposée dans l’acte d’enregistrement : “l’image animée d’une main tenant une pièce de monnaie entre l’index et le pouce plongée dans un liquide et sortie du liquide58. Suit l’indication des couleurs revendiquées. La vue des séquences montre que la partie immergée ressort brillante, c’est-à-dire particulièrement propre. Puisque cette marque revendique des produits de nettoyage, il est assez facile d’en déduire que le message véhiculé par ladite marque s’attache à l’efficacité dudit produit pour nettoyer une surface sale. Il s’agit par conséquent de protéger ici au mieux un slogan qui n’aurait sans doute pas passé le barrage exigeant de l’OHMI, s’il s’était agi d’une marque verbale, et au pire de protéger tout bonnement l’idée de l’efficacité. Or, cela paraît en totale contradiction avec le principe selon lequel une idée ne peut pas être réservée par un seul. L’accepter réduirait exagérément l’espace de liberté des autres opérateurs. Ce serait bien évidemment contraire à l’intérêt général des acteurs du marché concerné. L’OHMI a pourtant accepté d’enregistrer cette marque là. Une autre marque revendique la confiance59. Cette marque, déposée par Nokia en 2003, montre deux mains qui se tendent l’une vers l’autre, une main d’adulte et l’autre d’enfant et qui se rencontrent, se serrent.

  • 60 JOY, Marque UE 008399073 de juillet 2009 ; Freude, Marque UE 008399057 de juillet 2009 aussi, dépo (...)

45Ces marques suscitent la perplexité car que cherchent-elles à protéger, à réserver ? Une idée, un sentiment ? Elles laissent un sentiment étrange et il paraît étonnant de permettre à un seul de s’approprier ces éléments. Mais après tout, il y a bien une marque verbale qui revendique, en différentes langues, la joie60 !

46En conclusion, nous pouvons observer qu’il y a une sorte de mouvement de balancier à chaque fois qu’apparaît un nouveau signe, une marque atypique. Et assez souvent, dans un premier temps, les offices vont s’avérer plutôt accueillants vis-à-vis de ces marques nouvelles, avant d’opter pour une appréciation plus rigoureuse et s’interroger sur la capacité que peuvent avoir ces signes à composer une marque, un véritable signe distinctif, capable de renseigner le consommateur sur une origine particulière.

47Rien n’est jamais gagné. Reste l’imagination, qui doit être alliée à la rigueur… pour que la concurrence demeure. Le maître mot est sans doute celui du juste équilibre.

Notes

1 V. Art. L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définissant ainsi la marque.

2 V. ainsi, Dossier Droits de propriété intellectuelle, Fonction (s) des droits de propriété intellectuelle, Coll. CUERPI, Propr.industr.2010, spéc., J. Passa, L’incidence de la fonction de la marque sur l’obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit, 4 et P. Trefigny-Goy, L’incidence de la fonction sur la portée de la protection de la marque, 5.

3 J. Passa, op. cit., § 2, p. 17.

4 Petit Larousse illustré.

5 Et c’est d’ailleurs parce qu’il était d’usage de se faire connaître sous son nom de famille que le code de la propriété intellectuelle (mais la règle est bien plus ancienne !) prévoit à l’article L. 713-6 : “L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique”. Or, lorsque l’entreprise apposait son nom commercial sur ses productions, elle pouvait alors être intéressée de déposer ledit nom à titre de marque.

6 Marque UE 1.526.441.

7 V. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Propriété industrielle, Précis Dalloz, 6ème éd., 2006, 1407 ; déjà 5ème éd., A. Chavanne et J.-J. Burst, no 946.

8 Marque internationale ne désignant pas la France, no 386708

9 Conseil d’Etat, 8 février 1974, Rouge Congo, Sté Esso standard, JCP 1974, III, 17720, note Chavanne ; RIPIA 1974, 118, note Demousseaux.

10 Par exemple, le Professeur Chavanne y était opposé, op. cit., no 947.

11 TA Paris, 10 février 1077, RIPIA 1977, 12, Ann. 1978, 14.

12 Nîmes, 12 octobre 1982, PIBD no 315, III, 10.

13 D’ailleurs, l’exigence de représentation graphique n’avait jusque là posé aucun problème. Un terme, un dessin, même une image, sont graphiques, et se trouvait déposés sans aucune discussion. Il s’agissait de disposer dans le carré conçu à cet effet (8 cm x 8cm pour l’INPI ; le format d’une page A4 pour les marques communautaires) le terme, chiffre, dessin ou représentation/photographie de la forme choisie. Face à ces marques atypiques, l’imagination des téméraires aidant, il a fallu rechercher des moyens pour décrire ce sur quoi ils voulaient revendiquer des droits et l’on verra qu’interrogée sur ces nouvelles manières de décrire le signe, la jurisprudence a dû donner une définition de ce que l’on doit entendre par “représentation graphique”.

14 Nous ne pouvons pas ici chanter, comme lors de la conférence, et ce n’est d’ailleurs peut-être pas si regrettable que cela, mais que l’on songe aux quelques notes –déjà anciennes mais revenant ici ou là dans quelques publicités nostalgiques – des publicités télévisées de Dim. Ou encore, aux mélodies si répétitives de certains opérateurs de téléphonie mobiles…

15 Un exemple : la société Réminiscence est connue pour commercialiser des bijoux notamment, des accessoires de mode et quelques parfums, dont l’un d’eux est particulièrement musqué. Il semblerait qu’il y ait des consignes de parfumer les magasins de ce parfum, Patchouli. Cette odeur, spécifique, permet de localiser les boutiques de cette marque. Dès lors, l’odeur permet bien d’informer sur une production particulière, des bijoux et accessoires, provenant d’une origine, Réminiscence. Il s’agit bien d’un signe distinctif, par conséquent, selon nous.

16 Citons une des couleurs les plus prisées, en tous les cas en jurisprudence : Orange, par exemple, dans un carré, pour désigner des services de téléphonie et de service de connexion internet, télévision, etc.

17 V. L. 711-1 b) CPI.

18 Directive 89/104 du 21 décembre 1988, abrogée et remplacée par la directive 2008/95/ CE du 22 octobre 2008.

19 CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Propr.industr. 2003, comm. 19, nos obs. ; Ibid. comm. 69, S. Mandel ; CCE 2003, comm. 13, obs. Ch. Caron ; Propr. intell. 2003, no 7, p. 205, obs. Joly JCP E 2003, 1434, no 1, obs. N. Boespflug, F. Greffe et D. Barthélémy

20 OHMI, 1ère ch.rec., 11 février 1999, aff. R-156/1998-2.

21 OHMI, 3ème ch.rec., 5 décembre 2001, Aff.R-711/1999-3, Myles Ltd Application

22 OHMI, R 120/200-1, 4 août 2003, Eli Lilly, retenant l’intérêt général des autres opérateurs, mais aussi l’absence de caractère distinctif, en raison du caractère utilitaire du goût réservé, ce qui nuirait à la perception de ce signe en tant que marque pour le consommateur. Dans un cas similaire, la CA Paris, le 3 octobre 2003, a préféré exclure la réservation motifs pris que le signe ne répond pas aux exigences de représentation graphique, telles que posées dans l’arrêt Sieckman, CJCE, 12 décembre 2002, aff.C-273/00.

23 CJCE, 6 mai 2003, aff.C-104/01, Propr.indudst.2003, comm.69, S. Mandel ; Propr.industr. 2003, comm.76, nos obs.

24 V. J. Passa, Traité de Droit de la propriété industrielle, T.1 : LGDJ 2009, 2e éd., 112 s.

25 CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, op. cit.

26 Ainsi, par exemple, l’OHMI a refusé d’enregistrer le rugissement du lion de la MGM, mais en précisant qu’il manquait le protocole permettant de déchiffrer la représentation produite, OHMI, 29 septembre 2003, aff. R-781/1999-4. D’ailleurs, il existe des marques qui ont pu être enregistrées, v. par exemple, UE 009199134.

27 Marque UE 008594566.

28 Marque UE 008553133.

29 Marque UE no 7205057 du 2 septembre 2008.

30 Nouveau dépôt en noir UE 8647241, visant les mêmes classes.

31 Marque UE no 8228595.

32 Marque 43 935 du 1er avril 1996 ; Marque UE 230813 enregistrée en classe 25. La société Lloyd Shoes a formé opposition à la demande d’enregistrement de la société Prada d’une marque de même type, UE 1027747, revendiquant la présence d’une même bande rouge, mais “disposée dans la direction longitudinale d’une chaussure qui recouvre en partie la zone postérieure de la chaussure. Les modelures éventuelles reconnaissables sur la semelle ou sur la partie postérieure de la chaussure et/ou les caractéristiques de la réalisation ne font pas partie de la marque”. L’office n’a pas eu à se prononcer car la société Lloyd Shoes a finalement retiré sa demande en opposition. Il est vrai que l’emplacement de la bande rouge était différent empêchant sans doute tout risque de confusion.

33 La société Louboutin dispose de nombreuses marques. La “semelle rouge” a été déposée, pour la 1ère fois, en France, le 29 novembre 2000, no 003067674, au nom du créateur, en classe 25. Cet enregistrement a été ensuite étendu au niveau international. La Grande Bretagne a refusé de l’enregistrer. La description revendiquait “une semelle de couleur rouge”. Ensuite, un autre dépôt français est intervenu, no 063414903, étendu UE 5282322 et WO 902955 avec la représentation d’une semelle d’escarpin de couleur rouge, mais sans légende ni revendication de couleur. Puis, 3ème étape, en 2010 : dépôt d’une marque WO 1031242, ne désignant pas la France, sur la base d’une marque GB no 2473368 (de 2007) enregistrée grâce au caractère distinctif acquis par l’usage et d’une marque UE 8845539, en cours de procédure, en raison de l’existence de deux procédures d’opposition, ce qui laisse supposer que le caractère distinctif paraît acquis. Cet enregistrement là montre un escarpin en pointillé dont apparaît nettement la semelle de couleur rouge et la description mentionne : “cette marque se compose de la couleur rouge (Pantone no 18.1663 TP) s’appliquant à la semelle de la chaussure, telle que représentée (le contour de la chaussure de fait pas partie de la marque mais sert uniquement d’illustration)”.

34 V. TPICE, 14 sept. 2009, T-152/07, arrêt “cadran de montre”, Propr.industr.2009, comm.64, obs. A. Folliard-Monguiral, refusant de considérer cette marque comme distinctive. Le tribunal reconnaît que pour l’être alors même qu’aucun de ses éléments constitutifs ne l’est, il faudrait que leur agencement se différencie substantiellement des normes de présentation des produits en question. Or, ce n’est pas le cas d’un positionnement lui-même banal et perçu comme fonctionnel. Le tribunal poursuit en précisant que s’agissant de l’acquisition du caractère, il faudrait le démontrer dans chacun des Etats membres de la communauté. Cela signifie que ces marques sont bien perçues comme des marques figuratives ; v. encore, TUE, 15 juin 2010, T-547/08, estimant que la coloration orange appliquée au bout des chaussette n’est pas distinctive pour être déjà largement utilisé dans le secteur concerné ; v. encore TUE, 20 sept. 2010, T-378/07, couleurs rouge, noire et grise appliquées sur des surfaces extérieures d’un tracteur.

35 Marque UE 74701, OMHI, R194/2000-3 du 3 juillet 2002. Dans cette décision, la chambre des recours s’imagine dans la peau du voyageur à la recherche d’un véhicule... pour observer (points 31 s.) qu’il apparaît que pour les services tels que revendiqués, “les automobilistes ne prennent pas le temps de chercher un nom lorsqu’ils roulent”. La couleur identifie le service et se trouve ici bien pratique, donc.

36 En mai 2003, la Fnac a déposé la nuance moutarde dans 14 classes de produits et de services. L’examinateur a rejeté cette demande d’enregistrement en constatant la profusion des produits et services revendiqués et en estimant que cela ne répondait pas à l’exigence d’un marché restreint, spécifique, tel que posé par la Cour de justice, afin de ne pas limiter excessivement le champ, nécessaire, de la concurrence. La chambre des recours a confirmé cette position et a relevé, point 24, que : “L’octroi d’un droit sur l’utilisation de la couleur moutarde pour l’ensemble de ces produits et services – et ce, même si la Fnac avait un peu réduit la liste-aboutirait à créer un véritable monopole injustifié au profit de la demanderesse, qui va à l’encontre de l’intérêt général qui est de veiller à ce que les nuances communes des couleurs de base restent disponibles pour tous les opérateurs sur le marché”, OHMI, 7 décembre 2005, aff. R0530/2005-2. Dans cette décision, les preuves d’usage sont rejetées car les pièces fournies mentionnaient systématiquement le terme Fnac en association avec la couleur. La même mésaventure est arrivée à Ikéa, pour son jaune/bleu : v. OHMI, aff.R 799/2004-1 du 1er juillet 2005.

37 TPICE, 12 novembre 2008, T-400/07.

38 Rare exemple de la forme d’une bouteille d’eau, acceptée par le TPICE, estimant, généreux, une fois n’est pas coutume : “Certains opérateurs ont depuis des années, cherché dans la forme de l’emballage, le moyen de différencier leurs produits de ceux de la concurrence et d’attirer l’attention du public, apte à percevoir la forme comme une indication d’origine”, TPICE, 3 décembre 2003, aff. T-305/02.

39 OHMI, 3 février 2010, R 0805/2009-1.

40 OHMI, 2 avril 2007, R 1093/2005-4.

41 TPICE, 2 juillet 2008, aff. T-186/07.

42 OHMI, R 1193/2008-1.

43 OHMI, R 616/2009-2.

44 CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-398/08, Propr. industr. 2010, comm. 23, obs.A.Folliard-Monguiral ; Com.comm.électr.2010, comm. 34, obs.Ch.Caron.

45 OHMI, 4 févr.2010, aff. R-880/2009-.

46 V. sur ce point, CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-283/01, Shield Mark.

47 La marque a été ainsi décrite “en le cri de TARZAN, le personnage de fiction, le cri est composé de cinq phases distinctes, à savoir un son tenu, suivi d’une ululation, suivie d’un son tenu, mais à une fréquence supérieure, suivi d’une ululation, suivie d’un son tenu à une fréquence identique à celle du premier son tenu”. Il était encore précisé qu’elle est représentée comme suit : “la représentation du haut étant un graphe, établi au cours du cri, retraçant l’enveloppe normalisée de la forme et l’amplitude de l’onde, tandis que la représentation du bas est un spectrogramme normalisé du cri et consiste en la description tridimensionnelle du contenu de la fréquence (couleurs telles que représentées) en fonction de la fréquence (axe des ordonnées) tout au long de la durée du cri (axes des abscisses), la marque étant également reproduite dans le fichier électronique joint qui contient le son”.

48 UE 000044629792. mp3.

49 OHMI, 11 février 1999, R-156/1998-2, rendue par la deuxième chambre des recours de l’office communautaire, avec une motivation surprenante : “L’odeur d’herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde peut immédiatement reconnaître en fonction de ses propres expériences. Pour beaucoup, l’odeur d’herbe fraîchement coupée rappelle le printemps ou l’été, les gazons soigneusement entretenus ou des terrains de jeux, ou bien encore d’autres expériences plaisantes”.

50 V. précit., CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Sieckman.

51 TPICE, 27 octobre 2007, T-305/04, estimant en premier lieu, que : “concernant l’élément verbal, la chambre de recours a considéré, d’une part, que la description en cause était imprégnée de facteurs subjectifs et pouvait donc être interprétée de manière subjective et, d’autre part, qu’il serait difficile de faire une description du signe en cause de manière suffisamment claire, précise et non équivoque dès lors que l’odeur des fraises étant différente selon les variétés, il existe nécessairement un décalage entre la description elle-même et l’odeur réelle. La chambre de recours en a déduit qu’une description ne saurait constituer une représentation graphique de l’odeur dont elle prétend être l’expression écrite. Il y a donc lieu de constater que les preuves présentées devant la chambre de recours montrent que l’odeur de fraise varie d’une variété à l’autre. Par conséquent, la description “odeur de fraise mûre” pouvant se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes, n’est ni univoque ni précise et ne permet pas d’écarter tout élément de subjectivité dans le processus d’identification et de perception du signe revendiqué”. Le tribunal constate en outre qu’il n’existe pas en matière d’odeurs de “classification internationale qui permettrait une identification objective et précise d’un signe olfactif grâce à l’attribution d’une dénomination ou d’un code précis et propres à chaque odeur”. Et la photographie n’aide en rien à l’identification de l’odeur ; tout au plus, rend-elle la chose ambiguë puisque le tiers peut s’interroger sur l’objet exact de la protection.

52 Demande de marque communautaire olfactive déposée le 28 juin 1999, revendiquant “Der Duft von Himbeeren” (l’arôme de framboise).

53 OHMI, 5 décembre 2001, aff. R-711/1999-3.

54 OHMI, 4 août 2003, aff. R-120/2001-2.

55 CA Paris, 3 octobre 2009, Eli Lilly.

56 V. arrêt Sieckman, précit., même si, une fois ce constat arrêté, la Cour a ensuite posé tant d’exigences pour la représentation graphique qu’aucune marque n’est parvenue à les respecter…

57 Avec l’observation que la représentation sera bien plus claire pour les marques communautaires, format A4 que pour les marques françaises, 7 cm x 7 cm !

58 Marque UE 005952999 de mai 2007, enregistrée en mai 2008, déposée sous priorité GB.

59 Marque UE 003429909, d’octobre 2003, enregistrée en décembre 2005, déposée sous priorité finlandaise.

60 JOY, Marque UE 008399073 de juillet 2009 ; Freude, Marque UE 008399057 de juillet 2009 aussi, déposées toutes deux par BMW pour revendiquer les produits de la classe 12, véhicules et leurs pièces, ainsi que les services de la classe 35, Services de commerce au détail en rapport avec les automobiles.

Auteurs

Maître de Conférences, Université Grenoble 2, Directeur adjoint du CUERPI

Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet Plasseraud, Lyon

© Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

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